山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁民再468号再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：山东众合成源电力设备有限公司。

住所地：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城国电山东电力有限公司办公楼八层801房屋。

法定代表人：周忠新，执行董事。

再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：华电莱州发电有限公司。

住所地：山东省莱州市金城镇海北嘴村北。

法定代表人：秦世贤，董事长。

二再审申请人委托诉讼代理人：王东栋，北京市大嘉律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审上诉人）:深圳市博众节能工程技术有限公司。

住所地：广东省深圳市南山区前海路丽湾国际大厦A座1522-1523室。

法定代表人：邹治平，技术总监。

委托诉讼代理人：冷雪敏，女，系该公司职工。

再审申请人山东众合成源电力设备有限公司(以下简称众合公司)、华电莱州发电有限公司（以下简称莱电公司）因与被申请人深圳市博众节能工程技术有限公司（以下简称博众公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服山东省高级人民法院（2017）鲁民终1290号民事判决，向最高人民法院申请再审。

最高人民法院于2018年12月31日作出（2018）最高法民申4543号民事裁定，指令本院再审本案。

本院依法另行组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

众合公司、莱电公司共同申请再审称，一、博众公司要求保护的涉案“一种火力发电厂凝汽器真空维持系统”实用新型专利权，已被国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）以第38249号无效宣告请求审查决定书宣告全部无效，因此，博众公司向众合公司、莱电公司的主张已丧失法律基础，故应驳回博众公司的起诉。

二、即使本案不存在涉案专利权无效的情形，众合公司、莱电公司的行为亦不侵害博众公司的专利权，应当依法驳回其诉讼请求。

1.众合公司不存在侵权行为。

2.莱电公司对企业进行节能减排改造，将涉案专利申请日之前就已经运转的老旧设备的真空泵进行更换，不存在侵权行为。

故请求撤销山东省高级人民法院（2017）鲁民终1290号民事判决，改判驳回博众公司的起诉或驳回全部诉讼请求，全部诉讼费用由博众公司负担。

博众公司提交书面意见称，涉案专利宣告程序尚未结束，针对第38249号决定，博众公司已经向北京知识产权法院提起行政诉讼，法院已经立案审理。

博众公司向一审法院起诉，请求判令：1.众合公司、莱电公司立即停止涉案侵权产品的制造行为、莱电公司的使用行为；

2.众合公司、莱电公司赔偿损失100万元；

3.众合公司、莱电公司连带赔偿博众公司为制止侵权行为所支出的合理费用5万元；

4.众合公司、莱电公司承担本案的全部诉讼费用。

一审法院判决：驳回博众公司的诉讼请求。

案件受理费14250元，由博众公司负担。

博众公司不服一审判决，上诉请求：1.撤销（2017）鲁01民初148号民事判决并依法改判支持博众公司一审提出的全部诉讼请求；

2.本案一、二审诉讼费用全部由众合公司、莱电公司承担。

本院二审认定事实：2012年2月24日，博众公司向国家知识产权局申请名为“一种火力发电厂凝汽器真空维持系统”的实用新型专利。

2012年11月14日，国家知识产权局授予其专利权并授权公告，专利号为ＺＬ20122006××××.2。

该专利获准授权后，博众公司按规定缴纳专利年费，该专利权现处于有效状态。

本案中，博众公司主张以涉案专利权利要求书记载的权利要求1-3作为其专利权保护范围，该技术方案内容为：1.一种火力发电厂凝汽器真空维持系统，包括：凝汽器与抽真空系统组件；

所述凝气器连接抽真空系统组件；

其特征在于：还包括真空维持系统，所述真空维持系统包括：进气管路、进气手动阀、真空泵、出气管路；

所述进气管路、进气手动阀、真空泵、出气管路依次连接；

所述进气管路进气端连接凝汽器出气端，所述出气管路出气端连接抽真空系统组件出气端。

2.根据权利要求1所述的火力发电厂凝汽器真空维持系统，其特征在于：所述真空维持系统还包括：进气速断电磁阀，所述进气速断电磁阀装于进气管路与真空泵之间。

3.根据权利要求1所述的火力发电厂凝汽器真空维持系统，其特征在于：所述真空泵是一种罗茨-水环真空泵组。

2016年1月19日，烟台市知识产权局应博众公司申请对涉案产品现场进行勘察，并进行取证拍照，并于2016年7月20日进行了口审，并制作了专利侵权纠纷案件口头审理笔录。

莱电公司使用的被诉侵权产品系众合公司生产并安装，2015年9月16日双方签订购销合同，合同总价97.3万元。

经法院组织当事人进行技术比对，除对出气管路出气端连接抽真空系统组件出气端提出异议外，各方对涉案产品与博众公司专利的其他特征构成相同均予认可。

众合公司、莱电公司认为其涉案的设备未连接抽真空系统组件，是直排大气，故与涉案专利的技术特征不相同也不等同，博众公司认为，应认定该项技术特征具有等同性。

2017年1月5日，案外人郭建刚向国家知识产权局申请名为“一种火力发电厂凝汽器真空维持系统”的实用新型专利，专利申请号为201720045830.5。

2017年10月26日，国家知识产权局对于该专利申请作出驳回决定，认为相比于对比文件（即本案专利），本申请“出气管路出气端直通大气”替换对比文件中的“出气管路出气端连接抽真空系统组件出气端”，该替换并未对本申请解决技术问题或技术效果产生任何影响，同时出气端与抽真空系统组件出气端相连显然也具有“有效节省能源”的技术效果，属于本领域惯用手段的直接置换。

关于莱电公司与众合公司涉案合同履行情况。

2015年9月16日，莱电公司作为甲方和发包方与作为乙方和承包方的众合公司签订了《#1机真空泵优化电力工程承包合同》（以下简称承包合同），约定施工地点为莱电公司厂内，合同总价为973000元，完工时间为同年10月10日。

双方均认可上述合同项目设备即为被诉侵权产品，已经施工完毕，工程款项已支付完毕。

关于博众公司提交的赔偿损失证据情况。

（1）博众公司为上海上电电力工程公司、国电龙源节能技术有限公司、国电龙源佳能技术有限公司等提供专利技术服务改造，涉案专利产品平均售价为159.5万元；

（2）一审律师代理费15000元、二审律师代理费10000元，涉案专利无效请求审查律师代理费30000元。

博众公司涉案专利说明书第[0017]记载:本实用新型系统主要有高效真空泵及相关管阀构成，它与常规抽真空系统并联联接。

本院二审中，博众公司请求放弃其一审第1项诉讼请求中“莱电公司立即停止涉案侵权产品的使用行为”部分，同时明确第2项赔偿损失的诉讼请求中包含莱电公司使用涉案被诉侵权产品的使用费。

本院二审认为，根据双方诉辩及查明的事实，本案争议的焦点问题是：一、众合公司、莱电公司是否侵害了博众公司的涉案专利权；

二，如果构成侵权，如何承担民事责任。

一、关于众合公司、莱电公司是否侵害了博众公司涉案专利权的问题。

（一）关于等同特征问题。

本院二审认为，被诉侵权产品“出气管路出气端直接排入大气”与涉案专利的“出气管路出气端连接抽真空系统组件出气端”技术特征构成等同，主要理由如下：1.根据涉案专利说明书内容并结合附图，本领域技术人员可以清晰知晓涉案专利“出气管路出气端连接抽真空系统组件出气端”的中的连接关系应为并联连接。

该种连接关系与“出气管路出气端直接排入大气”并不存在技术手段上的实质性差异。

2.无论是“出气管路出气端直接排入大气”还是“出气管路出气端连接抽真空系统组件出气端”，均是为了将出气管路中的气体通过出气端进行排出，即实现了基本相同的排气功能。

3.被诉侵权产品与涉案专利技术方案达到了基本相同的节能效果。

而且国家知识产权局在对第201720045830.5号专利申请作出的审查意见及驳回决定中的认定对于本案亦存在借鉴意义。

由上分析，被诉侵权产品技术方案落入涉案专利权保护范围。

（二）关于众合公司与莱电公司的被诉行为是否构成侵权的问题。

本案中，众合公司认可其制造了被诉侵权产品，莱电公司认可其使用了被诉侵权产品但不认可与众合公司共同制造了被诉侵权产品，不认为构成共同侵权。

本院二审认为，根据本院二审查明的事实，可以认定众合公司与莱电公司共同制造了被诉侵权产品，构成共同侵权。

二、关于侵权责任承担问题。

本案中，众合公司、莱电公司未经专利权人许可，共同制造被诉侵权产品，莱电公司使用被诉侵权产品，均构成侵权，依法应当承担侵权责任，赔偿给专利权人造成的经济损失。

1.关于停止侵权问题。

根据查明的事实，众合公司、莱电公司共同制造被诉侵权产品，侵害了博众公司涉案专利权，其侵权行为应予停止。

因博众公司在二审审理过程中，明确放弃要求莱电公司停止使用被诉侵权产品的诉讼请求，该请求不违反法律规定，应予准许，故不再判令莱电公司立即停止使用被诉侵权产品，但鉴于莱电公司事实上继续使用被诉侵权产品且博众公司的赔偿请求中也包含了产品使用费，莱电公司应当承担相应的费用。

2.关于赔偿数额问题。

本案中，博众公司提交的相关证据不能作为计算赔偿数额的依据。

综上，本院二审根据涉案专利权的类型、侵权行为的性质和情节、侵权规模及专利权人为维权所支出的合理费用等因素，同时考虑被诉侵权产品继续使用情况，综合认定众合公司、莱电公司的赔偿责任，即莱电公司赔偿博众公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理费用共计60万元，众合公司在上述30万元范围内承担连带赔偿责任。

综上所述，本院二审判决：一、撤销山东省济南市中级人民法院（2017）鲁01民初148号民事判决；

二、合成公司、莱电公司于判决生效之日起立即停止制造侵犯博众公司专利号为ＺＬ20122006××××.2名为“一种火力发电厂凝汽器真空维持系统”实用新型专利产品的行为；

三、莱电公司于判决生效之日起十日内赔偿博众公司经济损失及合理开支共计60万元，众合公司在上述30万元范围内承担连带赔偿责任；

四、驳回博众公司其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费14250元，由博众公司负担4250元，由众合公司、莱电公司负担10000元；

二审案件受理费14250元，由博众公司负担4250元，由众合公司、莱电公司负担10000元。

本院再审期间，众合公司、莱电公司提交专利复审委作出的第38429号无效宣告请求审查决定书，证明涉案专利权已经被专利复审委宣告全部无效，并主张本案应驳回博众公司的起诉。

本院再审查明以下与本案相关的事实：经广东金信方正律师事务所申请，专利复审委于2018年12月24日作出第38429号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案“一种火力发电厂凝汽器真空维持系统”实用新型专利权全部无效。

本院再审认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

本案中，由于博众公司要求保护的涉案“一种火力发电厂凝汽器真空维持系统”实用新型专利权已被专利复审委以第38249号无效宣告请求审查决定书宣告全部无效，故人民法院可以裁定驳回博众公司基于该无效实用新型专利权的起诉。

综上所述，由于再审出现新的证据，导致原一、二审法院据以作出判决的事实发生变化，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条、第四百零八条之规定，裁定如下：一、撤销山东省高级人民法院（2017）鲁民终1290号民事判决和山东省济南市中级人民法院（2017）鲁01民初148号民事判决；

二、驳回深圳市博众节能工程技术有限公司的起诉。

一审案件受理费14250元，退还深圳市博众节能工程技术有限公司；

二审案件受理费14250元，退还深圳市博众节能工程技术有限公司。

本裁定为终审裁定。