新疆维吾尔自治区高级人民法院民 事 判 决 书（2012）新民三终字第48号上诉人（原审被告）：新疆东山建设有限公司。

住所地：新疆和田地区于田县。

法定代表人：欧阳斌，该公司董事长。

委托代理人：孙丽娟，新疆力和力律师事务所律师。

委托代理人：董梅，新疆国通律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：新疆岳麓巨星建材有限责任公司。

住所地：乌鲁木齐市高新区。

法定代表人：蒋棠，该公司董事长。

委托代理人：童文红，女，汉族，1976年8月5日出生，该公司法律顾问，住乌鲁木齐市沙依巴克区。

上诉人新疆东山建设有限公司（以下简称东山公司）因与被上诉人新疆岳麓巨星建材有限责任公司（以下简称岳麓公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服乌鲁木齐市中级人民法院于2012年7月30日作出的（2012）乌中民三初字第87号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后依法组成合议庭，于2013年1月16日公开开庭进行了审理。

上诉人宏源公司委托代理人孙丽娟、董梅，被上诉人岳麓公司委托代理人童文红到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

原审法院经审理查明：2003年9月15日，邱则有向国家知识产权局提出名称为“一种现浇砼用轻质胎模构件”的发明专利申请。

2006年4月12日，获得授权公告，邱则有取得第259368号《发明专利证书》，专利号ZL03157900.0。

该专利权利要求书共记载24项权利要求，岳麓公司在庭审中请求根据权利要求第1项和第5项予以保护，权利要求1为：一种现浇砼用轻质胎膜构件，包括多面体实心轻质材料构件（1），其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件（1）的至少一个横向拐角处设置为横向倒角；

权利要求5为：根据权利要求1所述的一种现浇砼用轻质胎膜构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件（1）为泡沫塑料块、膨胀珍珠岩块、膨胀蛭石块、发泡或加气砼块、陶粒砼块、稻草谷壳胶结材料块、木炭砼块或者水泥胶结的泡沫粒料。

2009年7月7日及2010年9月29日，邱则有两次签署授权书，授权岳麓公司在新疆区域内独占实施上述发明专利，授权期限2011年12月31日。

2011年1月4日，涉案专利权人变更为湖南邱则有专利战略策划有限公司。

2011年6月8日，湖南邱则有专利战略策划有限公司出具《专利实施许可授权确认书》，确认涉案专利授权原告在新疆区域独占实施，并延长实施许可授权期限至2015年12月31日。

2011年6月10日及9月1日，岳麓公司与东山公司签订两份《合同书》，约定东山公司承建的于田县英巴格小学教学楼和职业教育学院教学楼工程中使用岳麓公司的专利产品。

2012年3月6日，和田地区住房和城乡建设局下发和地建（2012）19号文件《关于严格执行国标图集﹤现浇混凝土空心楼盖﹥05SG343的通知》，文件要求在现浇砼空心楼盖设计中，必须严格按照中国建筑科学研究院与同济大学共同主编，且经建设部批准的国标图集《现浇混凝土空心楼盖》05SG343执行，统一编号GJBT-905，批准文号：建质（2005）201号，按图集要求的内膜材料，方形体内模可采用阻燃苯板及木制箱体制作，内模材料的使用由施工单位按图集自行选用，……对于已按照内模生产厂家标准设计的空心楼盖，必须按以上图集要求进行变更，不做变更的不得施工。

2012年3月18日和4月2日，乌鲁木齐新华建筑设计有限责任公司就涉案两工程分别出具《设计变更通知单》，变更原因均为：因施工过程中，空心大板内模材料存在质量安全问题，现对本工程做如下变更：1、根据国标图集《05SG343》，原设计空心大板采用GBF竹芯盒，现改为高密实心块体材料；

2、实心块可采用容重大于30kg／m3的高密苯板，质量应符合有关产品的标准要求，…。

2012年3月28日及4月3日，东山公司与和田市昌盛建材厂签订《购销合同书》，从和田市昌盛建材厂购进涉案工程使用的被控侵权产品用于工程施工。

2012年4月18日，和田地区住房和城乡建设局下发和地建（2012）42号文件《关于对和地建（2012）19号文件的补充通知》，文件指出在现浇砼空心楼盖设计中，建议按照中国建筑科学研究院与同济大学共同主编，建设部（建质（2005）201号）批准的《现浇砼空心楼盖图集》执行，对其他符合国家法律法规、规章和建筑规范的建筑材料均可使用；

……在空心楼盖内模材料的使用中，由施工企业按设计要求自行选用；

……原《关于严格执行国标图集﹤现浇混凝土空心楼盖05SG343的通知》（和地建（2012）19号）文件与本文件内容不一致的，以本文件为准。

2012年4月26日，经岳麓公司申请，和田地区公证处公证人员前往于田县英巴格小学教学楼和职业教育学院教学楼工程施工工地，对涉嫌侵权产品进行了证据保全，并现场提取了方形泡沫板各一块予以封存。

2012年4月27日，和田地区公证处针对上述公证事项分别出具（2012）新和地证字第318号、319号公证书。

公证保全的被控侵权产品实物为两个实心的方形泡沫立方体（苯板），其中一个面的四周均有斜切面（即倒角），形成一个实心多面体。

2012年4月28日，岳麓公司就本案专利侵权事宜向东山公司发出《告知函》。

岳麓公司为本案纠纷支出工商档案查询费46元、公证费1200元、差旅费3004元，邮寄费60元。

另查明，国家建筑标准设计图集05SG343《现浇混凝土空心楼盖》中对现浇混凝土空心楼盖的内模材料规定，内模可采用轻质实心的筒体、块体，实心筒体、块体等内模的质量应符合有关产品标准的要求。

庭审中，双方均确认涉案两项工程的楼宇主体均已施工完毕，岳麓公司当庭放弃其第一项诉讼请求。

原审法院认为，我国专利法规定，发明专利的保护范围以其权利要求书中的必要技术特征为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

发明专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得实施其专利，不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品，或者使用其专利方法，以及使用、销售依据该专利方法直接获得的产品，否则应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

同时专利权人有权许可他人实施自己的专利并获得合理的使用费。

依法取得独占实施许可权的专利使用权人可自主向人民法院提起诉讼。

涉案专利“一种现浇砼用轻质胎模构件”系一项产品发明专利，岳麓公司请求根据权利要求第1、5项实施专利保护，该两项权利要求实际包含三项技术特征：1、多面体实心轻质材料构件；

2、至少一个横向拐角处设置为横向倒角；

3、材质为泡沫塑料块、膨胀珍珠岩块、膨胀蛭石块、发泡或加气砼块、陶粒砼块、稻草谷壳胶结材料块、木炭砼块或者水泥胶结的泡沫粒料。

经比对，可以认定东山公司使用产品的技术特征全面覆盖了上述专利技术特征，落入了涉案专利的保护范围，构成侵权产品。

和田地区住房和城乡建设局先后下发的和地建（2012）19号文件及42号文件，均要求在现浇砼空心楼盖设计中，按照建设部（建质（2005）201号）批准的05SG343《现浇砼空心楼盖图集》执行，而该图集对现浇混凝土空心楼盖的内模材料仅规定可采用轻质实心的筒体、块体，并未对实心块体的材质特征做具体规定，且42号文件中明确指出“在空心楼盖内模材料的使用中，由施工企业按设计要求自行选用”；

工程设计单位出具的《设计变更通知单》亦仅规定内模采用高密实心块体材料，但二者均未对空心楼盖内模的技术特征作出具体规定。

故东山公司关于其系根据和田地区住房和城乡建设局及工程设计单位的要求使用侵权产品（内模）的抗辩理由不能成立，该院不予支持。

专利法第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

东山公司实际使用的侵权产品虽从和田市昌盛建材厂购进，但其在工程施工之初即与岳麓公司签订专利产品的购销合同，并在施工中使用部分专利产品，对涉案专利及产品技术特征是明知的，因此其关于不承担赔偿责任的抗辩意见不符合上述法律规定，该院亦不予支持。

东山公司未经涉案专利新疆地区独占实施许可权人即岳麓公司的许可，在其承建的工程中使用与涉案专利产品技术特征相同的侵权产品，其行为构成侵权，应当承担赔偿损失的民事责任。

本案中，权利人因被侵权所受到的实际损失及侵权人因侵权所获得的利益均难以确定，故该院综合考虑涉案专利权类型、侵权行为情节、产品利润率等因素，对东山公司应当赔偿的经济损失数额在法律规定的赔偿幅度内予以酌定。

岳麓公司主张东山公司赔偿其为制止侵权行为支出的交通差旅等费用，符合法律规定，该院亦予以支持。

综上所述，依据《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十九条第一款、第六十五条、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件法律适用问题的若干规定》第二十一条、第二十二条之规定，判决如下：东山公司赔偿岳麓公司经济损失90000元（含为本案支出的合理费用）。

一审案件受理费5860元（岳麓公司已预交），由岳麓公司负担70％，即4102元；

由东山公司负担30％，即1758元。

东山公司不服原审判决，提起上诉称：一、本案中东山公司使用昌盛建材厂的产品是有原因的。

具体包括：1、岳麓公司产品质量不合格，造成质量安全隐患；

2、和田地区建设局于2012年3月6日直接发文，要求东山公司等建筑商必须变更设计，改用轻质实心的材料如苯板或木质箱体；

3、设计单位对宏源公司承建的工程发出设计变更通知单，要求变更使用轻质实心的材料如苯板或木质箱体；

在工期非常紧的诸多因素之下，东山公司不得不使用昌盛建材厂生产的苯板。

作为建筑商，宏源公司不能违反城乡建设局的文件以及设计单位的变更通知。

并且岳麓公司的产品质量又有严重的质量问题，虽然是专利产品，也不能强迫人使用质量不过关的产品。

二、根据《专利法》第70条的规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

”东山公司使用昌盛建材厂的产品，并不知道昌盛建材厂生产的该产品是未经过专利许可的侵权产品，因此，东山公司不应当承担赔偿责任。

请二审法院撤销原审判决，改判东山公司不承担赔偿损失的责任。

三、国家专利复审委员会已经受理对涉案专利的无效宣告申请，请求对本案中止诉讼。

岳麓公司答辩称，岳麓公司不存在产品质量不合格，而且这也不是宏源公司使用侵权产品的合法理由。

和田地区住房和城乡建设局下发42号文件对19号文件进行了修改，而且文件和设计变更均没有要求使用侵权产品。

东山公司是明知专利产品的技术特征而购买和使用侵权产品，不构成具有合法来源。

东山公司二审申请中止诉讼不符合法律规定。

诉讼双方对原审法院查明事实没有异议，本院对原审法院查明事实予以确认。

东山公司二审以国家专利复审委员会已受理涉案专利无效宣告申请为由申请本案中止诉讼，并向法庭提交四份向国家专利复审委员会提交的比对文件作为本案二审证据。

本院认为专利权的效力系由国家专利局及专利复审委员会决定，不属于法院审理范围，故该证据与本案专利侵权之诉没有关联性。

本院认为：东山公司所使用被控侵权产品的技术特征全面覆盖了涉案专利技术特征，落入了涉案专利的保护范围，东山公司的行为构成侵害岳麓公司专利权。

关于东山公司辨称岳麓公司产品质量不合格的问题，首先其所提交的检测报告系单方送检，并不是检验单位的随机抽检，不足以证明岳麓公司产品质量不合格；

其次即使岳麓公司产品质量不合格，东山公司可以向其主张产品质量责任，这并不成为其使用侵权产品的合法抗辩理由。

关于东山公司辨称应和田地区建设局文件要求以及设计单位设计变更要求使用被控侵权产品，从而不构成侵权的问题。

经查明，和田地区建设局的文件以及设计单位的设计变更均未对空心楼盖内模的技术特征作出具体规定，不能得出要求东山公司使用侵权产品的结论，东山公司的上诉理由不成立，本院不予支持。

东山公司辨称其使用昌盛建材厂生产的产品，并不知道昌盛建材厂生产的产品是未经过专利许可的侵权产品，具有合法来源，不应承担赔偿责任。

经查明，东山公司在工程施工之初即与岳麓公司签订专利产品的购销合同，并在施工中使用部分专利产品，对涉案专利及产品技术特征是明知的，其购买和使用侵权产品属于明知是侵权产品而购买和使用，不符合专利法关于合法来源抗辩理由的构成要件，因此其关于不承担赔偿责任的抗辩意见不符合法律规定，本院对其该上诉意见不予支持。

关于东山公司二审以国家专利复审委员会已受理涉案专利无效宣告申请为由申请本案中止诉讼的问题。

最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条规定：“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼”。

本案中岳麓公司的涉案专利系发明专利，在授权前经过国家专利局实质审查，且本案已进入二审，东山公司并非在一审答辩期间提起无效宣告申请，其申请中止诉讼不符合法律规定，本院对此不予采纳。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持，东山公司上诉理由不成立，本院不予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2050元（东山公司已预交）由东山公司负担。

本判决为终审判决。