上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0115民初92767号原告：开平市飞辰汽配实业有限公司，住所地广东省开平市。

法定代表人：马继光，该公司执行董事兼经理。

委托诉讼代理人：熊燕华，北京市京都律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘铭，北京市京都律师事务所律师。

被告：上海洁顺滤清器有限公司，住所地上海市浦东新区。

法定代表人：史卫平，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：俞长麟，上海市捷华律师事务所律师。

原告开平市飞辰汽配实业有限公司（以下简称飞辰公司）与被告上海洁顺滤清器有限公司（以下简称洁顺公司）侵害商标专用权纠纷一案，本院于2019年11月14日立案后，依法适用普通程序于2020年12月9日公开开庭进行了审理。

原告飞辰公司的委托诉讼代理人刘铭、熊燕华，被告洁顺公司的委托诉讼代理人俞长麟到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告飞辰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止侵犯原告享有的第XXXXXX号“”注册商标（以下简称涉案注册商标）专用权的行为，即立即停止擅自生产、销售（出口）使用“”标识（以下简称被诉侵权标识）的空气过滤器、机油过滤器等车用滤清器商品（以下简称被诉侵权商品）。

2.判令被告赔偿原告经济损失人民币100万元。

3.判令被告承担原告为制止侵权行为所支付的合理开支人民币350,959元。

4.判令被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：GLOBALCONSOLIDATEDTRADINGCO.LTD.（中文译名：全球统一贸易有限公司，以下简称统一公司）系涉案商标的注册人，该商标核定使用商品为第7类机油滤清器、空气滤清器、柴油滤清器、发动机活塞等，有效期自2010年12月14日至2020年12月13日，经续展至2030年12月13日。

本案原告飞辰公司法定代表人与统一公司法定代表人系同一人，两者为关联公司。

统一公司将涉案注册商标排他许可飞辰公司使用。

2018年12月，被告向上海海关以一般贸易方式申报出口美国标有涉案被诉侵权标识的货物，其中空气过滤器18,990个，机油过滤器115,452个，申报货值60,824.76美元。

因上述货物涉嫌侵害原告涉案注册商标专用权被上海海关扣留。

原告认为，被告在其生产、销售（出口）的产品上使用与涉案注册商标相同的被诉侵权标识，侵害了原告对涉案注册商标的专用权，且主观恶意明显，原告遂诉至法院，请求判如所请。

被告洁顺公司答辩称：1.被告出口涉案被诉侵权产品行为属于涉外定牌加工行为。

被告经过案外人PAWAcquisition,LLC公司（以下简称PAW公司）授权，向其指定的采购商美国GlobalConsolidatedTrading,Inc.（美国GCT公司）出口涉案被诉侵权产品。

除此之外，被告未向任何其他公司出口涉案被诉侵权产品。

2.被告尽到了相应的审查义务。

采购商美国GCT公司成立于2003年，被告自2011年即开始与之进行交易，使用的样式一直是英文字母上下排列。

生效的判决（2017）浙02民终4182号案中案外人浙江环球滤清器有限公司（以下简称环球公司）向接受PAW公司授权生产并出口美国GCT产品使用的标识与原告使用的标识相同，应坚持同案同判。

3.原告法定代表人注册涉案商标具有恶意。

原告的法定代表人马继光在案外人环球公司工作期间，曾作为环球公司的业务经理负责与美国GCT公司联系加工出口贴有PRIMEGUARD商标的滤清器事宜。

马继光在英国注册GLOBALCONSOLIDATEDTRADINGCO.LTD.（中文译名：全球统一贸易有限公司）并以该公司申请涉案注册商标具有明显的主观恶意。

4.被诉侵权标识上排和下排字母均为大写，上排字母大，下排字母小；

每一排的字母大小相同，中间无横线，有显著的颜色和立体造型。

与被告涉案商标的首字母较大、中间有横线、无立体造型等特征具有明显区别，不会造成混淆。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

根据原被告双方的陈述及审查确认的证据，本院认定事实如下：一、与原告及涉案注册商标相关的事实案外人统一公司系涉案注册商标的权利人，该商标核定使用商品为第7类，即机油滤清器；

空气滤清器；

柴油滤清器；

发动机活塞；

汽车发动机排气净化装置（催化反应器）；

汽车发动机废气再循环系统；

内燃机用燃料转换装置（截止）。

有效期经续展至2030年12月13日，原告飞辰公司法定代表人与统一公司法定代表人系同一人，两者为关联公司。

统一公司将涉案注册商标许可飞辰公司使用，许可期限自2016年9月1日至2020年12月13日，并于2016年11月24日报送国家商标局备案。

2019年11月1日，统一公司出具的《声明书》载明，统一公司作为涉案注册商标的权利人，其将涉案注册商标排他许可原告使用并对被告提起相关诉讼程序，包括但不限于申请诉前财产保全、起诉等。

2019年4月11日，国家知识产权局出具商标撤三字[2019]第Y007544号决定，驳回统一公司以三年不使用为由针对涉案注册商标提起的撤销申请，维持了涉案商标的有效性。

原告提交的产品手册中载明，原告成立于2005年8月，专业供应各种车用滤清器，多年来远销美国、欧洲、南美市场。

原告提交的出口货物报关单显示，原告作为发货人和生产销售单位于2016年12月27日向海关申报出口PrimeGuard牌汽车用滤纸、铁、无纺布，总价21,430.20美元，出口目的国为巴拉圭。

原告提交的另一份发货单显示，原告作为发货方于2010年2月6日向海关申报出口空气滤清器AF4878,备注部分显示为内燃发动机用进气过滤器，品牌为无牌，出口目的国为美国。

二、与被告及被诉侵权行为相关的事实智联招聘网上有关被告的公司介绍中显示，被告是一家工贸型企业，成立于2002年，专业生产和销售汽车过滤器。

产品行销于欧美及东南亚几十多个国家和地区的上百家客户。

公司2008年销售1,000万只/套滤清器，出口比例为70%。

案外人PRIMEAUTOMOTIVEWAREHOUSE,INC（以下简称PRIMEINC公司）于1982年6月21日在美国成立，于2008年1月1日与PRIMEACINC（成立于2007年8月15日）合并，合并后沿用PRIMEINC公司名称，后又于2012年7月30日更名为AAHCINC.。

PRIMEAUTO，LLC于2012年7月13日签署成立，PRIMEINC公司为该公司唯一股东，后该公司又于2012年8月13日更名为PRIMELLC公司。

2016年2月12日，PAWACQUISITION，LLC（以下简称PAW公司）成立。

2014年2月11日，PRIMELLC公司的“PRIMEGUARD”商标在美国获准注册，注册号XXXXXX。

核定使用商品为汽车发动机与引擎的机油和空气滤清器；

汽油滤清器，即燃油滤清器；

车用传动液滤清器；

车用空调滤清器。

其中在汽车发动机与引擎的机油和空气滤清器，汽油滤清器、燃油滤清器，车用传动液滤清器，车用空调滤清器这几种商品上首次使用日期均为2008年1月3日。

2016年4月1日，PRIMELLC公司与PAW公司签订商标转让协议1份，约定PRIMELLC公司将XXXXXX号“PRIMEGUARD”商标转让给PAW公司。

上述公司成立的相关信息已被生效判决（2017）浙02民终4182号所确认，且当事人对此亦无异议，本院对此予以确认。

被告提交的电子邮件显示，自2011年5月17日起，被告与美国GCT公司即开始有关滤清器相关的交易。

日期为2011年5月17日的订单显示，货物型号为POF5436，产品描述为滤清器，数量为60,000。

2015年3月6日、2015年4月15日，美国GCT公司RobertCox向被告公司的相关人员发送生产PRIMEGUARD产品的商标及包装图样并要求被告将印刷盒图片发其审核。

所发包装样式与涉案被诉产品的商标使用方式和外包装样式基本一致。

2019年3月18日，PAW公司向被告出具函件一份，函件中载明，PAW公司授权美国GCT公司代表其从被告处购买PrimeGuard过滤器用于出口。

被告无权向美国GCT或PAW公司以外的其他公司出售PrimeGuard过滤器。

2018年12月21日，被告作为境内发货人和生产销售单位申报出口PRIMEGUARD牌空气过滤器18,990个、机油过滤器115,452个，价格分别为16,280.29美元、44,544.47美元，出口目的国为美国。

2018年12月24日，上海海关向案外人统一公司发出《确认知识产权侵权状况通知书》，该通知书载明，上海洋山港海关于近日查获被告以一般贸易方式申报出口的美国空气过滤器18,990个、机油过滤器115,452个，申报货值60,824.76美元。

商品外包装上有“PRIMEGUARD”标识。

2019年6月14日，上海海关向统一公司发出《扣留侵权嫌疑货物通知书》，该通知书载明，根据统一公司申请，上海海关已于2019年6月14日对被告出口的涉嫌侵犯涉案注册商标的货物（品名空气过滤器、机油过滤器，数量18,990个、115,452个）予以扣留。

2019年11月11日，本院前往涉案被诉侵权产品的扣留所在地，调取了被上海海关扣留的不同型号的被诉侵权产品若干个。

调取的空气过滤器外包装整体从上部的黑色到下部蓝色的渐变，上面有被诉侵权标识以及PREMIUMAIRFILTER英文字样，下方为PAF5592、PAF6697等不同型号。

调取的机油过滤器外包装整体从上部的黑色到下部蓝色的渐变，上面有被诉侵权标识以及PREMIUMOILFILTER英文字样，下方为POF5436等不同型号。

打开ebay中文网（www.ebay.com）,在搜索框中输入“primeguard”字样进行搜索，结果出现发货地为美国的名称为“EngineOilFilterPrimeGuardPOF5511”的机油过滤器等产品，显示价格为61.23元等。

左侧产品照片与法院从海关调取的涉案被诉侵权产品近似。

三、与本案相关的其他事实（2017）浙02民终4182号判决还查明，2010年1月至2011年4月，马继光的社保关系在环球公司名下，马继光在2010年1月至2011年4月间系该公司员工。

当时马继光作为环球公司业务经理负责与美国GCT公司联系加工出口贴有外商PRIMEGUARD商标的滤清器的事宜。

本院另查明，原告为本案支付财产保全担保费6,000元，律师费200,000元，经纪代理服务费10,950元，差旅费31,361元。

原告申请上海海关查扣被控侵权货物缴纳担保金100,000元。

本院认为，本案的争议焦点主要在于被告的被诉行为是否属于涉外定牌加工、是否构成对原告涉案注册商标专用权的侵害。

对此本院认为，涉外定牌加工，是指国外商标权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品，该产品全部出口国外而不在国内销售的一种生产加工方式。

涉外定牌加工不构成侵权，应围绕加工者需获得权利人的合法授权、尽到合理的注意义务、未混淆商品的识别性且不存在侵权的主观故意等方面展开。

现本院详述如下：首先，被告生产涉案被诉侵权产品是否得到外方的合法授权。

本案中，根据2019年3月18日，PAW公司向被告出具函件，PAW公司授权美国GCT公司代表其从被告处购买PRIMEGUARD过滤器用于出口。

被告无权向美国GCT或PAW公司以外的其他公司出售PRIMEGUARD过滤器。

原告认为，国外商标权利人PAW公司仅授权美国GCT公司购买涉案被诉侵权产品，被告与美国GCT公司之间仅是买卖关系，并非授权关系。

对此，本院认为，涉外定牌加工中的合法授权，是指国内加工方经国外商标权人的授权将其商标、装潢等贴附于产品并贴附国外商标权人商标、装潢的商品全部出口自国外商标权人或其指定的收货人。

本案中，国外商标权人PAW公司在函中明确要求被告仅为其生产PRIMEGUARD产品并不得为任何第三方生产并销售该产品，该种合作方式并非原告所称的普通的商品买卖关系，国外商标权人PAW公司在函中具有授权被告将其拥有的PRIMEGUARD商标贴附于被诉侵权产品并仅向其出售的意思表示。

结合2015年3月6日、2015年4月15日，美国GCT公司RobertCox向被告公司的相关人员发送生产PRIMEGUARD产品的商标及包装图样来看，被告按照国外商标权人指定的商标及包装样式来生产被诉侵权产品具有相应的事实基础，可以认为被告获得了国外商标权人将其拥有的商标贴附于被诉侵权产品的授权。

原告还认为（2017）浙02民终4182号生效判决中载明，“2016年4月10日，PAW公司出具给环球公司函件1份，告知环球公司可将该函视为环球公司独家授权为PAW公司生产“PRIMEGUARD”滤清器……”。

而该处的英文表述为“……manufacturePRIMEGUARDfiltersexclusivelyforPAWAcquisition,LLC”，系仅为“美国PAW公司生产”的意思，与美国PAW公司授权给被告的“无权向美国GCT公司或PAW公司以外的其他公司出售PRIMEGUARD过滤器”含义实质相同，二者并不矛盾。

其次，关于被告是否尽到了合理的审查义务。

因本案与（2017）浙02民终4182号生效判决具有一定的关联，本案被告与该案被告均系获得国外商标权人PAW公司授权生产并向其指定的公司出口涉案被诉侵权产品，故关于被告是否尽到合理注意义务，本院将进行综合考察。

根据（2017）浙02民终4182号生效判决及本院经审理查明的事实，被告法定代表人马继光在2010年1月至2011年4月间系环球公司员工，此时马继光作为环球公司业务经理负责与美国GCT公司联系加工出口贴有PRIMEGUARD商标的滤清器的事宜。

由此可见，美国GCT公司至少自2010年开始即通过中国国内公司代工生产PRIMEGUARD商标的滤清器。

结合美国GCT公司于2011年开始与被告有业务合作，且（2017）浙02民终4182号生效判决中载明的环球公司出口产品中使用的标识与本案被告使用的被诉侵权标识一致。

鉴于被诉侵权标识在涉案被诉侵权产品出口之日为美国PAW公司合法注册商标，且其长期委托国内公司生产标注PRIMEGUARD产品的事实，难以认定被告未尽到相应的注意义务。

虽然美国PAW公司注册商标为横向排列字母，而其在使用过程中用了与原告涉案注册商标相同的上下排列的方式，但被诉侵权标识上排和下排字母均为大写，上排字母大，下排字母小；

每一排的字母大小相同，中间无横线，有显著的颜色和立体造型。

被告涉案注册商标的首字母较大、中间有横线、无立体造型等特征与原告涉案注册商标仍旧有一定区别，在未有证据证明原告涉案注册商标有较高知名度的情况下，美国PAW公司、被告对涉案被诉侵权标识的使用并无攀附涉案注册商标的商誉的主观意图。

再次，关于被诉侵权产品是否全部出口。

原告认为被告在相关网站中宣称其是专业生产滤清器产品的企业，产品出口比例70%，因此，认为被告并未将被诉侵权产品全部出口。

对此本院认为被告宣称其生产的滤清器产品出口比例为70%，但并未明确该比例系涉案PRIMEGUARD品牌产品的出口比例为70%，且原告亦未有证据证明被告在国内销售涉案被诉PRIMEGUARD品牌产品，对此应承担举证不能的后果。

虽然原告诉称其可从ebay等网站从美国购买到PRIMEGUARD滤清器产品，但原告并未证明其购买的该产品系被告生产，原告对此亦应承担举证不能的后果。

最后，本院认为，《中华人民共和国商标法》第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

根据（2017）浙02民终4182号生效判决载明的事实，被告法定代表人马继光在2010年1月至2011年4月间系环球公司员工。

当时马继光作为环球公司业务经理负责与美国GCT公司联系加工出口贴有外商PRIMEGUARD商标的滤清器的事宜。

后马继光在英国申请GLOBALCONSOLIDATEDTRADINGCO.LTD.的名称与GCT公司的英文名称的主体部分完全一致，仅公司名称后缀不同。

后又以GLOBALCONSOLIDATEDTRADINGCO.LTD.的名义在中国注册其曾作为业务经理负责接洽的美国GCT公司联系加工的PRIMEGUARD商标。

正如（2017）浙02民终4182号生效判决所述，“统一公司注册该讼争商标的动机难谓正当，在其商标注册后的六年后，又主张环球公司侵犯其商标权于法无据，于情不容”。

本院对此予以认同。

被告法定代表人通过在英国注册的统一公司申请涉案注册商标，又对其曾作为业务经理负责接洽的美国GCT公司定牌加工PRIMEGUARD商标产品的被告提起诉讼亦与民事诉讼诚实信用原则相左。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第七条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、第六十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告开平市飞辰汽配实业有限公司的全部诉讼请求。

案件受理费16,958元，财产保全费2,648元,由原告开平市飞辰汽配实业有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审判长　　姜广瑞审判员　　徐婷姿审判员　　徐弘韬书记员　　黄心怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》第七条申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

……二、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。

……第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。