辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽01民终5622号上诉人（原审被告）：张凤茹，女，1952年1月1日出生，汉族，住址沈阳市铁西区。

（原沈阳市铁西区唯品斗牛家烧烤店经营者）委托诉讼代理人：胡广强，系辽宁华建律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李久泽，系辽宁华建律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：辽宁斗牛家餐饮企业管理有限公司，住所地辽宁省沈阳市和平区安图北街4号（2-1-3）。

法定代表人：上官剑，系该公司总经理。

委托诉讼代理人：张颖，系辽宁华禹律师事务所律师。

上诉人张凤茹因与被上诉人辽宁斗牛家餐饮企业管理有限公司（以下简称“辽宁斗牛家”）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服沈阳高新技术产业开发区人民法院（2019）辽0192民初1115号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年4月16日立案后，依法组成合议庭，进行了审理，现已审理终结。

张凤茹上诉请求：1.改判上诉人无需承担原审判决中一、二判项中上诉人承担的侵权责任；

2.请求法院中止本案审理至商评委无效宣告评审判决作出；

3.一、二审的诉讼费由被上诉人承担。

事实与理由：原审中我方针对涉案商标提供了商评委的无效宣告评审受理通知书，请求中止审理。

在涉案商标注册权利基础可能涉及无效的情况下，以此为依据作出判决容易导致裁判错误。

即便被上诉人所依据商标不存在无效情形，原审在被上诉人过错、本案背景情况、上诉人侵权事实等方面也存在一定的认定不当之处。

辽宁斗牛家辩称，不同意上诉人的上诉请求。

上诉人只是提交了第三人谢艳花申请无效通知书，且谢艳花与上诉人没有任何关联性，不能对抗我方已经生效，并经商标总局公示的商标效力，因而不存在中止审理的事由。

针对我方权力基础，我方有商标权利人池磊以及苏文龙授权使用该商标及用该商标维权的权利。

上诉人所述无事实及法律依据，请求法院依法驳回上诉人上诉请求。

辽宁斗牛家向原审法院起诉请求：1.判令被告立即停止对原告享有的第16941721号、第17963212号、第17034503号、第17034344号注册商标为“斗牛家”商标文字及图像专用权的侵害，停止侵权行为；

2.判令被告立即停止使用原告企业名称的不正当竞争行为，删除在其产品宣传资料、店面招牌、店内装潢装饰、服装、餐具物品上使用原告的注册商标；

3.判定被告在本市报纸除中缝以外的版面上刊登声明，消除影响；

4.判令被告因侵权行为和不正当竞争行为而向原告赔偿10万元；

5.判令被告支付原告维权合理支出公证费、律师费、交通费1.6万元；

6.判令本案的所有诉讼费用由被告承担。

庭审中，原告将第2项诉讼请求明确为判令被告立即停止使用原告企业名称的不正当竞争行为，删除在其产品宣传资料、店面招牌、店内装潢装饰上使用原告的注册商标。

庭审后，原告提交书面申请撤回对第16941721号、第17034503号、第17034344号注册商标要求保护的诉讼主张。

原审法院认定事实：2017年8月21日，池磊经国家工商行政管理总局商标局核准，注册取得第17963212号“斗牛家”注册商标，核定使用类别为第43类，核定使用服务项目为餐厅、酒吧服务、自助餐厅、茶馆等。

2017年8月29日，池磊出具授权书，授权上官剑独家使用第17963212号商标并维权。

2019年4月3日，经核准该商标转让给苏文龙。

2019年5月9日，苏文龙与上官剑签订《斗牛家商标转让合同》，约定苏文龙将上述商标、其他案外商标及作品版权一并转让给上官剑，转让费40万元。

该合同经辽宁省沈阳市恒信公证处公证，公证处于同日作出（2019）辽沈恒证民字第925号公证书。

2019年10月7日，上官剑与辽宁斗牛家签订《商标使用许可合同》，将包括第17963212号商标许可原告使用、维权，允许原告再许可使用，并进行相应产品的推广销售。

授权期限自2017年8月30日至2025年7月17日。

苏文龙于2019年10月25日再次出具授权书，再次重申自商标申请注册之日就授权上官剑使用涉案商标，并同意上官剑转委托原告以辽宁斗牛家的名义维权。

2019年7月4日，辽宁省沈阳市恒信公证处依辽宁斗牛家的申请，公证人徐某、刘某及原告的法定代表人上官剑到位于沈阳市铁西区“唯品斗牛家烧烤”，对店内“食品经营许可证”《营业执照》进行拍照，在店内拿取快餐菜单、订餐卡各一份，并以微信的形式付款142元，公证员对上述过程进行拍照，辽宁省沈阳市恒信公证处于2019年7月11日作出（2019）辽沈恒证民字第1392号公证书对上述过程予以公证。

在公证书附件中的照片显示该饭店的牌匾标有“唯品斗牛家烧烤”及菜单上标有“唯品斗牛家”。

其中在菜单上“斗牛家”较“唯品”更为显著。

辽宁斗牛家为本案维权支出律师费1万元、公证费0.3万元。

另查明，辽宁斗牛家成立于2015年8月31日，法定代表人为上官剑，成立时名称为沈阳上官斗牛家餐饮企业管理有限公司，于2019年8月30日经核准更名为辽宁斗牛家餐饮企业管理有限公司。

沈阳市铁西区唯品斗牛家烧烤店（以下简称唯品斗牛家），注册成立于2016年1月25日，系个体工商户，经营范围为餐饮服务等，经营场所为沈阳市铁西区霁虹街41号（9#楼）1门。

原审法院认为，本案争议的主要焦点问题为：一、原告主体是否适格；

二、被告唯品斗牛家是否存在在先使用的行为；

三、被告唯品斗牛家是否存在侵害原告辽宁斗牛家第17963212号注册商标专用权的行为及不正当竞争行为；

四、如果侵权行为及不正当竞争行为成立，被告唯品斗牛家应承担何种民事责任。

一、关于原告辽宁斗牛家是否具有本案诉讼主体资格问题。

池磊为第17963212号“斗牛家”商标的注册人，与上官剑签订了商标授权书，授权上官剑独占使用该商标及维权。

该商标转让给苏文龙后，苏文龙与上官剑于2019年5月9日签订商标转让合同，苏文龙将涉案商标转让给上官剑。

2019年10月25日，苏文龙再次重申授权上官剑使用涉案商标并进行维权，也许可原告使用涉案商标并进行维权。

上官剑通过合同方式许可本案原告辽宁斗牛家使用上述商标。

根据《中华人民共和国商标法》第四十三条第一款规定，上述许可及授权符合法律规定，原告辽宁斗牛家可以通过诉讼方式对侵害该商标权的行为进行维权。

涉案商标专用权尚在有效期内，应受法律保护，故原告辽宁斗牛家具有本案诉讼主体资格。

二、关于唯品斗牛家是否存在在先使用的情形。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

本案中，被告提交的证据系乔铁军在大东区大什字街60号9门的斗牛家饭店在涉案商标注册前使用“角角斗牛家”著作权，不能证明被告在先使用，且没有提交证明其使用涉案商标有一定影响的相关证据，故被告的在先使用的抗辩意见不予支持。

三、关于被告唯品斗牛家是否存在侵害原告辽宁斗牛家第17963212号注册商标专用权行为及不正当竞争的问题。

《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，属侵犯注册商标专用权行为。

《中华人民共和国商标法》第四条第二款规定，本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。

本案中，被告唯品斗牛家经营餐饮服务与涉案注册商标核定使用的餐厅服务项目相同。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第十条规定，被告辽宁斗牛家在提供餐饮服务过程中使用的商业标识与涉案第17963212号“斗牛家”注册商标相似。

被告唯品斗牛家在牌匾上突出使用斗牛家标识，未经过原告辽宁斗牛家的许可，侵害了原告辽宁斗牛家注册商标专用权，应当立即停止侵害，故对原告辽宁斗牛家第一项诉讼请求，予以支持。

此外，根据《中华人民共和国商标法》第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

不正当竞争行为是指经营者在生产经营活动中，违反法律规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者合法权益的行为，包括将知名商品特有的名称、包装、装潢或者企业名称、商标等用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

本案中，原告的注册商标在餐饮服务类别上长期使用，具有较高的知名度，被告将原告注册商标作为企业名称中的字号，使用在宣传推广上，该使用行为，易使相关公众误认为两者具有许可、关联企业关系等特定的联系，足以使相关公众对服务的来源产生混淆。

被告的行为有违商业道德，不正当地利用了原告良好的商业信誉为自已牟取利益，构成不正当竞争，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任，故对于原告主张被告存在不正当竞争的诉讼请求予以支持。

关于原告要求被告停止使用企业名称的问题，根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

本案中，没有证据表明被告侵权行为给原告已造成严重的后果，采用停止使用企业名称的方式足以制止侵权行为再次发生，故判令被告停止继续使用带有“斗牛家”字样的企业名称。

四、关于被告唯品斗牛家民事责任承担的问题。

由于被告唯品斗牛家的行为侵害了原告辽宁斗牛家享有的注册商标专用权并构成不正当竞争，损害了原告辽宁斗牛家的商业信誉，应当停止侵害注册商标专用权及不正当竞争行为并赔偿损失。

关于赔偿数额，《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条第三款、第四款规定，因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

二者均难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节酌定赔偿。

赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

本案原被告均未提供证据证明其所受到的实际损失或被告因侵权所获得的利益，综合考虑涉案注册商标知名度、被告唯品斗牛家的主观过错程度，侵权行为性质、侵权规模、范围及侵权时间,酌情确定被告唯品斗牛家应赔偿原告辽宁斗牛家经济损失及为制止侵权所支出的合理费用共计2.7万元。

对于原告辽宁斗牛家诉讼请求中经济损失及合理费用过高部分的请求不予支持。

因原告辽宁斗牛家未向提交证据证明因被告唯品斗牛家的侵权行为致使其商标美誉度下降，给其商业信誉带来严重不良影响，故对其消除影响的诉讼请求亦不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条第一款第（一）项、第（六）项、第二款，《中华人民共和国商标法》第四条第二款、第四十三条第一款、第五十七条第（一）项、第五十八条、第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第（二）项、第十七条第一款、第三款、第四款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第十条、第十七条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告沈阳市铁西区唯品斗牛家烧烤店于本判决生效之日起立即停止侵害第17963212号注册商标专用权及不正当竞争行为，即被告沈阳市铁西区唯品斗牛家烧烤店停止使用带有“斗牛家”字样的商标及停止使用“斗牛家”字样的企业名称；

二、被告沈阳市铁西区唯品斗牛家烧烤店于本判决生效后十日内赔偿原告辽宁斗牛家餐饮企业管理有限公司经济损失及为制止侵权所支付的合理费用共计2.7万元；

三、驳回原告辽宁斗牛家餐饮企业管理有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费2,620元，由原告辽宁斗牛家餐饮企业管理有限公司负担1,000元，被告沈阳市铁西区唯品斗牛家烧烤店负担1,620元。

本院二审期间，上诉人张凤茹提交了商标无效宣告申请受理通知书，证明诉争商标正处于无效宣告审理程序中，应终止审理。

被上诉人辽宁斗牛家对通知书真实性合法性无异议，对关联性有异议，认为本案不存在终止审理事由。

被上诉人辽宁斗牛家未提供证据。

对有争议的证据和事实，本院将结合相关证据作出判断。

本院另查明，本院另查明，唯品斗牛家经营者为张凤茹。

2019年9月17日，唯品斗牛家经沈阳市铁西区市场监督管理局核准注销。

本院对原审法院查明的其他事实予以确认。

本院认为，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。

鉴于唯品斗牛家已经注销，本院对本案民事责任主体予以调整，由唯品斗牛家的经营者张凤茹对其经营期间的侵权行为承担民事责任。

关于上诉人张凤茹提出的本案应中止审理的问题，涉案第17963212号注册商标经合法程序核准注册，目前该注册商标处于有效保护期内，被上诉人对涉案商标享有的专用权依法应受保护，有权就被控侵权行为提起诉讼。

现行法律、行政法规及司法解释并未将申请注册商标无效申请注册商标无效作为侵害商标权纠纷案件的中止事由。

故就涉案商标提起无效宣告申请不能当然成为中止的事由，对上诉人张凤茹此项上诉请求不予支持。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(二)项之规定，判决如下：一、维持沈阳高新技术产业开发区人民法院（2019）辽0192民初1115号民事判决第三项；

二、变更沈阳高新技术产业开发区人民法院（2019）辽0192民初1115号民事判决第一项为“张凤茹于本判决生效之日起立即停止侵害第17963212号注册商标专用权及不正当竞争行为，即张凤茹停止使用带有“斗牛家”字样的商标及停止使用“斗牛家”字样的企业名称”；

三、变更沈阳高新技术产业开发区人民法院（2019）辽0192民初1115号民事判决第二项为“张凤茹于本判决生效后十日内赔偿辽宁斗牛家餐饮企业管理有限公司经济损失及为制止侵权所支付的合理费用共计2.7万元”；

二审案件受理费2,620元，由上诉人张凤茹负担。

本判决为终审判决。

审判长　宋　喆审判员　王时钰审判员　邰越群二〇二〇年六月十八日法官助理朱琳书记员姚宇彤本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；

（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；

（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。