广东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤民申12463号再审申请人(一审被告、二审上诉人):顺德北滘镇永厨厨具电器厂,住所地:广东省佛山市顺德区北滘镇桃村工业区工业大道1厂房之二。

经营者:冯俊杰。

委托诉讼代理人:汤建城,广东南天明(广州)律师事务所。

被申请人(一审原告、二审被上诉人):温州市瓯龙生化工程设备有限公司,住所地:浙江省温州市龙湾区永中街道青山村温强路217号。

法定代表人:王建松，系该公司总经理。

委托诉讼代理人：易树钊，广东宝言律师事务所律师。

委托诉讼代理人：纪惠珊，广东宝言律师事务所实习律师。

原审被告：广州市番禺区大石忠爱酒店用品店，住所地：广东省广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场南区3街13号。

经营者：杨泽忠。

再审申请人顺德北滘镇永厨厨具电器厂（以下简称永厨电器厂）因与被申请人温州市瓯龙生化工程设备有限公司（以下简称瓯龙公司）、原审被告广州市番禺区大石忠爱酒店用品店侵害商标权纠纷一案，不服广东省佛山市中级人民法院（2019）粤06民终2046号民事判决，向本院申请再审。

本院于2019年11月12日立案后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

永厨电器厂申请再审称：一、本案涉案商标的独占使用主体为佛山市顺德区陈村镇俊凌厨具电器厂(以下简称“俊凌厂”),俊凌厂与申请人具有重要的历史渊源。

1.申请人提交的证据显示,2017年5月5日,被申请人与俊凌厂签订了《商标独占使用许可合同》,约定被申请人将涉案商标独占授权许可给俊凌厂使用,在合同期内,被申请人自身不得使用涉案商标。

因此,涉案商标的实际使用主体为俊凌厂(个人独自独资企业名义出资者为周志均)。

2.俊凌厂是冯永强(申请人经营者冯俊杰的父亲,已死亡)与周志均共同经营的企业。

冯永强死亡后,冯俊杰继承了冯永强的全部财产权益。

3.长期以来,申请人经营者冯俊杰的父亲冯永强苦心经营的俊凌厂长期在和面机、压面机、绞肉机等厨房用电动机器产品上使用“中国永强”、“永强”标识。

俊凌厂生产、销售的厨房用电动机器被市场广泛认可,产品销往全国各地,销量巨大,“永强”厨房用电动机器产品在全国范围内具有极大的影响力和知名度。

“永强”已经构成了俊凌厂已经使用且有一定影响的商标。

申请人的经营者冯俊杰继承了该“永强”相关的商标,是合法的商标权人。

冯俊杰承继了“永强”相关的商标后,成立了永厨电器厂继续从事厨房用电动机器的生产经营,申请人的行为诚信、合法、正当。

4.2016年3月5日,俊凌厂的名义经营人周志均与申请人的经营者冯俊杰签订《关于佛山市顺德区陈村镇俊凌厨具厂的解除共同经营协议书》,《协议书》第三条第2款约定:“永强”商标及所有冯永强名下其他商标、专利权、著作权等知识产权属乙方所有。

乙方同意甲方可以共同使用“永强”商标一年(时间为2016年3月4日至2017年3月3日),期满后,甲方不得以任何形式和在任何范围内使用商标。

二、申请人提交的证据及二审中被申请人自身提交的证据显示本案实质是俊凌厂(周志均)以被申请人的名义提起的诉讼,其目的在于突破《关于佛山市顺德区陈村镇俊凌厨具厂的解除共同经营协议书》中关于“永强”商标归属的相关约定。

被申请人及独占被许可人俊凌厂带着强烈的不正当意图提起诉讼,严重损害了申请人的合法权益。

1.如上所述,本案的商标已经独占许可给俊凌厂使用,被申请人自身亦不得使用。

实际上,本案一审、二审中提交的证据显示,被申请人从来没有使用过涉案商标核定使用的“厨房用电动机器”商品。

对此被申请人在庭审中对申请人提交的证据完全无任何异议。

另外,一审中,申请人收到佛山市禅城区人民法院的“应诉通知书”等材料后,经营者冯俊杰到被申请人处与其法定代表人王建松进行协商,王建松表示:“起诉不是我想搞的,俊凌厂他们要起诉我一定要配合”。

2.俊凌厂的名义经营人周志均在本案的二审判决后不断实施不正当竞争行为。

周志均联合周锡勇(周志均的儿子)将申请人的经营者冯俊杰正当承继“永强”商标的行为描述为不正当的侵权行为。

实际上,本案中造成市场混淆的是被申请人以及涉案商标独占许可人俊凌厂。

申请人的正当权益应当得到法律保护。

三、需要加以强调的是,申请人的经营者冯俊杰的父亲成立俊凌厂之日起就大量使用“永强”、“中国永强”标识。

和面机、绞肉机等厨房用电动机器产品面向的市场范围本身较小,但俊凌厂年度出货量在数千万元或亿元以上。

在厨房用电动机器这个细分领域内,“永强”在行业内家喻户晓。

“永强”为俊凌厂已经使用并有一定影响的商标。

申请人的经营者冯俊杰依据其与周志均签订的《关于佛山市顺德区陈村锁俊凌厨具厂的解除共同多营协议书》的约定取得该商标所有权,该权利应当收到法律保护。

况且,被申请人从事生物化工设备及配套部件的制造,申请人使用“永强”商标不会造成市场混淆。

四、判断商标是否侵权,应当以是否造成市场混淆为判断标准被申请人自身从未实际使用涉案商标,涉案商标不具有任何知名度,申请人的行为不会造成与被申请人之间的市场混淆。

另外,在特定的历史背景下,申请人使用“永强”、“中国永强”商标合法正当。

1.一审、二审已经查明,被申请人从未实际使用涉案商标,涉案商标无任何知名度。

对该事实,申请人无异议。

由于涉案商标没有任何知名度,申请人不存在任何“傍品牌”的基础,申请人没有任何侵权的主观故意,也没有任何侵权的实际需要。

2.申请人的使用行为不会造成与被申请人的涉案商标的混淆。

被申请人的涉案商标为“”,在特定的历史背景下,申请人使用“永强”标识合法正当;其次,关于“永强”字样,相关公众极易联想到“永强”为“永远强大”的含义,任何一个生产或销售厂商均可使用“永远强大”作为广告语,“永强”字样并无法明确地指向商品来源。

只有经过大量的使用,“永强”才能具备商标的显著性本案中大量使用“永强”的恰恰是俊凌厂。

涉案商标由文字和图形组成,在被申请人从未在“厨房用电动机器”产品上使用被申请人的情况下,图形标识占据了该商标的大部分,所以涉案商标的主体部分应当为其图形部分。

同时,由于“永强”所固有的独特含义,在特定的背景下,使得在分析比较“”和被诉侵权标识的近似性时具有重要意义,这种含义上的差别,使相关公众较易于将二者区别开来。

综上，请求撤销本案一审及二审判决，改判驳回瓯龙公司的全部诉讼请求。

瓯龙公司答辩称：一、根据民事诉讼法第二百条再审理由的规定,本案不具备申请再审的情形,应驳回申请人的再审申请。

二、申请人在明知被申请人依法享有商标专用权,明知其在涉案产品没取得“永强”注册商标的情况下,不主动回避被申请人的“永强”注册商标,相反申请人自成立以来长期大量通过组合使用、变造突出“永强”字样使用等方式恶意使用被诉侵权标识,侵权恶意明显,行为明确。

三、申请人主张其父亲冯永强生前与他人合伙经营的案外人俊凌厂多年以来大量使用“永强”商标毫无事实依据。

实际上,俊凌厂一直没有在涉案的产品(第7类商品)申请注册过“永强”商标或享有“永强”注册商标(由于被申请人申请“永强”商标在前,其他人不可能申请成功),也没有大量使用“永强”商标。

四、申请人多次恶意对被申请人的商标提起无效或撤销申请,同时不断通过变造组合、突出“永强”字样等方式申请围绕“永强”字样的相近似商标，均被商标局驳回,但是申请人仍一次次地提出恶意申请,严重扰乱被申请人的正常生产经营的同时也严重扰乱了国家注册商标管理秩序,巨大浪费行政管理资源。

五、申请人与案外第三人的经营争议纠纷与被申请人无关,与本案的商标侵权纠纷不具有任何关联性,申请人以其与第三人签署的协议来对抗被申请人的商标权毫无法律依据。

综上，请求法院驳回申请人的全部再审请求。

本院经审查认为，本案为侵害商标权纠纷。

根据永厨电器厂的申诉理由，本案再审审查的争议焦点为：永厨电器厂在被诉侵权产品上使用被诉侵权标识的行为是否构成侵害瓯龙公司注册商标权。

首先，永厨电器厂主张，因其对“永强”标识享有在先权利，即其经营者冯俊杰的父亲冯永强经营的俊凌厂长期在厨房用电动机器产品上使用“永强”标识，冯永强去世后，冯俊杰继承了该商标，成立了永厨电器厂继续相关产品的生产经营，故其在被诉侵权产品上使用被诉侵权标识的行为不构成侵害瓯龙公司注册商标权。

对此，本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。

本案中，永厨电器厂与俊凌厂并非同一法律主体，即使俊凌厂有在先使用行为，不能由此推定永厨电器厂亦存在在先使用行为。

俊凌厂的成立日期为2002年8月26日，晚于瓯龙公司申请“永强牌”商标的日期，且本案中亦无证据证明俊凌厂在瓯龙公司申请商标注册前已使用被诉标识且该标识有一定影响，故其不存在在先使用的情形。

原审法院对永厨电器厂有关在先使用的抗辩不予支持，并无不当。

永厨电器厂的该项主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

其次，永厨电器厂主张，其在被诉侵权产品上使用被诉标识不会导致混淆。

对此，本院认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

根据上述司法解释第十条，法院认定商标近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护的注册商标的显著性和知名度。

本案中，被诉侵权产品是压面机、绞肉机，与瓯龙公司请求保护的第3103551号商标核定使用的商品制食品用电动机械属于同类商品。

瓯龙公司的注册商标“”由图形加文字组成，中文部分“永强牌”在相关公众中一般能获得更高注意力，系该商标中比较具有显著性的部分。

被诉标识“中国永强”“永强厨具”“永强产品””“”中的“永强”与瓯龙公司注册商标的显著性部分“永强牌”中的“永强”相同。

被诉标识用在相同产品上，容易导致混淆。

故永厨电器厂的该项主张不能成立，本院不予支持。

最后，永厨电器厂主张，基于其经营者冯俊杰与俊凌厂的经营者周志均的约定取得“永强”商标所有权，可以合法使用“永强”标识。

永厨电器厂提交的证据显示，冯俊杰、周志均于2016年3月5日签订《关于佛山市顺德区陈村镇俊凌厨具厂的解除共同经营协议书》，其中第三条第2款约定:“永强”商标及所有冯永强名下其他商标、专利权、著作权等知识产权属乙方（冯俊杰等人）所有。

乙方（冯俊杰等人）同意甲方（周志均）可以共同使用“永强”商标一年(时间为2016年3月4日至2017年3月3日),期满后,甲方（周志均）不得以任何形式和在任何范围内使用商标。

然而，前述约定属于合同双方的约定，不能对抗合同以外的第三人即瓯龙公司，以作为不侵犯瓯龙公司注册商标的抗辩理由；

且前述协议中的“永强”商标是指冯永强名下的注册商标，而永厨电器厂在被诉侵权产品上使用“”商标时添加“永强”文字，在被诉侵权产品上使用“”商标时将与“永强”文字大小相同的“鑫”字缩小、突出使用“永强”文字，前述使用方式均属于以改变显著特征、组合等方式使用前述注册商标。

如前所述，该使用方式与涉案商标构成混淆可能性，因此，构成侵害瓯龙公司的注册商标权。

综上所述，永厨电器厂该项主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

综上，被诉标识与涉案商标存在混淆可能性，而永厨电器厂不侵权抗辩理由不能成立，原审法院认定永厨电器厂构成侵害涉案商标权并无不当。

再审申请人顺德北滘镇永厨厨具器厂的再审申请理由不能成立，本院不予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回顺德北滘镇永厨厨具器厂的再审申请。