{C} 中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 （2020）最高法知民终85号 上诉人（原审被告）：北京育益教育科技有限公司。

住所地：北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼4层416。

法定代表人：曹晓坡，该公司总经理。

委托诉讼代理人：李静，北京市京工律师事务所律师。

委托诉讼代理人：韩培红，北京市京工律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：王得如，男，1994年3月31日出生，汉族，住河北省石家庄市高邑县。

委托诉讼代理人：修雪静，北京华沛德权律师事务所律师。

上诉人北京育益教育科技有限公司（以下简称育益公司）因与被上诉人王得如侵害实用新型专利权纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年9月26日作出的（2018）京73民初1113号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年1月6日立案后依法组成合议庭，于2020年5月22日以互联网的方式公开开庭进行了审理。

上诉人育益公司的法定代表人曹晓坡及委托诉讼代理人李静、韩培红，被上诉人王得如的委托诉讼代理人修雪静到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

育益公司上诉请求：撤销原审判决第一、二判项，依法驳回王得如的全部诉讼请求。

事实和理由：（一）育益公司生产和销售被诉侵权产品，未侵害涉案专利权。

涉案专利证书显示王得如为发明人和专利权人，但事实上王得如从事的职业为健身教练，其从未参与教学教具的开发研究，与涉案专利产品有关联的为育益公司法定代表人曹晓坡和王得如的父亲王增发，但王增发恶意以其子的名义申请涉案专利。

曹晓坡与王增发为表兄弟关系，均从事教学教具的开发生产。

2016年6月初，曹晓坡最先设计完成涉案专利产品，2016年6月已将产品手模打印制作完成，王增发曾在曹晓坡处看到过涉案专利产品。

2017年2月7日，育益公司与王增发签订了《合作协议》（以下简称协议），协议第1条约定“乙方(王增发)自愿加入育益公司”，第2条约定“乙方立即注销其拥有和实际控制的北京宇恩国际教育文化有限公司（以下简称宇恩公司）和高邑县金太阳软件研发中心（高邑县太阳学具研发中心）”，第4条约定“五年内乙方不得将自己拥有的包括数学教学在内的任何可能妨害甲方（育益公司）相关利益的相关专利，私自用于商业用途或转让给除甲方之外的任何第三方，如甲方需使用，须向乙方支付相应报酬。

甲、乙双方合作期间，乙方研发的所有专利产品，甲方享有优先使用权”，第5条约定“乙方把之前宇恩公司和高邑金太阳软件研发中心（高邑县金太阳学具研发中心）市面所有利益与责任由甲方担负，包括市场业务、代理关系、教材《智能学具》及《蒙氏串珠趣味数学》引起的责任问题，所开发的幼教市场全部移交给甲方统一管理，乙方有义务服从甲方统一安排，做好新旧市场对接工作。

”协议签订后，王增发在育益公司处工作至2017年9月，共同进行包括涉案专利产品在内的教学教具的生产销售，期间王增发及王得如从未提出过任何异议。

至2018年8月，王增发在微信朋友圈发公告称涉案产品有专利，育益公司才知晓王得如以自己的名义对涉案产品申请了专利。

通过上述事实可以证明，涉案产品是曹晓坡最先设计出来的，由于曹晓坡与王增发彼此是亲属关系，曹晓坡未加防范，也不可能留有相关证据。

但在不考虑上述事实的情形下，通过2017年2月7日的协议，王增发已将其相关产品交由育益公司经营，并承诺注销相关公司，不再私自销售产品，并明确写明王增发研发的所有产品，育益公司有优先使用权，且后续王增发在育益公司工作，进行包括涉案产品在内的教学教具销售。

鉴于王增发与王得如为父子关系，且王得如未从事过教学教具的开发和经营，可以推断出王增发以其子名义申请涉案专利，王增发是实际控制人，王得如也未向育益公司提出过任何异议，因此育益公司没有侵害涉案专利权。

（二）涉案专利无效行政案件正在北京知识产权法院审理，因此本案应中止审理，待行政案件审结后再行审理。

（三）本案与另一关联案件（2020）最高法知民终86号案（以下简称86号案）涉及的产品，均由曹晓坡设计。

2016年6月，曹晓坡委托金华三指峰算盘有限公司（以下简称三指峰公司）生产被诉侵权产品的模具，三指峰公司又于2016年7月8日委托义乌江浩塑胶科技有限公司（以下简称江浩公司）生产被诉侵权产品的模具。

换言之，育益公司在涉案专利申请日前就已生产、销售与涉案专利技术方案相同的产品，依法享有在先使用权，不构成对涉案专利权的侵权。

王得如辩称：育益公司未经王得如许可，擅自使用涉案专利进行大规模销售，影响王得如的正常运营，并给其本人造成巨大的损失。

原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

王得如向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年10月11日立案受理。

王得如起诉请求：1.判令育益公司立即停止生产、销售侵害王得如专利权的产品；

2.判令育益公司赔偿王得如经济损失100万元及王得如为制止其侵权行为而支出的合理费用55350元（含律师费、公证费及购买侵权产品费用）；

3.判令育益公司承担所有诉讼费用。

事实和理由：王得如是专利号为201620874182.X、名称为“一种蒙氏串珠趣味数学操作盒”的实用新型专利的专利权人。

育益公司作为同业经营者，在明知王得如享有专利权的情况下，大量生产销售侵害王得如涉案专利权的侵权产品，大量侵占王得如的市场份额，给其造成巨大损失。

综上，请求依法判如所请。

育益公司原审辩称：王得如的父亲王增发是涉案产品的相关权利人，一直在经营处理涉案产品的相关事宜。

育益公司销售被诉侵权产品系经过王增发的同意，产品模具亦属于王增发所有，而育益公司每卖出一套产品须按比例向王增发返还提成。

因此，育益公司销售被诉侵权产品，有王得如的在先合法授权，不存在对涉案专利权侵权的情形。

综上，请求依法驳回王得如的全部诉讼请求。

原审法院认定事实： 一、与涉案专利有关的事实 涉案专利系专利号为201620874182.X、名称为“一种蒙氏串珠趣味数学操作盒”的实用新型专利，申请日为2016年8月5日，授权公告日为2018年5月25日，专利权人为王得如。

涉案专利现为有效状态。

2018年6月30日，专利权人王得如与宇恩公司签订《专利实施许可合同》，其中约定宇恩公司可独占许可实施涉案专利，许可期限自2018年6月30日至2026年8月5日。

该合同于2018年8月29日向国家知识产权局办理备案。

涉案专利的权利要求为：1.一种蒙氏串珠趣味数学操作盒，其特征在于，包括操作学具本体，所述操作学具本体（1）具有预设的长度，所述操作学具本体（1）正面具有二个操作区，所述二个操作区为第一操区（2）与第二操作区（5），背面设置有一个操作区，所述一个操作区为第三操作区（7）；

第一操区（2）设置有一第一珠杆（4），所述第一珠杆（4）上套接有五个珠（3），所述五个珠颜色相同；

第二操作区（5）设置有一个或二个第二珠杆（6），每个第二珠杆（6）上套接有十个珠，每个第二珠杆（6）上位于上侧的五个珠的颜色与位于下侧的五个珠的颜色不相同；

第三操作区（7）至少设置有两个第三珠杆（8），每个第三珠杆（8）上分别套接有十个珠，每个第三珠杆（8）上位于上侧的五个珠的颜色与位于下侧的五个珠的颜色不相同；

每个操作区设置有一的遮挡板，所述遮挡板能够根据需要遮挡其操作区；

或每个操作区的一个珠杆设置有一的遮挡板（10），所述遮挡板能够根据需要遮挡其操作区的一个珠杆及该珠杆上的珠。

二、与被诉侵权行为有关的事实 2018年8月15日，宇恩公司的委托代理人张晓涵在北京市方正公证处公证员及工作人员的监督下，启动该公证处一台已连接至互联网的计算机，在网址栏输入“http://www.wuwufenshi.com/”，进入相应网页进行浏览，对浏览网页过程所显示的电脑屏幕内容进行同步录制，将录制过程中生成文件名称为“录像1”的视频文件保存并刻录光盘一式四份。

北京市方正公证处对操作过程进行了证据保全，并出具（2018）京方正内经证字第03995号公证书（以下简称第03995号公证书）。

其中显示：在网址栏输入http://www.wuwufenshi.com/，进入相应网页进行浏览，点击“首页”进入相应网页，依次点击“产品展示”项下的链接进入相应网页，显示有“五五分十产品”图片；

点击“关于我们”进入相应网页，依次点击“关于我们”项下的链接进入相应网页，“公司简介”中显示有“自创办以来，北京育益教育凭借强大的品牌实力、独特的教研成果、成熟的市场运营手段，加盟园所2000余家遍布全国100多个城市，年培训专业讲师超万人……”的内容。

2018年8月15日，宇恩公司的委托代理人张晓涵在北京市方正公证处公证员及工作人员的监督下，分别于当日10时49分以及10时58分使用该公证处固定电话“010-58073560”，拨打号码“187××××1111”，与对方进行了通话，并使用电话录音功能对通话进行实时录音，将录音所得音频数据刻录光盘一式四份。

北京市方正公证处对上述拨打电话及通话过程进行了证据保全，并出具（2018）京方正内经证字第03996号公证书。

2018年8月21日，宇恩公司的委托代理人张晓涵在北京市方正公证处公证员及工作人员的监督下，使用其自带的ｉｐｈｏｎｅ手机于电话号码为“187××××1111”、储存姓名为“苏老师育益教育”处购买了涉案产品。

同日下午，在北京市方正公证处公证员及工作人员的监督下，张晓涵拆开购买的2个物流包裹，取出一张收据并复印，随后张晓涵取出其中一部分物品，使用其自带的ｉｐｈｏｎｅ手机依次进行拍照，并对上述物品进行封存拍照。

北京市方正公证处对上述操作过程进行了证据保全，并出具（2018）京方正内经证字第03997号公证书（以下简称第03997号公证书）。

其中记载：“苏老师育益教育”所发送短信显示有“五五分十80一套。

五五合十55一套……”“还有一点提前和你说一下咱们教材都配有学具。

是公司免费配的。

一个学具一个孩子可以使用三年。

要是没用够三年。

幼儿园是需要把学具退给公司的。

说白了就是你们只有使用权没有拥有权”等内容；

物流装箱明细清单包括教师教具1套、五五分十导学案1套、闪卡1套、五五分十学具21个、五五合十学具21个、五五合十导学案1套、收据1张；

收据（单号:ＮＯ0160522）显示收款金额为3700元。

原审法院组织双方当事人对第03997号公证书中经公证购买的被诉侵权产品进行了现场勘验。

经当庭勘验比对，被诉侵权产品具有如下特征：被诉侵权产品系一操作学具，操作学具本体正面设有左右两个操作区。

右部操作区设置有一个珠杆，该珠杆上套接有五个珠子，五个珠子颜色相同；

左部操作区设置有两个珠杆，每个珠杆上套接有十个珠子，每个珠杆上位于上侧的五个珠子的颜色与位于下侧的五个珠子的颜色不同。

操作学具本体背面设有一个操作区，该操作区设置有三个珠杆，每个珠杆上套接有十个珠子，每个珠杆上位于上侧的五个珠子的颜色与位于下侧的五个珠子的颜色不同。

三个操作区均设置有遮挡板，本体正面右部操作区设有一个遮挡板，正面左部操作区两个珠杆各设有一个遮挡板，本体背面操作区设有一个遮挡板，遮挡板可以根据需要遮挡相应操作区或操作区的一个珠杆。

原审庭审中，王得如明确主张被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围；

育益公司明确认可被诉侵权产品系由其所生产、销售。

三、与育益公司抗辩有关的事实 育益公司提交了一份其与案外人王增发签订的协议，签订日期为2017年2月7日，双方约定“五年内乙方（王增发）不得将自己拥有的包括数学教学在内的任何可能妨害甲方（育益公司）商业利益的相关专利，私自用于商业用途或转让给除甲方之外的任何第三方。

如甲方需使用，须向乙方支付相应报酬。

甲、乙双方合作期间，乙方研发的所有专利产品，甲方享有优先使用权”。

原审庭审中，王得如认可其与案外人王增发系父子关系，但认为该证据与本案缺乏关联性。

四、与民事责任有关的其他事实 本案中，王得如作为专利权人与宇恩公司签订的《专利实施许可合同》，其中约定专利实施许可使用费总额为200万元，采用分期付款方式支付。

同时王得如提交了六张招商银行电子回单，显示宇恩公司在2018年12月26日至2019年8月13日期间已向专利权人王得如实际支付了200万元的专利实施许可使用费。

原审庭审中王得如主张以《专利实施许可合同》约定的许可费作为确定本案侵权赔偿数额的参考。

此外，王得如主张其为制止侵权行为所支出的包括律师费、公证费及购买被诉侵权产品费用在内的合理费用共计55350元，并提交了一张号码为0160522的购买产品收据，显示金额为3700元，以及两张发票号码为05899581的公证费发票，显示金额为3000元，未提交相应律师费凭证。

育益公司提交了宇恩公司的工商登记注册信息，用以证明王得如为该公司法定代表人。

原审庭审中，王得如认可《专利实施许可合同》的被许可方宇恩公司系由其设立的一人有限责任公司。

育益公司对王得如提交的《专利实施许可合同》的内容真实性不予认可。

原审法院另查明，国家知识产权局于2019年5月13日作出第40238号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利有效。

原审法院认为：王得如作为涉案专利的专利权人，且涉案专利的专利权处于稳定有效状态，其就涉案专利所享有的权利应当受到我国法律的保护。

王得如主张被诉侵权产品包含了涉案专利权利要求1的全部技术特征，落入了涉案专利权利要求1的保护范围。

对此原审法院认为，经勘验比对，被诉侵权产品具备如下特征：被诉侵权产品系一操作学具，操作学具本体正面设有左右两个操作区。

右部操作区设置有一个珠杆，该珠杆上套接有五个珠子，五个珠子颜色相同；

左部操作区设置有两个珠杆，每个珠杆上套接有十个珠子，每个珠杆上位于上侧的五个珠子的颜色与位于下侧的五个珠子的颜色不同。

操作学具本体背面设有一个操作区，该操作区设置有三个珠杆，每个珠杆上套接有十个珠子，每个珠杆上位于上侧的五个珠子的颜色与位于下侧的五个珠子的颜色不同。

三个操作区均设置有遮挡板，本体正面右部操作区设有一个遮挡板，正面左部操作区两个珠杆各设有一个遮挡板，本体背面操作区设有一个遮挡板，遮挡板可以根据需要遮挡相应操作区或操作区的一个珠杆。

可见，被诉侵权产品所体现的技术特征完全包含了涉案专利权利要求1的全部技术特征，被诉侵权产品落入了涉案专利权利要求1的保护范围。

育益公司认可被诉侵权产品由其制造并销售，但认为该经营行为是经过王得如之父王增发同意而实施，因此不构成侵权。

对此原审法院认为，本案涉案专利的专利权人为王得如，而非王得如之父王增发，育益公司与案外人王增发签订的协议与本案缺乏关联性，不能证明其制造、销售涉案产品已得到专利权人王得如的许可。

因此，育益公司未经专利权人王得如许可，制造、销售了侵犯涉案专利权的被诉侵权产品，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。

王得如并未就其因育益公司的侵权行为所遭受的实际损失进行举证，也未提交证据证明育益公司的侵权获利。

王得如虽提交了其与宇恩公司签订的《专利实施许可合同》以及银行转账凭证等证据，但由于涉案专利的被许可方宇恩公司系由王得如一人出资设立的有限责任公司，该许可合同体现的意思表示一致实质上是由王得如一人作出，故原审法院对该许可合同约定的许可使用费不予考虑。

据此，原审法院根据涉案专利的类型、被诉侵权产品与涉案专利的高度近似性、被诉侵权产品的销售规模及单价等因素对本案的赔偿数额予以酌定，确定育益公司赔偿王得如经济损失30000元。

同时，王得如主张由育益公司承担其为制止侵权行为合理支出55350元，并提交购买被诉侵权产品的收据3700元以及公证费发票3000元在案佐证。

原审法院认为，对于本案中王得如主张为制止侵权的合理支出律师费，鉴于其未提交相应发票予以佐证，考虑到本案的案情难易程度以及律师出庭的实际情况，原审法院酌定支持10000元。

对于王得如主张的公证费以及购买被诉侵权产品费用共计6700元，原审法院对该部分合理支出予以支持。

原审法院判决：（一）育益公司自判决生效之日起，立即停止制造、销售侵害王得如专利号为201620874182.X、名称为“一种蒙氏串珠趣味数学操作盒”的实用新型专利权产品的行为；

（二）育益公司自判决生效之日起十日内，赔偿王得如经济损失30000元，合理支出16700元，共计46700元；

（三）驳回王得如的其他诉讼请求。

育益公司如未按期履行给付义务，则应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费14298元，由王得如负担4298元，由育益公司负担10000元（于判决生效后七日内交纳）。

本案二审期间，育益公司为证明其上诉主张，向本院提交了两组证据： 第一组：1.合作协议；

2.说明、支付王增发款明细表及网上银行电子回单；

3.电话录音光盘一张并附文字；

4.河北省石家庄市新华区人民法院（2018）冀0105民初2585号民事判决书、河北省石家庄市中级人民法院（2019）冀01民终3818号民事判决书；

5.宇恩公司工商登记注册基本信息。

该组证据用以证明：育益公司与涉案专利权人王得如父亲王增发进行合作，王增发到育益公司处工作，由后者支付工资和提成，王增发承诺注销宇恩公司，不得再自行经营。

王增发在育益公司工作期间，从未向育益公司提出关于被诉侵权产品已经申请专利一事，特别是在育益公司法定代表人曹晓坡与王增发的通话中，后者还明确同意育益公司有权使用“五五合十模具”。

王增发将被诉侵权产品的模具交由育益公司使用，其子王得如却反告育益公司侵权。

第二组：1.江浩公司设计的手模设计图纸；

2.江浩公司制作的手模实物和照片；

3.徐跃平证言；

4.江浩公司工商登记信息。

该组证据用以证明：育益公司在涉案专利申请日前就已经委托江浩公司制造出被诉侵权产品的手模，即使不考虑王得如取得涉案专利权是否具有合法性，育益公司对被诉侵权产品亦享有先用权，不构成对涉案专利权的侵害。

王得如的质证意见为： 1.关于第一组证据：对证据1的真实性认可，但对关联性和证明目的均不认可。

理由为该协议系育益公司与案外人王增发签署，与王得如无关，王得如并未授权王增发签署该协议。

该协议是王增发因受到育益公司投诉经营违法而被胁迫签署，签署后也没有实际履行。

对证据2的真实性认可，但对关联性和证明目的均不认可。

理由为该证据与本案没有关联，并且育益公司没有完全履行协议内容，协议内容第三、四条关于收购库存和支付专利许可费均没有履行。

对证据3的真实性认可，但对关联性和证明目的均不认可。

该录音系王增发与育益公司法定代表人曹晓坡的对话，与本案没有关联，而且王得如没有授权王增发对外许可实施涉案专利。

对证据4的真实性认可，但对关联性和证明目的均不认可。

理由为该判决审理的对象是王增发与育益公司之间的纠纷，与本案无关。

对证据5的真实性认可，但对关联性和证明目的均不认可。

宇恩公司与本案无关，本案专利权人为王得如，王增发个人对外签署一切协议和许可都不能代表王得如，也不能代表宇恩公司。

2.关于第二组证据：对证据1的真实性、关联性和证明目的均不予认可。

理由：按照徐跃平的说法，图纸是他跟员工余霖绘制，但是图纸上的设计人和审核人都没有该二人的名字。

而且，图纸是2016年6月5日绘制，用于生产磨具，但图纸非常新，没有任何磨损和污渍的痕迹，明显是现做的图纸。

产品的零部件图纸不能显示涉案专利产品的所有部件、结构、装配关系，以及珠子的颜色和数量等技术特征。

因此，不能证明育益公司在涉案专利申请日前就开始着手生产与涉案专利相同的产品的准备。

对证据2的真实性认可，但不认可关联性和证明目的。

该手模并没有公开涉案专利产品的所有技术特征，例如珠杆、珠子的数量以及珠子的颜色等。

而且，该证据不能证明手模是在涉案专利申请日以前就制作完成，进而不能以此认为育益公司在涉案专利申请日前就开始着手生产与涉案专利相同的产品的准备。

对证据3的真实性、关联性和证明目的均不认可，理由：首先，徐跃平跟育益公司有利益关系，徐跃平作出的对育益公司有利的证言不应予以采信。

其次，徐跃平与骆永强之间的证言存在矛盾，骆永强称“育益公司只要做五五分十，五五合十是王得如父亲王增发做的。

”最后，徐跃平在出庭作证过程中没有描述出涉案专利产品的技术特征。

因此，徐跃平的证言不能证明育益公司在涉案专利申请日前设计完成与涉案专利相同的产品并做好加工准备。

对证据4的真实性认可，但不认可关联性和证明目的。

本院的认证意见为： 关于第一组证据：1.对证据1，即合作协议，因该证据有原件供核对，王得如对其真实性亦予认可，且该证据与本案待证事实相关，故对其真实性、与本案待证事实的关联性本院予以认可，但对其证明力本院将结合其他证据在判决说理部分予以评述。

对证据2-5，即曹晓芬的说明、支付王增发款明细表、网上银行电子回单、电话录音光盘及文字整理、（2018）冀0105民初2585号民事判决、（2019）冀01民终3818号民事判决、宇恩公司登记注册信息，因该部分证据主要涉及王增发本人与育益公司之间围绕协议而引发的合同纠纷，而本案是王得如与育益公司之间围绕涉案专利权而产生的专利侵权纠纷，故对该部分证据与本案的关联性本院不予认可。

关于第二组证据：对证据1，即手模设计图纸，该证据有原件供核对，故对其真实性本院予以认可。

至于该证据能否实现育益公司的证明目的，本院将结合其他证据在判决说理部分予以评述。

对证据10，即手模实物及图片，鉴于该证据上既未见签字或盖章，也未载明时间，也缺乏其他证据印证其来源和形成经过，故对其真实性、合法性、关联性及证明力本院均不予认可。

对证据11，即三指峰公司和江浩公司的工商登记信息，该证据来源于具有公信力的“国家企业信用信息公示系统”网站，具有较强的公信力和可信度，而且王得如对该证据的真实性亦予以确认，故对其真实性、合法性及与待证事实的关联性本院予以认可。

本案二审期间，王得如未提交证据。

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院另查明： （一）育益公司提交的证据反映的相关情况 1.2017年2月7日，育益公司（甲方）与王增发（乙方）签订一份协议，协议约定的内容包括：乙方自愿加入育益公司（聘用时间、工作职责、权限、利益分配、双方权利义务与责任等内容，以另行合同为准）；

乙方立即注销其拥有和实际控制的宇恩公司和高邑县金太阳软件研发中心；

甲方同意一次性以市场成本价格（双方核定）收购乙方全部库存图书、学具、教具等产品共计3万套左右（以实际清点数量为准），并承诺分2次结款。

本协议签订之日起，乙方永久性不得私自销售库存产品，如有违约乙方须退还甲方已付款项，同时甲方有权不再支付剩余款项；

五年内乙方不得将自己拥有的包括数学教学在内的任何可能妨害甲方商业利益的相关专利，私自用于商业用途或转让给除甲方之外的任何第三方。

如甲方需使用，须向乙方支付相应报酬。

甲、乙双方合作期间，乙方研发的所有专利产品，甲方享有优先使用权；

协议自2017年2月13日生效。

2.江浩公司法定代表人徐跃平于2020年5月13日出具一份书面证言，内容为：“我叫徐跃平，身份证号3301261973××××××××，江浩公司法人、总经理，现就三指峰公司委托我公司：加工五五分十智能学具模具相关情况说明如下：2016年6月3日，三指峰公司经理骆永强带着河北石家庄一个客户曹晓坡来到我公司要生产两个产品模具。

当时曹晓坡拿出了他自己的产品构思草图五五分十智能学具、五五合十智能学具，让我提出一些技术建议，同时要求我公司生产其模具。

2016年6月5日我和公司技术人员制作了这两个产品的设计图并制作了两个产品的手模。

骆永强和曹晓坡看了后非常满意，但只说生产五五分十智能学具模具，五五合十智能学具模具暂时不生产。

2016年7月8日三指峰公司和我公司签订了五五分十智能学具模具加工合同。

该产品需要五副模具，约定好不含税价格共计135000元，交模日期2016年7月22日，我于2016年7月10日和生产车间下了该产品的模具生产单。

因为客户说特别着急，本着让客户满意，所以实际交付日期提前了5天。

三指峰公司以毛俪蓉账户62×××75向我公司何敏账户62×××15打了预付款54000元，后来我和曹晓坡沟通为什么你不和我公司签订加工合同，曹晓坡说他委托了三指峰公司生产五五分十智能学具，为了便于管理、保证质量。

” 3.注明为“江浩公司”的设计图纸共计八张，该八张图纸均为电脑打印图纸，所对应的零件名称分别为“大号滑盖”“中号滑盖B”“小号滑盖”“中号滑盖A”“支架”“双色珠子”“上盖”及“下盖”，八张图纸上标注的“品名”均为“五五合十学具”，“设计”一栏均可见“方绍江2016.6.5”的手写笔迹，“审核”一栏均可见“王书华2016.06.5”的手写笔迹。

4.江浩公司的企业信用信息显示：该公司于2011年10月9日成立，法定代表人和股东均为徐跃平，经营范围包括“塑胶产品及配件（玩具、家用窗饰配件、包装盒）、模具（以上经营范围不含印制、电镀）研发、生产、货物进出口、技术进出口”。

5.本案与本院受理的86号案（所涉专利名称为“一种仿手十珠联合操作学具”，专利号为ZL201620874208.0，专利权人为王得如）为关联案件，本院对该两案合并进行了审理。

在86号案中，育益公司提交了由骆永强出具的《证明》及《证言》各一份。

该《证明》的内容为：“2016年10月，曹晓坡委托我公司制作五五分十智能学习模具，并委托我公司生产五五分十智能学具，模具所有权属于曹晓坡。

2016年10月，王增发委托我公司制作五五合十智能学具模具，该模具所有权属于王增发。

” 该《证言》的内容为：“我是骆永强，金华三指峰算盘有限公司总经理。

我爱人毛俪蓉是公司法人代表，现就曹晓坡和我公司五五分十智能学具委托加工合同说明如下：2016年5月底曹晓坡和我爱人毛俪蓉取得电话联系，说要生产一款幼儿产品。

2016年6月2日曹晓坡来到我公司，我负责接洽并做了详细沟通。

2016年6月3日我和曹晓坡来到我一直委托加工模具的工厂江浩公司。

曹晓坡和其总经理徐跃平做了详细沟通并确定了让江浩公司设计图纸及制作手模，五五分十智能学具。

2016年6月5日我和曹晓坡再次来到江浩公司，总经理徐跃平拿出了一个产品的设计图纸和手模，曹晓坡非常满意。

2016年6月27日曹晓坡和我公司签订了模具产品生产委托加工合同，签订了五五分十智能学具。

五五分十智能学具模具费135000元，五五分十智能学具1万套，每套学具8.5元总共220000元，曹晓坡在2016年7月7日向我公司毛俪蓉账户62×××75打预付款70000元，我公司与江浩公司于2016年7月8日签订了五五分十智能学具模具加工合同并于2016年7月8日签订了五五分十智能学具模具加工合同并于2016年7月11日向其公司何敏账户62×××15打模具预付款54000元，2016年7月19日我向曹晓坡通过物流发送了第一批2000个五五分十智能学具，后又陆续完成合同数量并发送给曹晓坡。

实际数量按曹晓坡口头通知。

” （二）二审庭审查明的相关情况 1.育益公司在二审庭审中明确其关于不构成对涉案专利侵权的抗辩主张之依据：一是根据其与王增发之间签订的合作协议，其就涉案专利享有优先使用权；

二是根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十九条第二项的规定，其就被诉侵权产品享有先用权。

2.根据育益公司的申请，经本院准许，徐跃平以证人身份到庭作证。

徐跃平当庭陈述如下内容：2016年6月，骆永强带着曹晓坡来到我公司并拿出草图，让我们提一些建议并生产模具。

我方制作了两款产品手模并3D打印，曹本人比较满意，让我们开模，并委托骆永强与我们签订合同。

“跃龙”是我方的商标。

我方与三指峰公司于2016年7月8日签订合同。

模具是在7月22日之前几天开始生产。

五五分十和五五合十的设计图和手模是由我方员工余霖和其本人制作。

其本人根据曹晓坡的构思草图，电脑绘图后打印出来，之后由方绍江出产品和模具图纸，并由江浩公司主管王书华审核。

五五分十开模的样子大概是四方形，里面有珠子、盖子、杆子插进后可以推动珠子，算盘有三个盖板，还有移动上来的盖板，共五个。

有个配件区，有个区是三根杆子。

每个杆子上有10个算珠，杆子是塑料杆子。

在徐跃平的陈述过程中，本院注意到如下细节：关于开模的产品设计细节。

徐跃平先是称第一次做的模具是三个区域、三个盖板加两个小盖板，共五个盖板，之后又改称第一次做的上面有七个轮子，下面有四个盖板，反面有九宫格，带小柱子。

3.在86号案审理过程中，根据育益公司的申请，经本院准许，骆永强以证人身份到庭作证。

骆永强当庭陈述了如下内容：曹晓坡于2016年联系毛（注：指毛俪蓉）洽谈塑料幼儿学具，委托对象为五五分十学具。

曹当时有简单的草图，主要是构思，没有进一步的设计细节，也没有带样品过来。

曹当时只是委托我生产五五分十，没有涉及五五合十。

之后，产品设计由跃龙模具厂进行了细化，该模具厂的老板是徐跃平。

江浩公司将五五分十产品的模具做好提供给其本人，其本人收到模具后2～3天能出样品，成品和样品能保证基本一致。

成品上印有图案，是其找合伙人印刷上去的，其本人有印制的模板，由另一工厂印刷。

之前说的成品带印刷图案，印刷完毕需要1～1.5天。

其本人与曹晓坡之间签订有书面合同，应该是在模具制作好，要大量制作前签订的，应该是在7月15日左右。

合同有附加产品样品的图片，样品是我方生产的产品样品图片。

第一次生产如果试模没有问题就可以继续生产。

本院认为，根据育益公司二审的上诉请求、王得如的答辩意见，以及查明的案件事实，本案争议焦点为：（一）育益公司依据协议主张的优先使用权能否成立；

（二）育益公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩能否成立。

一、关于育益公司依据协议主张的优先使用权能否成立的问题 育益公司上诉认为，根据其与王增发之间签订的合作协议，其就被诉侵权产品“五五合十学具”享有优先使用权。

对此本院认为，育益公司的上诉主张不能成立，理由如下：首先，协议系在育益公司与王增发之间订立，涉案专利权人王得如并非该协议的签约方，故按照合同相对性的法理，该协议对王得如并无约束力。

其次，协议约定的是自协议生效之日起五年内王增发不得将自己拥有的包括数学教学在内的任何可能妨害甲方商业利益的相关专利私自用于商业用途或转让给除甲方之外的任何第三方。

可见，该条款内容约定的是王增发不得将其本人拥有的相关专利用于商业用途或转让给育益公司以外的第三方，而涉案专利的权利人系王得如，并非王增发。

亦即，协议并未覆盖王得如拥有的涉案专利权，王增发无权处分王得如名下的涉案专利权。

同时，涉案专利权为王得如所合法享有，故在未征得王得如本人同意的情况下，育益公司和王增发亦均无权对涉案专利权施加不作为义务的负担。

复次，合作协议约定的是在育益公司与王增发合作期间，对王增发研发的所有专利产品育益公司享有优先使用权。

可见，该条款内容约定的是育益公司就王增发本人在双方根据协议进行合作期间所研发的专利享有优先使用权，而涉案专利的申请日为2016年8月5日，远远早于协议的签订日（2017年2月7日）和生效日（2017年2月13日）。

亦即，涉案专利并非在育益公司与王增发合作期间由王增发所研发的专利。

故育益公司主张根据协议对涉案专利享有优先使用权，已经超出该协议条款内容文义的射程范围。

最后,育益公司认为在双方合作期间，王增发和王得如均未对育益公司生产、销售五五合十学具的行为提出异议。

但是，即使王增发对育益公司在双方合作期间由育益公司实施的生产、销售行为不持异议，亦不代表涉案专利权人王得如对此予以事前同意、事中默许或者事后追认。

而于涉案专利权人王得如而言，其是否就其涉案专利权向包括育益公司在内的不特定第三人主张禁用权，系其个人意思自治的范畴。

换言之，在涉案专利权存续期间，王得如是否主张、何时主张以及向何人主张涉案专利的禁用权，应当委由其个人意思自治。

育益公司以“王得如对其此前生产、销售被诉侵权产品的行为不持异议”为由，认为王得如默许其可以继续实施涉案专利的技术方案，该主观推定缺乏事实和法律依据。

综上，育益公司关于其就被诉侵权产品享有优先使用权的主张不能成立。

二、关于育益公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩能否成立的问题 专利法第六十九条第二项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利纠纷解释）第十五条规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经做好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

”以上规定，构成专利法先用权抗辩的法律依据。

根据上述法律规定可知，“先用权抗辩”成立的关键要件是：在专利申请日前，被诉侵权者已经制造与专利授权技术方案相同的产品或者为此做好制造该专利产品的准备，被诉侵权者已经使用与专利授权技术方案相同的方法或者为此做好使用该专利方法的准备。

这就意味着，专利纠纷解释第十五条所规定的“主要技术图纸或者工艺文件”必须是能够反映出专利技术方案的技术图纸或者工艺文件，“主要设备或者原材料”必须是能够确保专利技术方案实施的设备或原材料。

根据育益公司二审提交的证据，结合庭审查明的相关事实，以及上述关于先用权抗辩成立的法律构成要件之分析，本院认为，育益公司所主张的先用权抗辩不能成立，具体理由如下： 第一，涉案专利权利要求书所记载的权利要求1，既限定了操作学具本体的操作区的数量，还限定了每一个操作区的珠杆的数量、珠杆上套设的珠子的数量及每一个操作区区的每一个珠杆上的珠子颜色安排，并限定了遮挡板与操作区或者遮挡板与操作区上每一个珠杆的方位关系。

但是，标记有江浩公司名称的八张“五五合十学具”产品设计图，均不能反映涉案专利权利要求1的技术方案所限定的全部技术特征。

亦即，该证据不能认定属于上述司法解释所规定的能够反映专利技术方案的“主要技术图纸或者工艺文件”。

因此，对标记有江浩公司名称的八张“五五合十学具”产品设计图的证据证明力，本院不予认可。

第二，育益公司用以证明其已经在涉案专利申请日前就已经制造相同专利产品或做好制造准备而提交的相关证人出具的书面证明、书面证言、相关证人到庭所作的陈述等证据，前述证据所记载的内容存在诸多疑点、矛盾，不能形成合理、完整的证据链条。

具体如下：其一，按照骆永强出具的《证明》《证言》及出庭作证陈述的内容，曹晓坡仅委托徐跃平所在的江浩公司设计五五分十智能学具的图纸和手模，并不涉及五五合十智能学具产品。

但是，按照徐跃平的书面证言和到庭陈述的内容，其明确声称其根据曹晓坡的要求设计了五五合十智能学具、五五分十智能学具两款手模和两个产品的设计图纸，只是最终实际生产的模具是五五分十智能学具的模具。

可见，骆永强和徐跃平的说法不一致。

其二，按照徐跃平出具的书面证言，曹晓坡明确要求其只生产五五分十智能学具的模具，五五合十智能学具模具暂时不生产。

如果徐跃平的陈述内容属实，则至少说明曹晓坡及其所在的育益公司在涉案专利申请日前，主观上并无制造涉案专利产品或着手制造涉案专利产品之必要准备的意图。

其三，按照徐跃平的书面证言和到庭陈述的内容，五五合十智能学具的设计图纸是由其本人和江浩公司另一员工余霖所共同设计完成，但根据育益公司提交的标记设计单位为“江浩公司”的八张五五合十产品设计图纸，其上载明的“设计人”均为“方绍江”，“审核人”均为“王书华”。

可见，五五合十智能学具设计图纸所记载的设计人并非徐跃平，虽然徐跃平的当庭陈述对此解释称是由其本人与余霖设计出图纸，再由方绍江将该图纸录入电脑打印出来并送交生产部门的王书华审核，但该解释缺乏其他证据予以相互印证。

故仅从证据内容的形式进行审查，至少可以认定设计图纸记载的设计人与徐跃平本人的证人证言内容不相符。

最后，根据涉案专利的权利要求书和说明书记载的内容，涉案专利产品的本体为两个操作区以及在本体一侧设置的等式区。

但是，根据徐跃平到庭陈述的产品设计细节，其先称产品的模具是划分为三个区域、三个盖板加两个小盖板共计五个盖板，之后又改称产品的模具下面有四个盖板。

可见，徐跃平对学具产品结构的描述明显与涉案专利产品的结构不符。

徐跃平既然自称五五合十产品的图纸和手模均是由其本人设计，却对出自己之手的产品结构无法进行准确描述，明显不合常理。

因此，本院对徐跃平提交的书面证言和到庭所作陈述内容证明力均不予认可。

综上，育益公司就被诉侵权产品主张的先用权抗辩不能成立。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

育益公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费967.5元，由北京育益教育科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　朱　理 审判员　欧宏伟 审判员　张晓阳 二〇二〇年六月九日 法官助理郝小娟 书记员尹明琦 裁判要点 案　号 （2020）最高法知民终85号 案　由 侵害实用新型专利权纠纷 合议庭 审判长：朱 理 审判员：欧宏伟、张晓阳 法官助理：郝小娟 书记员：尹明琦 裁判日期 2020年6月9日 涉案专利 “一种蒙氏串珠趣味数学操作盒”实用新型专利（ZL201620874182.X） 关键词 实用新型专利；

合同；

图纸；

证人证言；

先用权抗辩 当 事 人 上诉人（原审被告）：北京育益教育科技有限公司；

被上诉人（原审原告）：王得如。

裁判结果 驳回上诉，维持原判。

原判决主文：一、被告北京育益教育科技有限公司自本判决生效之日起，立即停止制造、销售侵害原告王得如专利号为201620874182.X、名称为“一种蒙氏串珠趣味数学操作盒”的实用新型专利权产品的行为；

二、被告北京育益教育科技有限公司自本判决生效之日起十日内，赔偿原告王得如经济损失三万元，合理支出一万六千七百元，共计四万六千七百元；

三、驳回原告王得如的其他诉讼请求。

涉案法条 《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、第六十九条第二项；

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、第十五条；

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项 法律问题 先用权抗辩的认定 裁判观点 “先用权抗辩”成立的关键要件是：在专利申请日前，被诉侵权者已经制造与专利授权技术方案相同的产品或为此做好制造该专利产品的准备，或者被诉侵权者已经使用与专利授权技术方案相同的方法或为此做好使用该专利方法的准备。

因此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条所规定的“主要技术图纸或者工艺文件”必须是能够反映请求保护的专利技术方案的技术图纸或者工艺文件，“主要设备或者原材料”必须是能够确保专利技术方案实施的设备或原材料。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。