{C} 中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2020）最高法知行终182号 上诉人（原审原告）：张振臣，男，1966年4月5日出生，汉族，住山东省巨野县。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路**。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：王浩，该局审查员。

委托诉讼代理人：程强，该局审查员。

上诉人张振臣因与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年9月2日作出的（2019）京73行初4519号行政判决，向本院提起上诉。

本院于2020年6月28日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

张振臣上诉请求：1.撤销原审判决;2.撤销国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）2019年1月28日作出的第170810号复审请求审查决定（以下简称被诉决定）。

事实与理由：原审判决认定事实错误。

为便于理解，张振臣在原申请文件中综合运用了插图、括号、省略号和等字的中文表述方法。

石材包括天然石材和人造石材，混凝土只是其中的一种;中间物质包括无机类胶凝剂和有机类胶凝剂，水泥只是其中一种;陶瓷等包含的范围更包括陶瓷及其它一切适宜与石材相结合的物质。

总之，原申请文件中文字记载的内容即可直接地、毫无疑义确定的信息，涵盖了任何一种石材，利用任何一种中间物质，与任何一种适宜结合的物质相结合，表层和里层两种物质可取长补短、相互利用，最终制造出性能更加结实耐用复合石材产品的所有技术方案。

申请号为201510520443.8、名称为“复合石材制造技术”的发明专利申请（以下简称本申请）权利要求2只是复合石材所有技术方案中可制造出绿色环保产品方案的一部分，是最佳选择方式，是针对生产者在目前实际生产过程中选择性的指导建议，绝不意味着对其余方案的舍弃。

这种修改既没有超出原申请文件记载的范围，更没有缩小范围，自然也不需要在原申请文件中有缩小专利权保护范围的文字记载或可直接地、毫无疑义确定的信息。

国家知识产权局辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，应驳回上诉，维持原判。

事实和理由：本申请的原申请文件仅包括权利要求书和说明书，权利要求书中除与说明书正文中相同的图之外，没有关于技术方案的记载，因此原申请文件中记载的有效信息仅为原说明书第1段及该内容之后的附图。

张振臣在2016年12月29日提交的权利要求书中，相对于原申请文件，增加了权利要求2，该段内容为新增内容，原申请文件中只记载了中间结合物为水泥或其他物质，而该修改后的内容将中间结合物质限定为无机类胶凝剂，用无机类胶凝剂限定中间结合物质明显扩大了原申请文件记载的范围，同时原申请文件中也没有记载“选择混凝土作里层起加固用的复合材料”。

因此，张振臣在修改时提交的权利要求2没有在原申请文件中记载，也不能从原申请记载的信息直接地、毫无疑义地确定，修改超范围。

至于张振臣提到的中间物质包括无机类胶凝剂和有机类胶凝剂，水泥只是其中一种，从而认定将水泥修改为无机类胶凝剂不扩大范围，因水泥是无机类胶凝剂的下位概念，将水泥用无机类胶凝剂替代是下位概念修改为上位概念，明显扩大了范围。

另外，原申请文件中只记载了中间物质为位于两层石材中间的物质，将中间物质认定为包括无机类胶凝剂和有机类胶凝剂属于张振臣的自行推导，没有事实基础。

张振臣向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年4月25日立案受理。

张振臣起诉请求：撤销被诉决定。

事实和理由：本申请的权利要求2是一个选择性的指导建议，既没有超越范围，也没有缩小范围。

国家知识产权局运用外文行为思维模式，应用于中文专利申请审查的行为是荒诞不经的教条主义，无视中文选择二字的存在，将不具备超出原申请文件实质内容记载信息的选择性建议，强行套用《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第三十三条超范围的条款予以否决并驳回申请，是滥用职权的违法行为，给张振臣造成巨大经济损失。

国家知识产权局在原审辩称：本申请原申请文件仅包括权利要求书和说明书，权利要求书中除了一幅与说明书正文中相同的图之外，没有关于技术方案的记载。

张振臣于2016年12月29日提交的权利要求书中，相对原申请，增加了权利要求2。

从整体上看，增加的整段内容并没有在原申请文件中记载；

具体看，原申请文件中仅能看出采用水泥作为中间结合物，修改后的“无机类胶凝剂”扩大了中间结合物质的范围；

同时原说明书中也没有地方体现“选择混凝土作里层起加固作用”。

因此，新增加的内容并没有在原申请中记载，也不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，增加的内容是超出了原申请文件的记载范围，属于超范围修改，不符合专利法第三十三条的规定。

综上，被诉决定认定事实清楚、适用法律法规正确、审理程序合法，审查结论正确，张振臣的诉讼理由不能成立，请求法院予以驳回。

原审法院认定事实： 被诉决定涉及申请号为201510520443.8、名称为“复合石材制造技术”的发明专利申请，申请日为2015年8月13日，申请人为张振臣。

经初步审查，国家知识产权局原审查部门于2016年10月17日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求2及说明书附图的修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。

驳回决定所依据的文本为：2016年8月25日提交的权利要求第1-2项、说明书第1段、说明书附图，2015年12月20日提交的说明书摘要以及摘要附图。

张振臣不服上述决定，于2016年11月3日向专利复审委员会提出复审申请，同时修改了权利要求书和说明书附图，将权利要求2及说明书附图中超范围的内容删除，其认为：申请人多次对权利要求书和说明书的修改均没有超出记载范围，只是着重增加了对实际生产中应该选择的绿色产品生产范围的描述，这些文字只能说是缩小了范围。

经审查，专利复审委员会于2016年12月22日依法受理了该复审请求。

随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。

被诉决定以张振臣于2016年12月29日提交的权利要求第1-2项、2016年8月25日提交的说明书第1段、2016年11月3日提交的说明书附图、2015年12月20日提交的说明书摘要以及摘要附图为审查文本。

被诉决定所针对的权利要求书为： “1.复合石材制造技术是将一种石材（包括混凝土）和另一种石材或陶瓷等，用中间物质（水泥…或其他物质）结合在一起，取长补短，相互利用，制造出更加结实耐用的复合石材产品，例如石英石——石材、陶瓷——石材复合板材，可用于标准化生产的橱桌台面和地砖，能大幅降低生产成本，让真正的绿色石材产品从高端入手，走进千家万户的大众家庭。

2.复合石材的产品多种多样，在生产实施过程中应尽可能地趋利避害，因此，选择优质的石材和陶瓷产品作表层，选择无机类胶凝剂作中间结合物质，选择混凝土作里层起加固用的复合材料，是目前推广绿色环保，经久耐用产品的最佳选择。

” 专利复审委员会在被诉决定中认定： 权利要求的保护范围与原说明书和权利要求书记载的范围是不同概念，向权利要求中加入技术特征缩小保护范围并不一定符合专利法第三十三条的规定，当加入的技术特征，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定时，会导致修改超出原说明书和权利要求书记载的范围。

本申请原申请文件仅包括权利要求书和说明书，权利要求书中除了一幅与说明书正文中相同的图之外，并没有关于技术方案的记载。

因此，原申请文件记载的信息仅包括原说明书中第1段的内容及该部分内容后面的图。

张振臣于2016年12月29日提交的权利要求书中，相对原申请，增加了权利要求2“复合石材的产品多种多样，在生产实施过程中应尽可能地趋利避害，因此，选择优质的石材和陶瓷产品作表层，选择无机类胶凝剂作中间结合物质，选择混凝土作里层起加固用的复合材料，是目前推广绿色环保，经久耐用产品的最佳选择”，由于上述权利要求所限定的内容并没有在原申请中记载，也不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。

专利复审委员会认为，张振臣在2016年12月29日提交的权利要求2修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。

根据上述的事实和理由，专利复审委员会于2019年1月28日作出被诉决定：维持驳回决定。

原审诉讼中，国家知识产权局提交了本申请原始文本，该原始申请文件记载的“专利说明书石材复合板材的制造方法”中的有效信息仅包括原说明书的文字内容及产品摘要附图。

原申请说明书的文字内容为：“将一种石材（包括混凝土）和另一种石材或陶瓷等，用中间物质（水泥…或其他物质）结合在一起，取长补短，相互利用，制造出更加结实耐用的复合石材产品，例如石英石-石材，陶瓷-石材复合板材，可用于标准化生产橱桌台面和地砖，能大幅降低生产成本，让真正的绿色石材产品从高端入手，走进千家万户的大众家庭，产品摘要附图（略）”。

原审法院认为：本案中，在张振臣提交的本申请原始文件中没有关于具体技术方案的记载，其后，张振臣多次修改权利要求书及说明书，在其新增的权利要求2中增加了“选择优质的石材和陶瓷产品作表层”“选择无机类胶凝剂作中间结合物质”“选择混凝土作里层起加固用的复合材料”等技术方案。

尽管上述技术方案相对于原申请文件而言，缩小了专利权的保护范围，但因上述新增内容在原说明书和权利要求书所记载的内容中并未体现，且本领域技术人员根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图亦不能直接地、毫无疑义地确定，故该修改仍然超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

原审法院判决：驳回张振臣的诉讼请求。

案件受理费100元，由张振臣负担。

二审中，当事人没有提交新证据。

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院认为，根据双方诉辩意见，本案二审争议焦点为：本申请权利要求书的修改是否超出原申请文件范围。

专利法第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

上述法律规定中，原说明书和权利要求书记载的范围包括原始申请说明书和权利要求书文字记载的内容，根据原始申请说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

如果修改后的权利要求书或说明书的内容在原说明书和权利要求书中没有文字记载，本领域技术人员也不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，那么，该修改即超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

故，申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。

本案中，张振臣在申请日提交的本申请原始文件中，原说明书的文字内容为：“将一种石材（包括混凝土）和另一种石材或陶瓷等，用中间物质（水泥…或其他物质）结合在一起，取长补短，相互利用，制造出更加结实耐用的复合石材产品，例如石英石-石材，陶瓷-石材复合板材，可用于标准化生产橱桌台面和地砖，能大幅降低生产成本，让真正的绿色石材产品从高端入手，走进千家万户的大众家庭，产品摘要附图（略）”。

并附产品摘要附图一份。

权利要求书中仅有一份产品说明摘要附图，与专利说明书中的附图一致。

经修改，被诉决定针对的权利要求书相对于原申请文件增加了权利要求2。

故应将权利要求2与原权利要求书和说明书记载的范围进行比对，以确定该修改是否超出范围。

根据原说明书及附图记载，中间物质是水泥或其他物质，权利要求2中记载，选择无机类胶凝剂作中间结合物质。

因水泥是无机类胶凝剂的下位概念，对于基于下位概念或实施例的概括修改为上位概念的修改，应当考查所属领域的技术人员是否能够通过所述的多个下位概念或者实施例，直接地、毫无疑义地得出该上位概念的技术方案。

本申请中仅记载了水泥这一种无机类凝胶剂，虽原申请文件中作出了“水泥...或其他物质”的描述，但本领域技术人员不能直接地、毫无疑义地从该描述中得出无机类胶凝剂这一上位概念，即存在部分种类无机类胶凝剂，全部种类无机类胶凝剂，亦或是无机类胶凝剂的上位概念胶凝剂等多种可能。

张振臣在上诉状中又提出中间物质包括无机类胶凝剂和有机类胶凝剂，再次扩大了本申请权利要求2中记载的无机类胶凝剂的范围，亦可证明其在原申请文件中对于“水泥...或其他物质”的记载并不能直接地、毫无疑义地得出无机类胶凝剂。

故该修改不符合专利法第三十三条规定的修改要求，属于超范围修改。

此外，新增的权利要求2增加了“选择混凝土作里层起加固用的复合材料”这一技术方案，但该内容在原申请文件中并没有记载，超出原申请文件记载的范围，且本领域技术人员根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图亦不能直接地、毫无疑义地确定该修改内容，故该修改亦不符合专利法第三十三条规定的修改要求，属于超范围修改。

由上可知，张振臣对本申请文件的修改超过了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定，其上诉主张，依据不足，本院不予支持。

综上所述，张振臣的上诉请求不能成立，应予驳回。

原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费100元，由张振臣负担。

本判决为终审判决。

审判长　　岑宏宇 审判员　　佘朝阳 审判员　　陈瑞子 二〇二〇年九月二十五日 法官助理郭鑫 书记员郑帅 裁判要点 案　　号 （2020）最高法知行终182号 案　　由 发明专利申请驳回复审行政纠纷 合 议 庭 审判长：岑宏宇 审判员：佘朝阳、陈瑞子 法官助理：郭鑫 书记员：郑帅 裁判日期 2020年9月25日 涉案专利 发明专利申请名称：复合石材制造技术 申请号：201510520443.8 关 键 词 发明专利申请驳回复审行政纠纷；

超范围修改 当 事 人 上诉人（原审原告）：张振臣。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

裁判结果 驳回上诉，维持原判。

原判主文：驳回张振臣的诉讼请求。

第170810号复审请求审查决定主文：维持国家知识产权局于2016年10月17日对本申请作出的驳回决定。

涉案法条 《中华人民共和国专利法》第三十三条 法律问题 专利申请文件是否超范围修改 裁判观点 申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

原说明书和权利要求书记载的范围包括原始申请说明书和权利要求书文字记载的内容，根据原始申请说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

如果修改后的权利要求书或说明书的内容在原说明书和权利要求书中没有文字记载，本领域技术人员也不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，那么，该修改即超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是超范围修改。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。