{C} 中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）最高法知民终74号 上诉人（原审被告）：杭州赛顺数码科技有限公司。

住所地：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤桥村****。

法定代表人：邱国培，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李尊霞，北京高众律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张莹，北京高众律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：杭州宏华数码科技股份有限公司。

。

住所地：浙江省杭州市滨江区滨盛路** 法定代表人：金小团，该公司董事长。

委托诉讼代理人：戴晓翔，浙江晓翔律师事务所律师。

委托诉讼代理人：何宗龙，浙江晓翔律师事务所律师。

原审被告：绍兴柯桥区归零纺织品有限公司。

住所地。

住所地：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道工业园区**iv> 法定代表人：周文娟，该公司执行董事。

上诉人杭州赛顺数码科技有限公司（以下简称赛顺公司）因与被上诉人杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华公司）及原审被告绍兴柯桥区归零纺织品有限公司（以下简称归零公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院于2019年9月30日作出的（2018）浙02民初1376号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年1月6日立案后，依法组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

赛顺公司上诉请求：撤销原审判决，改判被诉侵权产品未落入专利号为ZL20122030XXXX.9，名称为“带预检测装置的数码喷印系统”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的保护范围；

赛顺公司现有技术抗辩成立，不构成侵权。

事实和理由：（一）原审判决关于被诉侵权产品技术方案落入涉案专利权利要求1、2、4的保护范围的认定错误。

被诉侵权产品仅为定位打印系统，并不具备涉案专利权利要求1中所述的预检测功能，故未落入涉案专利权利要求1的保护范围，也同样未落入从属权利要求2、4的保护范围，不构成专利侵权。

（二）原审判决关于现有技术抗辩不成立的认定错误。

原审判决采纳宏华公司关于铭牌具有替换可能的主张，但宏华公司并未能提供证据予以支持。

原审判决认为根据ZL201120145077.X专利申请及公知常识的结合，本领域技术人员不经过创造性劳动不会在数码喷印系统上安装预检测装置，是对涉案专利中的预检测装置的认定错误。

（三）综合考虑被诉侵权产品售价、关联案件的情况、赛顺公司的获利、涉案专利的市场价值贡献率等因素，原审判决赛顺公司赔偿10万元缺乏事实和法律依据。

宏华公司二审未作答辩。

宏华公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年8月2日立案受理。

宏华公司起诉请求：1.判令赛顺公司立即停止侵害专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的“数码印花机”；

2.判令赛顺公司召回已经销售的侵权产品并予以销毁，销毁库存的侵权产品和专用组件；

3.判令赛顺公司赔偿经济损失30万元并承担宏华公司制止侵权行为的合理开支和律师费3万元；

4.判令归零公司停止使用侵害专利权的“数码印花机”。

原审庭审中，宏华公司明确其要求保护的权利要求为1、2、4。

赛顺公司原审辩称：赛顺公司没有许诺销售行为，且制造、销售的产品实施的技术方案是现有技术结合公知常识，不构成侵权，故无需召回已经出售的产品并予以销毁，也无库存产品需要销毁，归零公司亦无需停止使用赛顺公司销售的产品；

宏华公司主张的赔偿额、为制止侵权支付的费用没有事实依据。

归零公司原审未作答辩。

原审法院认定如下事实： 宏华公司于2012年6月26日向国家知识产权局申请了名称为“带预检测装置的数码喷印系统”的实用新型专利，2013年2月6日获得授权，专利号为ZL20122030XXXX.9，该专利按期缴纳年费，现处于有效期内。

宏华公司明确其要求保护的权利要求为1、2、4，相关权利要求为： “1.一种带预检测装置的数码喷印系统，包括喷印介质输送装置、喷墨打印头装置、供墨装置和机架，所述喷印介质输送装置安装在机架上，所述供墨装置和喷墨打印头装置相连接，所述喷墨打印头装置安装在机架上，其特征在于：还包括数码摄像装置，所述数码摄像装置位于喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方。

2.根据权利要求1所述的带预检测装置的数码喷印系统，其特征在于：所述数码摄像装置固定在机架上，该数码摄像装置位于喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方，该数码摄像装置面对喷印介质布置一个或间隔的布置多个摄像头。

4.根据权利要求1所述的带预检测装置的数码喷印系统，其特征在于：所述喷墨打印头装置包括喷头、喷头架、滑块、直线导轨和横梁，所述横梁固定在机架上，所述直线导轨固定在横梁上，所述滑块安装在直线导轨上，该滑块和直线导轨相配合，所述喷头架固定在滑块上，所述喷头安装在喷头架上，该喷头与喷印介质输送装置上的喷印区域相配合。

” 2018年9月30日，赛顺公司就涉案专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局于2019年4月22日作出第39887号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称第39887号无效决定），决定维持专利权有效。

2018年8月13日，原审法院根据宏华公司申请，作出（2018）浙02民初1376号民事裁定，同意对归零公司涉嫌侵害涉案专利的数码印花机进行证据保全。

2018年9月4日，原审法院采取证据保全措施，对归零公司车间内的数码印花机进行拍照、摄像并制作证据保全笔录。

原审庭审中，赛顺公司确认归零公司车间内的数码印花机系其制造并销售，两台设备总价款120万元左右，毛利润20%左右。

2012年4月3日，案外人杭州赛顺机电设备有限公司与陈浩备签订《工业品买卖合同》，由杭州赛顺机电设备有限公司给陈浩备供货导带式数码印花机，产品规格型号为SD1600-TS5。

2018年9月18日，申请人陈浩备的委托代理人袁明东至浙江省东阳市公证处申请保全证据公证。

该处公证员、工作人员与袁明东一起来到位于浙江省东阳市的东阳市永满塑胶厂，对该厂的外部及周边环境进行拍照并摄像后，至该厂存放导带式数码印花机的地点，对该机器设备进行拍照和摄像，取得照片五十张、视频一段。

照片和视频记录了该机器设备的具体结构，其中一张照片显示该机器铭牌上标有“名称：导带式数码印花机”“型号：ＳＤ1600-ＳＺＸ”“出厂日期：2012年4月”“制造商：杭州赛顺机电设备有限公司”等字样。

该公证处为此出具（2018）浙东证民内字第3698号公证书。

原审庭审中，赛顺公司认可被诉侵权产品实施的技术方案落入涉案专利权利要求1、2、4的保护范围。

赛顺公司成立于2016年4月14日，注册资本600万元，类型为私营有限责任公司，经营范围包括：制造、加工：纺织印染、印刷机械设备及配件；

技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让：纺织印染、印刷技术、软件技术；

批发、零售：计算机软硬件、办公自动化设备、耗材，货物及技术进出口。

归零公司成立于2014年7月16日，注册资本150万元，类型为有限责任公司，经营范围包括：生产、加工：针纺织品；

电脑绣花；

批发、零售：针纺织品及原料；

货物进出口。

另查明，宏华公司为本案诉讼支付了律师费等维权合理费用。

原审法院认为，宏华公司系涉案专利的专利权人，该专利合法有效，专利权受法律保护。

因双方对被诉侵权产品实施的技术方案落入涉案专利权利要求1、2、4的保护范围并无争议，故原审法院经审查认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围。

关于赛顺公司主张的现有技术抗辩是否成立，《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。

第二十二条第五款规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利侵权解释）第十四条第一款规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

本案中，赛顺公司主张被诉侵权产品实施的技术方案系现有技术与公知常识的结合，并确定案外人杭州赛顺机电设备有限公司卖给陈浩备的导带式数码印花机为现有技术对比实物、专利号为ZL201120145077.X的专利文件为现有技术、数字喷墨印花技术书籍为公知常识依据。

原审法院认为，杭州赛顺机电设备有限公司卖给陈浩备的导带式数码印花机的型号与公证书中的导带式数码印花机的型号不相同，无法证明二者为同一产品，考虑到铭牌具有可替换性，仅凭机器上的铭牌时间无法认定机器实际出厂日期，故赛顺公司提供的现有证据尚不足以证明公证保全的机器是在涉案专利申请日前生产出厂的。

退一步讲，将公证保全的机器作为现有技术对比实物，与被诉侵权技术方案进行比较，被诉侵权技术方案带预检测装置，可以实现以下技术效果：利用数码摄像装置对将要送入喷印介质输送装置的喷印区域的喷印介质进行数码影像采集，对喷印介质表面的实际状态进行识别，例如对喷印介质上的图案的位置、大小和形状进行识别，并根据识别的信息对需要喷印的图案进行实时调整，提升数码印花产品的品质。

然公证照片和视频仅拍摄了对比实物静止状态下的结构，未拍摄其具体运转过程，故无法确定对比实物能否实现被诉侵权技术方案的上述技术效果，亦无法进一步确认被诉侵权技术方案与对比实物公开的技术方案是否相同。

专利号为ZL201120145077.X的专利的授权公告日早于涉案专利申请日，可以作为现有技术进行比对。

将被诉侵权技术方案与现有技术公开的技术方案进行比较，二者的主要区别为：被诉侵权技术方案包括数码摄像装置、喷印介质输送装置、喷墨打印头装置、供墨装置、机架，现有技术公开的技术方案包括定位摄影仪、喷印机、计算机，具体部件和对应技术特征均有差异；

被诉侵权技术方案具有预检测功能，可以在计算机中对需要喷印的图案进行调整、检测、纠偏，现有技术公开的技术方案仅有摄像储存和再利用功能，技术效果存在较大差异。

将现有技术公开的技术方案与数字喷墨印花技术书籍公开的喷墨印花机基本机体结构等内容相结合，本领域技术人员不经过创造性劳动不会在数码喷印系统上安装预检测装置，对喷印介质上的图案位置、大小、形状进行识别，故现有技术公开的技术方案结合本领域公知常识得到被诉侵权技术方案是非显而易见的。

综上，被诉侵权技术方案与对比实物、现有技术结合公知常识公开的技术方案均不相同，赛顺公司主张的现有技术抗辩不能成立。

关于赛顺公司是否实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，赛顺公司承认归零公司车间内的被诉侵权产品系其制造并销售，原审法院认定赛顺公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为。

至于许诺销售，因宏华公司未提交充足证据加以证明，赛顺公司也予以否认，故宏华公司关于赛顺公司存在许诺销售行为的主张，原审法院不予支持。

关于赛顺公司、归零公司应如何承担法律责任，专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

本案中，被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，且如上所述，赛顺公司的现有技术抗辩不成立，故原审法院认定赛顺公司未经许可，实施了为生产经营目的制造、销售侵害涉案专利权产品的侵权行为，应承担停止侵权、赔偿宏华公司经济损失的法律责任；

归零公司未经许可，实施了为生产经营目的使用侵害涉案专利权产品的侵权行为，因原审法院查明其被诉侵权产品系购自赛顺公司且已支付一半对价，双方的合同仍在履行中，根据专利法第七十条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称专利侵权解释二）第二十五条第一款的规定，归零公司无需承担赔偿经济损失及停止使用的法律责任，故宏华公司要求归零公司停止使用被诉侵权产品的诉讼请求，原审法院不予支持。

至于宏华公司要求赛顺公司召回并销毁已销售的侵权产品、销毁库存的侵权产品和专用组件的诉讼请求，因宏华公司未举证证明赛顺公司销售被诉侵权产品的具体情况，也未能证明赛顺公司有库存侵权产品和专用组件，故原审法院对上述诉请不予支持。

关于赔偿数额，宏华公司未提供其因侵权所受到的损失或赛顺公司因侵权所获得的利益的确切依据，原审法院根据宏华公司选择适用法定赔偿，综合考虑涉案专利类型、赛顺公司侵权行为性质、规模以及宏华公司维权合理费用等一并酌定赔偿额。

主要考虑以下因素：一是涉案专利为实用新型专利；

二是涉案专利对专利产品市场价值的贡献率；

三是被诉侵权产品系大型机器，售价和利润较高；

四是赛顺公司系制造商，属于侵权源头；

五是被诉侵权产品侵犯了宏华公司多项专利，宏华公司针对赛顺公司、归零公司提起三项诉讼；

六是宏华公司为维权支付了律师费等相关费用。

原审法院酌定赛顺公司向宏华公司赔偿经济损失及为维权支出的合理费用共计10万元。

原审法院判决：（一）赛顺公司立即停止制造、销售侵害宏华公司享有的专利号为ZL20122030XXXX.9，名称为“带预检测装置的数码喷印系统”的实用新型专利权的产品；

（二）赛顺公司于本判决生效之日起十日内赔偿宏华公司经济损失10万元（含维权合理费用）；

（三）驳回宏华公司的其他诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费6250元，由宏华公司负担2178元，由赛顺公司负担4072元。

本院二审期间，赛顺公司提交了国家知识产权局第45264号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称第45264号无效决定），发文日为2020年7月8日，证明涉案专利权已被宣告全部无效，宏华公司据以提起本案诉讼的权利基础已不存在，请求本院依法驳回宏华公司的起诉。

宏华公司表示，同意本案裁定驳回宏华公司起诉，第45264号无效决定目前尚处于提起行政诉讼的起诉期间，其将依法提起行政诉讼，若第45264号决定被行政诉讼撤销，涉案专利权利要求1、2、4维持有效，宏华公司将另行起诉赛顺公司、归零公司被诉侵权行为。

本院认证意见为，第45264号无效决定可以作为认定涉案专利权效力状态的依据。

原审查明的事实属实，本院予以确认。

本院另查明，赛顺公司原审主张的现有技术专利文件系专利号为ZL201120145077.X、名称为“一种有定位摄像的喷印机”的实用新型专利的授权公告文件，授权公告日为2011年11月9日。

其权利要求书载明： “1.一种有定位摄像的喷印机，包括：计算机、定位摄像仪和喷印机，定位摄像仪有输出线连接计算机，定位摄像仪有输出线连接计算机，计算机可以连接或不连接喷印机上的喷印设备其特征在于喷印机的机体（7）上安装有定位摄像仪（1），定位摄像仪位于受印物料（4）没喷印之前的位置。

2.根据权利要求1所述的一种有定位摄像的喷印机，其特征在于有配套定位摄像仪的光源（5）。

” 赛顺公司原审主张的现有技术公知常识文件为数字喷墨印花技术书籍，记载了数字喷墨印花机的结构与分类、基本机体结构和最新品牌喷墨印花机及其技术特点等相关内容。

宏华公司原审期间提交的第39887号无效决定载明：赛顺公司请求宣告涉案专利全部无效的理由是，涉案专利权利要求1-4不符合专利法第22条第3款的规定，权利要求1不符合专利法实施细则第20条第2款的规定，说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

该决定采纳以下证据为对比文件进行审查：证据1.公开日为1996年10月23日、公开号为CN1133917A的“片材传送装置和有该装置的印染机”中国发明专利申请公开说明书。

证据2.公开日为2006年8月16日、公开号为CN1819922A的“用于将图案准确定位在基片上的方法和设备”中国发明专利申请公开说明书。

该决定认为，涉案专利要解决的技术问题是利用数码摄像装置对喷印介质进行数码影像采集，并对需要喷印的图案进行调整，权利要求1所限定的技术方案能够实现发明目的，不缺少必要技术特征。

说明书对数码摄像装置采集信息相关技术方案公开充分，而计算机如何确定信息和调整是本领域技术人员应当知晓的普通技术知识，无需对其实现方法进行详细说明，故基于说明书记载的内容，本领域技术人员能够实现涉案专利。

关于创造性，涉案专利权利要求1与证据1相比较，区别技术特征在于：包括数码摄像装置；

且该数码摄像装置位于喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方。

涉案专利数码摄像装置所要解决的技术问题是如何实现数码印花和刺绣或者提花实现完美套印的问题，而证据1所要解决的技术问题是，使片材在传送过程中保持恒定的拉力以消除紧密接触的不均匀性，防止条斑的产生。

证据2是用于将图案准确定位在基片上的方法和设备，所要解决的技术问题与证据1毫无关联，二者不存在任何的结合启示，本领域技术人员没有动机在证据1所公开的印染机中位于喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方位置加装数码摄像装置。

因此对于本领域技术人员来说，在证据1、证据2所公开的技术方案的基础上结合公知常识得到权利要求1是非显而易见的，故权利要求1具有创造性。

独立权利要求有创造性的前提下，从属权利要求也具有创造性，故权利要求2-4具有创造性。

综上，国家知识产权局第39887号无效决定维持涉案专利权有效。

赛顺公司二审期间提交的第45264号无效决定载明：赛顺公司请求宣告涉案专利全部无效的理由是，涉案专利权利要求1、2、4不符合专利法第22条第2款的规定，权利要求1-4不符合专利法第22条第3款的规定。

该决定采纳以下证据为对比文件进行审查：证据1.公开日为2009年11月25日，公开号为CN101589190A的“使用喷墨打印机的衣服印刷方法和衣服印刷系统”中国发明专利申请公布说明书。

证据2.公开日为2005年1月12日，公开号为CN1564748A的“喷墨打印装置及采用喷墨方式的打印方法”中国发明专利申请公开说明书。

该决定认为，证据1与权利要求1相比：证据1介质载放台22和搬运机构23相当于涉案专利喷印介质输送装置；

喷墨头24相当于喷墨打印头装置；

架台21相当于机架；

证据1涉及喷墨打印机，必然包含供墨装置，且必然与喷墨头24连接，相当于“所述供墨装置和喷墨打印头装置相连接”；

证据1的图1喷墨头安装在机架上，相当于“所述喷墨打印头装置安装在机架上”；

CCD相机相当于数码摄像装置；

喷墨头24以左的区域相当于“所述数码摄像装置位于喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方”；

被21支撑的22和23相当于“喷印介质输送装置安装在机架上”。

宏华公司抗辩：1.证据1没有明确界定喷印区和喷印介质输送区；

2.涉案专利为连续喷墨打印，数码摄像装置可以与喷墨打印头装置同时工作；

3.证据1未公开权利要求1“所述数码摄像装置位于喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方”技术特征，该特征解决了连续喷墨打印和摄像与喷墨同时工作的问题。

对此，该决定认为，1.喷印区和喷印介质输送区由喷墨打印头位置固定所确定，喷墨头24界定了该两区域；

2.涉案专利未解决连续喷墨打印的技术问题、达到该技术效果，仅解决预检测技术问题，故主张的该区别技术特征和效果不存在；

3.证据1的图1看出CCD相机位于喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方。

综上，证据1公开了权利要求1，涉案专利权利要求1不具备新颖性。

关于权利要求2：证据1图1显示多个CCD相机7通过支架固定在架台21上，且间隔设置为4个，公开了权利要求2固定设置有多个摄像头的方案，而一个摄像头是常规选择，故在权利要求1不具备新颖性的情况下，权利要求2不具有新颖性或创造性。

关于权利要求3：证据2图1中打印装置2所在的部件相当于涉案专利喷头架，证据2中的相机与打印装置2同样行进，故公开了权利要求3的附加技术特征，在权利要求1不具备新颖性的情况下，权利要求3不具有创造性。

关于权利要求4：宏华公司对证据1公开了权利要求4的附加技术特征亦不持异议，因此，在其引用的权利要求1不具备新颖性的情况下，权利要求4同样不具备新颖性。

综上，国家知识产权局第45264号无效决定宣告涉案专利权全部无效。

本院认为，本案涉及专利侵权诉讼中，原审法院作出实体裁判后，权利人据以起诉的权利要求被国家知识产权局宣告无效，但有关无效决定尚未确定发生法律效力的，专利侵权诉讼二审应该如何处理的问题。

专利侵权解释二第二条第一款、第二款规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

”因现行专利法中的专利权无效程序与专利侵权诉讼程序分立，在权利人起诉被诉侵权人侵犯专利权时，被诉侵权人往往会向国家知识产权局提起宣告专利权无效的请求，并可能引发后续的行政诉讼程序，从而导致专利侵权诉讼程序审理周期过长，严重影响了专利侵权诉讼的审理效率。

为此，上述司法解释作出“先行裁驳、另行起诉”的规定，一方面保留了在经过司法审查程序专利权被维持有效后，专利权人继续提起诉讼的权利；

另一方面也避免了无效司法审查程序进行过程中，被诉侵权人及其他社会公众因专利权的不稳定而造成的对正常生产经营秩序的影响；

同时也有利于节约诉讼成本。

正确适用“先行裁驳、另行起诉”的规定，应当充分认识并契合专利侵权诉讼一审和二审程序不同的价值目标。

在一审程序中及时先行裁定驳回起诉，能够有效避免司法资源的无谓投入，优化资源配置，提高诉讼效率。

但在二审审理期间，涉案专利权被宣告无效后，要更多兼顾司法效率和优化司法资源效用。

应当区分下列不同情况予以处理： 第一，鉴于不侵害专利权的认定，不必以专利权有效为前提，故对于一审认定不构成侵权或者不侵权抗辩成立且二审经审查应予维持的，或者一审认定构成侵权而二审在审查后认为不构成侵权或不侵权抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求，而不必再适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，积极发挥司法主导价值，实质解决纠纷，加强专利权的保护。

特别是，被诉侵权人主张现有技术抗辩的，应当对现有技术抗辩是否成立进行实体审查。

如果认为现有技术抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。

第二，如果被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，且当事人提出的现有技术抗辩等不侵权抗辩均不成立的，可以考虑适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，或者中止案件的审理，等待专利权无效行政决定的司法审查的最终结论。

应该注意到，“先行裁驳、另行起诉”的制度安排，存在一定的制度风险，一旦专利权无效行政决定被撤销，权利人另行起诉时，非但不能确保一审程序既已投入的司法资源进一步发挥效用，尤其是当一审程序中存在保全措施因裁定驳回起诉无法持续，专利权人有利维权局面因时过境迁而不复存在，反而将使其彻底归零，另行起诉的一审、二审程序重新再来，导致司法资源的浪费和当事人诉累。

为避免程序空转，在一审法院认定侵权成立的情况下，二审法院可以在适用“先行裁驳、另行起诉”之规定的同时，对一审法院的侵权认定及现有技术抗辩不成立的认定予以审查，以期涉案专利权被司法程序维持有效后，在重新提起的侵权诉讼中，节约司法成本。

故此，结合原审认定事实和当事人诉辩意见，本案二审审查的争议焦点问题包括：（一）原审判决在涉案专利权被维持有效的前提下，作出被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围的认定是否正确；

（二）原审判决认定赛顺公司现有技术抗辩不成立是否正确；

（三）涉案专利权二审期间被宣告全部无效后本案应如何处理。

关于争议焦点一，原审法院在涉案专利权被维持有效的前提下，作出被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围的认定是否正确的问题。

原审期间，在涉案专利权被国家知识产权局第39887号无效决定维持有效的前提下，原审法院对被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围进一步进行审查，符合法律规定。

被诉侵权产品系原审法院于2018年9月4日在归零公司车间内进行拍照、摄像证据保全的数码印花机。

原审中，宏华公司、赛顺公司对被诉侵权产品实施的技术方案落入涉案专利权利要求1、2、4的保护范围并无争议，原审法院经审查认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围。

赛顺公司上诉认为被诉侵权产品仅为定位打印系统，并不具备涉案专利权利要求1中所述的预检测功能，故未落入涉案专利权的保护范围。

本院经审查，确认被诉侵权产品具有涉案专利1、2、4的全部技术方案，包括数码摄像装置和其相关的安装位置关系，通过被诉侵权产品运行视频，在被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1、2、4所限定的所有部件及连接关系的技术特征的情况下，应当认定被诉侵权产品不仅能实现定位打印功能，还能实现涉案专利所限定的预检测功能。

故，原审法院认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1、2、4的保护范围，并无不当。

关于争议焦点二，原审判决认定赛顺公司现有技术抗辩不成立是否正确的问题。

专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

”第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

”专利侵权解释第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

”所谓现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

本案中，赛顺公司主张现有技术抗辩提供了两组证据：其一，赛顺公司的关联公司案外人杭州赛顺机电设备有限公司与陈浩备于2012年4月3日签订的有关“导带式数码印花机”的《工业品买卖合同》，及申请人为案外人陈浩备的（2018）浙东证民内字第3698号公证书，用以证明涉案专利授权公告日之前，案外人杭州赛顺机电设备有限公司已经生产并销售带有预检测功能的数码印花机。

其二，赛顺公司提交了现有技术文件即ZL201120145077.X号专利授权公告文件，并主张被诉侵权技术方案系现有技术与公知常识的结合。

关于第一组证据，首先，前述《工业品买卖合同》中明确约定产品型号系SD1600-TS5，且合同中没有相关产品技术特征的限定，而（2018）浙东证民内字第3698号公证书中公证的相关产品型号为SD1600-SZX，故不能依据公证书证明的相关产品的技术特征认定前述《工业品买卖合同》销售合同中载明的SD1600-TS5产品的技术特征；

其次，（2018）浙东证民内字第3698号公证书中涉及的型号为SD1600-SZX产品中虽然铭牌显示产品生产日期系2012年4月，但由于该产品的生产商系赛顺公司的关联公司，基于铭牌在出厂后可以替换的可能性，在无其他证据佐证的情况下，原审法院认为，仅凭铭牌时间无法认定实际出厂日期，不足以证明是在涉案专利申请日前生产出厂的，并无不当；

再次，即使SD1600-SZX产品系在铭牌显示的2012年4月生产，但专利法第二十二条第五款中“为公众所知”，并不意味着相关产品一旦被生产、销售或使用就已经为公众所知，就产品而言，为公众所知的证据应当包括通过使用公开、销售公开、展示公开等方式公开进入流通市场，容易为不特定的人获得的证据，而本案中赛顺公司仅通过（2018）浙东证民内字第3698号公证书难以证明相关产品的技术特征已经在涉案专利申请日前为公众所知。

故，赛顺公司以第一组证据主张现有技术抗辩，证据不足，原审法院不予认定结论正确。

关于第二组证据，赛顺公司提交的ZL201120145077.X号专利授权公告文件，公告日期早于涉案专利申请日，可以作为现有技术。

原审法院认为，将被诉侵权技术方案与现有技术相比较，二者具体部件和对应技术特征均有差异；

被诉侵权技术方案具有预检测功能，可以调整、检测、纠偏，现有技术仅有摄像储存和再利用功能，技术效果存在较大差异。

本院经审查认为，现有技术中的定位摄像仪仅能对受印物料上已有的图案进行摄影存储后再利用，而被诉侵权技术方案中的数码摄像装置能够对喷印介质进行数码影像采集，并对需要喷印的图案进行调整，以实现数码印花和刺绣或者提花实现完美套印，二者在技术手段、功能和效果上均不相同，应当认定二者不相同，且赛顺公司提供的相关数字喷墨印花技术书籍，并没有公开被诉侵权技术方案中上述数码摄像装置以及与之相匹配的相关技术特征，也没有证据表明上述技术特征属于本领域惯用技术手段的简单替换或者改变。

因此，应当认定被诉侵权技术方案与现有技术具有实质性差异，原审法院认定赛顺公司现有技术抗辩不成立，结论正确。

但应予以指出的是，原审法院以评价专利创造性的“显而易见”标准来评价现有技术抗辩是欠妥的，在专利侵权解释有明确规定的情况下，应严格按照“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异”的标准进行认定，本院予以纠正。

综上所述，原审法院在国家知识产权局第39887号无效决定维持涉案专利权有效的情况下，认定被诉侵权技术方案落入宏华公司涉案专利权利要求1、2、4的保护范围，且赛顺公司现有技术抗辩不能成立，结论正确。

关于争议焦点三，涉案专利权二审期间被宣告全部无效后本案应如何处理的问题。

如前所述，虽然被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1、2、4的保护范围，但由于涉案专利权在二审审理期间已被国家知识产权局第45264号无效决定宣告全部无效，宏华公司据以提起本案侵权诉讼的权利基础已经处于不稳定状态。

依据专利侵权解释二第二条第一款规定，本案可以裁定驳回宏华公司的起诉，避免因专利权的不稳定给当事人及社会公众造成影响，以维护正常的市场交易秩序。

宏华公司后续若有证据证明第45264号无效决定被生效的行政判决撤销，涉案专利的权利要求1、2、4被依法维持有效，其可以另行提起侵权诉讼，仍有寻求司法救济的渠道和机会，其恢复有效的专利权仍可依法得到保护。

综上，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第二项、第一百七十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条规定，裁定如下： 一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1376号民事判决；

二、驳回杭州宏华数码科技股份有限公司的起诉。

一审案件受理费6250元，退还杭州宏华数码科技股份有限公司，证据保全费2170元，由杭州宏华数码科技股份有限公司负担；

二审案件受理费2300元，退还杭州赛顺数码科技有限公司。

本裁定为终审裁定。

审判长　朱　理 审判员　原晓爽 审判员　傅　蕾 二〇二〇年九月二十七日 法官助理戴芳芳 书记员谢思琳 裁判要点 案　　号 (2020)最高法知民终74号 案　　由 侵害实用新型专利权纠纷 合 议 庭 审判长：朱 理 审判员：原晓爽、傅 蕾 法官助理：戴芳芳 书记员：谢思琳 裁判日期 2020年9月27日 涉案专利 “带预检测装置的数码喷印系统”的实用新型专利（ZL20122030XXXX.9） 关 键 词 专利侵权；

专利宣告无效；

驳回起诉 当 事 人 上诉人（原审被告）：杭州赛顺数码科技有限公司；

被上诉人（原审原告）：杭州宏华数码科技股份有限公司；

原审被告：绍兴柯桥区归零纺织品有限公司。

裁判结果 一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1376号民事判决；

二、驳回杭州宏华数码科技股份有限公司的起诉。

原判主文： 一、被告杭州赛顺数码科技有限公司立即停止制造、销售侵害杭州宏华数码科技股份有限公司享有的专利号为ZL20122030XXXX.9，名称为“带预检测装置的数码喷印系统”的实用新型专利权的产品；

二、被告杭州赛顺数码科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告杭州宏华数码科技股份有限公司经济损失10万元（含维权合理费用）；

三、驳回原告杭州宏华数码科技股份有限公司的其他诉讼请求。

涉案法条 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款；

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第二项、第一百七十四条；

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条。

法律问题 专利权在二审阶段被宣告无效后的处理 裁判观点 因现行专利法中的专利权无效程序与专利侵权诉讼程序分立，在权利人起诉被诉侵权人侵犯专利权时，被诉侵权人往往会向国家知识产权局提起宣告专利权无效的请求，并可能引发后续的行政诉讼程序，从而导致专利侵权诉讼程序审理周期过长，严重影响了专利侵权诉讼的审理效率。

“先行裁驳、另行起诉”制度，一方面保留了专利权人在经过司法审查程序专利权被维持有效后，继续提起诉讼的权利；

另一方面也避免了无效司法审查程序进行过程中，被诉侵权人及其他社会公众因专利权的不稳定而造成的对正常生产经营秩序的影响；

同时也有利于节约诉讼成本。

正确适用“先行裁驳、另行起诉”的规定，应当充分认识并契合专利侵权诉讼一审和二审程序不同的价值目标。

在一审程序中及时先行裁定驳回起诉，能够有效避免司法资源的无谓投入，优化资源配置，提高诉讼效率。

但在二审审理期间，涉案专利权被宣告无效后，要更多兼顾司法效率和优化司法资源效用。

二审程序中适用该规定的审查要点包括：第一，鉴于不侵害专利权的认定，不必以专利权有效为前提，故对于一审认定不构成侵权或者不侵权抗辩成立且二审经审查应予维持的，或者一审认定构成侵权而二审在审查后认为不构成侵权或不侵权抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求，而不必再适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，积极发挥司法主导价值，实质解决纠纷，加强专利权的保护。

特别是，被诉侵权人主张现有技术抗辩的，应当对现有技术抗辩是否成立进行实体审查。

如果认为现有技术抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。

第二，如果被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，且当事人提出的现有技术抗辩等不侵权抗辩均不成立的，可以考虑适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，或者中止案件的审理，等待专利权无效行政决定的司法审查的最终结论。

应该注意到，“先行裁驳、另行起诉”的制度安排，存在一定的制度风险，一旦专利权无效行政决定被撤销，权利人另行起诉时，非但不能确保一审程序既已投入的司法资源进一步发挥效用，尤其是当一审程序中存在保全措施因裁定驳回起诉无法持续，专利权人有利维权局面因时过境迁而不复存在，反而将使其彻底归零，另行起诉的一审、二审程序重新再来，导致司法资源的浪费和当事人诉累。

为避免程序空转，在一审法院认定侵权成立的情况下，二审法院可以在适用“先行裁驳、另行起诉”之规定的同时，对一审法院的侵权认定及现有技术抗辩不成立的认定予以审查，以期涉案专利权被司法程序维持有效后，重新提起的侵权诉讼中，节约司法成本。

注：本摘要并非裁定书之组成部分，不具有法律效力。