湖南省长沙县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0121民初9462号原告湖南南红文化传媒有限公司，住所地长沙市开福区通泰街街道黄兴北路**上城金都大厦**。

法定代表人陈新月。

委托代理人龙际群，湖南云天律师事务所律师。

委托代理人朱荣哲，湖南云天律师事务所律师。

被告保山市隆阳区金水阁酒店，住所，住所地云南省保山市隆阳区兰城街道永昌文化园**div>投资人杨建明。

被告杨建明，男，1962年11月18日出生，汉族，住云南省保山市隆阳区。

两被告共同委托代理人张云，云南富达律师事务所律师。

原告湖南南红文化传媒有限公司（以下简称南红公司）与被告保山市隆阳区金水阁酒店（以下简称金水阁酒店）、杨建明商标权转让合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。

原告南红公司的委托代理人龙际群、朱荣哲、被告金水阁酒店及杨建明的委托代理人张云到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

原告南红公司请求本院判令：1、解除原告南红公司与被告金水阁酒店于2017年5月9日签订的《商标权转让协议》；

2、被告金水阁酒店向原告南红公司返还商标转让费人民币300万元；

3、被告金水阁酒店向原告南红公司支付违约金100万元；

4、被告金水阁酒店向原告南红公司支付律师费15万元；

5、被告金水阁酒店向原告南红公司支付商标无效宣告一案所支付的代理费人民币8000元；

6、被告杨建明对第2项、第3项、第4项和第5项诉讼请求承担连带责任；

7、本案的诉讼费用由两被告承担。

被告金水阁酒店及杨建明答辩要点：1、原告没有证据证明被告有违约行为，不符合协议约定及法定的解除条件；

2、原告行使合同解除权，没有履行通知义务；

3、涉案的商标无效裁定书未经过诉讼，如果经过诉讼，并不必然产生该商标无效的法律后果，对本案商标权无效所产生的法律后果，应由原告承担。

查明的事实经审理查明，本院确认如下法律事实：1、2012年1月28日，被告金水阁酒店申请注册了第9078904号“南红”文字商标。

2017年5月9日，原告南红公司（乙方）与被告金水阁酒店（甲方）签订《商标转让协议》，权利义务中约定甲方应保证被转让的商标为有效商标，并保证没有任何第三人通过法定程序或者根据商标政策对本协议项下商标提起商标异议、商标撤销、商标无效程序。

协议中约定被告金水阁酒店将涉案商标转让给原告南红公司，原告南红公司向被告金水阁酒店支付转让费300万元。

双方在违约责任中约定：任何一方违约的，除应赔偿守约方实际经济损失外，还应向守约方承担违约金人民币2000万元，并承担守约方因维权所支付的所有费用，包括但不限于公证费、律师费、差旅费等；

本协议生效后，若出现任何因甲方原因或者商标政策原因导致的商标无效、被撤销等影响乙方行使商标权的情况，则乙方有权单方面解除本协议，甲方须退还所有已收款项，造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

鉴于甲方为独资企业，对于本合同约定义务，甲方及其股东杨建明承担连带责任。

2、2019年1月7日，保山市隆阳区南红玛瑙协会以原告南红公司为被申请人对第9078904号“南红”文字商标向国家知识产权局商标评审委员会（以下简称商标评委会）提出无效宣告的请求，原告南红公司委托申请注册第9078904号“南红”文字商标的商标代理机构进行了答辩。

2020年5月20日，商标评委会以“南红”缺乏商标的显著性，不能起到识别来源的作用，构成2001年《商标法》第十一条第一款第（一）项的规定，以及如使用在黄琥珀色宝石、宝石等商品上，容易使相关公众对该商品的原料、种类等特点产生错误的认识，构成2001年《商标法》第十条第一款第（七）项的情形为由，裁定宣告第9078904号“南红”文字商标无效。

3、在商标评委会裁定宣告第9078904号“南红”文字商标无效后，被告金水阁酒店曾向原告南红公司发送律师函，要求原告南红公司就该宣告商标无效的裁定依法提起诉讼，原告南红公司基于其认可该宣告商标无效裁定的事实及法律依据，并未提起诉讼。

判决的理由与结果本院认为，一、根据《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。

但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

且根据商标法规定，宣告注册商标无效的裁定，对宣告无效前已经履行的商标转让合同不具有追溯力。

本案中，原告南红公司与被告金水阁酒店签订《商标转让协议》是双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。

依据《商标转让协议》约定“该商标权转让的性质为永久性的商标权转让，注明下次应续展的时间为2022年1月27日”，该约定说明,原告南红公司签订《商标转让协议》购买第9078904号“南红”文字商标的目的是要在其今后的生产经营过程中长期使用该商标,以便不断地获益实现商标价值。

该商标被商标评委会宣告无效后,致使原告南红公司合同目的无法实现,且原告南红公司与被告金水阁酒店在协议中约定因甲方或者商标政策原因导致的商标无效影响乙方行使商标权的，乙方有权单方面解除本协议，甲方须退还所有已收款项，造成乙方损失的，甲方应予赔偿。

现涉案商标被宣告无效，原告南红公司请求解除该《商标转让协议》符合合同约定及法律规定，本院予以支持。

被告提出“商标权转让已经完成，该商标转让协议已经履行完毕”的理由不构成合同解除的抗辩理由,法院不予采纳。

被告提出涉案商标系原告未提起行政诉讼而导致的结果，本院认为，商标评委会进行商标有效的评查的依据是涉案商标的具体情况，原告虽然享有起诉权，但双方在《商标转让协议》中并未约定如出现商标无效宣告，原告作为商标受让人必须提起相关诉讼。

且原告基于自身诉讼风险的考量以及对于商标无效裁定书的认可不再提起诉讼，并无不当，故对于被告的该项抗辩，本院不予采纳。

二、第9078904号“南红”文字商标被宣告无效,被告金水阁酒店作为该商标的原注册人,对该商标被宣告无效具有过错,故《商标转让协议》解除后,如不退还商标转让费，明显违反公平原则，故其应返还商标转让费。

对于原告南红公司要求被告金水阁酒店返还商标转让费300万元的诉讼请求，本院予以支持。

三、原被告双方在协议中约定违约方应向守约方赔偿损失、支付违约金2000万元，并承担守约方因维权支出的所有费用。

现涉案商标被宣告无效，无效的原因为违反2001年《商标法》的相关规定，被告金水阁酒店并未按照协议约定保证转让的商标为有效商标，本院认定其为违约方。

关于原告南红公司主张被告金水阁酒店支付违约金100万元，原告南红公司在本案中仅提供了其因商标无效的程序而花费的代理费8000元，该数额远低于原告南红公司所主张的违约金，故本案的违约金本院酌情支持30万元（包含原告南红公司因商标无效程序所花费的代理费8000元）。

四、原告南红公司主张本案律师代理费15万元，原告南红公司在本案中提交了律师代理合同，所提交的律师费发票包含2张，其中一张的开票日期为2019年12月12日，经查证原告南红公司在2019年已经针对本案中《商标转让协议》起诉被告，后该案件原告南红公司自行撤诉，故该案件的律师代理费在本案中进行主张本院不予认可。

本院仅对原告南红公司所提交的开票日期为2020年8月20日开具的金额为5万元的发票予以采信，故对于原告南红公司主张的律师费，本院在5万元的范围内予以支持。

五、原告南红公司与被告金水阁酒店对于《商标转让协议》的约定义务，被告杨建明承担连带责任。

被告杨建明在《商标转让协议》的法定代表人处签名，推定其知晓该协议的约定，对于原告南红公司要求被告杨建明对前述确定的金钱义务承担连带责任的诉讼请求，本院予以支持。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条,《中华人民共和国商标法》第四十七条之规定，判决如下：一、解除原告湖南南红文化传媒有限公司与被告保山市隆阳区金水阁酒店于2017年5月9日签订的《商标转让协议》；

二、限被告保山市隆阳区金水阁酒店于本判决生效后十五日内向原告湖南南红文化传媒有限公司返还商标转让费300万元；

三、限被告保山市隆阳区金水阁酒店于本判决生效后十五日内向原告湖南南红文化传媒有限公司支付违约金30万元；

四、限被告保山市隆阳区金水阁酒店于本判决生效后十五日内向原告湖南南红文化传媒有限公司支付律师费5万元；

五、被告杨建明对上述第二、三、四项判决承担连带责任；

六、驳回原告湖南南红文化传媒有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费40064元，减半收取20032元，由被告保山市隆阳区金水阁酒店、杨建明共同负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。