文书内容重庆自由贸易试验区人民法院民 事 判 决 书（2020）渝0192民初10820号原告：刘均，女，1975年4月28日出生，汉族，住重庆市渝**。

委托诉讼代理人：丁琪，重庆长弘律师事务所律师。

被告：郑州市萧记面食有限公司，住所地郑州市管城区货栈北街**，统一社会信用代码91410104747436902T（1-1）。

法定代表人：肖存兴，董事长。

委托诉讼代理人：刘红宝，北京华泰（郑州）律师事务所律师。

原告刘均与被告郑州市萧记面食有限公司（以下简称萧记面食公司）商标使用许可合同纠纷一案，本院于2020年11月5日立案后，依法适用普通程序，并于2020年12月30日公开开庭进行了审理。

原告刘均的委托诉讼代理人丁琪，被告萧记面食公司的委托诉讼代理人刘红宝到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告刘均向本院提出诉讼请求：1.判决被告退回原告商标许可使用费10万元；

2.判决被告支付原告违约金10万元；

3.本案诉讼费由被告负担。

事实及理由：“肖氏”商标为被告所有，由国家工商行政管理总局商标局于2007年11月正式注册（核定服务项目为第43类，注册号：4098665）。

原告长期在重庆市以“肖氏”为招牌经营米线餐饮业务，原告于2013年找到被告，希望被告将“肖氏”商标许可原告在重庆使用。

因此双方签订了《商标使用许可合同》，被告许可原告在重庆市辖区范围内使用其注册商标“肖氏”，使用期限为2014年1月10日至2017年11月6日，使用费为10万元，被告“肖氏”商标有效期为十年，即2017年11月6日到期，而原告交纳10万元使用费是希望长期永久使用该商标，被告也同意当期商标到期后，会续展商标有效期以保证原告的使用，因此双方在许可合同第三条中约定：许可使用期到期后，被告需延长使用时间，并不得再另行向乙方收取使用费。

原被告双方还在许可合同第十二条中约定：被告必须遵守所有承诺，必须保障原告商标使用的合法性，否则将全部退回使用费，并按1+1进行赔偿。

《商标使用许可合同》签订后，原告向被告交纳了10万元的使用费，双方也按照法律规定共同向国家商标总局办理了商标使用许可备案，在此期间原告一直依法和按照双方约定使用该商标，但到了2017年“肖氏”商标有效期到期前，被告私自向商标总局申请注销了“肖氏”商标，并已经获得通过，也就是该“肖氏”商标已经无效，原告已经不能再申请“肖氏”商标许可使用备案，被告不经原告同意，并在没有通知原告的情况下，违反双方的约定，私自注销“肖氏”商标，属违法行为，根据双方合同的约定，被告应退回原告商标许可使用费10万元，并支付原告违约金10万元。

故原告提起诉讼，请求依法裁决。

被告萧记面食公司辩称，一是原告不是本案的适格原告，应当依法驳回起诉，本案原告经营的餐饮店铺字号为江北区天皓餐饮服务部，适格的原告应当为“江北区天皓餐饮服务部”，而不是“刘均”，本案原告主体不适格，应当依法驳回起诉；

二是退还商标许可使用费和违约金的问题，在《商标使用许可合同》履行期间，原告按照合同约定享受了应有的权利，被告履行了相应的义务，其要求退回商标许可使用费的请求没有任何事实与法律根据，被告不存在任何违约行为，无需支付违约金；

三是许可原告使用“肖氏”商标的时间问题，在《商标使用许可合同》中仅约定使用期限截止到2017年11月6日，到期后需要双方重新签订合同，而非允许原告长期永久使用，且合同到期后，双方没有针对原告继续使用“肖氏”商标事宜达成合意，原告已经无权使用；

四是被告注销“肖氏”商标属于被告的权利，无需经原告同意，且该注销行为没有给原告造成任何损失；

五是双方约定违约金条款不明，属于未约定违约金，且违约金过高，由法院依法酌定；

六是原告的主张超过了两年的诉讼时效，商标时效属于特殊时效，原告在2017年12月28日知道商标被注销的事实，其于2020年11月4日提起诉讼已经超过了两年诉讼时效。

综上，应当驳回原告的诉讼请求。

原告为证明其主张向本院提交了《商标使用许可合同》、商标注册证、注册商标使用许可授权书、商标使用许可备案通知书、商标使用许可备案公告、肖氏商标详情截图、注册商标注销公告、商标更正公告等证据，被告举示了江北区天皓餐饮服务部餐饮服务许可证、江北区天皓餐饮服务部工商登记信息、“肖氏”申请注册详情截图、“肖氏”商标详情截图、重庆皓均餐饮管理有限公司工商登记信息等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷为据。

对双方当事人有争议的证据，本院结合全案证据综合认定。

本院经审理认定事实如下：萧记面食公司取得第4098665号“肖氏”商标注册证，核定服务项目为第43类，注册有效期为2007年11月7日至2017年11月6日止。

2013年6月3日，萧记面食公司向刘均出具《注册商标使用许可授权书》，主要载明萧记面食公司授权刘均使用第4098665号“肖氏”注册商标，期限为授权书签发之日起的商标有效期间，使用范围为重庆市，许可类型为独占使用许可。

2014年1月10日，萧记面食公司（商标使用许可人、甲方）与刘均（商标使用被许可人、乙方）签订《商标使用许可合同》，约定：“一、甲方将注册登记的第43类商标（注册号：4098665）许可乙方独占许可使用……三、许可使用的期限自2014年1月10日起至2017年11月6日。

授权人不得随意转让该商标，并有义务为该商标续展。

许可使用期满，甲方需延长使用时间，由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同，甲方不得再另行向乙方收取使用费……五、甲方许可乙方使用商标的形式为：在重庆市区域餐饮行业内独占许可使用。

合同存续期间，甲方不得在重庆市内以任何形式使用该商标，也不得以任何形式或方法授权第三人使用该商标……七、乙方向甲方交纳壹拾万元人民币作为商标、冠名使用费……十二、甲方必须遵守所有承诺，不得任意更改授权，必须保障乙方商标使用的合法性否则将全部退回使用费，并按1+1进行赔偿。

十三、乙方必须按协议内容使用商标，如超限或违反协议，甲方有权无条件收回商标使用权并再追偿壹十万元。

”萧记面食公司在许可人（甲方）处盖章，刘均在被许可人（乙方）签字。

2014年8月28日，国家工商行政管理总局商标局作出商标使用许可备案通知书，载明：“郑州市萧记面食有限公司：你方报送的第4098665号注册商标使用许可，我局予以备案。

备案号：20140000008407许可人：郑州市萧记面食有限公司被许可人：刘均……许可期限自2014年01月10日至2017年11月06日。

”第1510期商标使用许可备案公告载明萧记面食公司将第4098665号“肖氏”商标许可刘均使用，备案号为20140000008407，许可使用期限为2014年1月10日至2017年11月6日。

第1569期注册商标注销公告载明萧记面食公司于2017年9月27日申请注销第4098665号“肖氏”商标。

2018年6月20日第1604期商标更正公告中载明将第4098665号“肖氏”商标注销申请日期更正为2017年5月15日。

目前，第4098665号“肖氏”商标已被权利人注销。

另查明，刘均于2013年5月3日成立了江北区天皓餐饮服务部，重庆皓均餐饮管理有限公司于2017年12月28日申请注册第28410175号“肖氏老米线”商标和第28388089号“肖氏”商标，但申请被驳回、不予受理，该商标已失效。

该公司于2018年4月3日再次申请注册第30033538号“肖氏”商标。

庭审中，原告陈述其通过重庆皓均餐饮管理有限公司于2017年12月28日申请注册商标时已经知道被告注销其商标，使用被告的商标至其知道该商标被注销后，截止开庭之日，原告未收到因使用被告“肖氏”商标而被起诉的相关知识产权案件的材料。

本院认为，涉案合同的成立时间系在民法典实施之前，且本案系因民法典施行前履行合同发生的争议，故本案适用合同法及相关司法解释。

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。

根据《商标使用许可合同》，合同签订方为刘均与萧记面食公司，被告认为合同相对方为江北区天皓餐饮服务部，原告主体不适格的答辩意见，本院不予采纳。

被告抗辩原告起诉已经超过诉讼时效。

《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

法律另有规定的，依照其规定。

”原告依据《商标使用许可合同》主张自己的权利，适用诉讼时效三年的规定，庭审中，原告陈述其于2017年12月28日知道被告注销商标的事实，被告未举示证据证明原告于2017年11月4日前知道注销商标的事实，原告于2020年11月4日提起诉讼，未超过三年诉讼时效，故对被告认为原告起诉超过诉讼时效的答辩意见，本院亦不予采纳。

原告按照合同约定支付了10万元，被告也依约将“肖氏”商标授权给原告使用。

原被告之间签订的《商标使用许可合同》第三条明确约定“许可使用的期限自2014年1月10日起至2017年11月6日。

授权人不得随意转让该商标，并有义务为该商标续展。

许可使用期满，甲方需延长使用时间，由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同，甲方不得再另行向乙方收取使用费。

”根据该条约定，原告向被告缴纳的商标许可使用费对应的许可使用期限并非仅到2017年11月6日，被告有义务续展商标，原告有权在商标有效期内继续使用该商标。

被告未按照合同约定续展商标，且在合同到期前将商标予以注销，导致原告无法与被告续订商标使用许可合同，无法继续使用商标，被告的行为构成违约。

《商标使用许可合同》第十二条明确约定，甲方必须遵守所有承诺，不得任意更改授权，必须保障乙方商标使用的合法性，否则将全部退回使用费，并按1+1进行赔偿。

如前所述，被告未遵守合同中的约定，应当全部退回使用费，即被告应当退还原告缴纳的使用费10万元，虽然双方约定了除退还使用费外，还应当按照1+1进行赔偿，但原告实际使用了被告的商标，退还使用费已经弥补了原告的损失，对原告要求被告另行支付违约金10万元的诉讼请求，不应再予以支持。

综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款，《中华人民共和国合同法》第八条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百五十二条之规定，判决如下:一、被告郑州市萧记面食有限公司于本判决生效之日起五日内返还原告刘均使用费10万元；

二、驳回原告刘均的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费4300元，由原告刘均负担2150元，由被告郑州市萧记面食有限公司负担2150元。

如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。