山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁02知民初104号原告：丁东，男，1960年11月22日出生，汉族，住山东省青岛市市北区。

原告：丁方，男，1969年10月19日出生，汉族，住海南省海口市龙华区。

委托诉讼代理人：丁东(系丁方之兄)，住山东省青岛市市北区抚顺路11号10号楼2单元301户。

被告：青岛青迈高能电子辐照有限公司，住所地山东省青岛市城阳区流亭街道双元路西（空港工业园内）。

法定代表人：吕大龙，经理。

委托诉讼代理人：王娟，山东志伟律师事务所律师。

原告丁东、丁方与被告青岛青迈高能电子辐照有限公司（以下简称青迈公司）发明专利实施许可合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。

原告丁东(其在本案中兼丁方的委托诉讼代理人)，被告青迈公司的委托诉讼代理人王娟到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

原告丁东、丁方向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付逾期拖欠的专利使用费及利息共计50870元；

2.判令被告立即将专利权转回至两原告名下；

3.判令被告赔偿两原告的经济损失14.59万元；

4.本案诉讼费由被告全部承担。

事实与理由：被告因生产经营需要于2013年5月30日与两原告签订了由两原告持有的发明专利《高能电子射线制备高增益激光玻璃的方法及装置（专利号ＺＬ20061007××××.6）》的使用许可协议。

协议签订后，两原告如约将该专利权交由被告使用且办理了相关手续。

后因使用许可协议到期，经双方协商予以展期至2019年5月30日。

鉴于被告在使用期间多次反复违约拖欠专利使用费，经两原告多次催告仍不履约，故两原告在使用许可协议到期前30日即书面通知被告协议到期后不再展期，两原告拟做其他开发利用，但被告在协议到期后既不支付拖欠的使用费也不办理专利所有权的转回手续。

被告恶意给两原告制造损失已构成侵权。

原告明确诉讼请求一的事实及法律依据及具体各项费用的构成。

原告在庭审中明确，其第1项诉讼请求包括拖欠的专利使用费本金47000元及自2018年5月份到起诉时的利息，包括一年2万元的使用费及政府奖励18万元，按照15%计算是27000元，共计47000元。

原告第3项诉讼请求具体包括：2013年5月-2019年3月份的利息3.59万元，2019年5月底至今权利费1万元，由于被告恶意侵权给原告带来的损失10万元，共计14.59万元。

利息以中国人民银行同期贷款利率上浮60%，以14.59万元为本金计算至起诉之日。

被告青迈公司辩称：1.原告丁方曾委托丁东向被告发出声明，其与原告丁东所发明的申请号为2006100705756的《用高能电子射线制备高增益激光玻璃的方法及装置》专利所获得的所有权益均归原告丁东一人所有，因此，原告丁方不具有本案的主体资格，无权向被告主张权利；

2.被告已付清原告2013年5月至2018年5月期间的专利费及奖励费，因此，原告无权再向被告主张该期间的专利使用费；

3.专利许可期限到期后，被告并没有再使用原告的专利，而且及时告知原告要求办理专利转回事宜并将转让协议书发给原告，因此，并未造成侵权，更未给原告造成任何经济损失，原告所诉无事实及法律依据。

综上，请求法院依法查明事实，驳回原告的诉讼请求。

原告为支持其诉讼主张，向本院提交以下证据：证据1.发明专利证书一份，证明原告享有涉案专利权。

证据2.专利实施许可合同一份，证明授权被告自2013年5月至2018年5月的专利使用情况。

证据3.2016年4月13日签订的专利实施许可合同补充协议一份，证明被告同意将该项专利到期转回给原告。

证据4.2018年5月24日签订的专利实施许可合同补充协议一份，证明被告要求再延长一年专利使用权至2019年5月30日，被告拖欠原告的使用费。

证据5.丁方的声明一份，证明丁方委托丁东处理关于专利授权使用的所有权益。

被告对证据1、2、4、5没有异议，对证据3的真实性没有异议，同时认为，该协议上明确约定了原合同到期后如果受让方（被告）不再使用该项专利，才应无偿将该项权利转让给原告。

证据6.收款收据一份，证明被告支付了原告2018年5月之前所有的专利许可使用费。

证据7.原告于2019年4月29日发给被告的告知函一份，证明原告要求被告提前一个月履行合同，要求被告按时转回专利权，并支付剩余的费用。

被告对证据6、7的真实性没有异议。

但认为原告仅告知被告许可使用期限至2019年5年30日，而根据2016年4月13日签订的补充协议专利是否继续使用由被告决定。

证据8.电子邮件，证明被告要求继续使用专利到2019年底，邮件附件中有47000元的收据。

被告认为证据8的真实性无法确认，并非被告公司的邮箱号。

从该份证据内容看被告只是因为复审需要延长专利使用期限，但是否同意需要原告予以确认，而非由被告决定再用。

收据无被告盖章，被告对收据不予认可。

证据9.通知函，证明原告再次要求被告按时转回专利权并支付延期的专利使用费。

被告对证据9的真实性没有异议，被告自认已收到该份告知函,并在收到该函后及时回复了原告，明确告知原告专利到期后不再使用，并将相关回转协议通知了原告。

证据10.原告丁东所涉案件的诉讼材料，证明原告因被告违约造成了所涉案件的违约行为，若有损失应由被告承担。

被告对证据10的真实性予以认可，但认为该案件与本案无关，且原告丁东系该证据中青岛思源光电科技有限公司的股东，即使该案件成立，所造成的损失也应由原告自行负担。

证据11.公证书一份及户籍证明，证明丁方委托丁东代理本案诉讼。

被告对证据11的真实性认可，但认为户籍证明记载的内容与原告丁东真实居住地址不一致，无法证明丁方的真实身份。

被告向本院提交以下证据：证据1.原告丁方于2019年1月29日书写的声明书一份，证明原告丁方在该份声明书中声明其申请号2006100705756的《用高能电子射线制备高增益激光玻璃的方法及装置》专利的所有权益，包括转让、对外合作及收益，均属于丁东一个人所有，与丁方无关。

若该份声明系原告丁方的意思表示，则本案丁方不具有原告身份的主体资格，无权向被告主张权利。

原告对证据1的真实性、合法性不予认可。

证据2.原告丁东2019年3月29日向被告出具的收款收据一份，证明2013年5月至2018年5月期间的专利费及政府奖励已全部付清。

原告对证据2的真实性没有异议，但认为付款时间应按照协议每年一付并提前支付，被告未按照协议每年一付，现在虽已付清，但需要被告赔偿以前每年的利息。

证据3.邮箱打印件一份，证明被告于2019年6月19日上午向原告丁东的邮箱发送了技术转让（专利权）合同书一份，证明被告在2019年5月30日专利许可期限到期后，被告已不再使用原告申请号为2006100705756的《用高能电子射线制备高增益激光玻璃的方法及装置》的专利，并将转让协议发给原告丁东，但丁东一直未回复。

原告质证称该邮箱为原告丁东的邮箱，但未收到该邮件。

证据4.被告于2019年6月20日向丁方发送的告知函一份、技术转让合同打印件一份、EMS快递运单一份、丁方的身份证复印件一份，证明被告已主动联系原告办理专利权回转事宜，因此，被告并未构成侵权，也未给原告造成任何损失。

原告对证据4的真实性、合法性不予认可，对关联性予以认可。

5.被告于2019年6月20日向丁东发送的告知函1份、EMS快递单回执一份，EMS快递单一份，证明被告于2019年6月19日给原告丁东发出邮件后，丁东一直未回复，被告于2019年6月20日再次向丁东发出告知函，告知正在联系丁方，待确认丁方意见后，办理专利回转事宜。

丁东签收告知函后也未向被告回复。

因发给原告丁方的快递单被退回，因此，被告在2019年6月24日再一次向原告丁东发函，在告知函中，被告明确表示，被告提交的证据1声明书中丁方的签字与专利转让合同中丁方的签字不一致，为了确认声明书中丁方签字的真实性，完成专利回转事宜，被告要求原告丁东联系丁方，待确认签字事宜及签署相关文件后，就完成专利转让事宜。

因此，被告已尽到了通知义务，并不存在任何侵权事宜，但该通知被原告丁东拒收。

原告称未收到该告知函，不清楚该EMS。

6.工商信息打印件一份、私营企业登记信息查询结果一份，证明原告提交的证据10中青岛思源光电科技有限公司系2016年12月30日成立，而原告丁东系该公司股东，故被告认为该证据存在虚假情况，请求法院予以核实。

原告对证据6的真实性予以认可，但认为与本案无关。

本院经审查，对原被告提交的上述证据的真实性予以确认。

根据本院认定的上述证据，结合当事人陈述及庭审调查情况，本院查明下列与案件有关的事实：2006年12月5日，原告丁东、丁方向国家知识产权局申请名称为“用高能电子射线制备高增益激光玻璃的方法及装置”的发明专利（以下简称涉案专利），并于2009年10月21日获得授权，专利号为ＺＬ20061007××××.6。

2013年5月30日，原告丁东、丁方与被告青迈公司签订《专利实施许可合同》，约定两原告向被告提供涉案专利的全部专利文件，同时提供为实施该专利而必须的工艺流程文件，提供设备清单（或直接提供设备）用于制造该专利产品，并提供实施该专利所涉及的技术秘密及其他技术。

许可方式为独占许可，五年，许可范围是自2013年5月30日至2018年5月30日在山东省青岛市制造、销售涉案专利的产品。

专利使用费及支付方式为：A.从第2013年起每年2万元，总计10万元，付款时间为每年的5月份前；

B.每年因高新技术企业节省出的税费提取15%；

C.因高新技术企业获得的政府奖励提取15%；

D.受让方支付该专利每年的维持费。

2016年4月13日，原告丁东、丁方与被告青迈公司签订《专利实施许可合同补充协议》，约定主要内容：由于受让方（即被告）在2016年的高企复审中需要将该项专利变更至公司名下，现经双方友好协商，转让方（即两原告）同意将该项专利（即涉案专利）转让至受让方名下，转让费用和时间仍按照原有合同执行，原有合同到期后受让方如不再使用该项专利，应无偿将该项专利转让至转让方，如需继续使用则应按照原有合同约定费用继续付费。

2018年5月24日，原告丁东、丁方与被告青迈公司签订《专利实施许可合同补充协议》，约定主要内容：经双方友好协商，转让方同意将该专利许可时间延长一年，有效期至2019年5月30日。

1.2018年5月30日至2019年5月30日被许可方向许可方付许可费2万元；

2.延长期内每年因高新技术企业节省出的税费提取15%；

3.延长期内因高新技术企业获得的政府奖励提取15%；

4.延长期内被许可方支付该专利每年的维持费。

本协议作为原合同的补充部分，原有合同内容条款保持不变。

2019年3月29日，被告青迈公司向案外人青岛思源光电科技有限公司支付2013年5月至2018年5月期间的专利使用费及政府奖励提取共计14.54万元，同日，原告丁东向被告出具了同等金额的收款收据。

2019年4月29日，原告丁东向被告发出告知函，告知被告双方约定的涉案专利的许可权于2019年5月30日届满到期，到期后原告丁东不再续约，并收回专利使用权。

2019年6月10日，被告（联系人杨志斌、高磊）向原告丁东发送电子邮件一份，主要内容：被告因为复审需要延长专利使用期限，需要继续使用涉案专利到2019年底，被告应付专利使用费尾款给两原告，需要签收收款收据，邮件附件中收款收据载明的付款金额为47000元。

2019年6月12日，原告丁东向被告发出通知函，再次要求被告按时转回专利权并支付延期的专利使用费。

被告自认已收到该份告知函,并在收到该函后及时回复了原告，明确告知原告专利到期后不再使用，并将相关回转协议通知了原告。

2019年7月10日，案外人青岛思源光电科技有限公司以丁东违约为由诉至法院，要求丁东双倍返还订金25万元并支付违约金10万元。

青岛思源光电科技有限公司于2016年12月30日成立，原告丁东系该公司股东。

原告丁方于2019年7月1日出具委托书，内容为：原告丁方委托丁东代为办理本案的诉讼事宜：代为进行法律诉讼、接受法律文书、出庭、接受调解、接收案款。

青岛市市中公证处对此予以了公证。

原告丁方于2019年1月29日出具声明书，内容为：原告丁方声明涉案专利的所有权益，包括转让、对外合作及收益，均属于丁东一个人所有，与丁方无关。

2019年6月19日上午，被告向原告丁东的邮箱发送技术转让（专利权）合同书一份，丁东未予回复。

2019年6月20日，被告通过EMS向原告丁方寄送邮件一封，收件地址为丁方身份证住所地。

经当庭查验该邮件封存完好并开启，内有告知函及技术转让合同，告知丁方被告自2019年4月起就涉案专利使用权到期事宜与原告丁方联系，未收到回复，故发函及转让协议望见函后与被告公司高磊联系，以完成转让事宜。

该邮件于2019年6月24日经海口EMS以多次不接电话上门无人为由退回。

同日，被告向原告丁东发出告知函，告知丁东被告正在联系丁方，待确认丁方意见后完成专利转让事宜。

2019年6月24日，被告通过EMS向原告丁东寄送邮件一封，信封收件人为丁东，电话138××××2700，收件地址为山东省青岛市城阳区兴阳路328号万科魅力之城25号楼2单元301室，经当庭查验该邮件封存完好并开启，内有告知函，告知丁东被告提交的证据1声明书中丁方的签字与专利转让合同中丁方的签字不一致，为了确认声明书中丁方签字的真实性，完成专利回转事宜，被告要求原告丁东联系丁方，待确认签字事宜及签署相关文件后，完成专利转让事宜。

该邮件以收件人拒收为由退回。

本院认为，本案属于发明专利实施许可合同纠纷。

原告丁东、丁方与被告青迈公司签订的《专利实施许可合同》及相关补充协议内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效。

本案争议焦点问题是：一、被告应否支付原告专利使用费用及利息，数额如何确定；

二、被告应否将涉案专利权转回至原告名下；

三、被告应否赔偿两原告经济损失14.59万元。

关于第一个焦点问题。

本院认为，根据本案查明的事实，涉案专利《发明专利证书》中载明发明人为丁东、丁方，故丁东、丁方均为本案适格原告。

根据两原告与被告签订的《专利实施许可合同》及2016年、2018年签订的补充协议，被告应当向两原告支付2018年5月30日至2019年5月30日期间的专利许可费及政府奖励提取。

对于具体数额，被告只认可支付专利使用费2万元，但根据被告于2019年6月10日向原告丁东发送的电子邮件，附件中收款收据载明的付款金额为47000元。

故本院认定被告尚应支付原告拖欠的专利使用费用47000元。

上述合同及补充协议中均未约定利息事宜，本院对原告要求被告支付利息的主张不予支持。

根据原告丁方于2019年1月29日出具的声明书，涉案专利的所有权益，包括转让、对外合作及收益，均属于丁东一个人所有，与丁方无关。

本院据此可判令被告直接将拖欠的涉案款项支付给原告丁东。

关于第二个焦点问题。

本院认为，根据两原告与被告签订的《专利实施许可合同》及2016年、2018年签订的补充协议，“原有合同到期后受让方如不再使用该项专利，应无偿将该项专利转让至转让方”。

根据本案查明的事实，2019年6月19日之后，被告多次联系原告要求办理专利回转事宜，且在案证据不足以证明2019年5月30日后，被告仍具有使用涉案专利的行为，故被告应当协助原告将涉案专利权转回至原告名下。

关于第三个焦点问题。

本院认为，原告在庭审中明确，其第3项诉讼请求具体包括：2013年5月-2019年3月份的利息3.59万元，2019年5月底至今权利费1万元，由于被告恶意侵权给原告带来的损失10万元，共计14.59万元。

关于原告在本案中主张的利息问题，因缺少事实与法律依据，故本院不予支持。

关于2019年5月底至今的权利费问题，因在案证据不足以证明被告在该期间使用了涉案专利，故对于原告的该项主张，本院不予支持。

关于被告恶意侵权给原告带来的损失问题，本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第六条规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

第一百一十九条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；

没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

本案中，原告显然未履行合同法规定的止损义务，且原告丁东本身系所谓要求其赔偿损失的案外人青岛思源光电科技有限公司股东，双方之间具有一定利害关系。

故对于原告的该项主张，本院亦不予支持。

综上所述，原告的诉讼请求部分成立，本院予以部分支持。

依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百一十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告青岛青迈高能电子辐照有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告丁东专利使用费47000元；

二、被告青岛青迈高能电子辐照有限公司于本判决生效之日起十日内协助原告丁东、丁方将名称为“用高能电子射线制备高增益激光玻璃的方法及装置”的发明专利（专利号为ZL200610070575.6。

）转回至原告丁东、丁方名下；

三、驳回原告丁东、丁方的其他诉讼请求。

案件受理费4234元，由原告丁东、丁方负担3223元，被告青岛青迈高能电子辐照有限公司负担1011元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。