上海知识产权法院民 事 判 决 书（2017）沪73民初198号原告：吴登奎，男，1940年8月19日出生，汉族，住上海市普陀区。

委托诉讼代理人：浦云彪，男，1949年7月13日出生，汉族，住上海市普陀区。

被告：上海气动成套公司三分厂，住所地上海市崇明区。

法定代表人：陆丕贤，厂长。

原告吴登奎与被告上海气动成套公司三分厂发明专利实施许可合同、实用新型专利实施许可合同纠纷一案，本院于2017年3月14日受理后，依法组成合议庭，分别于2018年5月23日、同年8月31日公开开庭审理了本案。

原告吴登奎及其委托代理人浦云彪、被告上海气动成套公司三分厂的法定代表人陆丕贤到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告吴登奎向本院提出如下诉讼请求：判令被告上海气动成套公司三分厂支付专利使用费人民币1,061,912元(以下币种均为人民币)。

事实和理由：原告系名称为“陶瓷密封型机车气动刮水器”实用新型专利(以下简称涉案实用新型专利)和名称为“多用途陶瓷密封型气动刮水器”发明专利(以下简称涉案发明专利)的权利人之一，两个专利的技术方案基本相同。

2011年10月15日，原、被告双方签订《产品开发技术协议书》(以下简称涉案协议)，根据涉案协议的约定，对开发投入市场的专利产品，被告以产品销售额的7%提成，用以支付原告的技术开发费用。

现被告于2012年1月1日至2015年6月30日期间使用原告的涉案实用新型专利、涉案发明专利生产销售陶瓷密封型气动刮水器，销售额达15,170,176.2元，故被告应当按照约定向原告支付相应的专利使用费。

被告上海气动成套公司三分厂辩称，第一，陶瓷密封型气动刮水器在涉案协议签订前于2009年已经生产销售，并不属于涉案协议约定的“新产品”；

第二，除了陶瓷密封型气动刮水器，被告还生产雨刮器、刮水器和刮雨器共四种产品，只有陶瓷密封型气动刮水器使用了原告主张的涉案实用新型专利和涉案发明专利，其余三款产品并未使用涉案两个专利。

故被告不应向原告支付专利使用费，请求法院驳回原告的诉讼请求。

当事人围绕诉讼请求和辩称意见依法提交了证据，本院依职权向国家税务总局上海市崇明区税务局、上海市崇明区市场监督管理局依法调取了相关证据，当事人针对上述证据发表了质证意见。

本院对于当事人提交的与本案有关的证据予以确认，并查明如下事实：2005年4月1日，被告法定代表人陆丕贤、原告吴登奎作为专利权人申请涉案实用新型专利并获得授权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9。

2011年9月5日，陆丕贤、原告吴登奎作为专利权人申请涉案发明专利并获得授权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.4。

2011年10月15日，原告(乙方)与被告(甲方)签订涉案协议，约定：甲方为了企业发展需要开发具有技术含量的新产品及对老产品进行升级换代，从2002年初起聘请乙方担任新产品开发及老产品改进等技术工作，经过数年努力，已开发了陶瓷密封型气动刮水器等新产品，并成功打入铁路、宝钢及其他用户领域，企业业绩呈现欣欣向荣景象，为了企业进一步的发展，甲乙双方一致同意在以往良好合作基础上签订一份技术协议，有利于开发更多气动新产品，有利于体现甲乙双方互助互利原则，经协商达成以下协议：1.乙方负责气动新产品开发技术工作，并协助甲方做好新产品营销工作。

2.甲方负责新产品试制、试验及产品销售等工作。

3.甲乙双方信守诚信，乙方尽力协助甲方做好企业的其余技术工作，包括专利申请等事项，甲方据实汇总销售情况。

4.对开发投入市场的专利产品，甲方以每种产品销售额的7%提成，用以支付乙方的技术开发费用，半年结算一次，对乙方从事企业的其余技术工作甲方应每月支付一定数额工资结算给乙方。

5.在协议执行期内，甲乙双方都不得以任何形式将开发的新产品技术包括专利向任何第三方转让，在协议期满后如甲方仍继续生产、销售专利产品的仍应支付7%销售额给乙方。

6.本协议从2012年1月1日起执行，至专利失效期为止或甲方停止生产、销售专利产品为止。

2012年11月8日，被告提交上海市崇明区市场监督管理局备案的《QGD型机车气动刮水器企业标准》在“1.范围”中规定：本标准适用于铁路机车用QGD型机车气动刮水器(以下简称刮水器)，该产品也适用于钻井平台、煤矿专用车等风窗玻璃刮水器。

“3.1型号说明”中规定：QGD对应“气动式陶瓷密封型刮水器”。

2013年3月8日，被告提交的关于项目名称“QGD-80陶瓷密封型高速机车气动刮水器”《科研项目验收申请表》所附发票的产品名称包括刮雨器、雨刮器、陶瓷密封型机车气动刮水器、气动刮水器、刮水器等。

2018年7月2日，本院向原、被告双方发出举证通知书，要求双方当事人提交2012年1月1日至2015年6月30日期间被告销售的涉案产品或者涉案产品相关线索以进行产品是否使用涉案实用新型专利与涉案发明专利进行技术比对。

原、被告均表示无法提供当时所销售产品或线索以供技术比对。

2018年7月24日，本院向国家税务总局上海市崇明区税务局发函查询被告于2012年1月1日至2015年6月30日期间的红冲发票、负数发票以及作废发票情况，该局回复了被告于上述期间的红冲发票、负数发票以及作废发票清单，经统计数额分别为负数发票386,406.01元、作废发票1,033,289.75元、红冲发票558,619.64元。

关于被告于2012年1月1日至2015年6月3日期间使用涉案实用新型专利和涉案发明专利的销售额，原告认为经其统计销售额共计15,292,766.09元，同意扣除外购刷片的金额117,344.1元以及外购刷杆的金额5,256.41元，故最终涉案产品包括零部件的销售额为15,170,176.2元。

同时表示涉案专利所有零部件的销售额2,185,494元都属于涉案专利权利要求范围，应当计入被告总销售额中。

被告认为经其统计总销售额为15,148,478.03元，但应当扣除刷杆销售额855,080.38元、刷片销售额568,750.61元、调速开关销售额664,781.42元、负数发票386,406.01元、作废发票1,033,289.75元、红冲发票558,619.64元、重复发票数额489,705.99元以及不属于涉案产品的销售数额1,138,096.56元；

在被告统计的总销售额中，被告认为没有使用涉案实用新型专利和涉案发明专利的雨刮器销售额6,522,574.35元、刮雨器销售额916,890.81元、刮水器销售额2,707,938.88元。

庭审中，被告确认其统计的雨刮器、刮雨器、刮水器产品型号中均带有“QGD”。

本院认为，本案的争议焦点为：一、陶瓷密封型气动刮水器是否属于涉案协议约定的“新产品”；

二、被告生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品是否使用了涉案专利；

三、如果被告应当向原告支付许可使用费，应当支付的数额。

一、陶瓷密封型气动刮水器是否属于涉案协议约定的“新产品”原告认为被告生产的刮水器均为使用涉案专利的陶瓷密封型气动刮水器，属于涉案协议约定的专利产品，被告应当按照协议约定向原告支付许可使用费。

被告认为，涉案协议的签订是为了开发更多气动新产品，而陶瓷密封型气动刮水器在涉案协议签订之前即已经对外生产销售，故不属于涉案协议约定的“新产品”，被告不应该向其支付许可使用费。

本院认为，首先，涉案协议前言部分明确载明“经过数年努力，已开发了陶瓷密封型气动刮水器等新产品”，故在签订涉案协议时，虽然陶瓷密封型气动刮水器已经对外销售，但双方当事人确认陶瓷密封型气动刮水器属于新产品。

其次，根据涉案协议第四条约定，被告向原告支付提成的对象为“开发投入市场的专利产品”。

被告对于陶瓷密封型气动刮水器使用了涉案实用新型专利和涉案发明专利不持异议，故陶瓷密封型气动刮水器应当属于“开发投入市场的专利产品”。

因此，本院认为，陶瓷密封型气动刮水器属于涉案协议约定的“新产品”，被告应当按照涉案协议的约定向原告支付许可使用费。

二、被告生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品是否使用了涉案专利原告认为，被告只生产陶瓷密封型气动刮水器，即使发票上载明的产品名称包括“雨刮器、刮雨器、刮水器”，但这只是陶瓷密封型气动刮水器的简称，实质上属于相同的产品。

被告认为，被告生产四种类型的产品，包括陶瓷密封型气动刮水器、雨刮器、刮雨器、刮水器，只有陶瓷密封型气动刮水器使用了涉案专利，其余三种产品没有使用涉案专利。

本院认为，首先，现有证据能够初步证明被告生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器产品使用了涉案专利。

根据被告备案的《QGD型机车气动刮水器企业标准》的记载，产品型号“QGD”代表的即为气动式陶瓷密封型刮水器，而被告提交的发票中产品名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品型号基本都带有“QGD”的字样，被告亦确认其统计的雨刮器、刮雨器、刮水器的产品型号均带有“QGD”的字样。

而且被告提交的涉及陶瓷密封型高速机车气动刮水器科研项目验收书中所附的发票亦包含了名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品。

其次，被告未提交相反证据证明名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品实际生产过程中未使用涉案专利。

本案庭审过程中，被告虽然辩称名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品与涉案专利的技术方案存在不同，但其并未提交2012年1月1日至2015年6月30日期间生产销售的产品实物或者其他证据以进行技术比对，故被告应当承担相应的不利后果。

因此，在被告未提交相反证据证明名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品使用的技术与涉案专利存在不同的情况下，现有证据可以证明被告生产的雨刮器、刮雨器、刮水器的产品亦使用了涉案专利。

三、被告应当支付的许可使用费数额原告认为，被告的销售额中仅应当扣除外购的刷杆、刷片的销售数额，零部件应当计入销售数额中，不应扣除。

被告认为，被告的销售额中应当扣除零部件、负数发票、红冲发票、作废发票、重复发票等的数额。

本院认为，首先，零部件不应计入应当支付许可使用费的销售数额。

本案中，单独销售的产品零部件是为了专利产品使用过程中出现故障时替换之用，并未使用涉案专利的完整技术方案；

而且根据涉案协议“对开发投入市场的专利产品，甲方以每种产品销售额的7%提成”的约定，被告应当支付使用费的对象为使用涉案专利的产品，不包括产品的零部件。

对于原告援引《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条关于“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，销售另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为”的规定，认为零部件应当计入销售额的诉讼主张，本院认为，该规定涉及的情形为将专利产品作为另一产品的零部件销售，而本案系将专利产品的零部件单独销售，而且原告亦未证明涉案的零部件系专门用于他人生产侵权产品所用，因此，对于原告认为产品零部件应当计入产品销售额的相关意见，本院不予采信。

其次，关于被告应当支付的许可使用费数额。

本院认为，鉴于本案涉及大量的销售发票，而对上述销售发票的统计、整理涉及专门的财会知识，应由具有专门财会知识的人员通过审计的方式，确定涉案专利产品的销售金额。

但双方当事人均未申请对涉案发票进行审计而是自行予以统计，在双方当事人对各自统计数额争执不下，本院亦难以确定的情况下，双方当事人均应承担一定的举证责任。

本院根据原、被告各自的统计情况，酌情确定本案中被告应予支付的许可使用费数额为80万元。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第十二条之规定，判决如下：一、被告上海气动成套公司三分厂应于本判决生效之日起十日内向原告吴登奎支付专利许可使用费人民币80万元；

二、驳回原告吴登奎的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币14,357元,由原告吴登奎负担人民币1,771元，由被告上海气动成套公司三分厂负担人民币12,586元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

审　判　长　　何　渊审　判　员　　凌宗亮人民陪审员　　张艳培二〇一八年九月三十日书　记　员　　周　颖附：相关法律条文《中华人民共和国专利法》第十二条任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。

被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。