文书内容山东省高级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁民终1862号上诉人（原审原告）：济南赛信机械有限公司。

住所地：山东省济南市高新区正丰路554号环保科技园8号楼正丰大厦215室。

法定代表人：张德成，董事长。

委托诉讼代理人：ＸＸ，男，济南赛信机械有限公司职工。

委托诉讼代理人：李国际，山东平正大律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：济南赛信建材机械有限公司。

住所地：山东省济南市历城区华山工业开发区。

法定代表人：高玉林，总经理。

委托诉讼代理人：孙才望，山东千舜律师事务所律师。

上诉人济南赛信机械有限公司（以下简称济南赛信公司）因与被上诉人济南赛信建材机械有限公司（以下简称赛信建材公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2016）鲁01民初5号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年8月15日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。

上诉人济南赛信公司的委托诉讼代理人ＸＸ、李国际，被上诉人赛信建材公司的委托诉讼代理人孙才望到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

济南赛信公司上诉请求：1、撤销一审判决；

2、判令赛信建材公司使用被诉标识的行为侵犯济南赛信公司的商标权、著作权、字号权，责令赛信建材公司停止使用被诉标识和赛信字号；

3、赛信建材公司赔偿经济损失200万元，并在百度及《建筑门窗幕墙与设备》杂志上刊登道歉声明；

4、追加高玉亭为被告，并与赛信建材公司承担连带责任。

事实和理由：1、赛信建材公司在先使用抗辩不能成立。

涉案商标虽然于2012年核准注册，但济南赛信公司在1995年就开始使用，并已经具有了一定的市场知名度，故赛信建材公司提供的证据不能证明其在先使用。

2、赛信建材公司使用的标识侵犯了济南赛信公司的著作权并构成不正当竞争。

济南赛信公司对被控侵权标识中的双菱形图形享有著作权，赛信建材公司使用被控侵权标识侵害了济南赛信公司的著作权，不应受到法律保护；

赛信建材公司在使用被控侵权标识宣传时，存在虚假宣传的情形，构成对济南赛信公司的不正当竞争。

济南赛信公司的英文字号为“SAIXIN”，经济南赛信公司使用具有一定的知名度，赛信建材公司在被控侵权标识中使用“SAIXIN”侵犯了济南赛信公司的字号权，亦不应受到法律保护。

3、一审法院认定事实错误。

济南高新开发区赛信机械有限公司（以下简称高新赛信公司）许可赛信建材公司使用第854408号商标，但赛信建材公司不能变更使用，一审法院对赛信建材公司的该变更使用行为认定存在一定的合理性，违反法律规定。

按照一审法院的逻辑，显然是鼓励赛信建材公司使用与第854408号商标相同或近似的商标。

且一审法院未考虑济南赛信公司第9921558号商标与第854408号商标延伸的事实，判令赛信建材公司可以继续使用涉案商标错误。

4、赛信建材公司侵犯了济南赛信公司的著作权、商标权，应责令赛信建材公司停止使用被诉侵权标识，赔偿经济损失并赔礼道歉。

5、一审法院未追加高玉亭为本案被告错误。

高玉亭原系赛信建材公司的法定代表人，在本案一审诉讼发生后，赛信建材公司法定代表人变更为高玉亭的哥哥，但高玉亭仍是控股股东，高玉亭滥用股东地位逃避债务,应追加其为本案被告。

赛信建材公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求法院驳回济南赛信公司的上诉请求。

济南赛信公司向一审法院起诉,请求判令赛信建材公司：1、立即停止侵犯第9921558号商标权的行为；

2、赔偿济南赛信公司经济损失200万元；

3、在其网站、中国建材报、阿里巴巴网站，澄清事实并刊登致歉声明；

4、承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实：济南赛信公司成立于1995年7月18日，经营范围包括食品生产专用机械、包装机械、建材生产专用机械、饲料加工机械的制造、销售；

货物进出口。

2012年11月28日，济南赛信公司经核准注册了第9921558号商标，核定使用商品为第7类，包装机、玻璃工业用机器设备。

2015年7月30日，依济南赛信公司委托代理人ＸＸ申请，山东省济南市泉城公证处公证人员对公证处计算机清洁性检查后登陆www.baidu.com,通过百度搜索“赛信建材”，点击“中空设备丨中空玻璃设备-济南赛信建材机械有限公司”，进入“济南赛信建材机械有限公司”主页，截取网页图像36张。

2015年8月3日山东省济南市泉城公证处对上述行为进行公证并作出（2015）济泉城证经字第20574号公证书。

在截取的网页图像中，赛信建材公司产品正面使用有整体显示为红色的标识，具体结构为：两菱形组合，两菱形呈右下脚与左上角连接、上下平行的组合形状，两菱形中心有白色线条使其呈对等断开状，下方有拼音字母“SAIXIN”。

2015年7月30日，依济南赛信公司委托人ＸＸ申请，山东省济南市泉城公证处公证人员对公证处计算机清洁性检查后登陆www.alibaba.com,进入阿里巴巴国际推广网站，搜索“jinansaixinbuildingmeterials”进入搜索结果第一的赛信建材公司外文推广网页，截取网页图像18页。

山东省济南市泉城公证处对上述行为进行公证并作出（2015）济泉城证经字第20575号公证书。

在截取的网页图像中，赛信建材公司亦使用了上述标识。

2015年12月8日，依照济南赛信公司申请，一审法院作出（2015）济民保字第32号证据保全裁定书，对赛信建材公司涉嫌侵害其商标专用权的相关证据进行了拍照。

在保全证据的照片中，赛信建材公司在其产品上亦使用了上述标识。

赛信建材公司成立于2001年7月12日，经营范围为建材机械设备加工、销售；

批发、零售：机械、电子设备，五金、交电，建材；

建材技术咨询；

进出口业务。

赛信建材公司在2009年1月和2010年8月出版的两期《建筑门窗幕墙与设备》杂志中刊登广告，广告显示早在其丁基胶涂胶机、全自动数控中空玻璃板压生产线等产品和宣传中使用了上述被诉侵权标识。

另查明，1996年7月14日，高新赛信公司经国家商标局核准取得第854408号商标，核定使用商品第7类：食品机械，包装机械（不包括成套设备的包装机械）等，经核准，该商标续展注册有效期至2016年7月13日。

2006年9月28日，高新赛信公司将该商标转让予张德成。

2012年4月13日，张德成将第854408号商标转让予济南赛信公司。

2001年6月10日，高新赛信公司与赛信建材公司签订关于第854408号商标的使用许可协议书，约定赛信建材公司有偿使用第854408号商标。

一审法院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十六条的规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

济南赛信公司第9921558号注册商标专用权，合法有效，应予以保护。

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

就本案而言，赛信建材公司生产的被控侵权产品与涉案第9921558号注册商标核定使用的商品在商品的功能、用途、销售渠道、消费群体等方面存在相同或者具有较大关联性，两者构成相同商品。

赛信建材公司所使用的被诉标识与济南赛信公司的第9921558号商标，整体结构均为：两菱形组合，两菱形呈右下脚与左上角连接、上下平行的组合形状，两菱形中心有白色线条使其呈对等断开状，下方有拼音字母“SAIXIN”。

两商标在构成要素方面基本相同。

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款之规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求附加适当区分标识。

根据赛信建材公司所提交的2009.1和2010.8两期《建筑门窗幕墙与设备》杂志，赛信建材公司在2009年即已在其生产的机械产品上使用被控侵权标识，且已经投入一定营销和宣传费用，在公开刊物上发表广告，具有了一定知名度。

因此，一审法院认为赛信建材公司所主张在先使用的抗辩成立，济南赛信公司无权禁止赛信建材公司在原使用范围内继续使用被诉标识。

另外，赛信建材公司使用的被诉标识包含了第854408号商标的主要构成要素（两菱形组合，两菱形中心有白色线条使其呈对等断开状），被诉标识中的“SAIXIN”字母组合也是赛信建材公司企业字号和第854408号商标中“赛信”的汉字拼音。

鉴于2001年高新赛信公司与赛信建材公司签订了关于第854408号商标的使用许可协议书，赛信建材公司有权使用第854408号商标，虽然赛信建材公司使用的被诉标识与第854408号商标有一定差别，但赛信建材公司使用行为也存在一定的合理性，对赛信建材公司的发展历史和目前出现的共存状况应给予一定的尊重。

综上，在涉案注册商标获准注册之前，赛信建材公司已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用被诉标识，赛信建材公司可以在原使用范围内继续使用被诉标识。

济南赛信公司要求赛信建材公司停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉等诉讼请求没有事实和法律依据，一审法院不予支持。

同时，一审法院注意到，被诉标识主要构成要素与第9921558号注册商标基本相同，且双方诉争标识都使用在第7类机械产品上，所涉领域基本相同。

因此，赛信建材公司在原使用范围内继续使用被诉标识时，应附加适当区分标识，该区分标识应以使相关公众能够对双方产品作出准确区分，符合客观划分市场和区分商品来源的标准。

一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款之规定，判决：驳回济南赛信机械有限公司的诉讼请求。

案件受理费22800元，财产保全费5000元，由济南赛信机械有限公司负担。

本案二审期间，当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

济南赛信公司为证明赛信建材公司在先使用的抗辩不成立，提供以下证据：1、1995-1999年中国食品报，上面有济南赛信公司刊登的广告，拟证明其最早使用双菱形图形标识；

2、济南赛信公司批准证书，拟证明济南赛信公司1995年就使用“SAIXIN”英文字号；

3、证人证言及张德明出庭作证，拟证明济南赛信公司自1998年就使用涉案商标标识；

4、2006年至2008年广州交易会参展发票；

5、2006年至2008年广州交易会参展照片及证明；

证据4-5拟证明济南赛信公司持续使用涉案商标，赛信建材公司在先使用抗辩不成立。

济南赛信公司同时向法院提交申请书一份，申请对广交会照片真实性鉴定。

6、高玉亭父亲给张德成的书信；

7、（2015）济泉城证经字第21913号公证书，证据6-7拟证明高玉亭具有侵权恶意；

8、济南赛信公司2012年后注册的四个商标注册证，拟证明一审法院认定赛信建材公司变形使用有合理性错误。

赛信建材公司发表质证意见称，对济南赛信公司提供的证据1、2、6、7、8真实性无异议，但认为上述证据均未在一审时提交，不能作为新证据；

证据3中证人一审未出庭作证，一审后有与济南赛信公司串供捏造事实的嫌疑，证人证言不应采信；

证据4并非新证据，不发表质证意见；

证据5并非新证据，且证明不符合法律规定的形式，不能作为有效证据使用。

赛信建材公司认为，即使济南赛信公司使用在先，但是其并未注册商标，赛信建材公司仍有权利在原有范围内使用被控侵权标识。

赛信建材公司为证明其使用被控侵权标识具有了一定的知名度，提供以下证据：1、2011-2016年宣传及参加展会发票和票据；

2、2009年6月、7月《建筑门窗幕墙与设备》及2009年5月第47期《门窗幕墙博览》杂志。

济南赛信公司发表质证意见称，对赛信建材公司提供的证据真实性没有异议，但认为其使用涉案商标在先，故赛信建材公司在先使用抗辩不成立。

对当事人的证据，本院认定如下：因赛信建材公司对济南赛信公司提供的证据1、2、6、7、8真实性无异议，本院对其真实性予以确认；

对济南赛信公司证据3，因一审提供的画册并非正规出版物，出具证人证言的三个证人均与济南赛信公司有利害关系，在没有其他证据佐证的情况下，本院对该证人证言不予采信；

证据4系发票原件，本院对其真实性予以确认；

证据5中的照片其一审已经提供，并非新证据；

证明的出具单位未到庭作证，真实性无法确认，对该组证据不予采信。

又因济南赛信公司提供的证据不能证明其在赛信建材公司使用被控侵权标识之前使用了与涉案商标相同样态的标识，故对其鉴定申请不予准许。

对赛信建材公司提供的证据，因济南赛信公司对真实性无异议，本院对其真实性予以确认。

对真实性予以确认的证据证明力，本院将结合案件事实予以综合认定。

本院二审查明：济南赛信公司在成立时系中外合资经营企业，批准证书载明其成立时英文名称为JINANSAIXINMACHINERYCO，LTD。

1995-1999年，济南赛信公司在中国食品报上刊登广告，使用了双菱形图形标识以及双菱形下面标注“赛新机械”的图文组合标识。

高玉亭曾是济南赛信公司职工，并是赛信建材公司股东及原法定代表人，2016年2月4日，赛信建材公司法定代表人变更为高玉林。

赛信建材公司在2009年6月和2009年7月出版的两期《建筑门窗幕墙与设备》杂志、2009年5月第47期《门窗幕墙博览》杂志中刊登广告，使用了被控侵权标识。

本院二审查明的其他事实与一审法院一致。

本院认为，二审中，济南赛信公司虽主张赛信建材公司侵犯其著作权，并存在虚假宣传和侵害其字号权的不正当竞争行为，但其在一审时并未提出相应的诉讼请求，根据《最高人民法院关于适用解释》第三百二十八条第一款之规定，因上述主张均系济南赛信公司在第二审程序中增加的独立诉讼请求，故本院在二审中不予审理，济南赛信公司可以另行提起诉讼。

根据当事人的诉辩主张，本案争议的焦点问题是：一、赛信建材公司是否侵犯了济南赛信公司的注册商标专用权；

二、如构成侵权，应如何承担侵权责任；

三、本案应否追加高玉亭为共同被告。

一、关于赛信建材公司是否侵犯了济南赛信公司的注册商标专用权的问题。

本院二审中，济南赛信公司主张其保护的系第854408号商标第9921558号商标。

关于第854408号商标的问题。

根据查明的事实，一审开庭时，济南赛信公司明确其诉讼请求仅是要求判令赛信建材公司停止侵害其第9921558号商标的行为，并且在法庭辩论终结前也未再对该诉讼请求作出变更。

本院认为，上述事实表明济南赛信公司在一审中并未主张保护第854408号商标，一审法院对此也未审理,根据《最高人民法院关于适用解释》第三百二十八条第一款之规定，本院对济南赛信公司在二审中保护该商标的主张不予审理，济南赛信公司可以另行提起诉讼。

关于赛信建材公司是否侵犯了济南赛信公司第9921558号商标权的问题。

本院认为，赛信建材公司使用被控侵权标识的商品与第9921558号注册商标核定使用商品相同，其使用的被控侵权标识与涉案商标无明显差异,应认定为相同商标。

赛信建材公司提出在先使用的抗辩。

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标”之规定，本院认为，在先使用抗辩权必须至少符合两个条件：一是在申请商标注册前使用；

二是相关标识经使用具有一定的影响。

首先，关于是否构成商标法上的在先使用。

本案中，赛信建材公司提供的证据证明其在2009年1月即已经使用被控侵权标识，也即赛信建材公司先于涉案商标申请注册日之前使用被控侵权标识。

其次，关于是否具有一定影响力的问题。

赛信建材公司一审及二审虽提供了宣传发票和杂志，但其提供的发票仅有两份系涉案商标申请注册前发生的，且体现不出与被控侵权标识的关系，而杂志仅有两种五期，其中一种四期均系2009年出版，故现有证据中个别的广告宣传尚不足以证明被控侵权标识经赛信建材公司使用具有了一定的影响力。

最后，赛信建材公司虽于2001年经许可获得使用第854408号商标使用权，但其实际使用的被控侵权标识并非第854408号商标，且赛信建材公司原法定代表人高玉亭曾是济南赛信公司职工，在对济南赛信公司使用双菱形图形标识及英文字号为“SAIXIN”明知的情况下组合使用被控侵权标识，具有攀附济南赛信公司的意图，因此，其使用被控侵权标识的行为不具有合理性，一审法院认为赛信建材公司变更使用有一定的合理性不当。

综上，赛信建材公司在先使用抗辩不能成立。

因赛信建材公司系在与第9921558号注册商标核定使用商品相同的商品上使用了相同商标，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项之规定，赛信建材公司的行为侵犯了济南赛信公司的涉案商标权。

二、关于赛信建材公司应如何承担侵权责任的问题。

因赛信建材公司侵犯了济南赛信公司的涉案商标权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

《中华人民共和国商标法》第六十三条第一、三款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，人民法院确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

本案中，济南赛信公司主张以赛信建材公司网站宣传中的获利来计算损失。

本院认为，因济南赛信公司未提供其他佐证，仅有网站宣传不足以证明赛信建材公司的侵权获利。

在济南赛信公司因被侵权所受到的实际损失及赛信建材公司因侵权获得的实际利益均无法查清的情况下，本院综合考虑赛信建材公司的主观恶意、侵权行为的性质、情节，酌定赛信建材公司赔偿济南赛信公司经济损失10万元。

关于济南赛信公司要求赛信建材公司刊登致歉声明的主张，因济南赛信公司并未提交证据证明其商标商誉及企业信誉因赛信建材公司的侵权行为受到的损害，本院对该主张不予支持。

三、本案应否追加高玉亭为共同被告。

本院认为，济南赛信公司虽主张高玉亭滥用股东地位逃避债务，但其并未提供相应的证据证明，对其该主张不予支持。

故一审法院未追加高玉亭为共同被告并无不当。

综上所述，济南赛信公司的上诉请求部分成立，应予支持。

依据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项，《最高人民法院关于适用解释》第三百二十八条第一款之规定，判决如下：一、撤销济南市中级人民法院（2016）鲁01民初5号民事判决；

二、济南赛信建材机械有限公司立即停止侵犯济南赛信机械有限公司第9921558号商标权的行为；

三、济南赛信建材机械有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿济南赛信机械有限公司经济损失10万元；

四、驳回济南赛信机械有限公司其他诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费22800元，财产保全费5000元，由济南赛信机械有限公司负担10000元，济南赛信建材机械有限公司负担17800元；

二审案件受理费22800元，由济南赛信机械有限公司负担10000元，济南赛信建材机械有限公司负担12800元。

本判决为终审判决。