湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）鄂武汉中知终字第00034号上诉人（原审被告）武汉伊艾博科技有限公司，住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2-2号光谷国际商会大厦1栋A座17层10号。

法定代表人李学斌，总经理。

委托代理人张仁清，北京盈科（武汉）律师事务所律师。

委托代理人罗小春，北京盈科（武汉）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）武汉优尔生科技股份有限公司，住所地湖北省武汉市武汉经济技术开发区零部件区Ⅱ-2地块（通达伟业大厦）。

法定代表人刘丽云，董事长。

委托代理人李平，湖北忠三律师事务所律师。

委托代理人魏洁，该公司员工。

上诉人武汉伊艾博科技有限公司（以下简称伊艾博公司）因与被上诉人武汉优尔生科技股份有限公司（以下简称优尔生公司）侵害商标权纠纷一案，不服武汉东湖新技术开发区人民法院（2011）东开知初字第1号民事判决，向本院提出上诉。

本院受理后，依法组成合议庭于2012年6月12日和7月27日公开开庭审理了本案。

上诉人伊艾博公司委托代理人罗小春、被上诉人优尔生公司委托代理人李平到庭参加诉讼。

因优尔生公司一审主张权利的第5590200号商标尚处于商标异议复审程序之中，本院于2012年8月13日裁定本案中止审理。

该商标异议复审程序终结后，本院决定恢复本案审理。

本案现已审理终结。

优尔生公司一审起诉称：2010年12月20日与2011年3月7日，原告优尔生公司先后获得第6485721号注册商标（以下简称U形商标）和第5590200号注册商标（以下简称蝶形商标）的所有权，并取得了商标注册证。

被告伊艾博公司成立于2010年2月25日，经营范围与原告优尔生公司一致。

被告伊艾博公司在其生产的产品外包装上使用U形商标和蝶形商标，并在其对外宣传营销的网站上发布了诸多虚假信息，如“USCNLIFETM属于武汉伊艾博科技有限公司”等，其行为构成商标侵权。

原告优尔生公司的产品主要销往海外，受被告伊艾博公司网站和域名的误导，海外许多客户登陆到被告伊艾博公司网站购买其宣传的产品。

另外，被告伊艾博公司的产品存在质量问题，致使海外客户对原告优尔生公司不信任，导致海外市场份额严重下降。

起诉请求判令：一、被告伊艾博公司停止使用第6485721号注册商标、第5590200号注册商标的侵权行为；

二、被告伊艾博公司承担本案诉讼费、公证费、律师费等合理费用10，000元。

一审法院经审理查明：案外人李华渊原系武汉中美科技有限公司（以下简称中美公司）的法定代表人。

2006年9月7日，李华渊申请注册蝶形商标，国家商标局受理后，于2009年11月20日初审公告，2010年2月21日注册公告，并核定该商标专用权期限为2010年2月21日至2020年2月20日。

2006年10月10日，中美公司成立，其登记的外文名称为WuhanUSCNSciencesCo.Ltd，后中美公司将外文名称变更为UscnlifeScience&TechnologyCo，Ltd。

2008年1月2日，中美公司申请注册U形商标，国家商标局受理后，于2009年12月27日初审公告，2010年3月28日注册公告，并核定该商标专用权期限为2010年3月28日至2020年3月27日。

2009年8月，中美公司因经营管理不善进行清算，该公司董事会成员共同签署清算协议，约定公司网站自生自灭，蝴蝶图形及U形商标2年内均不得使用。

2010年2月9日，李学斌对蝶形商标专用权提出异议，目前蝶形商标处于异议待审阶段。

2010年5月24日，优尔生公司申请U形商标转让，国家商标局于2010年12月20日核准U形商标由中美公司转让给优尔生公司。

2010年6月22日，李华渊申请将蝶形商标专用权转让给优尔生公司，国家商标局于2011年3月7日核准转让。

2011年7月19日，优尔生公司向湖北省武汉市琴台公证处申请证据保全。

保全的证据显示：伊艾博公司在其公司网站主页WuhanEIAabScienceco，Ltd.上宣传蝶形商标和U型商标图案及印制有蝴蝶图案及USCNLIFE字样的产品，并称USCNLIFE属于伊艾博公司。

2011年5月31日，优尔生公司在伊艾博公司购买小鼠热休克蛋白（HSP-90）酶联免疫吸附测定试剂盒一盒，发现该试剂盒的外包装顶面印有与蝶形商标完全一致的图案及文字，双侧面均印制有与U型商标相似的图案和USCNLIFE文字。

试剂盒的产品使用说明书封面上印制有与蝶形商标完全一致的图案及文字。

优尔生公司自身生产并销售大量的小鼠热休克蛋白（HSP-90）酶联免疫吸附测定试剂盒，其为本案诉讼支付武汉市琴台公证处公证费1，300元、支付律师代理费6，000元。

一审法院认为：优尔生公司受让的蝶形商标和U形商标业经国家商标局核准，其是蝶形商标和U形商标的权利人，其享有的商标专用权受法律保护。

伊艾博公司对外销售的商品与优尔生公司对外销售的商品名称相同，伊艾博公司在该商品上标注的注册商标与优尔生公司持有的蝶形商标相同、与U形商标相似，但伊艾博公司不能证明其使用上述商标经优尔生公司许可，根据《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条第（一）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，属于商标侵权行为”的规定，伊艾博公司的行为属于商标侵权行为，应当立即停止。

关于本案赔偿数额的问题，《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十六条第一款规定，侵犯商标权的赔偿数额，为侵权人侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

优尔生公司为维护其商标的合法权益支付公证费、律师代理费计7，300元，酌定其中合理费用为5，000元，该费用应由伊艾博公司予以赔偿。

据此，一审法院依据《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条第（一）项、第五十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条的规定，判决：一、伊艾博公司立即停止使用第6485721号U型商标和第5590200号蝶形商标的行为；

二、伊艾博公司赔偿优尔生公司经济损失5，000元；

三、驳回优尔生公司的其他诉讼请求。

案件受理费1，000元由伊艾博公司承担。

原审被告伊艾博公司不服一审判决，向本院上诉称：（一）一审法院认定优尔生公司系第5590200号蝶形商标和第6485721号U形商标的专用权人没有事实依据。

蝶形商标目前尚处于异议待审期，商标申请人并未取得商标专用权，优尔生公司受让的仅为商标申请权，而非注册商标专用权；

U形商标的原权利人系中美公司，2009年8月，中美公司因经营管理不善进行清算，该公司董事会成员共同签署清算协议，约定公司蝶形商标和U形商标2年内均不得使用。

中美公司董事长李华渊私自将蝶形商标和U形商标转让到其妻为法定代表人的优尔生公司名下，其转让行为违反中美公司的章程规定及清算协议约定，损害中美公司利益，应当无效。

（二）一审法院认定试剂盒在伊艾博公司处购买、试剂盒及伊艾博公司公司网站上使用蝶形商标和U形商标的行为属于商标侵权行为错误。

优尔生公司提交的产品试剂盒及增值税发票并不能证明该产品在伊艾博公司购买。

伊艾博公司在公司网站上使用蝶形商标和U形商标有正当理由，并非侵权。

伊艾博公司提交的第二组证据充分证明蝶形商标和U形商标系借用李学斌享有著作权的美术作品“蝴蝶图”，伊艾博公司的使用系合理使用，一审法院认定此组证据与本案无关联性属于事实认定错误。

请求：一、撤销一审判决；

二、判令驳回优尔生公司的全部诉讼请求；

三、优尔生公司承担本案一、二审的全部诉讼费用。

针对伊艾博公司的上诉，优尔生公司答辩称：（一）一审法院认定第5590200号蝶形商标和第6485721号U形商标的专用权人为优尔生公司有事实与法律依据。

蝶形商标和U形商标分别于2011年3月7日、2010年12月20日转让至优尔生公司名下，该事实有《商标的详细信息》、《商标注册证》、《核准商标转让证明》等证据佐证。

（二）伊艾博公司对外销售的试剂盒各种包装及网站上使用蝶形商标和U形商标的事实有充分证据证实，一审法院判定其侵犯商标专用权并无不当。

2011年5月，优尔生公司与武汉科技大学医学院因科研项目合作事宜进行洽谈，公司总经理何峰容在其同学（医学院副院长）办公室发现伊艾博公司生产销售的小鼠ELISAKit试剂盒，该试剂盒外包装、封口胶带与各种产品如生物冰袋、产品使用说明书、试剂瓶等均印制有蝶形商标、U形商标及USCNLIFE等标识。

后得知该试剂盒系从伊艾博公司处购买，该公司开具的增值税发票显示价格为人民币3，300元。

为补强证据链，优尔生公司于2011年7月19日在湖北省武汉市琴台公证处对伊艾博公司网站上公示的试剂盒外包装等图片进行证据保全。

公证书显示伊艾博公司在公司、产品包装等均使用蝶形商标、U形商标及USCNLIFE等标识，且试剂盒与武汉科技大学医学院购买的试剂盒外包装完全一致。

伊艾博公司侵犯商标专用权的事实清楚，证据确凿。

（三）伊艾博公司以其法定代表人李学斌享有蝴蝶图形的著作权来抗辩，认为使用蝶形商标属于合理使用的主张无事实和法律依据。

从优尔生公司提供的《蝶形图》创意、设计理念、演变过程及创作过程等证据可以证实该作品的真正著作权人为李华渊，而非李学斌。

而且著作权和商标专用权属于不同的法律关系范畴内的知识产权，取得著作权不能抗辩由该作品申请注册的商标专用权。

因此，请求维持一审判决，驳回伊艾博公司的全部上诉请求。

伊艾博公司在二审庭审后向本院提交一份证据，即该公司生产产品的外包装图像、标识的打印件，拟证明其生产产品与优尔生公司提交的侵权产品外包装不同。

优尔生公司对该证据的真实性、关联性和合法性均有异议，认为该证据系打印件，且打印日期在优尔生公司取证和证据保全之后。

优尔生公司在二审庭审后先后向本院提交以下证据：证据1、国家工商行政管理总局商标局《“USCNLIFE及图”商标异议裁定书》，拟证明李学斌对第5590200号蝶形商标提出的异议不成立，蝶形商标权属确定为优尔生公司所有；

证据2、国家工商行政管理总局商标评审委员会《关于第5590200号“USCNLIFE及图”商标异议复审裁定书》，拟证明李学斌提出的商标异议复审不成；

证据3、第5590200号“USCNLIFE及图”商标查询信息，拟证明蝶形商标已于2014年11月28日重新注册公告。

伊艾博公司对上述证据的真实性不持异议，但提出李学斌并未收到商标评审委员会的复审裁定书。

对双方提交的上述证据，合议庭经评议后认为，伊艾博公司提交的证据系打印件，且时间在优尔生公司取得被控侵权产品之后，该证据只能说明其生产有另外包装的产品，而不足以否定被控侵权产品并非其生产，对其证明力本院不予确认。

优尔生公司提交的三份证据系在本案二审期间形成，同确定第5590200号蝶形商标的法律状态相关，对其证据效力本院予以确认。

二审经审理查明：一审判决中有关“2010年6月22日，李华渊申请将蝶形商标专用权转让给原告优尔生公司，国家商标局于2011年3月7日核准转让”的表述不当，第5590200号蝶形商标在一审时处于异议待审阶段，申请人李华渊尚未取得该商标的注册商标专用权，此时应为商标注册申请人转让其注册申请。

一审查明的“2011年7月19日，原告优尔生公司向湖北省武汉市琴台公证处申请证据保全”的时间有误，应为2011年7月15日。

一审查明的伊艾博公司网站主页WuhanEIAabScienceco，Ltd.有误，该公司网址应为www.eiaab.com.cn。

一审查明的“2011年5月31日，原告优尔生公司在被告伊艾博公司购买小鼠热休克蛋白（HSP-90）酶联免疫吸附测定试剂盒一盒”表述有误，该试剂盒系由案外人武汉科技大学医学院向伊艾博公司购买。

对上述错误，本院予以纠正。

一审法院查明的其他事实属实，本院依法予以确认。

二审另查明：国家版权局2009年12月9日核发的《著作权登记证书》（登记号2009-F-022686）记载，申请人李学斌对其于2006年8月15日创作完成，并于2006年9月20日在武汉首次发表的美术作品《蝴蝶图》以作者身份享有著作权，经中国版权保护中心审核对该作品的著作权予以登记。

2012年6月19日，国家工商行政管理总局商标局作出《“USCNLIFE及图”商标异议裁定书》，裁定驳回李学斌提出的异议，第5590200号“USCNLIFE及图”商标予以核准注册。

李学斌不服向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出复审。

2014年10月16日，商标评审委员会作出《关于第5590200号“USCNLIFE及图”商标异议复审裁定书》，裁定第5590200号商标予以核准注册。

该商标已于2014年11月28日重新注册公告。

本案的争议焦点为：一、优尔生公司是否合法享有蝶形商标和U型商标的专用权并有权提起侵权诉讼；

二、被控侵权产品是否为伊艾博公司所生产、销售；

三、伊艾博公司能否依据李学斌享有的《蝴蝶图》著作权而使用蝶形商标和U型商标。

一、关于优尔生公司是否合法享有蝶形商标和U型商标专用权并有权提起侵权诉讼的问题。

关于优尔生公司是否享有蝶形商标专用权的问题。

《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第三十条规定，对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。

公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

本案中，第5590200号蝶形商标初审公告时间为2009年11月20日，李学斌对蝶形商标注册提出异议的时间为2010年2月9日。

涉诉的蝶形商标在本案一审诉讼时处于商标注册异议阶段，国家商标局并未就该商标核发商标注册证。

虽然国家商标局2011年3月7日出具的核准商标转让证明记载“兹核准第5590200号商标转让”，但该证明明确记载“核准转让商标为注册商标的，本证明应与《商标注册证》一并使用”。

在蝶形商标尚未获得核准注册的情况下，不能通过商标局出具的核准转让证明当然的推断优尔生公司在本案一审诉讼时即取得蝶形商标的专用权。

至本案二审诉讼时，虽然国家商标局和商标评审委员会裁定驳回李学斌就蝶形商标注册提出的异议并准予蝶形商标注册，但根据《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年发布）第二十三条第三款之规定，经异议裁定核准注册的商标，自该商标异议期满之日起至异议裁定生效前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力。

本案中，涉诉蝶形商标公告期满日期为2010年2月20日，商标评审委员会做出准予注册的复审决定时间为2014年10月，伊艾博公司实施被控侵权行为的时间发生在上述期间之内，该蝶形商标嗣后获得核准注册对在此之前的侵权行为应不具有追溯力。

因此，优尔生公司在本案一审时无权起诉伊艾博公司侵害第5590299号蝶形商标的注册商标专用权。

伊艾博公司关于蝶形商标目前尚处于异议待审期，商标申请人并未取得商标专用权的上诉理由成立，本院予以支持。

关于优尔生公司是否享有U形商标专用权的问题。

《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第三十九条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。

转让注册商标经核准后，予以公告。

受让人自公告之日起享有商标专用权。

本案中，依据国家商标局2010年12月20日出具的核准商标转让证明，第6485721号商标已转让给优尔生公司，该转让行为已生效，优尔生公司在本案一审起诉时即已取得该涉诉商标的商标权。

就伊艾博公司上诉主张U形商标转让到优尔生公司名下违反了中美公司章程规定及清算协议约定，该转让行为应属无效的问题。

本院认为，本案系商标侵权纠纷，与商标转让行为的效力问题属于不同范畴的问题。

在国家商标局已核准该U形商标转让并予以公告的情况下，人民法院不应在商标侵权纠纷案件中对该商标转让行为的效力进行评判。

如伊艾博公司或其他民事权益主体认为该U形商标转让行为无效，应另行提起诉讼请求确认该转让行为无效并向国家商标局申请办理相关的变更手续。

但在本案诉讼期间，伊艾博公司并未举证说明其自身或其他相关民事权益主体就U形商标转让行为效力问题提起了诉讼，国家商标局也未公告撤销U形商标的转让，该U形商标的权利人仍系优尔生公司。

因此，对伊艾博公司的该项上诉主张，本院不予支持。

二、关于被控侵权产品是否为伊艾博公司所生产、销售的问题。

本案中，被控侵权产品外包装盒上除使用有U形商标和USCNLIFETM标识外，还标注有“WuhanEIAabScienceco，Ltd”的企业名称及公司地址，产品包装上标注的企业名称和地址与伊艾博公司的英文名称和工商登记注册地址相符，而武汉科技大学医学院保留的发票上记载小鼠ELISAKit试剂盒的销货单位亦为伊艾博公司，上述证据已形成证据链，能充分证实该被控侵权产品为伊艾博公司所生产和销售。

伊艾博公司辩称其并非被控侵权产品的生产、销售单位，但其二审庭后提交的证据系在优尔生公司取得被控侵权产品之后，该证据只能说明其可能另外生产有采用不同包装的产品或者在本案诉讼期间对之前的侵权包装标识进行了更改，而不足以否定被控侵权产品并非其生产。

对伊艾博公司的该项上诉主张，本院不予支持。

三、关于伊艾博公司能否依据李学斌享有的《蝴蝶图》著作权而使用蝶形商标和U型商标问题。

本案中，伊艾博公司上诉称蝶形商标和U形商标系借用李学斌享有著作权的美术作品“蝴蝶图”，伊艾博公司的使用行为系合理使用。

就此，本院认为，伊艾博公司提交的《著作权登记证书》虽记载李学斌对其2006年8月15日创作完成，并于2006年9月20日发表的美术作品《蝴蝶图》享有著作权，但由于著作权在登记时并不进行实质性审查，在没有其他证据予以佐证的情况下，不能确定李学斌对涉诉的U形商标和蝶形商标享有在先著作权。

另外，李学斌在向国家商标局提出的商标异议程序中以及在向商标评审委员会提出的复审程序中，均是以该证据作为理由，而国家商标局和商标评审委员会均认为该理由不能成立。

故在此情况下，伊艾博公司以李学斌对U形商标和蝶形商标存在在先著作权的上诉理由，本院不予支持。

综上，优尔生公司一审诉讼时系U形商标的商标权人，其有权提起侵权诉讼，但其对蝶形商标在一审诉讼时并不享有注册商标专用权，不能主张侵权之诉。

一审判决认定事实存在部分错误，导致实体处理不当，依法应予纠正。

经合议庭评议，依照《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第三十九条、第五十二条第（一）项，《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年发布）第二十三条第三款，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销武汉东湖新技术开发区人民法院（2011）东开知初字第1号民事判决第一项；

二、维持武汉东湖新技术开发区人民法院（2011）东开知初字第1号民事判决第二项、第三项；

三、上诉人武汉伊艾博科技有限公司立即停止使用第6485721号注册商标的行为。

本案一审案件受理费1，000元，由武汉优尔生科技股份有限公司负担500元，武汉伊艾博科技有限公司负担500元；

本案二审案件受理费1，000元，由武汉伊艾博科技有限公司负担500元，武汉优尔生科技股份有限公司负担500元。

本判决为终审判决。