上海市杨浦区人民法院民 事 判 决 书（2014）杨民三（知）初字第233号原告上海天地人磨料磨具有限公司。

法定代表人马序宾。

委托代理人陶国南，上海申浩律师事务所律师。

委托代理人陈永全，上海申浩律师事务所律师。

被告上海裕业磨料磨具有限公司。

法定代表人张振华。

委托代理人赵小芬，上海乐邦律师事务所律师。

委托代理人郭会娟，上海乐邦律师事务所律师。

原告上海天地人磨料磨具有限公司与被告上海裕业磨料磨具有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2014年6月26日受理后，依法组成合议庭，于2014年9月18日公开开庭进行了审理，原告上海天地人磨料磨具有限公司的委托代理人陶国南、被告上海裕业磨料磨具有限公司的法定代表人张振华及其委托代理人赵小芬到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告上海天地人磨料磨具有限公司诉称，原告系一家成立于2000年，集磨料磨具制造与销售于一体的专业性公司，系业内知名企业之一。

涉案“上砂SHANGSHA及图”商标原系上海砂轮厂的商标，经过长期的使用与宣传，该商标属于磨料磨具行业知名商标，原告于2012年5月27日受让该商标。

原告于2014年3月25日在公证员的公证下来到位于上海市杨树浦路XXXX号标牌标识显示为“上海砂轮厂上海裕业磨料磨具有限公司”的商铺内，以普通消费者名义购买了砂轮十五片（每种规格各五片），并当场取得被告开具的上海增值税专用发票以及名片各一张。

被告未经原告许可，在其生产、销售的砂轮上使用“上砂SHANGSHA及图”商标，侵犯了原告的商标专用权，损害了原告的合法权益。

故请求判令：1、被告立即停止生产和销售侵犯原告“上砂SHANGSHA及图”注册商标专用权的商品，销毁侵权产品；

2、被告赔偿原告经济损失人民币200，000元（含赔偿原告为维护其合法权益所付出的律师费、公证费、购买侵权产品费用、工商查询费）。

庭后，原告明确其第一项诉讼请求中的“销毁侵权产品”包含在停止侵权诉讼请求中，不再单独要求销毁侵权产品。

原告提供下列证据证明其主张：1、第XXXXXXX号“上砂SHANGSHA及图”商标注册证、核准商标转让证明、商标使用许可合同备案通知书，证明涉案商标商标权人变更情况、原告是涉案商标的商标权人；

2、上海市徐汇公证处（2014）沪徐证经字第2086号公证书、公证封存商品，证明被告销售被控侵权商品的行为；

3、法律服务合同、律师费发票、公证费发票、购买被控侵权商品发票，证明原告为维权支出的合理费用；

4、合作协议，证明原、被告之间于2012年6月12日就涉案商标的合作进行过洽谈，被告明知涉案商标属于原告所有；

5、销售发票及实物，证明被告于2013年3月7日也销售了侵权商品；

6、原告及其商标授权使用人的销售金额统计表，证明原告及其授权许可单位一直在使用涉案商标；

7、商标许可使用合同、百度模版网站建设确认单、百度推广服务合同、发票、广告费付费凭证、第25届中国国际五金博览会展台预订协议书、上海新上砂磨料磨具有限公司在阿里巴巴网站上的店铺打印件，证明原告对涉案商标进行宣传、推广花费的费用，被告侵权行为给原告带来了经济损失；

8、经原告授权的上海新上砂磨料磨具有限公司生产的砂轮实物及照片，证明经其授权生产的砂轮片上商标使用及包装情况。

被告上海裕业磨料磨具有限公司辩称，被告的产品均来源于原上海砂轮厂库存及从上海新上砂磨料磨具有限公司的合法渠道进货，被告在销售过程中已经尽到注意义务，不存在侵害原告商标权的情形。

即使原告主张的侵权事实成立，原告要求的赔偿数额也过高，请求驳回原告的诉讼请求。

被告提供下列证据证明其主张：1、上海联合产品交易所产权转让交割单及上海市产权交易合同，证明被告系从原上海砂轮厂工会所有的上海裕业磨料磨具经营部改制而来，被控侵权商品来自改制后接收的库存商品；

2、2007年5月21日、2008年1月15日、2008年7月11日、2008年8月21日、2010年4月23日增值税专用发票5张，证明其曾向上海新上砂磨料磨具有限公司购买过被控侵权商品；

3、2009年1月19日至2009年12月22日增值税专用发票20张（复印件），证明其有合法的进货渠道。

经当庭质证，被告对原告证据1、2、3、4、5的真实性没有异议，但认为：1、原告受让商标的时间是2012年5月27日，原商标权人是上海新上砂磨料磨具有限公司，被告购入被控侵权商品的时间是在2010年4月之前，就是向原商标权人上海新上砂磨料磨具有限公司购买的；

2、是原告到被告处主动要求购买上砂牌砂轮片的；

3、没有证据证明律师费和公证费实际支付；

4、证据4是被告与案外人签订的，但是未实际履行。

被告认为原告证据6的真实性无法确认，认为原告证据7中的许可使用合同、百度模版网站建设确认单、百度推广服务合同、第25届中国国际五金博览会展台预订协议书和阿里巴巴网站上的店铺打印件的真实性无法确认，对证据7中发票、付款凭证真实性无异议，但认为与本案无关联性。

认为原告证据8不是被告进货的上海新上砂磨料磨具有限公司生产。

原告对被告证据1、2的真实性没有异议，但认为证据1中没有列明库存数量，证据2和证据1对被控侵权商品的来源的证明目的是相互矛盾的。

原告对被告证据3的真实性不予认可，认为无法从发票上判断被控侵权商品来源。

结合双方的举证、质证、辩论意见及当庭陈述，本院对本案证据作如下认证：原告证据1-5，经被告质证对真实性无异议，上述证据能证明涉案商标的受让情况，被控侵权事实，与本案有关联，本院予以确认。

原告证据6系原告及上海新上砂磨料磨具有限公司单方制作，与本案无关联，本院不予确认。

原告证据7中除商标许可使用合同外，其他证据无法看出是为对涉案商标进行宣传推广，与本案无关联性，本院不予确认。

原告证据7中的商标许可使用合同有证据1中的商标使用许可合同备案通知书佐证，本院予以确认。

原告证据8可以证明其授权生产的砂轮上涉案商标的使用情况，本院予以确认。

被告证据1，经原告质证对真实性无异议，可以证明被告公司由来，本院予以确认。

被告证据2，原告对其真实性无异议，其与本案关联性，本院将在说理部分予以阐述。

被告证据3无原件核对，且与本案无关联性，本院不予确认。

经审理查明：原告成立于2000年6月15日，注册资本500，000元，经营范围为磨料磨具，五金机电（批发零售）。

被告前身为上海砂轮厂工会所有的上海裕业磨料磨具经营部（成立于1992年7月8日），注册资本500，000元，经营范围为磨料磨具的销售和加工，五金工具、建筑五金、机械配件、电工器材、劳防用品的销售，后整体改制并变更企业名称为被告现名称。

被告当庭陈述其经营范围中的磨料磨具的加工指砂纸的加工。

2005年5月18日上海裕业磨料磨具经营部在整体改制时，由上海大成资产评估有限公司出具资产评估报告书，报告书载明存货价值107，617.52元。

1995年11月16日，上海机床工具（集团）有限公司作为股东成立了上海新上砂磨料磨具有限公司（以下简称原新上砂公司），注册号为XXXXXXXXXXXXXXX，双方当事人均确认该公司已于2010年底注销。

2012年2月22日，马序宾、牟莉娜、徐蒙作为自然人股东，成立了上海新上砂磨料磨具有限公司（以下简称现新上砂公司），注册号为XXXXXXXXXXXXXXX，该公司目前正常经营。

1999年3月28日，上海砂轮厂经国家工商行政管理总局商标局核准注册了第XXXXXXX号“上砂SHANGSHA及图”商标，核定使用商品为第7类，砂轮（机器零件），磨石，圆锯片（机器零件）。

2005年6月28日，原新上砂公司经核准受让该商标，2011年6月13日，上海机床总公司物资供销公司经核准受让该商标，2012年5月27日，原告经核准受让了该商标。

该商标经续展注册有效期至2019年3月27日。

2012年6月1日，原告与现新上砂公司签订《商标使用许可合同》，将涉案商标排他许可给现新上砂公司使用，许可使用费为：无偿。

2007年5月21日被告向原新上砂公司购买了GC60KV型砂轮50只，WA60KV型砂轮50只，2008年8月21日被告向原新上砂公司购买了A46LV型砂轮片10只。

被告法定代表人陈述，WA代表白钢玉砂轮、K表示硬度、V代表粘合材料是陶瓷、GC表示绿色碳化硅，双方当事人均确认上述规格是通用规格。

2012年6月13日，被告（乙方）与现新上砂公司（甲方）签订《合作协议》，约定：“甲方以‘上砂牌’品牌优势，乙方以擅长砂轮销售优势，合作销售‘上砂牌’砂轮产品……”。

协议有效期至2015年6月12日。

双方当事人均认可该协议未实际履行。

2013年3月7日，上海申庆五金机电有限公司向被告购买了砂轮片4种规格共12片，其中编号为GC80K的绿色砂轮片上印有“上海SHANGS**及图”标识，该标识整体图形、汉字、字母布局与原告商标相同，区别在于“上海”与“上砂”。

2014年3月25日，原告委托代理人洪国庆与上海市徐汇公证处公证员李洪运、公证处工作人员顾皓来到上海市杨树浦路一一六一号标牌显示为“上海砂轮厂上海裕业磨料磨具有限公司”的商铺，洪国庆在该店铺内购买了砂轮十五片（每种规格各五片），并从该店内的工作人员处当场取得了《上海增值税专用发票》一张以及《名片》一张，公证处工作人员顾皓对上述购买砂轮的店铺店面进行了拍照，洪国庆的购买过程由公证员和公证处工作人员进行了现场监督，并出具（2014）沪徐证经字第2086号公证书。

公证购买的砂轮分为GC60#250＊25＊32、WA60#250＊25＊32、A46#350＊40＊127三种型号。

上述三种型号的砂轮片上均印有与原告商标相同的商标，未注明生产日期及生产厂家。

经原告授权的现新上砂公司生产的砂轮片上标注了商标、生产商名称、生产日期等信息。

双方当事人均确认，砂轮片生产企业要经特别许可，砂轮生产后超过一年要进行回转试验。

原告为本案支出律师费10，000元，公证费2，000元，购买被控侵权商品花费885元。

本案争议的焦点是：1、被告是否实施了侵犯原告涉案商标权的行为；

2、若被告实施了侵权行为，其应当承担的法律责任。

本院认为：原告经核准受让了第XXXXXXX号“上砂SHANGSHA及图”商标，该商标处于注册有效期限内，原告作为上述商标的商标权人，依法享有注册商标专用权。

一、被告提出的其销售的被控侵权商品来源于原上海砂轮厂工会所有的上海裕业磨料磨具经营部及原商标权人原新上砂公司的主张不能成立首先，被控侵权商品上除了商标和型号，没有其他可以显示商品生产者的信息，被告亦不能提供其销售的砂轮片的原包装，无法看出其销售的砂轮片是否是原上海砂轮厂工会所有的上海裕业磨料磨具经营部库存或原新上砂公司生产。

其次，被告提供的原上海裕业磨料磨具经营部改制时的资产评估报告中未列明库存商品的详细类别、型号和数量，无法看出原库存商品中是否包括被控侵权商品。

且销售商通常应当在库存快销售完毕时才进新货，因此被告主张其销售的被控侵权商品既存在来源于原上海裕业磨料磨具经营部的库存，又存在来源于原新上砂公司的理由不符合常理。

再次，被告提供的证据显示，其与原新上砂公司就与涉案商品相同型号砂轮片的交易，最近的发生在2007年5月21日购买了GC60KV型砂轮50只，WA60KV型砂轮50只，2008年8月21日购买了A46LV型砂轮片10只，距今已分别有7年和6年时间。

本案双方当事人均认可，根据国家规定，涉案砂轮片在生产1年后必须再进行回转试验。

被告是磨料磨具的专门销售企业，如不能在1年内销售完其所进砂轮片，进行回转试验必然会增加其销售成本，且对于商品销售商来说，尽快销售库存商品以加快资金的流动速度，才符合正常的商业理念。

而根据被告陈述其经过6、7年还无法销售完其所进商品，不符合经营规律。

最后，被告销售的被控侵权砂轮片中，除公证购买的砂轮片上使用了与涉案商标相同的商标外，其2013年3月7日销售的砂轮片上使用了与涉案商标相近似的商标，在无其他证据佐证的情况下，被告仍辩称该砂轮片来源于原商标权人的理由不能成立。

综上，对被告提出的其销售的被控侵权商品来源于原上海砂轮厂工会所有的上海裕业磨料磨具经营部及原商标权人原新上砂公司的主张，本院不予采信。

二、被告实施了侵犯原告涉案商标权的行为由于本案在商标法修改决定施行后受理，且原告指控被告的侵权行为在案件起诉时仍持续，故本案适用2013年修正的《中华人民共和国商标法》。

该法规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在同一种商品上使用与其注册商标相近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。

涉案第XXXXXXX号“上砂SHANGSHA及图”商标核定使用范围包括砂轮（机器零件），与被控侵权商品属于同一种类。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

经比对，被告2014年3月25日销售的砂轮片上使用了与原告第XXXXXXX号“上砂SHANGSHA及图”商标相同的商标。

被告2013年3月7日销售的砂轮片上使用的商标，与原告第XXXXXXX号“上砂SHANGSHA及图”商标相比，仅在于文字部分“上海”和“上砂”的区别，商标整体的图形、汉字、字母布局与原告商标相同。

且被告前身上海裕业磨料磨具经营部系上海砂轮厂工会开办，上海砂轮厂是涉案商标的原始注册人，故易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与涉案商标的商品有特定的联系。

涉案商品是侵犯原告注册商标专用权的商品。

被告销售侵权商品，亦侵犯了原告的商标权。

对于原告提出的被告系被控侵权商品生产者或委托他人代为加工被控侵权商品后自己印上商标的主张，本院认为，被告的经营范围为磨料磨具的销售和加工，被告陈述加工指对砂纸的加工，而双方当事人均确认砂轮的加工需经特别许可，而原告提供的现新上砂公司与被告签订的合作协议中也是约定被告以擅长砂轮销售优势，合作销售“上砂牌”砂轮产品。

因此根据原告提供的现有证据，不能证明被告系自己生产或委托他人生产后自己印上商标。

对原告的该主张，本院不予采信。

三、被告应当承担的民事责任被告不能证明其销售的被控侵权商品来源于原上海砂轮厂工会所有的上海裕业磨料磨具经营部改制时的库存或原商标权人原新上砂公司，其销售的商品是侵犯原告注册商标专用权的商品，被告销售侵权商品，亦侵犯了原告的商标权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

原告虽主张赔偿其损失，但未能证明其因被告的侵权行为而遭受的实际损失，也未能证明被告因涉案侵权行为而获得的利润。

故本院考虑被告系上海砂轮厂（涉案商标的原始注册人）工会所有的上海裕业磨料磨具经营部改制而来，亦曾向商标受让人原新上砂公司购买过被控商品，也在2012年6月13日与排他许可的被许可人现新上砂公司签订过合作协议，其对涉案商标的受让、许可使用情况是明知的，同时结合原告涉案商标的知名度等因素，依法酌情确定被告赔偿原告经济损失的数额。

另，对于原告主张的合理费用，本院考虑其为本案诉讼产生的实际所需，酌情支持原告为本案支出的合理费用。

综上，依照《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十七条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条第一款、第二款、第十七条、第二十一条第一款之规定，判决如下：一、被告上海裕业磨料磨具有限公司于本判决生效之日起立即停止销售侵害原告上海天地人磨料磨具有限公司第XXXXXXX号“上砂SHANGSHA及图”注册商标专用权的商品；

二、被告上海裕业磨料磨具有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海天地人磨料磨具有限公司经济损失及合理费用人民币25，000元；

三、驳回原告上海天地人磨料磨具有限公司的其他诉讼请求。

如果被告上海裕业磨料磨具有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币4，300元，由原告上海天地人磨料磨具有限公司负担人民币1，881元，被告上海裕业磨料磨具有限公司负担人民币2，419元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。

审　判　长　　黄　洋人民陪审员　　吴奎丽人民陪审员　　王红贞二〇一四年十月二十四日书　记　员　　张晓利附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

……第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

二、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

第十条人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

……第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

第二十一条人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任，还可以作出罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。

罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。