上海知识产权法院民 事 判 决 书（2020）沪73民终163号上诉人(原审被告)：深圳市川特电子科技有限公司，住所地广东省深圳市。

法定代表人：王洪川，执行董事。

委托诉讼代理人：谢智舜，广东厚雅律师事务所律师。

委托诉讼代理人：唐庆琳，广东厚雅律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)：雷莫电子(上海)有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区金滇路XXX号XXX幢第一、二层。

法定代表人：ALESSANDROANTONIOLUIGIPESCI，董事长。

上诉人深圳市川特电子科技有限公司(以下简称川特公司)因与被上诉人雷莫电子(上海)有限公司(以下简称雷莫公司)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(2019)沪0115民初20460号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年3月19日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷，并于同年4月16日召集当事人进行调查和询问，因双方当事人均未提出新的事实、证据和理由，故本院对本案不开庭进行了审理。

本案现已审理终结。

川特公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人雷莫公司一审全部诉请。

事实和理由：1.上诉人在其阿里巴巴店铺中突出显著使用其自有商标“LINCONN”，对于lemo商标并未突出显著使用，仅是用于描述商标性质，而被控侵权连接器产品的相关公众系专业消费者，不会因此混淆产品，不构成商标侵权；

2.涉案店铺中的被控侵权产品系前案诉讼之前上传，而在前案诉讼中遗漏删除的产品，并非新上架产品，不属于重新实施的侵权行为；

3.被上诉人雷莫公司未履行前案调解笔录中约定的事先通知义务，自身存在过错，且其使用涉案商标未支付许可费，一审判赔金额明显不合理。

雷莫公司提供书面答辩状称，1.上诉人在其涉案阿里巴巴店铺的商标标题和商品介绍中均使用了LEMOS字样，属于在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为，构成商标侵权；

2.本案侵权公证与前案侵权公证内容存在差异，且涉及侵权链接共51条，不存在系前案遗漏删除的可能；

3.上诉人所称事先通知针对前案起诉前已存在但双方都不知道而未诉的侵权链接，本案涉诉网站系前案涉诉网站，不在遗漏的范围内；

4.前案调解书约定的赔偿金额系双方真实意思表示，一审据此确定赔偿金额合法有据。

雷莫公司向一审法院起诉请求：1.判令川特公司删除其公司在阿里巴巴网(域名alibaba.com)的侵权文字及图片，停止在一切商务活动宣传中使用“雷莫”“LEMO”字样，停止商标侵权及虚假宣传的不正当竞争行为；

2、判令川特公司赔偿雷莫公司经济损失50万元及合理费用5万元(包含公证费3,000元、担保费1,000.01元、翻译费3,600元、律师费30,000元、交通费1,000元、打印费150元、通讯费、邮寄材料费250元、公司人工成本11,000元等)共计55万元。

一审法院认定以下事实：一、双方当事人情况及涉案注册商标情况1985年12月3日，英特雷莫控股有限公司(INTERLEMOHOLDINGS.A.，以下简称“瑞士雷莫公司”)在我国申请注册了第267687号“LEMO”商标，核定使用商品为第9类的接线盒、光导纤维电缆用接线器，该商标经续展，有效期至2026年10月29日。

2004年6月7日，瑞士雷莫申请注册了第XXXXXXX号“雷莫”注册商标，核定使用商品为第9类的电器联接器、光纤联接器、集成电路、电子管、光电管、晶体管、插座(电)、电器插头、电器接插件、电缆等，该商标经续展，有效期至2026年9月13日。

雷莫公司成立于2008年7月2日，为瑞士雷莫公司独资设立的有限责任公司，经营范围为设计、开发、装配、加工电子连接器、光纤连接器、电子及光纤线缆组件，销售自产产品等。

川特公司成立于2012年3月12日，为有限责任公司，经营范围为连接器、五金配件、电子产品的技术研发与销售等。

瑞士雷莫公司与雷莫公司签订商标使用许可合同，约定瑞士雷莫公司将第267687号及第XXXXXXX号注册商标授权雷莫公司在中国境内独占使用，使用范围为上述两个商标的注册核定使用范围。

其中，第XXXXXXX号注册商标使用期限为2016年9月14日起至2026年9月13日止，第267687号注册商标使用期限为2016年10月30日起至2026年10月29日止。

二、(2017)沪0115民初13652号案件审理情况一审法院曾于2017年2月10日受理了雷莫公司诉川特公司侵害商标权纠纷一案，案号为(2017)沪0115民初13652号。

在该案中，雷莫公司诉称，川特公司在阿里巴巴英文网站使用“LEMO”商标销售其自行生产的连接器，构成商标侵权，请求法院判令川特公司停止侵权、赔偿损失。

雷莫公司在该案中举证的(2016)沪徐证经字第8886号公证书显示，涉嫌侵权的信息发布在“www.alibaba.com”。

雷莫公司在上述网站发布的部分商品信息中有“lemo”字样。

在该案的调解笔录中，川特公司明确表示已经将阿里巴巴英文网站上使用的“lemo”商标均删除。

雷莫公司表示对于该次起诉之前已经存在的双方均遗漏的侵权信息，若雷莫公司发现，在书面和电子邮件通知川特公司的7天内，川特公司应主动联系网站。

2017年4月6日，经一审法院主持调解，雷莫公司与川特公司自愿达成如下调解协议：一、川特公司自本协议生效之日起停止在一切商务活动中使用“雷莫”“LEMO”中英文字样，撤销互联网上的一切侵权文字和图片，并保证不再实施侵犯雷莫公司知识产权的行为和不正当竞争行为；

二、川特公司于2017年4月9日前支付雷莫公司35,000元；

三、若川特公司违反本协议第一条内容，则应当赔偿雷莫公司50万元；

四、案件受理费675元，减半收取计337.50元，由川特公司负担；

五、双方就本案无其他争议。

三、本案被控侵权事实经雷莫公司的委托代理人申请保全证据公证，上海市徐汇公证处出具了(2019)沪徐证经字第550号公证书。

2019年1月17日，雷莫公司的委托代理人孙君文操作公证处计算机进入WINDOWS操作系统，连接互联网，运行“cdm”程序，输入“pingbaidu.com”对电脑的网络连接状况进行检测。

打开浏览器，清除上网痕迹，进入网址为“www.alibaba.com”，网页显示为“Alibaba.com”网页页面，在搜索栏中输入“linconnelectronic”后搜索,在屏幕显示的搜索结果页面点击“ShenzhenLinconnElectronicTechnologyCo.,Limited”字样的链接，屏幕显示该公司网站页面。

点击标题栏中“Home”字样按键，显示为“LINCONN”字样页面，对该页面内容进行浏览，点击“OnsiteCheck”，将鼠标停留在“CompanyName”上，屏幕显示相应的弹窗界面，点击“川特营业执照-最新更新2018-5-16.pdf”，打开对应的PDF文件浏览，对上述过程中显示的页面截图并打印。

返回“LINCONN”字样页面，依次点击“BuyerInteractions”“Ratings&Reviews”和“TransactionHistory”字样，浏览屏幕显示相应页面，点击“TradeShows”，在搜索栏中输入“LEMO”进行搜索，屏幕显示相关产品列表页面，点击相应的产品链接，显示为相应产品详细信息页面，对上述所显示页面截图并打印。

上述页面显示中，公司主要产品显示有“推拉连接器、M12连接器、lemo连接器、Odu连接器、防水连接器”，营业额100万～250万美元，前3市场：东亚33%、中东17%、北美15%，4笔交易(6个月)7,000＋美元等。

在产品图片展示中显示“LEMOSB系列推拉金属5”“LEMOSBKS系列推拉圆形2-30芯多芯连接器”“LEMOSBK系列推拉圆形连接器”“工厂同等兼容推拉圆形Lemos……”等。

在详情速览的类型中载明“兼容LEMO连接器BKS系列”等。

为办理上述公证，雷莫公司支付了公证费3,000元、翻译费3,600元。

在诉讼过程中，雷莫公司向一审法院提起财产保全申请，由中国大地财产保险股份有限公司上海分公司提供担保，雷莫公司为此花费诉讼财产保全责任担保费1,000.01元。

一审法院认为，根据双方当事人的诉辩意见，本案争议焦点有以下三个方面：第一、川特公司在阿里巴巴网站宣传其主营产品时，使用“LEMO”“lemo”“LEMOS”“Lemos”等标识，是否侵犯涉案第267687号、第XXXXXXX号注册商标专用权？

第二、川特公司的行为是否构成虚假宣传？

第三、如果构成侵权，是否应依据(2017)沪0115民初字第13652号民事调解书的约定对雷莫公司进行赔偿？

一、关于川特公司是否侵害第267687号、第XXXXXXX号注册商标专用权瑞士雷莫公司系第267687号“LEMO”、第XXXXXXX号“雷莫”注册商标专用权人，雷莫公司通过与瑞士雷莫公司订立注册商标许可使用合同，在约定期限内独占享有了上述注册商标在中国境内的许可使用权，同时亦享有禁止他人在相同时间、地域内使用上述注册商标的权利，也有权在中国境内独立采取相关投诉、诉讼及其他行政或法律的维权措施，故雷莫公司有权作为原告提起诉讼。

川特公司辩称其没有突出、显著使用雷莫公司的商标，并未侵犯雷莫公司的商标权。

根据我国《商标法》第四十八条的规定，商标使用行为是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

本案现有证据证明，川特公司在英文阿里巴巴网站宣传、经营其连接器产品时使用了“LEMO”“lemo”“LEMOS”“Lemos”等标识，属于将商标用于广告宣传活动中，用于识别商品来源的行为。

根据《商标法》第五十七条的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，或在类似商品上使用与其注册商标相同商标，容易导致混淆的，均为侵害商标权的行为。

“LEMO”“lemo”标识与第267687号注册商标构成相同，“LEMOS”“lemos”标识与第267687号注册商标构成近似。

川特公司使用上述标识的商品为连接器，这些商品与第267687号注册商标核定使用商品接线盒、光导纤维电缆用接线器在功能、用途、消费对象等方面基本相同，故川特公司经营的商品与涉案注册商标核定使用的商品构成相同或类似商品。

川特公司在涉案商务网站其主营产品的介绍、宣传中使用“LEMO”“lemo”“LEMOS”“Lemos”标识，容易导致相关公众产生混淆，其行为构成对“LEMO”注册商标专用权的侵犯，依法应当承担相应的民事责任。

川特公司在庭审中称本案中其在阿里巴巴英文网站使用涉案公证书显示的图片和文字系(2017)沪0115民初13652号案达成调解后，没有删除干净的内容。

且雷莫公司发现其存在遗漏的侵权网页或者链接信息应当书面和电子邮件通知川特公司，但雷莫公司并没有履行该项义务。

一审法院认为，川特公司在上述案件的调解笔录中，已明确表示将阿里巴巴英文网站上使用的“lemo”商标全部删除。

且虽然雷莫公司在该调解笔录中表示对于该次起诉之前已经存在的双方均遗漏的侵权信息，若雷莫公司发现，在书面和电子邮件通知川特公司的7天内，川特公司应主动联系网站。

但雷莫公司在本案中主张的系川特公司在涉案网站上实施的新的商标侵权行为。

对比本案与前案的侵权公证书，可见2份侵权公证显示的侵权产品数量、产品描述中“Price”与“Order”的位置均有变化，本案侵权公证书中产品介绍页面中“Type栏”中有新增的“LEMO”字样出现等，对上述网页内容的变化川特公司亦未予否认。

因涉案网页内容系川特公司自主在阿里巴巴英文网站上发布，如果其将“LEMO”或“lemo”作为关键字搜索并彻底删除的话，从技术上来说不存在任何障碍，故其所谓的没有删除干净缺乏依据。

根据本案查明的事实，这次公证到的应当是川特公司在(2017)沪0115民初13652号案达成调解后，重新实施的侵权行为，川特公司所提上述抗辩，不予采信。

关于雷莫公司同时提出的要求川特公司停止在一切商务活动宣传中使用“雷莫”字样，停止商标侵权。

查明的事实表明，川特公司在涉案商务网站其主营产品的介绍、宣传中仅使用“LEMO”“lemo”“LEMOS”“Lemos”标识，并未使用过“雷莫”字样。

而“LEMO”从音译上来看，对应的中文并不仅仅只有“雷莫”一种结果，且雷莫公司在本案中并未举证证明其对“雷莫”商标的使用情况，以及是否已在连接器业内造成“雷莫”与“LEMO”唯一对应性的结果。

故川特公司的涉案行为尚不构成对“雷莫”注册商标专用权的侵犯。

关于川特公司在介绍、宣传中使用“工厂同等兼容推拉圆形Lemos……”“兼容LEMO连接器BKS系列”，是否侵犯了雷莫公司的商标权的问题。

一审法院认为，商标合理使用一般应当符合下列条件：一是使用标识是为了表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点等，仅为了说明或者描述商品，非用于识别商品来源；

二是使用行为不会使相关公众产生任何混淆和误认。

从本案现有证据来看，川特公司在其产品图片展示中提到“工厂同等兼容推拉圆形Lemos……”，在详情速览的类型中载明“兼容LEMO连接器BKS系列”等，意在描述该产品与其他品牌的插座(或插头)可以兼容，上述商品的产品名称本身并无“雷莫”或“LEMO”标识，产品图片左上角明确标注“LINCONN”商标，产品品牌名称处注明“川特(linconn)”。

以相关公众通常的理解，不会将川特公司在上述产品描述中对“LEMO”的使用，认知为系对第267687号、第XXXXXXX号注册商标的使用，从而发生商品来源于雷莫公司的混淆，不构成对涉案注册商标的侵害。

二、关于川特公司是否构成虚假宣传根据《反不正当竞争法》第八条第一款规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

雷莫公司主张川特公司在阿里巴巴英文网站宣传其产品时使用“LEMO”“lemo”“LEMOS”“Lemos”标识，除了构成商标侵权外，同时构成虚假宣传。

一审法院认为，对于在前文已被评价为构成商标侵权的行为部分，鉴于雷莫公司主张川特公司构成虚假宣传的行为与商标侵权实属同一行为，在本案雷莫公司已取得“LEMO”注册商标独占许可使用权的情况下，雷莫公司因川特公司的商标侵权行为所获得的司法救济已足以弥补其损失，针对同一行为再行主张构成不正当竞争，不予支持。

对于在前文被评价为不构成商标侵权的行为部分，亦不构成虚假宣传，理由如下：川特公司在涉案网站宣传其产品时未使用过“雷莫”字样。

此外，“兼容”在《现代汉语词典》中释义为“同时容纳几个方面”，在不同行业领域有其相对应的更为细化的含义。

如在计算机软件领域，“兼容”是指软件能稳定地在操作系统中工作，或多个同时运行的软件之间能稳定地工作，不出现经常性的错误。

在本案涉及的连接器产品领域，“兼容”则是指两个或多个连接器之间、一个连接器的插头和插座之间能够适配、互换且基本性能相同。

川特公司在涉案网站宣称产品“兼容推拉圆形Lemos”“兼容LEMO连接器BKS系列”，仅是宣传能够兼容，并未描述其产品与“lemo”正品适配或兼容使用后，可以达到“lemo”产品自身配套使用所能达到的品质，且川特公司经营其自有品牌的连接器产品，在价格上与雷莫公司同类产品存在差距，相关公众应当对产品之间的兼容、适配有一定的心理预期，自会对不同的产品做出选择，不会造成对消费者的误导或误解。

雷莫公司也不能阻止他人在合法合理的范围内生产与其产品适配的产品。

因此，雷莫公司主张川特公司上述行为构成虚假宣传，不予支持。

三、关于民事责任的承担川特公司实施了侵害涉案第267687号注册商标专用权的行为，根据《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)第十五条的规定，侵权行为人应当承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。

雷莫公司主张川特公司应立即停止侵害第267687号注册商标专用权的行为的诉请，于法有据，予以支持。

关于经济赔偿。

雷莫公司主张川特公司违反了(2017)沪0115民初13652号民事调解书的约定，应依据该调解书的约定对其赔偿50万元。

川特公司辩称前述案件调解达成后，川特公司已经按照约定履行删除义务，但没有删除干净。

雷莫公司发现川特公司存在遗漏的侵权网页或者链接信息应当书面和电子邮件通知川特公司，但雷莫公司并没有履行该项义务。

对此，一审法院认为：首先，(2017)沪0115民初13652民事调解书所涉内容是雷莫公司及川特公司双方的真实意思表示，内容仅涉及私权处分，不涉及国家、社会公共利益，合法有效，法院对调解协议进行审查确认后出具的调解书已生效，双方当事人均应按照调解协议约定的内容履行。

其次，川特公司的行为属于对前案调解协议的违反。

根据该调解书中协议第一条的约定，川特公司保证不再实施侵犯雷莫公司知识产权和不正当竞争行为。

根据本案查明的事实，川特公司的行为已然构成对雷莫公司第267687号注册商标专用权的侵犯。

最后，《商标法》《侵权责任法》等法律并未禁止被侵权人与侵权人就承担侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定，该约定既包括侵权行为发生后的约定，也包括侵权行为发生前的约定。

(2017)沪0115民初13652民事调解书中协议第三条“若川特公司违反本协议第一条内容，则应当赔偿雷莫公司50万元”是双方当事人对未来侵权行为发生后侵权责任应如何承担的约定，与《商标法》第六十三条第三款关于“人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下赔偿”的规定并不冲突。

综上，雷莫公司主张适用(2017)沪0115民初13652号案件中双方约定的50万元作为本案的侵权赔偿金额于法有据，予以支持。

关于合理费用。

第一，公证费，有相应的公证费发票予以证明，对雷莫公司主张的3,000元予以支持。

第二，律师费，雷莫公司并未提供相应凭证，根据相关律师收费标准、本案案情、代理律师在案件中的工作量及立案、开庭的实际情况等，酌情支持15,000元。

第三，翻译费，雷莫公司出具了相应的票据，备注栏中载明了川特公司的名称，且该翻译针对的是涉案公证书反映的阿里巴巴英文网站的内容，确为本案诉讼所必要，对雷莫公司主张的3,600元予以支持。

第四，保全担保费，系雷莫公司申请财产保全时自行选择担保方式所致，并非其为制止侵权行为必然发生的费用，对该项主张不予支持。

第五，交通费，雷莫公司虽未提供相应的凭证，但川特公司住所地位于广东省深圳市，雷莫公司住所地位于上海市，雷莫公司为本案诉讼的确需要花费一定的交通费，对其主张的交通费1,000元予以支持。

第六，打印费、通讯费、邮寄材料费，雷莫公司提供的打印费发票金额为440元，主张其中的150元，予以支持。

通讯费、邮寄材料费虽未提供相应的凭证，但为本案诉讼确实会发生上述费用，雷莫公司主张250元尚属合理，亦予以支持。

第七，公司人工成本，因雷莫公司向工作人员支付薪酬与案件诉讼不存在关联性，对于该项主张，不予支持。

据此，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第(一)项、第(六)项、第二款,《中华人民共和国商标法》第四十三条第一款、第五十七条第(一)项、第(二)项、第六十三条第一款、第三款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第(一)项、第四条、第九条、第十一条第一款、第十六条第一款、第二款、第十七条的规定，判决：一、川特公司于判决生效之日立即停止侵犯雷莫公司对第267687号注册商标享有的许可使用权；

二、川特公司于判决生效之日起十日内赔偿雷莫公司人民币50万元及合理费用人民币23,000元；

三、驳回雷莫公司的其余诉讼请求。

本院二审期间，双方当事人均未提交新的证据。

本院经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为，本案二审争议在于：一是上诉人是否实施了商标侵权行为，二是一审判赔金额是否合理。

关于争议焦点一。

被上诉人提交的(2019)沪徐证经字第550号公证书显示，上诉人在其经营的阿里巴巴店铺中，在主要产品介绍中涉及了“lemo连接器”、在具体产品介绍中涉及了“LEMOSBKS系列推拉圆形2-30芯多芯连接器”等。

虽然涉案店铺同时使用了上诉人的“LINCONN”商标，但该种在商品名称中对lemo、LEMOS的使用行为，亦具有区别商品来源的意义，属于商标法意义上的商标使用行为。

在“lemo”、“LEMOS”标识与原告涉案“LEMO”商标构成相同或者近似，且被控侵权产品与原告涉案商标核定使用的商品类别属于相同种类商品情况下，一审法院认定上诉人的前述标识使用行为构成商标侵权，并无不当，本院予以支持。

关于上诉人所主张的前述标识使用行为系前案诉讼中遗漏删除的产品信息，不属于重新实施的侵权行为的上诉理由。

对此，本院认为，首先，本案侵权公证与前案侵权公证在侵权信息的展示页面上存在差异，上诉人虽主张本案侵权公证内容即系前案侵权公证内容，但对前述差异的存在却未作出合理解释，故上诉人主张涉案侵权标识使用行为系前案诉讼中遗漏删除的产品信息，缺乏相应事实依据，本院不予支持。

其次，在前案诉讼达成的调解协议中，上诉人承诺停止在一切商务活动中使用“雷莫”“LEMO”中英文字样，撤销互联网上的一切侵权文字和图片，并保证不再实施侵犯雷莫公司知识产权的行为。

而本案侵权公证距前案调解协议生效已间隔近一年半之久，无论基于何种缘由，涉案阿里巴巴店铺再次出现被控侵权标识，均已构成新的侵权行为。

故上诉人以前案诉讼遗漏删除侵权信息为由主张不构成侵权，本院不予支持。

关于争议焦点二。

在前案诉讼达成的调解协议中，双方当事人均确认，上诉人承诺停止在一切商务活动中使用“雷莫”“LEMO”中英文字样，保证不再实施侵犯雷莫公司知识产权的行为，若上诉人违反前述约定，则应当赔偿雷莫公司50万元。

该条款系双方当事人对未来侵权行为发生后侵权责任应如何承担的约定，在该约定真实有效的情况下，一审法院依据该约定确定本案的侵权判赔额并无不当。

上诉人主张被上诉人未履行事先通知义务进而存在过错，对此，本院认为，依据前案调解笔录，被上诉人的事先通知义务针对的是前案诉讼起诉之前已经存在的双方均遗漏的侵权信息，也即前案被诉侵权行为以外的侵权信息。

而前案被诉侵权行为即涉案阿里巴巴店铺使用“雷莫”“LEMO”中英文字样的行为，故前案被诉侵权行为以外的侵权信息一般系指涉案阿里巴巴店铺以外的侵权信息，上诉人将相同店铺再次使用“LEMO”英文字样的行为理解为前案诉讼起诉之前已经存在的双方均遗漏的侵权信息，缺乏事实依据，本院不予支持。

被上诉人系涉案商标权人瑞士雷莫公司独资设立的有限责任公司，其获得涉案商标的独占许可使用权是否支付许可费，并不影响被上诉人在许可使用范围内就侵权行为主张赔偿，亦不影响本案侵权赔偿额的确定。

综上所述，上诉人川特公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币9,030元，由上诉人深圳市川特电子科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　　何　渊审 判 员　　杜灵燕审 判 员　　陈瑶瑶二〇二〇年六月十七日法官助理　　陈　兵书 记 员　　陈　兵附：相关法律条文第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；