陕 西 省 高 级 人 民 法 院 民 事 判 决 书 （2020）陕民终395号 上诉人（原审被告）：济宁日工嘉禾石油化工有限公司，住所地：山东省济宁市任城区房。

法定代表人：闫大燕，该公司总经理 。

委托诉讼代理人：仇大为，山东济州律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：江苏日工建机润滑系统有限公司，住所地：江苏省。

法定代表人：杨菊芬，该公司执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：张浩，江苏银创律师事务所律师。

委托诉讼代理人：何红梅，江苏银创律师事务所律师。

上诉人济宁日工嘉禾石油化工有限公司（以下简称：济宁日工公司）因与被上诉人江苏日工建机润滑系统有限公司（以下简称：江苏日工公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服陕西省西安市中级人民法院（2019）陕01知民初780号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年3月23日立案后，依法组成合议庭，进行了不开庭审理。

本案现已审理终结。

上诉人济宁日工公司上诉请求：1.撤销西安市中级人民法院（2019）陕01知民初780号民事判决，依法改判上诉人不承担责任；

2.一、二审诉讼费用等由被上诉人承担。

事实和理由：（一）上诉人不构成侵害被上诉人的商标专用权。

1.上诉人对于“日工嘉禾石油”的使用属于正当、合理使用。

“日工”字样是上诉人企业字号的一部分，上诉人在产品包装上标注是合法正当的展示，并未作为商标或让公众产生误解的重要标识突出使用。

上诉人产品包装上的“日工”二字与其他汉字在颜色、大小、字体方面均无不同。

更为重要的是，上诉人并未将“日工”二字刻意的单独使用，即使在包装的左上角，也是标注了“日工嘉禾石油”六个字，同时在字体上方使用“日工嘉禾”四个字的拼音首字母图案即“RGJH”与之搭配，“日工”二字不醒目、不突出，不符合侵害商标权的构成要件。

2.上诉人的润滑油产品不会让市场产生混淆。

虽然被上诉人是涉案商标的权利人，该商标核定使用在第四类润滑油、润滑脂等产品上，然而被上诉人本身并不具备生产、研发润滑油脂的资质，仅是销售其他公司产品。

且被上诉人自受让“日工”商标之日起，在其销售的润滑油产品上一直未实际使用“日工”商标。

所以消费者在购买上诉人产品时不会误以为是被上诉人销售的，绝不会产生市场混淆。

3.上诉人并无使用被上诉人注册商标的主观意图，被上诉人并非生产润滑油行业的知名企业，“日工”文字商标在行业内不具备较高知名度和市场认可度，所以谈不上上诉人对被上诉人注册商标的攀附，上诉人无主观恶意。

（二）退一步讲，即使法院认定上诉人构成侵害被上诉人商标权，也不应当判决上诉人承担高额赔偿责任。

被上诉人自始至终未提交近三年实际使用涉案注册商标的证据，一审法院错误的认定被上诉人在网站上展示不含涉案商标的产品等同于实际使用，明显与事实不符。

2.一审法院一直在混淆被上诉人与其关联公司的主体资格。

被上诉人在一审庭审中提交的大部分广告宣传证据，均是其关联公司作为主体的宣传，是对自己企业名称的宣传，不是针对涉案商标作出的宣传，一审法院确定赔偿责任时高估了被上诉人的市场地位。

3.从被上诉人的成立时间、盈利情况、经营地域综合判断，一审法院也不应判决高额的赔偿费用。

被上诉人江苏日工公司未提交答辩意见。

江苏日工公司向一审法院提出诉讼请求：一、济宁日工公司停止侵害江苏日工公司第8657746号“日工”注册商标专用权的行为，即停止在润滑油等商品上和在网站宣传中使用“日工”文字标识的行为。

二、判令济宁日工公司、西安新旭腾商贸有限公司连带赔偿侵害注册商标专用权行为给江苏日工公司造成的经济损失100万元。

三、判令江苏日工公司变更企业名称，并且在企业名称中禁止使用“日工”字样。

四、判令济宁日工公司赔偿江苏日工公司因不正当竞争行为导致的经济损失20万元。

五、判令济宁日工公司、西安新旭腾商贸有限公司连带赔偿江苏日工公司合理支出80000元。

六、判令济宁日工公司、西安新旭腾商贸有限公司承担本案诉讼费用。

一审法院查明事实：（一）与江苏日工公司企业经营及商标使用等相关事实。

2010年6月30日江苏日工公司成立，法定代表人杨菊芬。

经营范围润滑油、润滑脂、不冻液、汽车养护用品、工程机械零部件销售。

2015年8月28日，江苏日工公司从北京日工建机国际进出口有限公司受让第8657746号“日工”商标，核定使用商品第4类，润滑油、润滑脂、工业用油、油精、传动带用润滑油、润滑剂、湿润油、溶剂油、燃料油、工业用蜡。

有效期为2011年9月28日—2021年9月27日。

（二）与济南日工公司企业经营、使用“日工”标识及新旭腾公司销售行为有关的事实。

2017年1月17日济宁日工嘉禾石油化工有限公司成立，经营范围润滑油、润滑脂、化工产品、防冻液的批发零售。

2017年9月20日济宁日工公司申请注册“日工嘉禾”商标，2018年7月13日被驳回。

江苏日工公司提交的（2019）陕证民字第005162号公证书显示2019年6月5日，西安市汉唐公证处公证员及江苏日工公司委托代理人、工作人员来到西安市灞桥区XX街XX号XX园XX楼XX号购买了外包装标识为“日工嘉禾石油”的机油、润滑油各一桶，桶背面右下角标识济宁日工嘉禾石油化工有限公司，以现金结账，取得西安旭程机械配件部名片、购物清单一张显示“日工石油”2桶250元。

济宁日工公司认可其生产了涉案产品，并销售给西安新旭腾公司。

西安新旭腾公司认可其销售的涉案产品来源于济宁日工公司。

（三）与江苏日工公司主张构成驰名商标相关的事实。

2009年3月9日北京日工建机国际进出口有限公司成立，股东为丁宝华（杨菊芬丈夫）、谭兆祥。

2010年6月江苏日工公司成立。

2011年9月28日北京日工建机国际进出口有限公司获准注册第8657746号“日工”商标，核定使用商品第4类，润滑油、润滑脂、工业用油、油精、传动带用润滑油、润滑剂、湿润油、溶剂油、燃料油、工业用蜡。

2015年7月6日日工润滑油江苏有限公司成立，股东为江苏日工、丁宝华。

经营范围润滑油、润滑脂、不冻液、汽车养护用品、工程机械零部件销售；

百货的网上销售；

设计、制作、代理、发布国内各类广告。

2016年4月27日日工石油（中国）有限公司成立，2017年3月16日日工（中国）有限公司成立，法定代表人丁宝华。

江苏日工公司与其关联公司，从2012年始，对“日工”商标进行了大量宣传。

2012年、2014年、2016年、2018年江苏日工公司举办展会宣传品牌。

2013年、2014年江苏日工与北京中视百纳国际广告有限公司签订《日工润滑油》品牌形象宣传，在CCTV-3频道进行广告，花费300余万元。

2015年7月27日日工润滑油江苏有限公司购买移动体验车，用于宣传。

2017年5月日工润滑油江苏有限公司与广州风暴雨文化传播有限公司签订合同，邀请费翔出席“日工十周年文艺演出”。

2017年9月19日日工润滑油江苏有限公司与江苏永达高铁传媒有限公司签订品牌专列广告业务发布合同，花费84万，对“日工润滑油”进行宣传。

2013年-2018年举办多场“日工”品鉴会。

搜狐网、铁甲工程机械网等媒体对“日工”十周年庆典进行了报道。

（四）与江苏日工公司主张维权费用支出的相关事实。

江苏日工公司提交了公证费增值税专用发票一张，购买方为江苏日工公司，金额为4773.58元。

一审法院认为，（一）济宁日工公司使用“日工嘉禾石油”标识系侵犯江苏日工公司商标专用权的行为，西安新旭腾公司销售印有“日工嘉禾石油”的产品系侵犯江苏日工公司商标专用权的行为。

本案中江苏日工公司提交的公证书显示其购买到的润滑油、机油正面左上方印有“日工嘉禾石油”标识，背面右下角印有济宁日工嘉禾石油化工有限公司，济宁日工公司认可其生产了印有“日工嘉禾石油”标识的商品。

根据含有文字“日工”的标识标注的位置、形态、具体使用方式等情形，济宁日工公司使用含有文字“日工”标识，能够起到识别商品来源的作用，济宁日工公司对该标识的使用属于商标意义上的使用，且系突出使用。

文字因较之于图形便于认读，更容易成为商标的主要识别部分。

济宁日工公司生产、销售商品标识的主要认读部分为“日工嘉禾”，该标识完整包含了“日工”商标，与“日工”商标构成近似。

济宁日工公司提交的案外主体申请注册的含有文字“日工”的商标的证据，尚不足以证明其所提江苏日工公司不能对该商标排他性使用的意见成立。

济宁日工公司使用“日工”与江苏日工公司的注册商标构成使用在同一种类或类似商品上的近似商标，容易导致相关公众产生混淆或者认为两者之间存在特定联系。

故济宁日工公司使用“日工嘉禾石油”标识构成侵犯注册商标权行为。

西安新旭腾公司销售涉案产品亦系侵犯注册商标权行为。

     （二）江苏日工公司注册商标“日工”并不构成驰名商标。

驰名商标是指，在中国境内为相关公众广为知晓的商标。

《商标法》第十四条规定：认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标驰名的其他因素。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释 》第五条规定：当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；

（二）该商标的持续使用时间；

（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；

（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标享有的市场声誉；

（六）证明该商标已属驰名的其他事实。

前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。

对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。

江苏日工公司在本案中主要提交了该公司及关联公司对“日工”商标的持续使用时间、对该商标的宣传情况，未提供法律所要求的使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税情况、该商品的促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围、该商标享有的市场声誉等证据，现有证据无法认定江苏日工公司注册商标“日工”构成驰名商标。

（三）济宁日工公司构成不正当竞争行为。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款规定：“经营者在生产经营活动中，应当遵自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德”；

第六条第（二）项规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人的商品或者与他人存在特定联系；

擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）”。

本案中江苏日工公司于2010年6月30日成立，成立后江苏日工公司即在2013年、2014年与北京中视百纳国际广告有限公司签订《日工润滑油》品牌形象宣传，在CCTV-3频道进行广告；

2012年、2014年、2016年、2018年举办江苏日工展会进行品牌宣传，江苏日工公司经过长期多渠道的广告宣传，应认定有一定的影响力。

企业名称的注册和使用，应当遵循诚实信用、保护在先权利的原则。

虽然济宁日工公司企业名称经过了企业登记主管机关登记注册，但考虑到济宁日工公司成立于2017年，晚于江苏日工公司成立7年，且江苏日工公司企业字号已具有一定影响，且济宁日工公司与江苏日工公司从事基本相同的业务，其在后登记企业名称时应当对江苏日工公司的字号享受的在先权益进行合理避让。

济宁日工公司在确定企业名称时选择了“日工”字样，且其于公司成立同年申请注册“日工嘉禾”商标，被驳回后仍使用其企业名称，足以证明济宁日工公司的行为存在明显恶意。

综上，济宁日工公司登记注册含有文字“日工”的企业名称并在生产、销售的产品上广泛使用，其行为足以造成相关公众的误认，或认为原、被告间存在关联关系或其他特定联系，从而使济宁日工公司获得不正当竞争利益，构成《反不正当竞争法》规制的不正当竞争行为。

江苏日工公司成立后即开始不间断的对其“日工”品牌进行宣传，其公司网站内有大量产品，系使用其“日工”商标的行为，济宁日工公司所称江苏日工公司连续三年未使用其商标的辩称与事实不符。

根据《商标法》第五十八条：将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《反不正当竞争法》处理之规定，本案济宁日工公司亦构成不正当竞争行为。

    （四）关于济宁日工公司、西安新旭腾公司责任承担问题。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条：被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

本案中，济宁日工公司企业名称在在登记设立时即具有不正当性，并存在恶意使用“日工”情形，根据江苏日工公司的请求，本院认为，济宁日工公司应当停止使用或者变更现有企业名称，变更后的企业名称不应含有“日工”字样。

《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条规定：“承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；

（二）排除妨碍；

（三）消除危险；

（四）返还财产；

（五）恢复原状；

（六）修理、重作、更换；

（七）继续履行；

（八）赔偿损失；

（九）支付违约金；

（十）消除影响、恢复名誉；

（十一）赔礼道歉。

法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。

本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用”。

依据上述规定，济宁日工公司应承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。

对于停止侵权，济宁日工公司应当在其生产、销售的产品上停止使用与江苏日工公司第8657746号“日工”注册商标相同或近似的标志。

新旭腾公司应停止销售侵犯江苏日工公司第8657746号“日工”注册商标相同或近似的商品。

对于赔偿数额，《反不正当竞争法》第十七条规定：经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事赔偿责任。

因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

经营者违法本法第六条、第九条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人三百万元以下的赔偿。

《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损伤确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为多支付的合理开支。

第三款规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因权利所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

济宁日工公司使用“日工嘉禾”名称，足以使相关公众认为其与涉案商标具有相当程度的联系，不正当的利用涉案商标的市场信誉，致使江苏日工公司对其注册商标的享有的利益可能受到损害。

本案中，现有证据不能证明江苏日工公司的实际损失；

也不能确定侵权人的获利。

故本案综合考虑涉案商标知名度、所涉商品服务行业、侵权行为的情节、持续时间，公司经营地域等因素综合确定为300000元含江苏日工公司的合理支出。

综上，依据《中华人民共和国商标法》第十四条、第五十七条、第五十八条、第六十三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第十七条，《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条、之规定，判决如下：一、被告济宁日工嘉禾石油化工有限公司于本判决生效之日起六十日内，停止使用现企业名称，并向工商行政管理机关申请变更企业名称，变更后的企业名称不得包含“日工”字样；

二、被告济宁日工嘉禾石油化工有限公司、被告西安新旭腾商贸有限公司于本判决生效之日起立即停止侵犯原告江苏日工建机润滑系统有限公司第8657746号商标；

三、被告济宁日工嘉禾石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内，赔偿原告江苏日工建机润滑系统有限公司经济损失300000元；

四、驳回原告江苏日工建机润滑系统有限公司其余他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费16320元，由原告江苏日工建机润滑系统有限公司负担11424元、被告济宁日工嘉禾石油化工有限公司负担4896元。

二审审理中，双方当事人均未提交新证据。

另查明，西安新旭腾公司已注销，被上诉人江苏日工公司于2020年5月18日向本院提出撤回对西安新旭腾公司起诉的申请，该申请亦得到了济宁日工公司的同意，本院依法予以准许，并作出（2020）陕民终395号民事裁定。

经审理查明，一审法院查明的事实清楚，本院予以确认。

       本院认为，对于济宁日工公司使用“日工嘉禾石油”标识是否侵犯江苏日工公司商标专用权的问题。

本案中，江苏日工公司提交的公证书显示其购买到的润滑油、机油正面左上方印有“日工嘉禾石油”标识，背面右下角印有济宁日工嘉禾石油化工有限公司，济宁日工公司认可其生产了印有“日工嘉禾石油”标识的商品，但认为该标识与江苏日工公司的“日工”商标不构成近似、不会产生混淆。

《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项规定,未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致消费者混淆的,属于侵犯注册商标专用权的行为。

本案中,根据相关公众的一般注意力,被控侵权标识的主要认读部分为“日工嘉禾”，该标识完整包含了“日工”商标，且从汉字阅读习惯来看，“日工”为该标识中的前半部分，容易导致消费者混淆，与“日工”商标构成近似。

另外,经过江苏日工公司的持续经营及对外宣传,涉案注册商标具有一定的市场知名度。

而济宁日工公司成立时间较晚，难免使人怀疑其具有攀附注册商标知名度的主观恶意。

因此,被控标识与涉案注册商标构成近似,济宁日工公司在被控侵权商品上使用被控侵权标识的行为容易造成消费者对商品的来源产生混淆,构成商标侵权。

济宁日工公司关于其不构成商标侵权的上诉理由不能成立,本院不予支持。

对于济宁日工公司称其不应当承担赔偿责任的主张，根据江苏日工公司提交的公司网站等证据，可以证明其实际使用了涉案商标，济宁日工公司应当承担赔偿责任。

因现有证据不能证明江苏日工公司的实际损失，也不能确定侵权人的获利,一审法院综合考虑涉案商标知名度、所涉商品服务行业、侵权行为的情节、持续时间，公司经营地域等因素综合确定赔偿金额为300000元(含江苏日工公司的合理支出)，并无不当。

因江苏日工公司撤回对西安新旭腾商贸有限公司的起诉，故对一审判决有关“西安新旭腾商贸有限公司立即停止侵犯江苏日工建机润滑系统有限公司第8657746号商标”的判项予以撤销。

综上，济宁日工嘉禾石油化工有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，但因出现新情况，应予部分改判。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、维持（2019）陕01知民初780号民事判决第一、三项；

二、变更（2019）陕01知民初780号民事判决第二项为“济宁日工嘉禾石油化工有限公司于本判决生效之日起立即停止侵犯江苏日工建机润滑系统有限公司第8657746号商标”；

三、撤销（2019）陕01知民初780号民事判决第四项；

四、驳回江苏日工建机润滑系统有限公司其余诉讼请求。

一审案件受理费按一审判决执行；

二审案件受理费5800元，由济宁日工嘉禾石油化工有限公司负担。

本判决为终审判决。