中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2019）最高法行再263号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：诺凡赛尔有限公司。

住所地：法兰西共和国鲁昂德维尔76250埃米莉巴塔耶医生大街27号。

法定代表人：劳伦特·德罗莱兹，该公司董事会主席。

委托诉讼代理人：田晓东，北京市安伦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：宋菲，北京市安伦律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。

住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：许建明，该局审查员。

第三人：广州保元保护膜有限公司。

住所地：中华人民共和国广东省广州市高新技术产业开发区科丰路87号2517房。

法定代表人：高建坤，该公司总经理。

委托诉讼代理人：王广华，广东三环汇华律师事务所律师。

再审申请人诺凡赛尔有限公司（简称诺凡赛尔公司）因与被申请人国家知识产权局、第三人广州保元保护膜有限公司（简称保元公司）商标异议复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第625号行政判决，向本院申请再审。

本院作出（2018）最高法行申1434号行政裁定，提审本案。

本院依法组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

诺凡赛尔公司申请再审称，1.“Novacel”及“诺凡赛尔”是诺凡赛尔公司在“保护膜”商品上在先使用并有一定影响的未注册商标，保元公司的法定代表人与诺凡赛尔公司存在代理关系，保元公司将诺凡赛尔公司在先使用的“诺凡赛尔”商标擅自注册在与“保护膜”类似的商品上，已违反了2001年商标法第十五条，第6525417号“诺凡赛尔”商标（被异议商标）应不予注册。

2.被异议商标与诺凡赛尔公司在先使用并有一定影响的“诺凡赛尔”商标完全相同，其指定商品也类似，是保元公司在明知的情况下，以不正当手段进行的抢注，根据2001年商标法第三十一条的规定，应不予注册。

3.被异议商标损害了诺凡赛尔公司的在先商号权。

根据2001年商标法第三十一条的规定，应不予注册。

4.被异议商标与诺凡赛尔公司在相关商品上在先注册的第912178号和第916330号商标近似，违反了2001年商标法第二十八条的规定，应不予注册。

综上，请求判决撤销一审、二审判决及被诉裁定，由国家知识产权局重新做出裁定。

保元公司述称，1.保元公司法定代表人从未在诺凡赛尔公司工作过，而是在上海保护膜公司工作，是不同的两个法律主体。

保元公司不构成2001年商标法第十五条规定的代理人和代表人，至多符合2013年商标法第十五条第二款，而2013年商标法没有溯及力。

而且，第十五条的前提是诺凡赛尔公司在被异议商标指定的合成橡胶等商品上使用涉案“诺凡赛尔”中英文商标。

2.诺凡赛尔公司没有将中文或英文作为未注册商标使用在绝缘材料等产品上，而是将其作为注册商标使用在第1类、第16类商品上，不属于第三十一条后半段规定的有一定影响的未注册商标。

针对第三十一条前半段规定的商号权，诺凡赛尔公司没有证据证明英文字号在中国使用并具有一定知名度，而中文字号的权利人是上海保护膜公司，而非诺凡赛尔公司，也没有证据证明有一定知名度。

3.被异议商标与引证商标一、二不构成类似商品上的近似商标，不适用商标法第二十八条。

诺凡赛尔公司一审起诉称，1.被异议商标申请日前，诺凡赛尔公司已将“诺凡赛尔”作为商号在保护膜相关商品上进行了广泛的使用和宣传，具有较高知名度。

被异议商标与该商号相同，且保元公司法定代表人曾系诺凡赛尔公司员工，具有明显恶意，违反商标法第三十一条，被异议商标不应核准注册。

2.保元公司法定代表人曾是诺凡赛尔上海驻广州销售代表，在明知诺凡赛尔公司“Novacel”及“诺凡赛尔”商标的情况下，以保元公司名义注册被异议商标，违反商标法第十五条的规定。

3.被异议商标与引证商标构成近似商标，商品也相互关联，根据商标法第二十八条的规定，不应核准注册。

请求法院撤销被诉裁定。

北京市第一中级人民法院一审查明：2008年1月23日，保元公司向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出被异议商标（第6525417号“诺凡赛尔”商标）的注册申请，指定使用在第17类“非包装用塑料膜”等商品上。

第912178号“Novacel及图”商标（简称引证商标一）由诺凡赛尔公司于1995年3月24日申请，于1996年12月14日核准注册，核定使用在第1类“工业用粘合剂和胶（无纸用粘合剂）”商品上。

经续展，专用权期限至2016年12月13日。

第916330号“Novacel及图”商标（简称引证商标二）由诺凡赛尔公司于1995年3月24日申请，于1996年12月21日核准注册，核定使用在第16类“办公或家庭用胶水、胶带和粘合剂”商品上。

经续展，专用权期限至2016年12月20日。

在法定期限内，诺凡赛尔公司向商标局提出异议。

针对该异议，商标局作出（2012）商标异字第00089号裁定（简称第89号裁定），裁定被异议商标予以核准注册。

诺凡赛尔公司不服第89号裁定，于2012年2月17日向国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出商标异议复审申请，并提交了以下主要证据材料： 1.“保护膜”及“塑料”的百度百科介绍、产品介绍手册、包装解决方案宣传册、关于合作伙伴介绍的网页摘录、中国国际橡塑展官方介绍。

2.2000年诺凡赛尔上海的销售增值税发票；

2005年至2008年和2012年开具的关于诺凡赛尔NOVACEL保护膜的发票；

2000年至2001年发给上海子公司关于NOVACEL保护膜的产品订单、发票和提单汇总；

2005年至2010年销售订单、2005年至2008年诺凡赛尔公司中国子公司与中国客户的寄售、销售、订购合同汇总；

2010年诺凡赛尔上海进口NOVACEL保护膜的海关进口货物报关单；

2000年至2008年诺凡赛尔上海所得税汇算清缴表；

1999年至2008年诺凡尔赛上海验资审计报告。

3.NOVACEL、诺凡赛尔亚洲网站备忘录及国际域名注册证书。

4.1999年NOVACEL、诺凡赛尔表面保护膜的媒体报道摘录；

2003年至2007年有关NOVACEL的报刊，杂志报道介绍。

5.诺凡赛尔公司提交的保元公司登记资料，法定代表人为高建坤；

高建坤与诺凡赛尔公司存在雇佣关系的文件；

诺凡赛尔（上海）保护膜有限公司出具的声明。

2013年10月9日，商标评审委员会作出商评字[2013]第89373号《关于第6525417号“诺凡赛尔”商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定）。

该裁定认为：一、被异议商标与引证商标一、二在整体外观、呼叫等方面差异明显，且诺凡赛尔公司提交的证据不足以证明相关消费者会将“NOVACEL”与“诺凡赛尔”相等同，被异议商标与引证商标一、二未构成近似商标。

被异议商标指定使用的非包装用塑料膜等商品与引证商标一、二核定使用的工业用粘合剂和胶（无纸用粘合剂）、胶带和粘合剂商品亦未构成类似商品。

因此，被异议商标的注册申请未违反2001年商标法第二十八条的规定。

二、诺凡赛尔公司提交的证据不足以证明在被异议商标申请注册之前，其或其关联企业的商号在中国大陆地区已经具有较高的知名度，被异议商标的注册及使用不会使消费者将其与诺凡赛尔公司紧密联系在一起并产生混淆误认，因此，不能认定保元公司申请注册被异议商标的行为违反了2001年商标法第三十一条的规定。

三、诺凡赛尔公司提交的证据虽然可以证明保元公司的法定代表人曾经是诺凡赛尔公司的雇员，但并不能证明后者是基于该特定身份，执行职务行为而可以知悉诺凡赛尔公司商标的个人。

诺凡赛尔公司提交的证据不能证明使用在合成橡胶等商品上“诺凡赛尔”商标属于其所有。

因此，诺凡赛尔公司称被异议商标的申请注册违反了2001年商标法第十五条规定的主张不予支持。

综上，依据2001年商标法第三十三条、第三十四条的规定，商标评审委员会裁定：被异议商标予以核准注册。

诉讼过程中，诺凡赛尔公司提交了5份未在商标评审阶段提交的新证据，用以证明其商标和商号的使用情况。

一审法院认为，本案应适用2001年商标法进行审理。

被异议商标指定使用的非包装用塑料膜商品与两引证商标核定使用的工业用粘合剂和胶（无纸用粘合剂）、胶带和粘合剂商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等方面均存在明显差异，不属于同一种或类似商品。

被异议商标与引证商标一、二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，其注册申请未违反2001年商标法第二十八条的规定。

在案证据尚不足以证明诺凡赛尔公司在被异议商标申请日之前，将其在本案中所主张的商号或商标使用在被异议商标指定使用的非包装用塑料膜等相同或类似商品上，并已使之具有一定知名度或产生一定影响。

因此，诺凡赛尔公司有关被异议商标的注册申请违反2001年商标法第三十一条规定的诉讼主张缺乏事实依据。

由于在案证据尚不足以证明诺凡赛尔公司在与被异议商标指定使用的非包装用塑料膜等相同或类似商品上在先拥有“诺凡赛尔”商标，故诺凡赛尔公司有关被异议商标的注册申请违反2001年商标法第十五条规定的诉讼主张，缺乏事实和法律依据。

一审法院判决：维持被诉裁定。

诺凡赛尔公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

二审法院认为，本案应适用2001年商标法进行审理。

被异议商标指定使用的商品与引证商标一、二核定使用的商品在功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面存在较大的差异，分属于《类似商品和服务区分表》不同类别之中，不属于同一种或者类似商品。

即使被异议商标与引证商标一、二构成近似商标，亦未违反2001年商标法第二十八条的规定。

虽然诺凡赛尔公司提交了相关证据，用以证明引证商标一、二及其商号“诺凡赛尔”在其核定使用商品上进行了实际使用，但引证商标一、二核定使用的商品与被异议商标指定使用的商品不属于同一种或者类似商品，诺凡赛尔公司提交的现有证据不足以证明其商号、商标在被异议商标指定使用的商品上进行了实际使用并具有一定影响。

因此，被异议商标的注册亦未违反2001年商标法第三十一条的规定。

本案中，尚无证据能够证明诺凡赛尔公司在被异议商标指定使用的相关商品上使用了相关商标，诺凡赛尔公司据此而在相关商品上享有商标权益。

因此，即使保元公司的法定代表人曾系诺凡赛尔公司的雇员，被异议商标的申请注册亦未违反2001年商标法第十五条的规定。

二审法院判决：驳回上诉，维持原判。

再审期间，诺凡赛尔公司提交了以下证据：1.保元公司网站介绍打印件；

2.保元公司申请商标列表及申请商标档案；

3.国家图书馆在线数据库中关于保护膜及其工艺、特点介绍的摘录；

4.NOVACEL（诺凡赛尔）保护膜产品介绍。

本院另查明，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

本院认为，本案的争议焦点是：被异议商标的核准注册是否违反了2001年商标法第三十一条前半段有关在先权利的规定；

是否违反了2001年商标法第十五条、第三十一条后半段以及第二十八条的规定。

本案中，大量证据表明，诺凡赛尔公司是世界范围内在临时保护产品领域具有领先地位的企业，上世纪九十年代便在中国成立了诺凡赛尔上海有限公司，通过长期从事临时保护产品的生产、销售、进出口和宣传，“诺凡赛尔”商号在相关公众中具有较高的知名度。

保元公司法定代表人高建坤，原为诺凡赛尔上海有限公司的销售代表，其对诺凡赛尔公司相关商号的知名度及其使用情况显然了解，负有不得违背诚实信用原则予以抢注的义务。

高建坤在离职后成立了保元公司并任法定代表人，保元公司亦负有不得侵害诺凡赛尔公司商号权的义务。

本案中，保元公司申请注册的被异议商标与诺凡赛尔商号完全相同，指定注册的商品类别与在先商号具有知名度的保护膜产品具有高度关联性，属于类似商品。

保元公司的经营范围表明其实际经营与诺凡赛尔公司相同的保护膜产品。

被异议商标使用于核准注册的商品，或者实际使用于保护膜产品时，相关公众会认为其产品与诺凡赛尔公司存在联系。

综上，被异议商标侵犯了诺凡赛尔公司的在先商号权，违反了2001年商标法第三十一条的规定，不应予以注册。

至于被异议商标的核准注册是否违反了2001年商标法第十五条、第三十一条后半段以及第二十八条的规定，本院不再评述。

依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、第八十九条第一款第二项，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条之规定，判决如下： 一、撤销北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第625号行政判决；

二、撤销北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第2713号行政判决；

三、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2013]第89373号《关于第6525417号“诺凡赛尔”商标异议复审裁定书》；

四、国家知识产权局就第6525417号“诺凡赛尔”商标重新作出复审裁定。

本案一审案件受理费100元、二审案件受理费100元，由诺凡赛尔有限公司负担。

本判决为终审判决。