中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 （2020）最高法民再135号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：西安市临潼区西泉街办文海纸品厂。

住所地：陕西省西安市临潼区西泉街办东赵村。

经营者：周秋爱，女，1974年10月22日出生，汉族，住陕西省西安市临潼区西泉镇东赵村小候组。

委托诉讼代理人：胡敏，陕西泽诚律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：西咸新区沣西新城文海印刷厂。

住址：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道西段段家堡。

经营者：马京海，男，1957年3月26日出生，汉族，住陕西省咸阳市秦都区。

委托诉讼代理人：李晓丹，陕西永嘉信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：马锦娜，陕西永嘉信律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：陕西永辉超市有限公司。

住所地：陕西省西安市莲湖区唐延路**。

法定代表人：林小昌，该公司总经理。

委托诉讼代理人：丁浩皓，该公司员工。

再审申请人西安市临潼区西泉街办文海纸品厂（以下简称文海纸品厂）因与被申请人西咸新区沣西新城文海印刷厂（以下简称文海印刷厂）、陕西永辉超市有限公司（以下简称永辉超市）侵害注册商标专用权纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（2019）陕民终468号民事判决，向本院申请再审。

本院于2019年12月31日作出（2019）最高法民申6727号民事裁定，提审本案。

提审后，本院依法组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭进行了审理，再审申请人文海纸品厂委托诉讼代理人胡敏，被申请人文海印刷厂委托诉讼代理人李晓丹、马锦娜，永辉超市委托诉讼代理人丁浩皓到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

文海纸品厂申请再审称，文海纸品厂依法享有注册号为第4417187号的涉案注册商标专用权，文海印刷厂生产和销售的被诉侵权产品上使用的商标与文海纸品厂享有注册商标专用权的商标构成相同商标，一、二审法院认定被申请人在其生产和销售的作业本上使用诉争标识构成在先使用，属于认定事实和适用法律有误。

综上，文海纸品厂依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条的规定申请再审，请求：1.撤销本案一、二审判决；

2.判令二被申请人停止侵权行为，赔偿经济损失30万元，并支付本案诉讼费用。

文海印刷厂辩称，文海印刷厂对被诉侵权产品上使用的商标享有在先使用权，并已有一定的影响力。

综上，请求驳回文海纸品厂的再审请求。

永辉超市同意文海印刷厂的答辩意见。

文海纸品厂向一审法院起诉称，被申请人未经其许可，擅自将文海纸品厂通过排他许可使用的商标使用在于其生产销售的作业本上，且被诉侵权产品与文海纸品厂的产品在外观、装潢上极其相似，足以使相关公众对产品来源产生混淆和误认，侵犯了文海纸品厂享有的涉案注册商标专用权。

请求法院判令二被申请人立即停止侵权行为，向申请人赔偿经济损失及合理支出30万元，并承担本案诉讼费用。

一审法院经审理查明： 诉争商标注册人代东兴于2008年3月28日核准注册成功，注册号为第4417187号，核定使用商品(第16类):笔记本，纸张(文具);印刷品;手册;便纸条;便笺薄;稿纸;练习本。

有效期至2018年3月27日。

2014年12月22日，代东兴作为许可人与被许可人西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂签订《商标使用许可合同》，许可该厂自2014年12月22日至2018年3月27日止在第16类笔记本、练习本等商品上排他性使用诉争商标。

2017年6月12日，文海纸品厂申请西安市未央区公证处进行证据保全。

2017年6月12日15时公证人员与文海纸品厂的经营者周秋爱来到位于西安市未央区永辉超市，侯宝宝在超市货架自行选取了作业本八沓，并在超市7／8号收银台以现金方式支付价款，取得56.40元小票一张，小票号01806428。

购买行为结束后，公证人员对购买的商品进行了拍照，得到照片36张并进行了封存、保管。

2017年6月16日，西安市未央区公证处就上述证据保全过程出具了（2017）西未证民字第1092号公证书，该公证书所附照片显示，产品类型为“拼音本”、“英语本”、“美术本”、“小字本”、“数学作业本”、“写话作业本”等的作业本，封面中央有“ＷＥＮＨＡＩ”标识。

1989年1月5日，李琳作为经营者向咸阳市秦都区工商行政管理局等有关部门申请个体工商户开业登记，字号名称为秦都区文海印刷厂，拟经营印刷服务，后被核准。

2003年8月7日，咸阳市秦都区文海印刷厂经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)核准，取得第3173384“万海+WANHAI”注册商标，核定使用商品为第16类:小册子、笔记本或绘图本、笔记本、写字纸、稿纸、便笺(办公室用)、印刷品、图表、表格(印刷好的)(商品截止)，注册有效期限自2003年8月7日至2013年8月6日止;2013年10月18日该商标经核准有效期续展至2023年8月6日。

2004年8月4日，西安市质量监督检验所向西安市秋菊文化商行出具的产品检验报告显示，生产单位为“咸阳市秦都区文海印刷厂”，商标为“文海”。

2005年，中国电信咸阳大黄页刊登了文海印刷厂发布的广告，其在广告中宣传了“咸阳文海印刷厂”以及“文海+WENHAI”标识。

2009年9月18日，《西安晚报》对文海印刷厂的“文海”系列作业本进行报道。

2013年至2016年期间，文海印刷厂与甘肃省、河北省、山西省、青海省数家单位签订过文海、万海系列作业本的销售合同。

2015年5月27日，国家版权局就马京海创作的美术作品《文海商标设计图》（文海+WENHAI）予以登记，并颁发了登记号为国作登字-2015-F-00181691的《作品登记证书》，载明1999年1月10日创作完成、1999年6月17日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《WENHAI商标设计图》（WENHAI）予以登记，并颁发了登记号为国作登字-2015-F-00198014的《作品登记证书》，载明1999年1月10日创作完成、1999年6月17日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《万海商标设计图》(万海+WANHAI)予以登记，并颁发了登记号为国作登字-2015-F-00198011的《作品登记证书》，载明2002年1月28日创作完成、2002年8月15日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《WANHAI商标设计图》(WANHAI)予以登记，并颁发了登记号为国作登字-2015-F-00198012的《作品登记证书》，载明2002年1月28日创作完成、2002年8月15日首次发表。

2015年6月6日，马京海与代东兴签订合作协议，约定代东兴申请的文海拼音商标马京海可以无偿使用，双方共同将侯宝宝赶出“文海”作业本市场，因此产生的一切费用由代东兴承担30%，马京海承担70%。

2016年8月15日，咸阳市公安局西兰路派出所出具证明称李琳与马京海系母子关系。

2016年12月28日，陕西省工商行政管理局陕工商发〔2016〕232号文件认定“万海及图”为陕西省著名商标。

2018年1月6日，文海纸品厂的经营者周秋爱向第4417187号商标注册人代东兴邮寄送达了《告知书》，内容载明“2017年11月1日，我厂已单独向西安市中级人民法院就西咸新区沣西新城文海印刷厂及马京海等人存在的商标侵权行为提起诉…，收到本告知书之日起，现你7个工作日内向相关管辖法院提起相关诉讼，逾期则视为放弃对第4417187号商标侵权行为的起诉。

”2018年2月7日代东兴本人签收了该邮件。

2018年6月25日，陕西省高级人民法院就西安市中级人民法院作出的(2017)陕01民初1424号民事裁定上诉一案作出(2018)陕民终263号民事裁定书。

该裁定书认定:文海纸品厂发送给代东兴的《告知书》中已明确陈述了与文海印刷厂诉讼的情况，并要求其在一定期限内到法院起诉否则视为放弃权利。

代东兴本人签收该邮件后，可以认定其已知悉本案诉讼情况，但代东兴在规定期限内并未行使诉讼权利，足以说明其放弃了与文海纸品厂共同提起诉讼的权利。

至此时，文海纸品厂作为本案原告主体资格适格。

遂裁定:一、撤销西安市中级人民法院(2017)陕01民初1424号民事裁定;二、本案指令西安市中级人民法院审理。

另查，（2017）陕01民初1424、1425号案件庭审笔录记载，证人丁某出庭证明，其自1999年开始从文海印刷厂进货并销售文海作业本。

（2018）陕01民初1620号案件庭审笔录记载，证人李某出庭证明，其自1999年开始从文海印刷厂进货并销售带有“ＷＥＮＨＡＩ”标识的作业本。

文海纸品厂的排他许可使用权已于2018年3月27日到期，文海印刷厂承认永辉超市销售的涉案商品系其供货。

一审法院认为： 文海印刷厂主张其对“ＷＥＮＨＡＩ”标识享有在先使用权，不侵犯文海纸品厂的注册商标专用权。

《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”而构成在先使用的条件是使用时间先于涉案注册商标申请日并具有一定影响。

根据本案查明的事实，秦都区文海印刷厂自1989年成立，经营者李琳，系文海印刷厂经营者马京海之母，该厂在成立时即开始使用“文海”二字作为字号。

2002年5月13日，文海印刷厂向商标局申请了第3173384号“万海+ＷＡＮＨＡＩ”商标。

经对涉案商标“ＷＥＮＨＡＩ”与“万海+ＷＡＮＨＡＩ”商标的下半部分“ＷＡＮＨＡＩ”比对，除组成元素“Ｅ”与“ＷＡＮＨＡＩ”相应位置的“Ａ”不同外，其整体构图和布局、拼音字体、拼音字母的书写以及相互之间的连接方式均完全相同。

结合证人证言、产品检验报告、中国电信大黄页等证据，可以认定文海印刷厂在涉案注册商标申请日2004年12月16日之前已经使用并销售带有“ＷＥＮＨＡＩ”标识的作业本。

另，文海印刷厂在陕西省、四川省销售带有“ＷＥＮＨＡＩ”标识作业本的行为，也能够证明文海印刷厂在涉案注册商标申请日前的作业本行业中具有一定的影响。

因此，文海印刷厂、永辉超市的行为不构成侵犯文海纸品厂的商标专用权，对文海纸品厂要求文海印刷厂、永辉超市停止侵权、赔偿损失等诉讼请求不予支持。

文海纸品厂不服一审判决，向二审法院提起上诉，请求撤销一审判决，判令文海印刷厂、永辉超市停止侵权，赔偿文海纸品厂经济损失30万元。

理由包括：一审法院以“万海+WANHAI”标识的在先使用成立，进而证明被诉标识在先使用的论证错误。

二审法院认为： 根据查明的事实，秦都区文海印刷厂自1989年成立，经营者李琳，系文海印刷厂经营者马京海之母，该厂在成立时即开始使用“文海”二字作为字号。

文海印刷厂提供的作业本封面左上角显示有文海－1999作业本系列、文海－2002作业本系列，作业本封面中间有“ＷＥＮＨＡＩ”标识，表明文海印刷厂在诉争注册商标申请日即2004年12月16日前即使用过“ＷＥＮＨＡＩ”标识，现文海纸品厂又无相反证据推翻该事实，一审结合证人证言、产品检验报告、中国电信大黄页以及文海印刷厂在陕西省、四川省销售带有“ＷＥＮＨＡＩ”标识作业本等证据，认定文海印刷厂在第4417187号“ＷＥＮＨＡＩ”注册商标申请日即2004年12月16日之前已经使用并销售带有一定影响力的“ＷＥＮＨＡＩ”标识的作业本并无不当。

商标法第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”依据上诉法律规定，文海印刷厂生产、永辉超市销售涉案被诉侵权商品并未侵犯文海纸品厂的商标专用权，文海纸品厂要求文海印刷厂、永辉超市停止侵权，进行赔偿的请求不予支持。

综上，二审法院判决:驳回上诉，维持原判。

再审期间，文海纸品厂向本院提交了两组证据材料，主要包括：标注有“2021作业本系列”字样的“文海品牌”系列小学生作业本及购物小票、咸阳市秦都区文海印刷厂的国家企业信用信息，拟证明文海印刷厂关于在先使用的证据证明力不足，作业本上的标注并非生产年份，且该系列作业本亦非文海印刷厂的前身在使用。

文海印刷厂认可上述证据材料的真实性，但主张认为作业本上标注的数字确系年份，使用主体名称的差异也是历史原因造成的。

文海印刷厂向本院提交了三组证据材料，主要包括：其使用过“文海+WENHAI”“文海”字号及标识的产品、文海纸品厂围绕“文海及图”申请商标的情况、相关判决，拟证明文海印刷厂对“文海+WENHAI”“文海”有在先使用，文海纸品厂申请商标及发起相关诉讼的行为恶意明显。

文海纸品厂认可上述证据材料的真实性，但认为提供相关证据的人员与文海印刷厂存在利害关系，文海纸品厂申请注册商标的情况系依法进行的正当行为，不能证明其具有恶意。

本院经审理，对上述证据材料的真实性予以认可，对其关联性和证明力，本院将结合其他事实一并评述。

本院再审认为，本案的争议焦点是：（一）被诉侵权标识的使用是否侵犯涉案注册商标专用权；

（二）被诉侵权行为是否构成在先使用；

（三）若侵权行为成立，文海印刷厂、永辉超市应承担何种法律责任。

（一）被诉侵权标识的使用是否侵犯涉案注册商标专用权 根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定，商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

本案中，被诉侵权标识与涉案注册商标的构成、呼叫发音完全相同，且二者核定使用的商品相同，故在市场流通过程中，以相关公众的注意力而言，二者在视觉上基本无差别，已构成商标法第五十七条第（一）项的情形。

（二）被诉侵权行为是否构成在先使用 根据商标法第五十九条第三款的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

本案涉案注册商标申请日为2004年12月16日，据此，被诉侵权行为是否构成在先使用的判断时间点为申请日2004年12月16日，因此，本案被诉侵权行为是否构成在先使用的判断依据是：在2004年12月16日之前，被诉侵权标识是否使用并有一定影响力。

本案再审期间，文海印刷厂提供了标注有数字“1999”“2002”的作业本实物，拟证明早在涉案注册商标申请日前已经使用了被诉侵权标识。

对此，本院认为，该证据材料系单方证据，所附数字是否指代年份无法确定，证明力有限，且该作业本所用标识“文海+WENHAI”与被诉侵权标识“WENHAI”并不相同。

而文海印刷厂在原审期间提交的产品检验报告、中国电信大黄页等证据或指向不明，或所显示标识与被诉侵权标识不同，或晚于涉案商标申请注册时间；

此外，文海印刷厂所提供的用于证明达到一定影响的作业本销售情况实际发生在2013至2016年期间。

因此，在案证据不足以证明在涉案注册商标申请日前，文海印刷厂已经在同一种商品或者类似商品上使用了与注册商标相同的“WENHAI”商标，并达到了有一定影响的程度，故其先用权抗辩不成立。

（三）若侵权行为成立，文海印刷厂、永辉超市应承担何种法律责任 文海印刷厂、永辉超市涉案被诉侵权行为侵害了文海纸品厂的注册商标专用权，文海纸品厂关于判令其承担停止侵权、赔偿损失的责任的主张于法有据，本院予以支持。

具体的赔偿数额，本院根据本案的具体情况,综合考虑涉案侵权行为的性质、持续时间和影响范围、文海印刷厂和永辉超市的经营规模、收费情况、主观恶意程度等因素酌情确定。

综上所述，文海纸品厂的再审理由成立，其再审请求应予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下： 一、撤销陕西省高级人民法院（2019）陕民终468号民事判决；

二、撤销西安市中级人民法院（2018）陕01民初1721号民事判决；

三、西咸新区沣西新城文海印刷厂、陕西永辉超市有限公司于本判决生效之日起，立即停止侵害涉案注册商标专用权的行为; 四、西咸新区沣西新城文海印刷厂于本判决生效之日起十日内向西安市临潼区西泉街办文海纸品厂赔偿经济损失人民币五万元，陕西永辉超市有限公司对其中的五千元承担连带赔偿责任。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费5800元，由西咸新区沣西新城文海印刷厂负担5300元、陕西永辉超市有限公司负担500元；

二审案件受理费5800元，由西咸新区沣西新城文海印刷厂负担5300元、陕西永辉超市有限公司负担500元。

本判决为终审判决。