广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤民终2347号上诉人（原审被告）：深圳市原亨通五金塑胶制品有限公司，住所地:广东省深圳市龙华新区观澜街道南大富社区河南新村******。

法定代表人：林隆波，该公司总经理。

委托诉讼代理人：利宇宁，广州嘉权专利商标事务所有限公司专利代理师。

被上诉人（原审原告）：黄连强，男，1975年8月1日出生，汉族，住广东省中山市。

委托诉讼代理人：芦道宾，广东德元律师事务所律师。

上诉人深圳市原亨通五金塑胶制品有限公司（以下简称原亨通公司）因与被上诉人黄连强侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2019）粤73民初1656号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年9月9日立案后，依法组成合议庭，进行了审理。

本案现已审理终结。

原亨通公司上诉，请求判令：1.撤销一审判决，改判驳回黄连强一审全部诉讼请求或依法改判；

2.黄连强承担本案一、二审全部诉讼费。

事实和理由如下：1.被诉侵权产品不落入本案专利权保护范围。

公证书附图显示被诉侵权设计仅有本案专利外观设计的一部分，而不能确定产品的杆件部分的外观，故二者存在明显区别，因此被诉侵权设计没有落入本案专利权的保护范围。

2.被诉侵权产品使用的是现有设计，不构成侵权。

对此，我方在一审提交了两份证据予以证明。

黄连强答辩称：一审判决事实清楚，适用法律正确，请求驳回厚恒公司的上诉请求，维持原判。

黄连强向一审法院起诉，请求判令：1.判令原亨通公司立即停止制造、销售、许诺销售侵犯本案专利权的产品，销毁库存的侵权产品及专用模具；

2.判令原亨通公司赔偿黄连强经济损失及维权费用共计100000元；

3.本案诉讼费由原亨通公司承担。

一审法院经审理查明：2016年4月15日，黄连强向国家知识产权局申请名称为“脚轮防震插杆”的外观设计专利权，2016年10月5日获得公告授权，专利号为ＺＬ20163016××××.0，专利权人为黄连强，该专利至今合法有效。

该专利（以下称本案专利）授权公告图片详见附件一。

该外观设计简要说明内容如下：本外观设计的设计要点在于产品的外形，最能表明设计要点的图片是主视图；

省略其他视图。

2019年3月29日，黄连强向广东省广州市海珠公证处申请办理证据保全公证。

该处公证员张某、公证人员庄某随黄连强来到位于广州市海珠区“中国进出口商品交易会展馆”一标识为“亨通＆厚恒脚轮晋东五金展位号：7.1Ｃ20”字样的展位，对该展位的客观状况及展位内展示的物品进行拍摄，并取得了印有“佛山厚恒脚轮深圳原亨通脚轮”的宣传册一本及名片两张。

宣传册内页显示有被诉侵权产品。

公证员张某、公证人员庄某对上述保全过程全程监督，并出具了（2019）粤广海珠第11586号《公证书》。

黄连强主张以公证书附图作为被诉侵权产品进行比对。

黄连强发表比对意见如下：以主视图作比对，二者都是脚轮防震插杆，高度一致，外观都是一个圆柱体，顶端都有一层圆形塑料。

下方有一个装进不闭合钢圈的圆形凹槽，然后是一段圆柱形外表，然后是另一个装进不闭合钢圈的圆形凹槽，其后到尾部是圆柱体。

综上所述，被诉产品与本案外观设计专利构成相同。

（被诉侵权产品的图片详见附件二）。

原亨通公司认可其存在许诺销售被诉侵权产品的行为，并发表比对意见：二者存在区别，本案专利弹簧圈之间距离较小，被诉产品弹簧圈之间距离较大。

另外，被诉产品下半部分结构在公证书图片上没有显示，所以二者并不构成相同或相近似。

综上所述，被诉产品与本案外观设计既不相同也不近似。

原亨通公司提出现有设计抗辩，并主张以专利号为ＺＬ20152037××××.6的实用新型文献中图1作比对。

该专利授权公告日为2015年11月25日。

对比意见如下，二者上半部分布局与比例完全一致，区别在于现有设计是单钢圈设计，被诉产品是双钢圈设计。

被诉产品与现有设计构成近似。

黄连强发表对比意见如下，现有设计中有左右环形凹槽，被诉产品中没有左右环形凹槽，是完整的凹槽设计。

被诉产品与现有设计既不相同也不相似。

（现有设计抗辩的图片详见附件三）。

原亨通公司提出合法来源抗辩，其主张被诉产品来源于案外人汕头市粤隆贸易有限公司，但并未提供相关证据。

黄连强指控原亨通公司存在制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，在本案中主张适用法定赔偿方式，赔偿其经济损失及合理费用共计100000元。

黄连强主张为维权支付公证费，并提交公证费发票。

一审法院认为，黄连强作为本案外观设计专利权人，其享有的外观设计专利权应受法律保护，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得以生产经营目的实施其专利，否则要承担相应的民事责任。

本案争议焦点为：一、被诉侵权产品是否落入本案专利权的保护范围；

二、关于承担民事责任问题；

三、现有设计抗辩能否成立；

四、合法来源抗辩能否成立；

五、关于损害赔偿确定问题。

一、被诉侵权产品是否落入本案专利权的保护范围依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。

人民法院认定外观设计是否相同或相近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计整体视觉效果进行综合判断。

产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，以及授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定近似。

本案中，被诉侵权产品与本案外观设计专利种类相同，均为脚轮防震插杆。

两者整体均为不规则的圆柱体，顶端均有一层圆形塑料，其下方均依次有两个圆形凹槽，凹槽中分别置有一个不闭合的钢圈，两个圆形凹槽中间均有一段圆柱形外表。

区别点在于二者两个钢圈之间的距离不同。

公证书附图显示被诉产品部分构造插入脚轮中缺乏完整视图，考虑到产品在正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位对整体视觉效果更具有影响，本案外观设计的设计要点主要集中在可观察部分，即使缺少部分视图也不影响侵权对比。

根据整体观察、综合判断的基本原则，两者外观设计整体上基本相同，产品的组成要素、线条设计和立体图线条设计基本一致，被诉侵权产品与本案专利存在的区别点属于产品局部的细微区别，不会对整体视觉效果的区分产生显著的影响，整体视觉效果无实质性差异,被诉侵权设计与授权外观设计近似。

虽然原亨通公司抗辩由于视图不完整两者不相同也不近似，但是被诉侵权产品的完整设计方案或者实物由被诉侵权人实际控制，专利权人难以获得的情况下，应当由原亨通公司承担反驳专利权人主张的举证责任。

在原亨通公司未提交相反证据的情况下，一审法院以现有视图进行侵权比对，认定被诉侵权产品设计落入本案专利权的保护范围。

二、关于承担民事责任问题依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的，制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列、在网络或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。

黄连强公证原亨通公司在展销会上对被诉产品进行展览，庭审中原亨通公司亦确认其存在许诺销售行为，一审法院据此认定原亨通公司存在许诺销售被诉侵权产品的行为。

原亨通公司未经权利人许可，以生产经营目的实施许诺销售被诉侵权产品的行为，已经构成侵权，应当承担相应的民事责任。

黄连强主张原亨通公司停止许诺销售被诉侵权产品行为并赔偿经济损失的诉讼请求，有事实和法律依据，一审法院依法予以支持。

黄连强主张原亨通公司存在制造、销售被诉侵权产品的行为，并未提供相关证据，一审法院对此不予支持。

对于黄连强主张销毁现存被诉侵权产品及专用模具，但其并未在本案中举证证明其实际存在，故对于其的此项诉讼请求，一审法院依法不予支持。

三、现有设计抗辩能否成立依照《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款规定，本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

所谓现有设计抗辩，是指被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权产品的外观设计构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。

原亨通公司主张以专利号为ＺＬ20152037××××.6的实用新型文献作现有设计抗辩，该专利授权公告日为2015年11月25日，早于本案专利申请日，可以作为现有设计比对文献。

将被诉侵权产品与现有设计专利文件图1对比，两者区别点在于，现有设计顶端的塑料套下端连接有一个凹槽，凹槽中有一个钢圈；

被诉侵权产品顶端的塑料套下端依次连接有两个凹槽，每个凹槽中均有一个钢圈。

从整体视觉效果上观察，两者不同点较为显著，存在实质性差异。

被诉产品与该现有设计既不相同也不近似。

故对原亨通公司此项抗辩，一审法院不予采纳。

四、合法来源抗辩能否成立依照《中华人民共和国专利法》第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条第三款的规定，本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。

对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

本案中，原亨通公司虽辩称被诉产品来源于案外人汕头市粤隆贸易有限公司，具有合法来源，但并未提供相关证据予以证明，被诉侵权产品的具体来源无法认定，原亨通公司应当承担举证不能的不利后果，故一审法院对其此项抗辩不予采纳。

五、关于损害赔偿确定问题依照《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

黄连强未能向一审法院提供证据证明其因被侵权所受到的实际损失或原亨通公司侵权获利，也无合理确定的许可费用可供参照，黄连强主张本案适用法定赔偿方式，符合法律规定，一审法院予以准许。

考虑本案专利为外观设计类型，原亨通公司存在许诺销售侵权行为，以及黄连强在本案中为制止侵权行为所支付合理开支等方面因素，酌定判定原亨通公司赔偿黄连强经济损失20000元。

黄连强主张的超出上述部分的诉讼请求，一审法院依法不予支持。

综上，一审法院根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条，《中华人民共和国专利法》第十一条、第二十三条、第五十九条、第六十五条、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条规定，判决：一、原亨通公司自一审判决发生法律效力之日起立即停止许诺销售侵害黄连强专利号为ＺＬ20163016××××.0、名称为“脚轮防震插杆”外观设计专利权的被诉侵权产品的行为；

二、原亨通公司自一审判决发生法律效力之日起十日内赔偿黄连强经济损失20000元（含合理费用）；

三、驳回黄连强的其他诉讼请求。

如未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费2300元，由黄连强负担1000元，原亨通公司负担1300元。

经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。

本院二审另查明，原亨通公司在一审提交过公开号为US2010/0287730A1的美国专利，其中显示该产品的轮子固定柱部分还存在其他设计，该公司在庭审阶段撤回以该专利作为证据。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷，本案二审争议的焦点为：1.被诉侵权产品是否落入本案专利权保护范围。

2.原亨通公司提出的现有设计抗辩是否成立。

(一)关于被诉侵权产品是否落入本案专利权保护范围的问题。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或相近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计整体视觉效果进行综合判断。

产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，以及授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定近似。

根据前述条文规定，产品正常使用时容易被直接观察到的部位与其他部位相比较，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响，而并非产品正常使用时不容易被直接观察到的部位可以排除在比对的范围之外，换言之，二者只是相对而言影响大小的问题，而并非可以不比对产品正常使用时不容易被直接观察到的部位。

如果被诉侵权产品与授权外观设计在不容易被直接观察到的部位存在明显差异，且对外观设计的整体视觉效果产生显著影响，则二者不构成近似。

本案中，黄连强提交（2019）粤广海珠第11586号公证书，拟以该公证书所附被诉侵权产品的图片证明该产品侵犯本案专利权，然而，该图片仅显示了被诉侵权产品的局部外观设计，未能显示该产品的轮子固定柱等部分的外观设计。

虽然在正常使用中，前述轮子固定柱部分不能被直接观察到，但是在产品的流通环节，该部分外观设计是可以清楚地被相关公众直接观察到，且该未显示部分在整体外观中的比例较大，对产品整体视觉效果具有显著影响。

黄连强未举证证明被诉侵权产品与涉案专利相应部分构成相同或近似的事实存在高度盖然性，亦未举证证明该部分外观存在属于惯常设计等可以排除在比对范围之外的情形。

从原亨通公司在一审提交过的公开号为US2010/0287730A1的美国专利文件来看，该类产品的轮子固定柱部分明显存在其他设计。

因此，原亨通公司并未完成其举证责任。

需要特别指出的是，原亨通公司的被诉侵权产品在展销会上进行展销，证明被诉侵权产品已经进入流通领域，黄连强完全有能力获得被诉侵权产品的完整外观设计，其并不存在客观上无法收集该证据的情形。

再者，原亨通公司亦不承认被诉侵权产品未显示部分与涉案专利相同或近似。

在此情形下，一审法院将举证责任分配给原亨通公司承担，有违“谁主张谁举证”的举证原则。

综上，在前述证据不能完整显示被诉侵权产品的外观的情况下，无法判断该外观设计与本案授权外观设计是否构成近似。

一审法院认为未显示部分的外观不影响侵权比对，是对《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的错误理解。

黄连强不能证明被诉侵权外观设计与本案授权外观设计构成相同或近似，其主张被诉侵权产品落入本案专利权保护范围，并主张原亨通公司构成侵权，均依据不足，本院不予支持。

一审法院认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。

(二)关于原亨通公司提出的现有设计抗辩是否成立的问题。

《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”，第二十三条第四款规定：“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。

本案中，原亨通公司提出现有设计抗辩，却未能提交证据证明被诉侵权产品的完整外观，致使无法与其主张的现有设计进行比对，从而得出其实施的是否现有设计的结论，应当承担举证不能的后果，本院对其该项上诉理由不予支持。

综上所述，一审判决认定事实不清，适用法律错误，应予纠正。

依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百零五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、第三项规定，判决如下：一、撤销广州知识产权法院（2019）粤73民初1656号民事判决；

二、驳回黄连强的诉讼请求。

本案一审案件受理费2300元，二审案件受理费300元，均由黄连强负担。

深圳市原亨通五金塑胶制品有限公司已向本院预交二审案件受理费300元，本院予以退回。

黄连强应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳二审案件受理费300元。

本判决为终审判决。