江苏省高级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏民终57号上诉人（一审被告）：江苏金莲纸业有限公司，住所地江苏省金湖县建设东路**。

法定代表人：俞素丽，该公司董事长。

委托诉讼代理人：楚恩新，该公司副总经理。

被上诉人（一审原告）：胜达集团江苏开胜纸业有限公司，，住所地江苏省射阳县黄沙港镇海港路**法定代表人：赵林，该公司董事长。

委托诉讼代理人：汤旭东，江苏德善律师事务所律师。

委托诉讼代理人：赵小宝，江苏德善律师事务所律师。

上诉人江苏金莲纸业有限公司（以下简称金莲公司）因与被上诉人胜达集团江苏开胜纸业有限公司（以下简称开胜公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2020）苏01民初781号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后依法组成合议庭审理了本案。

现已审理终结。

金莲公司上诉请求：撤销一审判决，改判其不承担赔偿责任或者发回重审；

一、二审诉讼费用由开胜公司承担。

事实与理由：1.被诉侵权包装袋未落入涉案外观设计专利权的保护范围。

中国（江苏）知识产权维护援助中心出具的《专利侵权判定咨询意见》证明被诉侵权包装与涉案专利不构成近似，两者不仅在主视图中居中的品牌大字、植物图案、分界线图案等具有明显区别，而且在木纹色区域的企业品牌字样、“纯本色”字样下方的宣传语句等处存在细微差别。

2.开胜公司不是本案适格原告。

开胜公司一审期间提供的其与专利权人方林签订的《外观专利授权书》中并未约定方林将相关诉讼权利授权给开胜公司。

3.一审判决确定的赔偿数额过高。

涉案专利已临近过期，被诉侵权产品仅少量在市面流通，且金莲公司在本案诉讼前已2次对开胜公司进行过合理赔偿。

4.一审判决未全额支持开胜公司诉讼请求，故金莲公司不应承担一审全部诉讼费用。

开胜公司答辩意见：1.经比对，被诉侵权包装袋落入了涉案专利权的保护范围。

2.开胜公司与专利权人方林于2011年1月5日签订的《外观设计专利实施许可合同》第三条第三项，约定了开胜公司有权就侵权行为向人民法院提起诉讼。

3.金莲公司多次侵权，侵权范围广，主观恶意明显，一审判决其承担80万元的赔偿责任及全部诉讼费用并无不当。

请求驳回上诉，维持原判。

开胜公司向一审法院起诉，请求判令金莲公司：1.赔偿开胜公司经济损失及为制止侵权行为而支付的合理开支共计100万元；

2.承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实：一、开胜公司及其权利情况开胜公司成立于1999年7月16日，类型为有限责任公司，注册资本41736万元，经营范围包括许可证批准范围内的卫生用品类（卫生巾、卫生纸、卫生带、纸巾）制造、销售等。

2010年9月1日，方林向国家知识产权局提出名称为“包装袋（双灯本色卫生纸）”的外观设计专利申请。

2011年1月5日，该专利获准授权，并予以公告，专利号为ＺＬ20103029××××.5。

该专利已于2020年8月31日到期失效。

其公告图片由主视图、后视图、俯视图、仰视图、使用状态参考图组成。

该外观设计产品的用途为用于包装，主视图体现的是外观设计的设计要点。

2011年1月5日，涉案专利的权利人方林与开胜公司签订《外观设计专利实施许可合同》，许可开胜公司独占实施包括涉案专利在内的三项外观设计专利，许可期限为2011年1月5日至2020年8月31日。

二、金莲公司及被诉侵权行为金莲公司成立于2000年7月21日，类型为有限责任公司，注册资本1500万元，经营范围包括生活卫生系列用纸、妇女卫生巾系列、瓦楞纸、污泥纤维板、复写纸生产、销售等。

2019年11月10日，开胜公司的委托代理人在南京市钟山公证处的公证员的监督下，分别前往常熟市吉麦隆超市支塘店、常熟市吉麦隆超市大义店、江阴市吉麦隆超市长寿店、江阴市吉麦隆超市璜塘店，在以上超市各选购了两件被诉侵权产品，各支付了购物款人民币20.40元，并取得了相应的购物袋和购物小票。

2019年11月22日，公证人员对在上述几家超市购买的被诉侵权产品、购物小票、购物袋分别进行了拍照和封存，之后交由申请人保管。

2019年12月3日，钟山公证处就上述公证事项出具了（2019）宁钟证经内字第9401号公证书、（2019）宁钟证经内字第9402号公证书、（2019）宁钟证经内字第9403号公证书、（2019）宁钟证经内字第9404号公证书。

2020年3月25日，开胜公司的委托代理人在南京市钟山公证处公证员的监督下，从“淘宝网”上搜索店铺“金莲卫生纸工厂直销店”，购买了被诉侵权产品“（整件）金莲本色精品50016包平板皱纹卫生纸厕用家用草浆纸”和“整件全新包装金莲本色精品400厕用家用纸巾20包部分包邮”各一件，支付了207.36元。

2020年4月11日，公证人员接收和保管了上述邮件。

2020年4月22日，依据代理人的要求，由公证人员在钟山公证处操作公证处的计算机保存了上述邮件的订单信息和物流信息，并由公证员拍照、封存了上述保全取得的物品。

2020年4月26日，钟山公证处就上述公证事项出具了（2020）苏宁钟证字第2066号公证书。

出具公证书时，公证人员将上述保全物品封存后交代理人保管。

2020年8月19日，开胜公司的委托代理人在南京市钟山公证处的公证员的监督下，操作公证人员的手机，进入“拼多多”，搜索“金莲本色”，在该平台购买了被诉侵权产品“金莲卫生纸精品400本色纸20包厕纸平板纸压花草纸巾家用家庭装批”一件，支付了24.80元。

在拼多多页面上显示有9家店铺在销售被诉侵权产品。

2020年8月19日，开胜公司的委托代理人在南京市钟山公证处的公证员的监督下，操作公证处的计算机，从“淘宝网”购买了被诉侵权产品“金莲卫生纸精品400本色纸20包厕纸平板纸压花草纸巾家用家庭装批”一件，支付了79.80元。

2020年8月20日，公证人员接受和保管了上述邮件。

同时，淘宝网页面上显示有3家店铺在销售被诉侵权产品。

2020年8月24日，钟山公证处就上述公证事项出具了（2020）苏宁钟证字第10304号公证书和（2020）苏宁钟证字第10305号公证书。

2020年8月19日，开胜公司的委托代理人汤旭东到南京市钟山公证处申请保全证据。

2020年8月20日，公证员陈某,4公证员郝某,4随同汤旭东分别走访了南京市江宁区开城路与丹青路交叉路口旁宇业天赋广场的北京华联生活超市、南京市鼓楼区幕府东路绿地缤纷广场的楠铭果超市、扬州市邗江区华扬西路的一家超市、扬州市邗江区吉安北路的一家超市、镇江市润州区朱方路的一家超市、镇江市润州区南徐大道与朱方路交叉路口的悦尚生活超市，在上述超市中分别购买了被诉侵权产品金莲平板卫生纸，分别支付了购物款人民币6.30元、8.20元、18.50元、9.60元、16.50元、13.60元，并取得了购物袋和购物票据，现场购物取得的物品由公证人员带回公证处保管。

2020年8月24日，公证人员对上述取得的卫生纸、购物袋、购物票据分别封存和拍照。

2020年8月25日，钟山公证处就上述公证事项出具了（2020）苏宁钟证字第10239号公证书、（2020）苏宁钟证字第10240号公证书、（2020）苏宁钟证字第10241号公证书、（2020）苏宁钟证字第10242号公证书、（2020）苏宁钟证字第10243号公证书、（2020）苏宁钟证字第10244号公证书。

出具公证书时，公证人员将上述保全物品封存后交代理人保管。

金莲公司认可上述公证购买的实物均是其生产、销售。

开胜公司主张上述公证购买的被诉侵权产品涉及四款包装：金莲纯本色400/500克，金莲纯本色（荷花图形），金莲纯本色（深色荷花图形），金莲荷香本色。

开胜公司庭后向一审法院出具书面申请，在本案中仅主张第一款金莲纯本色400/500克的包装构成侵权。

同时，开胜公司主张（2019）宁钟证经内字第9401、9402、9403、9404号公证书、（2020）苏宁钟山证字第2066号公证书、（2020）苏宁钟山证字第10240、10241、10243号公证书所附产品中包含第一款金莲纯本色400/500克包装的被诉侵权实物。

其余公证书所附产品为其他款实物。

三、侵权比对情况开胜公司、金莲公司均认可金莲纯本色400克的包装和500克的包装（详见附图二）除大小有不同，没有明显的区别。

开胜公司认为，被诉侵权包装袋与涉案专利的主视图进行比对，涉案专利主视图与被诉侵权包装袋均是由棕色的木纹和透明部分组成长方形性结构主体部分，棕色木纹和透明部分的比例大概是3比2，中间上方为棕色木纹，下方为透明部分，涉案专利棕色木纹中有“双灯”两字，被诉侵权包装袋棕色木纹中有“金莲”两字，两者透明塑料薄膜上印有“纯本色”三个字，在“纯”和“本色”之间用圆点隔开，棕色木纹和透明的部分间有类似于波浪的图案，两者基本相同。

从后视图看，两者除公司名称等产品信息不同外，其余基本相同，两者构成近似。

从俯视图及仰视图看，两者均主要上面是棕色木纹及芦苇，下面是波浪状的条文，也是构成近似。

总体上两者构成近似。

金莲公司主张其比对意见与中国（江苏）知识产权维权援助中心咨询意见一致。

金莲公司认为，从主视图看，被诉侵权包装袋居中位置有较大的醒目的“金莲”字样，字体填充色为金黄色，涉案专利标注的为“双灯”两字。

被诉侵权包装袋下边空白处有“绝不染色”，而涉案专利为“空白”，涉案专利上部为木纹状，被诉侵权包装袋为圆弧状水波纹，且两者在“纯本色”下面的产品宣传语个数及内容也不一样。

因此，两者既不相同，也不近似。

四、查明的其他情况2017年2月9日，开胜公司以金莲公司生产、销售侵犯开胜公司涉案外观设计专利的产品为由向一审法院提起诉讼，案号为（2017）苏01民初230号。

该案因双方庭外达成和解，开胜公司于2017年7月24日撤诉。

2018年12月，开胜公司再次以金莲公司生产、销售侵犯开胜公司涉案外观设计专利的产品（详见附图三）为由向一审法院提起诉讼，案号为（2018）苏01民初3529号。

在该案审理过程中，开胜公司、金莲公司自愿达成和解协议，金莲公司承诺最迟在2019年8月31日前全面停止生产、销售侵犯开胜公司专利产品的行为，并赔偿开胜公司15万元。

开胜公司提供了公证费发票证实其支出了公证费5000元。

本案一审争议焦点：1.金莲公司生产销售的产品使用的被诉侵权包装袋是否落入了开胜公司涉案专利请求保护的范围；

2.如果侵权行为能够成立，金莲公司应承担的民事责任。

一审法院认为：一、被诉侵权包装袋落入涉案外观设计专利权的保护范围开胜公司依法享有ＺＬ20103029××××.5号“包装袋（双灯本色卫生纸）”外观设计专利权，其权利应受法律保护。

任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施该专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口该外观设计专利产品。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片中的该产品的外观设计。

涉案外观设计专利和被诉侵权设计是否相同或近似，两者的比对方式，应从视觉上以整体观察、综合判断的方法进行。

被诉侵权设计与外观设计专利图片显示的产品相同或者近似的，人民法院应当认定侵权成立。

本案中，涉案外观设计专利和被诉侵权包装袋均系卫生纸包装袋，两者产品类别相同。

将被诉侵权产品包装袋与开胜公司被的授权外观设计进行比对，从主视图来看，两者主要分为上下两部分，上部为木纹色的非透明图片区，下部为透明区域，可见包装内纸张的颜色，居中有较为醒目的深棕色大字“純本色”，“純”与“本色”之间有“●”符号隔开；

上下部分之间均为深棕色曲线型分界线。

尽管被诉侵权包装袋与涉案专利相比，从标注的品牌文字、包装的透明区域是否标有“绝不染色”，棕色区域的波纹形状、宣传语个数及内容等方面存在一定差别，但上述差别在整个视图中所占比例不大，并不影响判断两者主视图构成近似。

从仰视图、俯视图来看，两者视觉上亦构成近似。

后视图虽有差异，但不属于直接观察部位。

因此，被诉侵权包装袋与涉案专利构成近似，被诉侵权包装袋落入涉案外观设计专利权的保护范围，构成专利侵权。

二、金莲公司应当承担相应的民事责任金莲公司在涉案专利保护期内实施了生产、销售涉案侵权产品的行为，应承担赔偿损失的民事责任。

关于赔偿损失的数额，开胜公司主张赔偿经济损失及为制止侵权行为支付的合理费用共计100万元，但其既未提供其因侵权所受损失的证据，也未能证明金莲公司的侵权获利数额，请求适用法定赔偿，一审法院综合考虑以下参考因素酌定赔偿数额：1.涉案专利权的类型是外观设计专利，产品及其包装的外观在产品销售过程中起到积极的作用；

2.开胜公司就涉案专利权已两次起诉金莲公司，金莲公司两次与开胜公司达成和解，承诺不再生产被诉侵权产品后，又再次制造销售被诉侵权包装袋，主观恶意明显；

3.被诉侵权包装袋对卫生纸销售价格及数量的影响；

4.开胜公司为制止侵权支出的合理开支。

据此，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条，一审法院判决：江苏金莲纸业有限公司于判决生效之日起十日内赔偿胜达集团江苏开胜纸业有限公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共计800000元。

一审案件受理费13800元，由江苏金莲纸业有限公司负担。

本案二审争议焦点：1.开胜公司是否具有原告的诉讼主体资格；

2.被诉侵权包装袋是否落入涉案外观设计专利权的保护范围；

3.如金莲公司构成侵权，一审判决其承担的赔偿责任是否适当。

二审期间，双方均未提交新证据。

一审判决认定的其他事实均有相应证据证实，本院予以确认。

另查明，开胜公司与专利权人方林于2011年1月5日签订的《外观设计专利实施许可合同》第三条第三项约定，开胜公司发现第三方侵犯涉案专利时，有权向人民法院提起诉讼，专利权人应当协助。

本院认为：一、开胜公司具有原告的诉讼主体资格金莲公司上诉提出根据开胜公司一审期间提交的《外观专利授权书》，专利权人并未将诉讼权利授权给开胜公司，故开胜公司不是本案适格原告。

对此，本院认为，该《外观专利授权书》第四条第二项约定，专利权人提供给开胜公司的专利技术被第三方指控侵权的，由专利权人负责处理。

该条款与开胜公司能否就侵权行为提起诉讼并无关联。

根据开胜公司与专利权人于2011年1月5日签订的《外观设计专利实施许可合同》第三条第三项约定，在发现第三方侵犯涉案专利时，开胜公司有权向人民法院提起诉讼。

故开胜公司享有就侵权行为提起诉讼的权利，具有原告的诉讼主体资格，金莲公司该点上诉理由无事实依据，不能成立，本院不予采纳。

二、被诉侵权包装袋落入涉案外观设计专利权的保护范围《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

本案中，被诉侵权包装袋与涉案外观设计专利均为卫生纸包装袋，将两者进行比对，首先，从主视图来看，两者均分为上下两个部分，上部为木纹色区域，下部为透明区域，可见包装内纸张颜色；

上下两部分均用深棕色的曲线形状作为分界线隔开；

下部居中均有深棕色大字“純●本色”。

被诉侵权包装袋与涉案专利仅在产品品牌文字、宣传语个数等处具有细节上的差别，而这些细微差别在整个视图中所占比例不大，不足以对整体视觉效果造成影响，两者主视图在视觉效果上无实质性差异。

其次，从俯视图、仰视图来看，被诉侵权包装袋与涉案专利都是分成上下两部分，上部分占绝大部分面积，为木纹色区域，下部面积较小，为金色区域，两部分中间用深棕色的曲线形状作为分界线隔开，两者在细节上虽存在微小的差异，但不足对整体视觉效果造成影响，两者俯视图、仰视图在视觉效果上无实质性差异。

综上，被诉侵权包装袋与涉案外观设计专利在整体视觉效果上无实质性差异，两者构成近似，被诉侵权包装袋落入涉案外观设计专利权的保护范围。

三、一审判决金莲公司承担的赔偿责任适当金莲公司上诉提出，涉案专利已临近过期，被诉侵权产品仅少量在市面流通，且金莲公司在本案诉讼前已2次对开胜公司进行合理赔偿，一审判决其承担的赔偿责任过重。

对此，本院认为，金莲公司在开胜公司提起本案诉讼前曾两次因侵害涉案外观设计专利被开胜公司起诉，其两次与开胜公司达成和解，进行赔偿，并承诺不再生产被诉侵权产品，但其之后仍继续生产销售被诉侵权产品，具有较大的主观恶意；

且根据开胜公司一审提交的证据，被诉侵权产品在电商平台及实体店广泛销售，而非少量流通。

由于开胜公司未能提供证据证明其因被侵权所受到的实际损失或金莲公司因侵权所获得的利益，请求适用法定赔偿。

一审法院综合考虑涉案外观设计专利在产品销售中所起的作用、金莲公司的主观恶意程度、被诉侵权产品的销售价格及销售规模、开胜公司为制止侵权支出的合理费用等相关因素，酌情确定金莲公司赔偿开胜公司经济损失及合理费用合计80万元，并无不当。

关于金莲公司提出的一审判决其负担全部案件受理费不妥的上诉理由，本院认为，根据《诉讼费用交纳办法》第二十九条规定：诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。

部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。

本案中，金莲公司的行为构成侵权，一审判决其赔偿开胜公司经济损失及合理费用，其系案件败诉一方，一审法院根据案件的具体情况决定一审案件受理费13800元由金莲公司负担并无不当。

综上，金莲公司的上诉理由不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费11800元，由江苏金莲纸业有限公司负担。

本判决为终审判决。