江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2019)苏民终1006号上诉人（原审被告）：无锡市大禹防水材料经营部，住所地江苏省无锡市锡山区东亭锡沪路石桥头新村62号。

经营者：王传孝，男，1972年出生，汉族，住江苏省丰县。

委托诉讼代理人：林飞玉，江苏行德律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：辽宁大禹防水科技发展有限公司，住所地辽宁省盘锦新型防水材料产业基地（盘山县陈家）。

法定代表人：郑宪明，该公司董事长。

委托诉讼代理人：蔡文霞，江苏友利律师事务所律师。

上诉人无锡市大禹防水材料经营部（以下简称大禹经营部）因与被上诉人辽宁大禹防水科技发展有限公司（以下简称大禹科技公司）侵害商标权、不正当竞争纠纷一案，不服江苏省无锡市中级人民法院（2018）苏02民初562号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后依法组成合议庭审理，本案现已审理终结。

大禹经营部不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决第一、二项，改判驳回大禹科技公司诉讼请求；

一、二审诉讼费用由大禹科技公司负担。

事实和理由：1.上诉人使用合法的字号对外经营，将合法字号以简写形式对外公布，是正常的商业行为，没有任何攀附涉案商标的主观故意，也没有从涉案商标中获取任何利益，不存在使用涉案商标的行为。

2.一审的判赔数额缺乏事实依据和法律依据。

大禹科技公司答辩称：一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回大禹经营部的上诉请求，维持原判。

大禹科技公司向一审法院提起诉讼，请求判令大禹经营部：1.立即停止侵犯第1815930号、第15819342号商标的行为：包括在店招门头、名片使用“大禹防水”字样；

2.在字号中停止使用“大禹”字样的不正当竞争行为，即变更企业名称，新的名称中不得使用“大禹”字样；

3.赔偿大禹科技公司经济损失10万元（包含调查取证、制止侵权、聘请律师所支出的合理费用）；

4.承担本案诉讼费用。

一审诉讼中，大禹科技公司撤回了有关第15819342号商标侵权事宜的主张。

一审法院认定事实：第1815930号商标的注册人为大禹科技公司，核定使用商品为第19类，包括屋顶用沥青涂层、防水卷材、水下建筑工程用沉箱、可移动的非金属温室、石料粘合剂，注册日期为2002年7月28日，有效期至2022年7月27日。

2011年11月29日国家工商行政管理总局商标局认定大禹科技公司使用在第19类的“大禹DAYU及图”商标为驰名商标。

2014年10月起大禹科技公司的“大禹”牌建筑防水卷材两次被辽宁省品牌战略推进委员会、辽宁省质量技术监督局授予辽宁名牌产品称号，有效期至2019年12月31日；

2017年9月，大禹科技公司获得“中国防水行业最具影响力十大品牌”称号。

2017年10月大禹科技公司的“大禹”牌建筑防水卷材和“明星大禹”牌建筑防水涂料被评为环渤海地区建材行业知名品牌。

一审另查明，（2018）宁石证经内字第6746号公证书载明，江苏省南京市石城公证处（以下简称石城公证处）公证员陈某,4该处公证人员周某,4会同申请人江苏友利律师事务所委托代理人柯家波、李仁泽于2018年8月23日约十六时二十七分来到位于无锡市××区××号，门头名称为“大禹防水”的店铺，李仁泽以普通消费者的身份购买了包装上标有“丽宜达中性硅酮耐候胶”等字样的胶三支，工具一支。

购买当场取得了《收款收据》一张（收款收据上盖有“无锡市大禹防水材料经营部”等字样的印章）、名片一张。

柯家波使用该处提供的手机对该店铺内部情况进行拍照，共拍得照片五张。

约十六时三十五分上述人员离开该店铺，柯家波继续使用该处提供的手机对该店铺外观门头进行拍照，共拍得照片两张。

公证人员现场监督了上述购物、拍照的全过程。

所购物品、票据及名片交由公证人员封某,4、保管。

2018年8月27日在石城公证处，公证人员会同柯家波将购买物品拆封，由柯家波使用该处提供的手机对购买物品进行拍照，共拍得照片一张，拍照结束后公证人员将上述物品进行封某,4。

随后，公证人员在该处将拍照所得的所有照片进行打印，将所取得的上述票据及名片进行复印。

上述封某,4后的物品、票据及名片原件交由申请人保管。

该公证书证明其所附的照片与实际情况相符，所附的上述票据及名片的影印件与原件内容相符。

照片中的店铺地址为“锡沪东路96号”，门头标注为红色“大禹防水”大型文字，文字左侧竖列有“油漆辅料”四个字，底部为联系电话。

名片正面标注“大禹防水”、“承建防水工程”、“批发防水材料”、“合作共赢”字样及地址、电话、手机和网址等信息，背面印制有“大禹防水追求卓越”以及各种材料信息和承接工程的范围信息。

本案中，大禹科技公司明确其主张大禹经营部的具体商标侵权行为表现为在店招门头和名片中使用与涉案商标近似的“大禹”文字，法律依据为《商标法》第五十七条第（一）、（二）、（五）项,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标司法解释》）第一条第（一）项；

具体不正当竞争行为表现为在店招门头和名片使用“大禹防水”文字足以使公众误认为其是大禹科技公司的加盟商或其销售的产品为大禹防水产品，法律依据为《反不正当竞争法》第六条第（一）、（二）、（四）项。

一审又查明，2018年9月17日，石城公证处向大禹科技公司开具公证费发票，金额700元。

再查明，大禹科技公司为设立于1998年4月1日的有限责任公司，经营范围包括生产销售防水、防腐保温材料及配套产品、装饰材料（油漆除外）施工工具、橡塑制品、橡胶密封垫、管片密封止水条、橡塑止水带，土工布、土工膜，其企业生产所需的原辅材料，防水技术服务，内外墙涂料；

防水设计、防腐保温（取得资质后）施工，货物进出口及技术进出口，道路沥青销售。

大禹经营部为设立于2008年7月28日的个体工商户，经营范围包括防水材料的销售。

一审法院认为：对于大禹经营部在店招门头、名片中使用“大禹防水”文字是否构成对大禹科技公司涉案商标的侵害，一审法院认为，大禹经营部存在突出使用“大禹”文字的行为，且该行为构成对第1815930号商标的侵害。

理由如下：一、《商标司法解释》第一条第（一）项的规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十七条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

判断是否构成侵犯注册商标专用权，应判断被控侵权商品或服务与注册商标核定使用的商品或服务是否相同或类似，被控侵权商品或服务上的标识与该注册商标是否相同或近似，并考虑是否造成相关公众的混淆和误认。

本案涉及大禹经营部在经营、宣传过程中对于其字号的使用是否构成对涉案商标的侵权判断，亦应从以上方面进行考虑。

本案中，因涉案注册商标核定商品项目涉及屋顶用沥青涂层、防水卷材等商品，而大禹经营部则主要提供防水材料的销售及相关技术服务，两者构成商品与服务的类似。

二、大禹经营部企业字号与涉案商标是否构成相同或近似，是判断是否构成商标侵权的关键。

本案中，涉案商标虽为“大禹”文字及图形组合，但根据商标的特征及通常消费习惯，相关公众在购买大禹科技公司产品时，组合商标中的“大禹”字形及读音仍是其识别产品来源的主要标志之一，易于使相关公众将其与使用该商标的大禹科技公司的产品联系起来。

因此，在判断大禹经营部“大禹防水”字号在使用中与涉案商标是否构成相同或近似时，应以字号与涉案商标中的“大禹”文字进行比对。

因“大禹防水”中直接包含“大禹”文字，故大禹经营部字号与涉案商标构成近似。

三、根据《个体工商户名称登记管理办法》第十九条的规定，个体工商户名称牌匾可以适当简化，但不得对公众造成欺骗或者误解。

大禹科技公司通过广泛宣传，使其产品为广大消费者所认知，涉案商标具有较高知名度。

大禹经营部在其门头店招和名片中简化其名称为“大禹防水”，构成对其字号的突出使用，足以使相关公众产生联想，误认为大禹经营部所销售产品与大禹科技公司的产品具有某种特定的联系，或者大禹经营部本身与大禹科技公司存在某种关联，从而对产品来源或服务主体身份产生混淆。

因此，对于大禹经营部有关其在门头使用“大禹防水”字样系简化使用店名名称牌匾的正当行为的主张，不予支持。

大禹经营部的前述行为侵犯了大禹科技公司涉案商标的商标专用权。

对于大禹经营部在字号中使用“大禹防水”文字是否构成对大禹科技公司的不正当竞争，一审法院认为，大禹经营部在其字号中使用“大禹防水”文字不构成对大禹科技公司的不正当竞争。

理由如下：一、根据《中华人民共和国商标法》第五十八条的规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条亦规定经营者不得实施使人误认为其是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

在审理字号与字号、商标与字号冲突的不正当竞争纠纷案件中，应当保护在先的权利，但不应不分情况一律撤销在后的权利，而要对两项权利所蕴含的具体利益进行衡量，进而寻找利益平衡点，特别需要从保护合法权益、诚实信用、公平竞争等原则结合考虑历史因素，对被控侵权人的行为进行考量。

只要经营者在经营中不突出使用其字号，不作商标性使用，不会发生误认和混淆，在不影响商标权人利益的前提下，无需禁止经营者登记与注册商标相同或近似的字号。

本案中，结合现有证据，可以认定大禹经营部在字号登记时不具备攀附、混淆的故意,应当允许其继续使用。

首先，大禹科技公司所提交的证据仅能证明其在2011年左右享有知名度和美誉度，其并未提供证据证明其字号及涉案商标在大禹经营部注册时间2008年7月28日之前已经享有较高知名度、美誉度和市场占有率。

特别在大禹科技公司无法提供其在2008年7月28日前已在江苏无锡地区开展经营活动的相关证据的情况下，在大禹经营部登记成立时，大禹科技公司的经营区域并未涵盖江苏无锡地区，其当时在江苏无锡地区知名度相对有限；

其次，“大禹”二字属于普通的而非臆造的名词，是对古代夏禹的美称，大禹经营部陈述其使用“大禹”二字取自“大禹治水”，而“大禹治水”一词来源于中国古代神话传说故事，与防水工作具有紧密关系，大禹经营部前述陈述具有一定合理性，其注册时就存在利用大禹科技公司“大禹”字号或商标进行恶意登记的可能性较小。

最后，以通用词汇而非臆造词汇注册商标，商标注册权人所享有的商标的专用权不能视为对该词汇的垄断，不能排除他人在不误导公众的前提下合理使用该通用词汇作为字号，所以大禹经营部只要在不与大禹科技公司企业名称或商标相混淆的情形下，大禹经营部有权使用其合法登记的字号，而无需变更其企业名称。

综上所述，大禹经营部突出使用“大禹防水”构成对涉案注册商标的侵犯。

大禹经营部的注册登记行为不构成不正当竞争。

大禹科技公司有关大禹经营部变更其企业名称且新的名称中不得使用“大禹”字样的诉讼请求，不予支持。

大禹经营部可以通过附加相关区别标志或文字的方式，避免在以后的经营中与大禹科技公司的经营活动发生混淆的可能性。

大禹科技公司请求依法酌情确定赔偿数额，该请求符合法律规定，一审法院综合以下因素确定赔偿数额：1.涉案商标的知名度；

2.大禹经营部侵权行为具体方式及其持续时间、范围、规模；

3.大禹科技公司为制止侵权所支出的合理开支。

据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（七）项，第六十条，第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十六条第二款、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，一审法院判决：一、无锡市大禹防水材料经营部立即停止在经营中突出使用“大禹”或“大禹防水”字样，在经营中使用其字号时应用全称表述并加注“本店非大禹商标注册人”的文字；

二、无锡市大禹防水材料经营部于判决生效之日起十日内赔偿辽宁大禹防水科技发展有限公司经济损失及合理开支2万元；

三、驳回辽宁大禹防水科技发展有限公司其他的诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费2300元，由大禹科技公司负担920元，由大禹经营部负担1380元。

一审法院查明的事实，均有相应证据证实，本院予以确认。

二审中，大禹经营部提供了以下新证据：1.现场照片，证明大禹经营部周边的商家均与上诉人一样，按照工商部门的要求，在门头悬挂经营字号，大禹经营部并非为了突出使用“大禹”而悬挂。

2.大禹经营部和大禹科技公司的企业信息，证明两者的经营范围不尽相同，不会使公众产生混淆；

迄今为止大禹科技公司未在无锡地区范围内经营其品牌。

大禹科技公司对于上述证据的真实性认可，证明目的不认可。

鉴于大禹科技公司对上述证据的真实性无异议，本院对该证据的真实性予以确认，至于其证明力将在判决理由部分予以综合评述。

本案二审争议焦点：1.大禹经营部的行为是否构成商标侵权；

2.一审判决确定的民事责任是否适当。

本院认为：一、大禹经营部的行为构成商标侵权涉案商标核定使用商品为第19类，包括屋顶用沥青涂层、防水卷材等商品，而大禹经营部主要提供防水材料的销售及相关技术服务，两者构成商品与服务的类似。

涉案商标作为“大禹”文字及图形组合商标，其中的“大禹”文字是其识别产品来源的主要标志。

大禹经营部在门头店招和名片中突出使用“大禹防水”，容易使相关公众产生混淆误认。

大禹经营部辩称在门头店招突出使用“大禹防水”系按照当地工商部门的统一要求，但其并未附加适当的区别标识，仍不可避免地容易导致相关公众的混淆误认。

故大禹经营部的上述行为，侵犯了大禹科技公司的涉案注册商标专用权。

二、一审判决确定的民事责任适当大禹经营部的行为构成商标侵权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

一审法院判决大禹经营部立即停止在经营中突出使用“大禹”或“大禹防水”字样，使用全称表述并加注“本店非大禹商标注册人”的文字，并无不当。

另外，大禹科技公司请求一审法院适用法定赔偿。

鉴于大禹经营部并未经营涉嫌侵犯大禹科技公司涉案注册商标专用权的商品，亦未在其店内其他位置突出使用“大禹”或“大禹防水”字样，一审法院综合考虑涉案商标的知名度、侵权行为的具体方式和情节，以及大禹经营部的合理费用，判定大禹经营部赔偿大禹科技公司经济损失及合理开支2万元，并无不当。

综上所述，大禹经营部的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费300元，由无锡市大禹防水材料经营部负担。

本判决为终审判决。