上海知识产权法院民 事 判 决 书（2019）沪73民终343号上诉人(原审被告)：深圳市申瑞达科技有限公司，住所地广东省深圳市。

法定代表人：何运华，执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：马文斌，上海申伦律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)：雷莫电子(上海)有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区。

法定代表人：亚历山大·安东尼奥·路易吉·佩希(ALESSANDROANTONIOLUIGIPESCI)，董事长。

委托诉讼代理人：刘思梦，上海市浩信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：潘润清，上海市浩信律师事务所律师。

上诉人深圳市申瑞达科技有限公司(以下简称申瑞达公司)因与被上诉人雷莫电子(上海)有限公司(以下简称雷莫公司)侵害商标权及虚假宣传纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(2019)沪0115民初22081号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年9月4日立案后，依法组成合议庭，于10月28日公开开庭进行了审理。

上诉人申瑞达公司委托诉讼代理人马文斌，被上诉人雷莫公司委托诉讼代理人潘润清、刘思梦到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

上诉人申瑞达公司上诉请求：撤销上海市浦东新区人民法院(2019)沪0115民初22081号民事判决第二项，将本案发回重审或依法改判。

事实和理由：1.雷莫公司在一审诉讼请求中，要求申瑞达公司删除的“相关网站”侵权文字及图片中，包括了马可波罗网站(srd.cn.makepol.com)、1688网(sreada.1688.com)等网站的内容。

一方面该些网站均为案外人运某，并非申瑞达公司的网站，申瑞达公司不对案外人运某网站上的内容负责。

另一方面，雷莫公司要求删除上述案外人网站侵权内容的主张，也超出了上海市浦东新区人民法院(2016)沪0115民初14520号民事调解书(以下简称14520号民事调解书)确定的申瑞达公司删除“公司网站”中与“雷莫”“LEMO”产品有关的文字及图片介绍的义务。

2.申瑞达公司使用雷莫标识是为展示产品兼容性，因此不构成对涉案商标的侵害。

3.一审法院就涉案商标权利人英特雷莫控股有限公司(以下简称雷莫控股公司)商业主体存续情况的事实未能查明。

4.50万元巨额违约金虚高，与雷莫公司的实际损失不符。

综上，申瑞达公司认为一审法院查明事实不清，适用法律不当，请求本院依法判如所请。

被上诉人雷莫公司针对申瑞达公司的上诉请求、事实和理由辩称：1.根据14520号民事调解书，申瑞达公司具有停止在任何商务宣传中使用涉案“LEMO”“雷莫”商标的义务。

2.根据本案查明的事实，雷莫公司并未停止14520号民事调解书明确的侵权行为，反而进一步扩大了其侵权行为实施的范围。

故申瑞达公司应当根据14520号民事调解书的约定，支付侵权赔偿金。

3.雷莫公司经雷莫控股公司授权，对涉案“LEMO”“雷莫”商标享有独占使用权，涉案商标的注册商标专用权及其授权均合法有效。

4.申瑞达公司在商品标题或商品信息描述中使用中文“雷莫”字样，属于在相同商品上使用相同商标的商标侵权行为，足以导致相关公众产生两者之间存在关联关系的混淆，亦应当依法予以制止。

综上，雷莫公司请求本院驳回上诉，维持原判。

雷莫公司向一审法院提出如下诉讼请求：1.申瑞达公司删除相关网站的侵权文字及图片，停止在一切商务活动宣传中使用“雷莫”“LEMO”中英文字样，停止侵犯雷莫公司“雷莫”“LEMO”商标权的行为及不正当竞争行为；

2.申瑞达公司赔偿雷莫公司经济损失人民币50万元(以下币种均为人民币)和合理开支5万元，共计55万元。

一审法院经审理查明：雷莫公司于2008年7月2日成立，登记的经营范围为设计、开发、装配、加工电子连接器、光纤连接器、电子及光纤线缆组件，销售自产产品并提供相关售后服务。

雷莫控股公司是第XXXXXXX号“LEMO”商标和第XXXXXXX号“雷莫”商标的注册人。

第267687号“LEMO”商标核定使用商品为第9类的接线盒、光导纤维电缆用接线器，经续展注册，注册有效期至2026年10月29日。

第XXXXXXX号“雷莫”商标核定使用商品为第9类的电器联接器、光纤联接器、电器插头、电器接插件等，经续展注册，注册有效期至2026年9月13日。

雷莫控股公司与雷莫公司签订的《商标使用许可合同》约定：雷莫控股公司将第XXXXXXX号“雷莫”商标、第267687号“LEMO”商标许可给雷莫公司使用，许可方式为独占许可，许可使用费是免费。

第XXXXXXX号“雷莫”商标许可使用期限自2016年9月14日至2026年9月13日止，第267687号“LEMO”商标许可使用期限自2016年10月30日至2026年10月29日止。

申瑞达公司于2012年12月5日成立，注册资本500万元，登记的经营范围包括电子产品、连接器、线束、电子标签、射频识别器的研发与销售，国内贸易，电子产品、连接器、线束、电子标签、射频识别器的生产等。

上海市徐汇公证处出具的(2019)沪徐证经字第549号公证书载明：一、2019年1月17日，雷莫公司的代理人使用公证处的连接互联网的电脑登陆申瑞达公司在马可波罗网的店面(srd.cn.makepolo.com)。

(一)在该网店搜索栏输入“雷莫”进行搜索，共找到10条商品信息。

在该网店搜索栏输入“LEMO”进行搜索，共找到14条商品信息。

上述商品标题中有“雷莫”或“LEMO”字样，如“雷莫LEMO兼容连接器”“lemo瑞士雷莫”“瑞士雷莫LEMO”“工厂直销雷莫LEMO”“防水推拉自锁连接器：兼容雷莫LEMO……”。

(二)选择查看一款标题为“雷莫LEMO兼容连接器”的商品，商品详细信息显示，品牌为其他，型号为“申瑞达(SRD)”。

商品详情页载明：能与瑞士lemo、德国ODU同等型号系列产品完全互配互换。

连接器、雷莫连接器、lemo连接器、ODU连接器、欧度连接器、金属推拉连接器、医疗连接器、军工连接器、广濑连接器、Fischer连接器、申瑞达、深圳市申瑞达科技有限公司。

(三)公司简介载明，公司致力于成为服务全球的高端连接器及线束产品及服务的民族品牌，公司主营高品质精密拔插自锁式连接器及其线缆组件。

在公司主营产品中载明：推拉自锁连接器/圆形连接器/医疗连接器/lemo连接器/自动化设备连接器。

二、点击申瑞达公司在马可波罗网所留的网址www.sreada.com，进入申瑞达公司的英文网站，网页上方有“申瑞达”“sreada”标识。

(一)在网站搜索栏输入“LEMO”进行搜索，共找到41条记录，共分为5个页面，当前页面的商品标题中无“LEMO”或“雷莫”字样。

(二)选择查看搜索结果中标题为“KSerialsIP68Connectors”(K系列IP68连接器)的商品。

该商品描述中载明：ModelNumberSRD-K-TGG/ZGG(型号SRD-K-TGG/ZGG)，LemocompatiblemodelnumberKserialsFGG/EGG(Lemo兼容型号K系列FGG/EGG)。

三、登陆申瑞达公司在1688网开设的网店(sreada.1688.com)。

(一)在该网店搜索栏输入“雷莫”进行搜索，找到一款标题为“强度检测仪专用连接器雷莫B系列”的商品。

商品的详细信息中载明，品牌为“申瑞达(SRD)，其他”。

(二)点击网店的客服按键，跳出的对话窗口中客服标题显示“深圳申瑞达连接器”“厂家直销兼容雷莫LEMO，欧度ODU连接器”字样。

一审法院曾于2016年2月19日受理了雷莫公司诉申瑞达公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，案号为(2016)沪0115民初14520号(以下简称14520号案)。

在该案中，雷莫公司诉称，申瑞达公司在其公司网站及相关商务网站使用“雷莫连接器”“LEMO连接器”字样，构成商标侵权及不正当竞争，请求法院判令申瑞达公司停止侵权、赔偿损失。

雷莫公司在该案中举证的(2015)沪徐证经字第9911号公证书显示，涉嫌侵权的信息发布在申瑞达公司网站(www.sreada.net)、1688网(sreada.1688.com)、金泉网(www.jqw.com)、工厂网(sreada.cn.gongchang.com)、阿土伯网(ericchen308.atobo.com.cn)。

申瑞达公司在上述网站发布的部分商品信息中有“lemo”“雷莫”字样。

2016年4月6日，经一审法院主持调解，雷莫公司与申瑞达公司自愿达成如下调解协议：一、申瑞达公司立即停止在其商务活动或宣传中使用“雷莫”“LEMO”中英文字样，删除公司网站中与“雷莫”“LEMO”产品有关的文字及图片介绍；

二、申瑞达公司于2016年4月13日前支付雷莫公司30,000元；

三、若申瑞达公司违反本协议内容，则应当赔偿雷莫公司50万元；

四、案件受理费550元，减半收取计275元，由申瑞达公司承担；

五、双方就本案无其他争议。

一审法院另查明，雷莫公司为本案支出公证费3,000元，翻译费600元。

雷莫公司另举证了440元的打印费发票，因涉及三起案件，其在本案中主张打印费140元。

一审法院认为，雷莫控股公司在第9类的连接器等商品上注册了第XXXXXXX号“LEMO”商标和第XXXXXXX号“雷莫”商标，上述注册商标专用权受法律保护。

雷莫公司经雷莫控股公司授权，独占使用上述注册商标，其有权提起本案诉讼。

雷莫公司主张，申瑞达公司在(2016)沪0115民初14520号案的调解协议生效后，申瑞达公司又再次实施了侵权行为。

申瑞达公司辩称，涉案的信息系申瑞达公司员工在2016年以前发布的信息，申瑞达公司发布涉案信息的行为已由(2016)沪0115民初14520号案件进行了处理。

一审法院认为，根据(2019)沪徐证经字第549号公证书的记载，雷莫公司于2019年1月17日办理了本次证据保全公证，此时据(2016)沪0115民初14520号案件结案已有两年多的时间。

因申瑞达公司不能举证证明本次涉案的信息是申瑞达公司在2016年以前遗留的信息，故对于申瑞达公司该抗辩意见，一审法院不予采信。

一审法院认定，涉案信息系申瑞达公司在(2016)沪0115民初14520号案民事调解书生效后发布的信息。

《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为。

第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

雷莫公司诉称，申瑞达公司在相关网站使用“雷莫”“LEMO”字样，侵害了雷莫公司的注册商标专用权。

一审法院认为，申瑞达公司在相关网站以两种方式使用“雷莫”“LEMO”字样。

一是将“雷莫”“LEMO”作为商标使用。

如申瑞达公司在马可波罗网店的部分商品标题为“lemo瑞士雷莫”“瑞士雷莫LEMO”“工厂直销雷莫LEMO”，在1688网站的商品标题“强度检测仪专用连接器雷莫B系列”。

申瑞达公司此种使用方式系将“雷莫”“LEMO”作为商标使用。

申瑞达公司在推销连接器时使用“雷莫”“LEMO”商标，侵害了雷莫公司对涉案商标享有的独占许可使用权。

二是申瑞达公司在商品标题或商品信息描述中使用兼容雷莫字样。

申瑞达公司此种使用方式，是为了说明该商品可与雷莫品牌的商品相兼容，不是为了指示商品的来源，而是为了说明商品的功能，相关公众亦不会对所涉商品的来源产生混淆，申瑞达公司该使用行为不构成商标侵权。

雷莫公司还主张，申瑞达公司的商品并不具有与雷莫公司商品相同的质量，申瑞达公司称所售商品兼容雷莫连接器，构成虚假宣传。

一审法院认为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

雷莫公司主张申瑞达公司的行为构成虚假宣传，其需证明申瑞达公司进行了虚假或者引人误解的宣传行为。

雷莫公司未证明申瑞达公司销售的涉案商品不能与雷莫公司的商品相兼容，且按照通常的理解，商品能相兼容并不意味着商品具有相同的质量，申瑞达公司亦未宣称其商品与雷莫公司的商品有相同的质量，相关公众亦不会因申瑞达公司称兼容雷莫就会误认为两者具有相同的质量。

雷莫公司关于申瑞达公司构成虚假宣传的主张，一审法院不予支持。

申瑞达公司侵害了雷莫公司对涉案商标独占享有的许可使用权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

关于停止侵权，申瑞达公司应停止在销售连接器时使用“雷莫”商标和“LEMO”商标。

关于赔偿损失，根据双方在14520号民事调解书第三条的约定，若申瑞达公司违反协议内容，则应当赔偿雷莫公司50万元，该约定是权利人与侵权人就侵权损害赔偿数额作出的事先约定，是双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益所预先达成的一种计算方法。

上述约定不违反法律规定，可直接以该约定作为确定侵权损害赔偿数额的依据，雷莫公司要求申瑞达公司赔偿损失50万元的诉讼请求，一审法院予以支持。

雷莫公司还要求申瑞达公司赔偿其为制止侵权行为所支付的合理开支共计5万元。

雷莫公司为本案支出的公证费3,000元、翻译费600元、打印费140元，上述费用属于雷莫公司为制止侵权行为所支出的合理开支，一审法院予以支持。

雷莫公司还主张了律师费、通讯费、交通费、人工费等费用，但未提交相关票据。

因雷莫公司确为本案聘请了律师参加诉讼，一审法院根据案件的疑难程度、律师工作量、相关律师服务收费标准等因素，酌情支持律师费3,000元。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第一项、第六十三条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款规定，判决：一、申瑞达公司于判决生效之日起立即停止侵害雷莫公司对第XXXXXXX号“雷莫”商标和第XXXXXXX号“LEMO”商标独占享有的使用权；

二、申瑞达公司于判决生效之日起十五日内赔偿雷莫公司经济损失500,000元，及雷莫公司为制止侵权行为所支出的合理开支6,740元，合计506,740元；

三、驳回雷莫公司的其余诉讼请求。

一审案件受理费9,300元，由申瑞达公司负担。

二审中，雷莫公司向本院出具了经公认证的雷莫控股公司存续文件，该文件显示至2016年3月3日雷莫控股公司仍为存续状态。

申瑞达公司对该份证据的真实性无异议，但认为该份证据不能证明雷莫控股公司现在仍为存续状态。

本院对该份证据真实性予以确认，并予以采纳。

本院经审理查明，一审法院认定事实属实，本院予以确认。

本院另查明，在2019年4月22日一审法院庭审中，申瑞达公司针对雷莫公司关于申瑞达公司在申瑞达公司网站、阿里巴巴网站、马可波罗网站实施被控侵权行为的主张，辩称：“申瑞达公司实施的并不是商标侵权行为，申瑞达公司在2015年于相关网站进行推介，但并未实际生产、销售相关产品，申瑞达公司的行为不属于商标侵权和不正当竞争行为。

申瑞达公司不生产连接器，在2015年申瑞达公司准备销售雷莫公司的连接器，雷莫公司所作的涉案公证是当时的内容，一直未删除留到现在”。

当审判员问及为何未删除时，申瑞达公司称“是员工在第三方网站注册的，员工离职了，当时发的信息也不是侵权产品”。

本案中，双方当事人的主要争议焦点在于：1.涉案商标注册人雷莫控股公司是否存续，进而雷莫公司是否享有涉案商标独占许可使用权及是否有权提起本案诉讼。

2.申瑞达公司是否实施了被控侵权行为，以及涉案被控侵权行为与14520号民事调解书之间的关系。

3.申瑞达公司对于涉案商标的使用，是否仅为展示产品兼容性的正当使用。

4.一审法院在本案中确定的赔偿金额是否合理。

一、关于第一个争议焦点本院认为，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。

在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。

本案中，雷莫公司向本院提供的证据，足以证明雷莫控股公司系涉案商标的权利人，雷莫控股公司以独占许可的方式授权雷莫公司在2016年9月14日至2026年9月13日期间使用“雷莫”商标，在2016年10月30日至2026年10月29日期间使用“LEMO”商标。

申瑞达公司对于雷莫控股公司是否存续有异议，进而对雷莫公司是否享有涉案商标的独占许可使用权有异议，应当提供证据予以证实，现申瑞达公司未提供证据证明其上述主张，本院对于申瑞达公司的相关上诉意见，不予采纳。

本院认为，雷莫公司就涉案商标享有独占许可使用权，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼的规定，雷莫公司有权就申瑞达公司针对涉案商标的被控侵权行为提起本案诉讼。

二、关于第二个争议焦点本院认为，首先，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条规定，诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

本案中，申瑞达公司在一审审理中已经确认马可波罗网(srd.cn.makepolo.com)、申瑞达公司的英文网站(www.sreada.com)、1688网(sreada.1688.com)上的涉案被控侵权信息系其发布。

现申瑞达公司在二审审理中对其上述已确认内容予以反悔，但并未提供相反证据予以证实，故本院对于申瑞达公司关于马可波罗网站(srd.cn.makepol.com)、1688网(sreada.1688.com)等网站上内容并非其发布的上诉意见，不予采纳。

其次，在14520号民事调解书中，申瑞达公司承诺“立即停止在其商务活动或宣传中使用‘雷莫’‘LEMO’中英文字样，删除公司网站中与‘雷莫’‘LEMO’产品有关的文字及图片介绍”，而在“停止在其商务活动或宣传中使用‘雷莫’‘LEMO’中英文字样”明显包含了申瑞达公司在其所有商务活动中对“雷莫”“LEMO”商标的侵权使用行为，故14520号民事调解书中的上述约定，亦禁止申瑞达公司在马可波罗网站(srd.cn.makepol.com)、1688网(sreada.1688.com)等网站上实施侵害涉案“雷莫”“LEMO”商标的行为。

故本院对于申瑞达公司关于马可波罗网站(srd.cn.makepol.com)、1688网(sreada.1688.com)上的行为不属于14520号民事调解书约定范围的上诉意见，不予采纳。

三、关于第三个争议焦点本院认为，首先，是否属于对商标的正当使用，应当在被控侵权标识与涉案注册商标相似程度、具体使用方式的基础上，分析被控侵权行为是否善意(有无将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用的恶意)和合理(是否仅是在说明或者描述自己经营的商品或服务的特点等必要范围内使用)，以及使用行为是否使相关公众产生混淆和误认等因素，综合判断被控侵权行为究竟是商标侵权行为，还是属于正当使用行为。

而就本案而言，申瑞达公司在本案中对于“雷莫”“LEMO”的使用，包括在商品标题标注为“lemo瑞士雷莫”“瑞士雷莫LEMO”“工厂直销雷莫LEMO”“强度检测仪专用连接器雷莫B系列”等，而申瑞达公司的上述行为属于在相同的商品上将涉案商标作为自己商品商标使用的侵权行为，已经远远超出了商标正当使用的善意和合理的边界，故本院对于申瑞达公司关于上述使用属于仅为展示产品兼容性正当使用的上诉意见，不予采纳。

其次，除上述使用方式外，申瑞达公司在商品标题或商品信息描述中还存在“兼容雷莫”字样的方式使用涉案商标的行为，一审法院认为上述使用方式构成正当使用，不构成商标侵权。

对此，雷莫公司不予认可。

本院认为，《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条规定，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。

当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。

本案中，鉴于雷莫公司未就“申瑞达公司在商品标题或商品信息描述中‘兼容雷莫’字样的方式使用涉案商标的行为”构成侵权提起上诉，故本院对此不予审理。

四、关于第四个争议焦点本院认为，申瑞达公司在2016年4月6日与雷莫公司达成14520号民事调解书后，应当根据14520号民事调解书的约定，立即停止对涉案商标的侵权行为，并杜绝侵权行为的再次发生。

但是，就本案侵权证据与14520号案的侵权证据相比较，申瑞达公司明知再次侵权会承担高达50万元赔偿责任的情况下，不但未停止侵权行为，反而出现了马可波罗网站(srd.cn.makepol.com)上的新的侵权行为，此亦在一定程度上反映了申瑞达公司被控侵权行为的可观获利。

一审法院根据雷莫公司和申瑞达公司在14520号民事调解书中约定的侵权损害赔偿数额，判决申瑞达公司赔偿雷莫公司经济损失50万元以及合理开支6,740元，依法有据，并无不当，本院依法予以维持。

综上所述，上诉人申瑞达公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币8,867元，由上诉人深圳市申瑞达科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　何　渊审判员　吴盈喆审判员　范静波二〇一九年十一月二十五日书记员　周　颖附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；

……。