山东省青岛市黄岛区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0211民初17209号 原告:厦门斯玛克进出口有限公司，住所地厦门市湖里区。

法定代表人:高军平，总经理。

委托诉讼代理人:赖欣源，福建司泽律师事务所律师。

委托诉讼代理人:闫俊宇，福建司泽律师事务所律师。

被告:哈尔滨托普泰克贸易有限公司，住所地哈尔滨市香坊区。

法定代表人:王珊珊，总经理。

委托诉讼代理人:杨雪，山东飞浩律师事务所律师。

委托诉讼代理人:**，北京大成(哈尔滨)律师事务所律师。

原告厦门斯玛克进出口有限公司与被告哈尔滨托普泰克贸易有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2019年10月17日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。

原告的委托诉讼代理人闫俊宇、赖欣源，被告哈尔滨托普泰克贸易有限公司的委托诉讼代理人杨雪、**到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告厦门斯玛克进出口有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止侵犯原告的“KWK”商标的行为；

2.判令被告赔偿原告经济损失10万元；

3.判令被告向原告支付为制止侵权行为支出的维权费，包括律师费和差旅费2万元，以及财产保全费、保函费、仓储费、保管费和处置费等;4.判令诉讼费用由被告承担。

事实与理由：厦门斯玛克进出口有限公司(下称“斯玛克公司”)是第21696577号第7类“KWK”商标的合法注册人、持有人，其拥有涉案商标的商标专用权，该商标现处于有效期内并正常使用。

斯玛克公司自2017年12月14日成功注册“KWK”商标后在合同，包装，产品上皆有进行使用，其法律状态稳定，应受法律保护。

斯玛克公司于2018年将第21696577号第7类“KWK”商标到海关总署进行备案,备案号为T2018-71641,备案有效期2018年10月30日至2027年12月13日。

2019年3月19日哈尔滨托普泰克贸易有限公司(下称“托普泰克公司”)向海关申报出口土耳其的圆锥滚子轴承，实际货物圆锥滚子轴承31281套都使用了斯玛克公司的“KWK”商标。

经过原告鉴别，不属于原告产品，后于2019年8月9日被黄岛海关扣留。

斯玛克公司经鉴定，托普泰克公司销售的产品系假冒斯玛克公司注册商标的侵权产品，托普泰克公司销售的被控侵权产品系假冒原告注册商标的侵权产品。

因此,托普泰克公司依法应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

被告哈尔滨托普泰克贸易有限公司辩称：一、被告没有侵犯原告的商标权。

(一)被告代加工涉案轴承并使用KWK商标具有合法来源，且被告贴牌代工的轴承全部出口至国外，不在中国销售，本案被告的行为不构成侵犯商标权。

案外人土耳其伊佩克利轴承工业进口和销售有限公司(下简称土耳其公司)2015年7月8日在土耳其国注册了KWK标识，该商标有效期至2025年，土耳其公司在土耳其国对KWK商标享有商标权。

土耳其公司出具《授权委托书》，授权哈尔滨托普泰克贸易有限公司贴牌生产(OEM)KWK标识轴承。

因此，哈尔滨托普泰克贸易有限公司代加工涉案轴承并使用KWK商标的行为具有正当性及合法来源。

本案被告代加工的轴承全部出口给位于土耳其国的该土耳其公司，全部轴承均不在中国销售,中国消费者实际无法在中国境内接触到该商品。

因此涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义,并不在国内市场发挥识别商品来源的功能,不具有使我国的相关公众对相关产品以及该产品的来源产生混淆和误认的可性能，因此本案被告的行为不构成侵犯商标权。

(二)基于贴牌代加工(0EM)的法律性质以及《商标法》对商标权侵权行为的定义，被告的贴牌代加工行为不构成对原告商标权的侵犯。

1、从《商标法》第57条可以看出，我国法律规定中强调侵害商标权的行为必须是构成商标性使用的行为，并以此为界线，与描述性使用等非商标性使用区分开来，据此划清商标侵权与合理使用的界限，即在我国司法实践中，判定是否构成商标侵权要以是否构成商标性使用为前提条件,非商标性使用行为不构成对商标权利的侵害。

此外，《商标法》第48条规定:“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

”根据本条规定，“商标性使用”的核心是“用于识别商品来源的行为”，也就是说对商标的使用行为必须是能够体现商标最本质、最基本的功能:识别商品的来源。

2、OEM指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。

定牌生产的实质为《合同法》中所指的加工承揽关系。

OEM模式中对于受托方而言,其任务是将委托方在其本国合法享有的商标权通过定牌加工的方式转化为商品。

在产品生产以及出口的全过程中，受托方所做出行为是委托方行为的延续和拓展，并非自主行为，而应理解为他主行为，整个交易只是一种国际间的劳务输出。

且这些产品根据合同约定最终未在中国市场上销售，也意味着中国的相关公众不可能、也没有机会对贴有委托方商标的产品产生商品来源的混淆。

因此可以判定0EM这种无法体现商标本质功能“识别商品来源”的行为不构成《商标法》第48条规定的商标使用行为。

综上，虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能，但归根到底，相关公众需求的并非商品标识本身，而是其指示或承载的商品及其良好品质。

被告并不是真正商标法意义上的商标使用者，作为贴牌代加工的受委托方，被告的生产和出口行为不构成“商标性使用”，因此被告没有侵犯原告的商标权。

二、原告要求被告赔偿其经济损失10万元的诉讼请求没有事实依据，也没有法律依据。

2019年4月1日原告支付中华人民共和国黄岛海关的10万元的性质是根据《中华人民共和国海关关于的实施办法》第二十二条和第二十三条原告向海关提供的担保金，并且根据《中华人民共和国海关关于的实施办法》第三十五条的规定，在涉案货物没被认定为知识产权侵权的情况下，海关会在一定时间后将该笔保证金返还给厦门斯玛克，因此原告并不存在任何损失。

三、原告要求被告赔偿其维权费2万元的诉讼请求没有事实依据，也没有法律依据。

(一)、因为被告没有侵犯原告知识产权，关于原告诉求的仓储费、保管费、处置费《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第二十五条明确规定应当由知识产权权利人也就是原告支付。

(二)、原告要求被告赔偿其机票、住宿费的诉讼请求，没有事实依据，也没有法律依据。

首先，原告没有提供证据证明产生了上述费用。

其次，被告并未侵犯原告商标权。

因此，被告没有责任赔偿此费用。

(三)、原告要求被告赔偿其律师费的诉讼请求，没有事实依据，也没有法律依据。

首先，原告提交的证据6《商标诉讼委托代理合同》合同主体是原告和华夏三环(厦门)知识产权有限公司(下简称“华夏三环”),不是原告出庭律师所在律师事务所福建司泽律师事务所。

虽然《商标诉讼委托代理合同》2C3条约定华夏三环(厦门)知识产权有限公司有权转委托福建司泽律师事务所，但原告既没有提交华夏三环(厦门)知识产权有限公司和福建司泽律师事务所的委托合同，也没有提供其与福建司泽律师事务所的委托合同。

此外，《商标诉讼委托代理合同》中的15000元费用包括华夏三环为原告提供咨询服务的费用，该费用显然不属于律师费。

综上，原告提交的证据6《商标诉讼委托代理合同》不能真实体现原告律师的律师费。

此外，被告并未侵犯原告商标权。

因此，被告没有责任赔偿此费用。

四、社会影响。

经查询，原告注册了包括KWK在内的13个商标，多为国外工业品牌商标。

并且，在2019年4月本案中涉及的货物被查扣时，因为根据《海关知识产权保护条例》24条5款的规定，如果被告能够取得原告的《和解协议》，原告将撤回扣押申请，海关即可马上放货，虽然被告并没有侵犯原告的商标权，但出于希望货物能够立即出口的迫切心态，被告曾向原告询问和解的价格，原告向被告索要高达货值50%的(即10万元左右)不合理价格，被被告拒绝。

由此，被告怀疑原告注册相关商标，并在海关对这些商标进行备案，以及现在提起诉讼是否真的是基于正当目的，不排除原告恶意抢注国外商标品牌并通过在海关备案以此牟取不正当利益的可能性。

近几年来，加工贸易在中国对外贸易产业中的份额始终占据50%以上，成为中国贸易顺差最重的贡献力量。

如果将0EM行为定性为商标侵权，整个OEM出口商品贸易领域都不能正常开展商业活动，都可能面临触犯法律规定的风险。

这种错误一旦犯下，再要纠正过来，会耗费很长的时间和很高的成本，会给中国经济造成巨大的伤害。

为了维护被告自身合法利益，也为了维护中国OEM贴牌生产厂商的合法权益，同时为了打击恶意抢注商标牟利的不正当行为，请贵院驳回原告全部诉求。

经审理查明，原告厦门斯玛克进出口有限公司于2017年12月14日取得第21696577号“KWK”商标的注册证，核定使用的商品为第7类：机械密封件；

自动加油轴承；

滚珠轴承；

轴承；

传动轴轴承；

滚柱轴承；

轴承滚珠环；

机器用耐磨轴承；

轴瓦；

车辆轴承（截止）。

注册有效期自2017年12月14日至2027年12月13日。

原告将21696577号“KWK”商标在海关总署进行备案，备案有效期自2018年10月30日至2027年12月13日。

2019年3月28日，黄岛海关向原告发出《确认进出口货物知识产权状况通知书》，该通知书记载：2019年3月19日，哈尔滨托普泰克贸易有限公司向海关申报出口到土耳其的圆锥滚子轴承，经查验，实际货物圆锥滚子轴承31281套使用了“KWK”标识，涉嫌侵犯你(单位)在海关总署备案的相关知识产权。

如你(单位)认为，上述货物侵犯你(单位)的有关知识产权并要求海关采取知识产权保护措施,请于本通知送达之日起3个工作日内向我关提交书面申请并同时提交担保金人民币拾万元(￥100000.00)。

逾期，我关将按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第十六条的规定放行上述货物。

原告于2019年4月1日向黄岛海关知识产权保护科发出《要求查处侵犯“KWK”商标专用权申请书》，要求黄岛海关对哈尔滨托普泰克贸易有限公司向海关申报出口到土耳其的使用“KWK”商标的31281套圆锥滚子轴承采取知识产权保护措施。

2019年8月9日，黄岛海关根据原告的申请，将哈尔滨普泰克贸易有限公司申报出口的圆锥滚子轴承31281套予以扣留。

2019年9月23日，黄岛海关向原告出具《知识产权状况调查结果通知书》（黄关知通【2019】2-2号），该通知书记载：对哈尔滨托普泰克贸易有限公司于2019年3月19日申报出口的圆锥滚子轴承31281套，我关已完成对货物的侵权状况的调查、认定，现根据《中华人民共和国海关关于的实施办法》第二十八条的规定,将认定结果通知如下:经调查，我关不能认定，上述货物是否侵犯了你单位在海关总署备案的“KWK”商标专用权(备案号:T2018-71641)。

在本案审理过程中，本院依申请向黄岛海关调取本案的相关材料，黄岛海关出具的材料中含有商标注册证明及授权书各一份。

该商标注册证明显示，登记机关为土耳其共和国土耳其专利局，商标号201558228-贸易，商标持有者为IPEKLIRULMANSANAYIITHALATVEPAZARLAMALIMITEDSIRKETITURKIYECUMHURIYETI(伊佩克利轴承工业进口和销售有限公司)，2015.07.08起10年有效，2016.07.19已注册。

授权书上记载，HARBINTOPTECHTRADINGCOLTD公司可为土耳其伊佩克利轴承工业进口和销售有限公司生产装运轴承使用KWK标牌。

授权书自2019.01起生效。

在黄岛海关的查问笔录中，被告的委托代理人王泓鉴称哈尔滨托普泰克贸易有限公司对黄岛海关依法扣留货物的执法行为没有异议，但哈尔滨托普泰克贸易有限公司明确表示不认为本案所涉及的圆锥滚子轴承构成对国内相关权利人的侵犯。

理由如下:(一)土耳其客户伊佩克利轴承工业进口和销售有限公司是“KWK”商标在土耳其的合法持有人，该客户向哈尔滨托普泰克贸易有限公司提供了上述商标在土耳其的注册证书及授权文件。

(二)该公司对国外权利人提供的商标注册证书和授权书进行了合理审查，对此次出口货物的知识产权状况已尽到合理注意义务，不存在侵犯国内权利人有关知识产权的主观过错。

(三)上述货物全部出口到土耳其，并不在中国市场销售,不会引起中国消费者的混淆和误认,不会损害国内权利人的经济利益。

综上，哈尔滨托普秦克贸易有限公司认为上述圆锥滚子轴承不是侵权货物，愿意配合海关调查，维护自身的合法权益。

涉案出口货物报关单记载：境内发货人哈尔滨托普泰克贸易有限公司，境外收货人IPEKLIRULMANSANAYIITHALATVEPAZARLAMALTD,圆锥滚子轴承31281套。

第21696577号商标 被控侵权产品 土耳其第201558228商标 ? ? ? 原告厦门斯玛克进出口有限公司，成立于2007年5月11日，经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

被告哈尔滨托普泰克贸易有限公司，成立于2014年2月26日，经营范围经销轴承及轴承零部件、钢材、电机、机床、五金电料、化工产品、标准件、仪器仪表、进出口贸易。

被告公司在对外贸易经营者备案登记表中登记的英文名称为HARBINTOPTECHTRADINGCOLTD。

被告称临清哈宇力精密轴承有限公司与被告是关联企业，因工厂办理出口资格有困难，因此临清哈宇力精密轴承有限公司设立了被告负责出口业务,被告是临清哈宇力精密轴承有限公司为了承接国外订单而专门设立的贸易公司。

为证明上述主张，被告提交临其哈宇力精密轴承有限公司的企业信用信息公示报告、临其哈宇力精密轴承有限公司出具的《情况说明》、委托生产加工合同、中国银行国内支付业务付款回单予以证明。

被告提交2016年被告向土耳其出口KWK轴承的报关单9张，拟证明土耳其公司委托生产的KWK标识轴承被告全部出口土耳其，没有在中国销售，且在原告取得第21696577号商标注册证前，被告就已经为土耳其公司生产KWK轴承。

被告提交其与土耳其公司关于涉案货物的《成交确认书》，拟证明被告生产的涉案轴承用于出口，并未在中国销售。

原告对被告提交的上述证据除企业信用信息公示报告外其他证据的真实性及证明目的均不认可。

原告当庭出示其生产的KWK轴承实物及照片，并提供其与领维（厦门）机电设备有限公司的购销合同及发票，证明原告实际使用涉案商标。

被告对原告上述证据的真实性及证明目的不予认可。

原告认可其公司负责销售KWK轴承，具体生产的是另外一家企业，但未明确说明生产厂家的名称。

本院认为，本案争议的焦点是被告的行为是否侵犯了原告的注册商标专用权。

被告在销售涉案产品前，取得了土耳其伊佩克利轴承工业进口和销售有限公司生产装运轴承使用KWK标牌的授权，且销售的涉案产品上使用的KWK图形与土耳其伊佩克利轴承工业进口和销售有限公司在土耳其国内注册的商标图形一致，土耳其伊佩克利轴承工业进口和销售有限公司向被告提供了其注册商标证书，被告对境外委托已尽到合理的注意义务。

从被告提交的报关单可以看出，被告将KWK轴承销往土耳其，并未在中国境内销售，原告亦未举证证明被告在中国境内销售涉案产品，故不会造成中国境内相关公众产生混淆和误认，不会侵犯原告在中国境内享有的商标权。

综上，依据《中华人民共和国商标法》五十七条第二项规定，判决如下： 驳回原告厦门斯玛克进出口有限公司全部诉讼请求。

案件受理费2700元，减半收取1350元，保全费1120元，由原告负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。