中华人民共和国上海市浦东新区人民法院 民 事 裁 定 书 （2017）沪0115民初37614号之一 原告：娱美德娱乐有限公司(WemadeEntertainmentCo.Ltd)，住所地韩国京畿道城南区盆唐区大旺板桥路XXX号大楼49号娱美德座。

法定代表人：张贤国，首席执行官。

委托诉讼代理人：许春明，德恒上海律师事务所律师律师。

委托诉讼代理人：潘娟娟，德恒上海律师事务所律师律师。

被告：盛趣信息技术(上海)有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区碧波路XXX号１号楼。

法定代表人：张蓥锋，总经理。

委托诉讼代理人：游闽健，上海市协力律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张玲娜，上海市协力律师事务所律师。

原告娱美德娱乐有限公司(以下简称娱美德公司)与被告盛趣信息技术(上海)有限公司(以下简称盛趣公司)商标权权属纠纷一案，本院于2017年5月9日立案后，依法进行了审理。

原告娱美德公司向本院提出诉讼请求：1.确认“热血传奇”注册商标专用权及商标申请权归属原告所有；

2.被告盛趣公司赔偿原告为本案支付的合理费用人民币50万元；

3.被告在www.shandagames.com、www.sdo.com、mir3.sdo.com网站首页显著位置连续30天刊登公告以澄清事实、消除影响，公告内容需经原告书面同意。

事实和理由：原告的核心主创人员开发了TheLegendofMir(传奇)系列游戏，在韩国推出后大获成功。

2001年6月29日，被告的关联公司上海盛大网络发展有限公司(以下简称盛大公司)与原告的关联方亚拓士软件有限公司(以下简称亚拓士公司)签署《软件许可协议》，约定盛大公司获得TheLegendofMirⅡ(对应汉化版中文名称为“热血传奇”)PC客户端游戏运营权利。

根据《软件许可协议》第1条、第3.01条的约定，该协议所涉游戏软件对应的“热血传奇”商标权归属授权方。

2001年11月，该游戏正式在中国开始商业化运营。

2002年，盛大公司与亚拓士公司、原告签订《补充协议》，确认追加原告为前述《软件许可协议》的共同许可方。

2003年8月19日，盛大公司、盛趣公司与亚拓士公司签署《修订协议》，追加盛趣公司为“热血传奇”游戏的被授权方，并再次在第1.5(4)条强调“被授权方尊重授权方对于‘传奇’软件的知识产权。

被授权方同意，在授权有效期内对‘传奇’的补丁和/或升级版本的所有和知识产权……应当属于授权方，不管该等补丁和/或升级版本是授权方还是被授权方提供的。

”由此可见，无论盛大公司还是被告，一直明知“热血传奇”游戏软件的所有知识产权归属于授权方。

原告作为该游戏的授权方，享有包括商标权在内的“热血传奇”游戏软件的所有知识产权。

同时原告是《LEGENDOFMIR2》的权利人，游戏从一开始英文名就包含了Legend，中文直译就是传奇，故原告拥有游戏名称的合法权利，包含其对应的商标权。

但被告自2002年开始就陆续在中国申请注册“热血传奇”商标。

前述《软件许可协议》经几次延期至2017年9月28日到期，若允许盛趣公司继续持有涉案商标，会割裂所涉游戏真正权利人对应的关系，不仅是对原告合法权利的损害，也会给相关公众造成混淆，造成市场秩序的混乱，故被告目前所拥有的“热血传奇”注册商标权及商标申请依法、依约应归原告所有。

被告盛趣公司辩称：1.依据原告所述内容及诉状的内容，其主张权利的依据系软件许可协议的第1.01、1.04条等条款，故本案争议属于软件许可协议所涉争议，应受协议的8.04条仲裁条款的约束。

原、被告均参与到《软件许可协议》中，上述仲裁条款适用于原、被告，故本案应当依据仲裁条款进行处理。

2.原告主张的商标清单中，注册于2004年的4个商标的申请人系盛大公司，该部分争议在2005年的中期裁决中已得到解决。

根据仲裁裁决书第49条E款，娱美德公司认为盛大公司将《LEGENDOFMIR2》的名称改为热血传奇并注册为商标的行为违反了《软件授权协议》，与其认为商标权属争议不属于该协议所涉内容的主张完全相反。

2003年8月，亚拓士公司与盛大公司达成和解协议，根据该协议第3.1条，娱美德公司在仲裁中所提出的有关商标争议已在该和解协议中解决，仲裁中期裁决第32条a)项确认该和解协议有效且对相关争议达成了和解。

本案中，盛趣公司因核定使用类别的变化而进行的其他的商标注册行为与此前已注册的商标属系列商标，应作为一个整体进行审查。

涉案商标的申请注册时间在2002年到2016年之间，均在软件许可协议期间，故本案应根据仲裁条款进行处理。

针对被告的以上意见，原告认为：1.本案系商标权属争议而非软件许可协议履行争议，不应受合同的仲裁条款约束。

本案纠纷的本质是侵权，但原告在本案中不主张侵权之诉。

原告提起商标权权属纠纷的理由有两个，一是根据《软件许可协议》的约定，“热血传奇”的商标权及商标申请权应归属于原告；

二是“热血传奇”是原告的知名商品特有名称，本就应归属于原告。

2.被告已于2009年10月1日将《软件许可协议》项下所有权利义务转移给蓝沙信息技术(上海)有限公司(以下简称蓝沙公司)，故原、被告间没有任何仲裁协议。

且被告并无申请注册传奇相关商标的授权，即便其仍是软件许可协议的协议方，本案也不受软件许可协议的约束。

3.本案所涉的商标权属争议并未得到过解决。

在仲裁裁决中，娱美德公司在仲裁中提出的反诉不是基于商标权属，而是基于侵权行为；

也不是依据《软件许可协议》的仲裁条款提反诉，当时因盛大公司答辩而进行了事实仲裁。

商标权属争议从来不是《软件许可协议》的内容和授权范围，仲裁的中期裁决对本案争议的商标权属也并未作出裁决。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 一、涉案协议的授权及运营情况 2000年11月10日，娱美德公司与亚拓士公司作为共同著作权人在韩国就网络游戏《传奇Ⅱ(热血传奇)》进行著作权登记。

2003年8月18日，该两公司作为共同著作权人在我国国家版权局就《LegendofMir2(传奇)游戏软件》进行著作权登记。

2001年6月29日，亚拓士公司(授权方)、盛大公司(被授权方)、上海浦东新区进出口公司(进口代理)签订《软件许可协议》。

该协议第1.02条约定“本协议所产生的授权还包括……与‘LegendofMirⅡ’有关的已出版的规范和商标、徽标和任何插图”，第1.04条约定“本条以上段落所描述的所有材料在下文被称作‘软件’”；

第2.01条约定，授权方授予被授权方使用、推介、经销、营销、改变或修改和转换本软件的中文版本的独家、专营许可证，软件的翻译由授权方完成，游戏手册的翻译及游戏主页的建立由被授权方完成；

第3.01条约定“本软件的所有权归授权方。

被授权方承认，授权方现在是、以后仍然是本软件的所有者”；

第8.04条约定“本协议受新加坡法律管辖，并按照该法律解释。

本协议下的所有争端应当提交终局性和有约束力的仲裁。

仲裁应当按照国际商会的仲裁规则在新加坡举行”。

2002年7月14日，亚拓士公司(甲方)、盛大公司(乙方)、娱美德公司(丙方)签订《补充协议》，约定甲乙双方同意接受丙方成为“传奇”的“co-Licensor”，丙方将委托甲方行使其作为“co-Licensor”的一切权利，此委托在原合同及本补充协议有效期内不可撤销。

2008年7月1日，亚拓士公司、盛大公司、盛趣公司签订《转让协议》，约定盛大公司将前述《软件许可协议》完整地、不可撤销地转让给盛趣公司，许可协议中提及盛大公司的部分均替换为盛趣公司，许可协议中未经本协议修改的条款和条件应仍为有效。

2009年10月1日，亚拓士公司、盛趣公司、蓝沙公司、盛大游戏有限公司、上海浦东进出口有限公司签订《软件授权协议的转让协议》，将盛趣公司在《软件授权协议》下的权利、义务转让给蓝沙公司。

2001年9月，盛大公司正式在中国开始商业化运营该游戏，游戏名称为“传奇”。

2002年8月，盛大公司将游戏名称自行变更为“热血传奇”。

协议履行期间，经数次延期，以上授权的有效期延期至2017年9月28日。

亚拓士公司与蓝沙公司签署续展协议，有效期延期至2025年。

2017年8月16日，该续展协议被上海知识产权法院裁定禁止履行，后因被申请人提供反担保而解除禁令。

二、相关争议情况 2003年7月4日，盛大公司根据前述《软件许可协议》的第8.04条，就亚拓士公司、娱美德公司的若干违约行为向国际商会国际仲裁院提请仲裁。

娱美德公司反诉原告违反《软件许可协议》的约定，在2002年8月8日以盛大公司的名义在中国对“热血传奇”完成商标注册后未能按时支付每月分成款、未经同意于2002年8月8日擅自将游戏名称改为《热血传奇》并在中国注册商标等。

2003年8月19日，亚拓士公司和盛大公司签订《和解协议》，就2002年7月以来双方之间关于涉案游戏的争议达成协议，其中第3.1条约定“本协议应当完全和最终解决争议。

通过签署本协议，Actoz和盛大同意在不承认任何责任的条件下达成有关任何一方向对方提出的所有过去的指控和权利要求和/或任何指控和权利要求——不管是已知还是未知的，直接还是间接因‘LegendofMirⅡ’而发生的或与之有关的——完全和最终和解”。

第6.7条约定，软件授权协议的管辖法律和其中有关争议解决的条款应适用于本协议。

2005年10月28日，仲裁员作出中期裁决，因盛大公司于2003年8月29日撤销其仲裁诉求，娱美德公司无权坚持仲裁继续进行，遂裁判驳回娱美德公司的反诉及针对亚拓士公司的交叉诉讼。

其对相应争议焦点的结论包括：《软件授权协议》中的仲裁条款适用于《补充协议》，娱美德公司成为仲裁协议的当事方；

亚拓士公司作为娱美德公司的授权代理签署《软件授权协议》，仲裁条款适用于亚拓士、盛大公司和娱美德公司三方；

和解协议排除了娱美德公司向盛大公司、亚拓士公司在仲裁过程中要求索赔的权利；

……。

三、涉案商标的注册情况 2002年11月25日，盛大公司申请注册4个“热血传奇”商标，均于2004年获准注册，核定使用商品/服务涉及第9类计算机软件、第41类(在计算机网络上)提供在线游戏、第16类连环漫画书等。

上述商标后转让给盛趣公司。

2005年9月5日到2015年5月25日间，盛趣公司又先后申请注册多个“热血传奇”“传奇外传”“传奇归来”等商标，核定使用商品/服务涉及第9类计算机软件、第41类(在计算机网络上)提供在线游戏等。

本院认为，商标专用权因核准注册而产生，权利归属于注册人。

当事人间就注册商标专用权的归属产生纠纷，除因双方就商标权的权属有约定而可基于合同提起诉讼外，往往需要按照我国《商标法》规定的授权确权程序来解决。

本案中，原告于2002年7月14日成为涉案《软件许可协议》的授权方，被告在2008年7月1日至2009年10月1日间成为该协议的被授权方。

原告主张的涉案注册商标中，部分商标由被告注册于其作为被授权方的期间，部分商标注册于该期间外。

现原告基于《软件许可协议》第1.02条、第1.04条、第2.01条、第3.01条的约定及“热血传奇”是原告的知名商品特有名称两个理由提起本案诉讼。

关于原告基于《软件许可协议》的请求权基础。

本院认为，该协议第8.04条约定“本协议受新加坡法律管辖，并按照该法律解释。

本协议下的所有争端应当提交终局性和有约束力的仲裁。

仲裁应当按照国际商会的仲裁规则在新加坡举行”。

根据该仲裁条款，应通过仲裁解决的争端系“本协议下的所有争端”，而非仅指合同纠纷。

原告以该协议的相应条款为权利基础提起商标权权属纠纷诉讼，其主张是否成立取决于对该协议条款的解释，该纠纷属于仲裁条款约定的“本协议下的所有争端”。

关于原、被告间的争议是否应受仲裁条款约束，通常来说，受仲裁条款约束的当事方应为协议的签署方，但原、被告分别通过签署《补充协议》和《转让协议》的方式加入《软件许可协议》。

就该软件许可法律关系而言，上述《补充协议》、《转让协议》与《软件许可协议》系一个整体的协议而非彼此独立的协议，且《转让协议》还明确许可协议中未经修改的条款和条件仍有效，故《软件许可协议》中的仲裁条款适用于原、被告间产生的争议。

虽然被告后又将其权利义务转让给蓝沙公司，但原告基于涉案《软件许可协议》而起诉被告的本案诉讼作为“本协议下的所有争端”，仍应受仲裁条款的约束。

关于原告基于知名商品特有名称的请求权基础。

本院认为，原告的该项主张实际上是认为被告注册“热血传奇”等商标的行为系恶意抢注，构成不正当竞争，该争议系侵权纠纷，不属于本案商标权权属纠纷的审理范围。

经本院释明，原告亦表示在本案中并不主张该侵权之诉。

对于因商标恶意抢注行为而产生的商标争议，应通过《商标法》规定的授权确权程序来解决，而非通过本案商标权权属纠纷解决。

综上，原告的起诉不符合我国《民事诉讼法》规定的起诉条件。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第二项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下： 驳回原告娱美德娱乐有限公司的起诉。

如不服本裁定，原告可以在裁定书送达之日起三十日内，被告在十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审　判　长　　倪红霞 审　判　员　　叶菊芬 人民陪审员　　孙宝祥 二〇一八年五月三日 书　记　员　　桑清圆 附：相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; （二）有明确的被告; （三）有具体的诉讼请求和事实、理由; （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第一百二十四条人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理： …… （二）依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；

…… 第一百五十四条裁定适用于下列范围： …… （三）驳回起诉; …… 二、《最高人民法院关于适用的解释》 第二百零八条…… 立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。