山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2018）鲁民终886号上诉人（原审被告）：山东省建设建工（集团）有限责任公司。

住所地：山东省济南市历下区经十路*******号。

法定代表人：王彦宏，董事长。

委托诉讼代理人：李汝亮，山东鲁蔚律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：济南巨星建筑科技技术有限公司。

住所地：山东省济南市英雄山路***号。

法定代表人：王军艇，总经理。

委托诉讼代理人：张英，济南舜昊专利代理事务所专利代理人。

被上诉人（原审被告）：济南旧城开发投资集团有限公司。

住所地：山东省济南市市中区阳光新路**号（泉景鸿园商务大厦*****层）。

法定代表人：聂军，董事长。

委托诉讼代理人：周继勇，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。

上诉人山东省建设建工（集团）有限责任公司(以下简称山东建工公司)因与被上诉人济南巨星建筑科技技术有限公司（以下简称巨星公司）、济南旧城开发投资集团有限公司（以下简称济南旧投公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院(2017)鲁01民初1339号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2018年5月29日立案后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

山东建工公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判或发回重审。

一、二审诉讼费用由巨星公司负担。

事实和理由：1.巨星公司本次诉讼为重复诉讼，应依法予以驳回。

2.山东建工公司不存在侵犯涉案专利权的行为。

3.巨星公司的起诉已经超过法定的诉讼期间，应依法驳回其诉讼请求。

4.涉案专利权利要求1已经被国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）宣告无效，巨星公司无权主张权利，请求法院撤销一审判决，驳回巨星公司起诉。

巨星公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，且涉案专利的专利权人已经针对专利复审委的决定提起行政诉讼,本案应中止审理。

济南旧投公司发表意见称同意山东建工公司意见。

巨星公司向一审法院起诉，请求判令山东建工公司、济南旧投公司：1.立即停止专利侵权行为；

2.赔偿经济损失及为制止侵权所支付的合理费用997154元；

3.承担本案诉讼费。

一审法院认定事实：1.2009年1月20日，国家知识产权局受理“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利申请。

2009年12月23日，该申请获得授权并予以公告，专利号为ＺＬ20092001××××.2，专利权人为王军艇。

该专利如期缴纳了专利年费。

2015年1月26日，专利复审委作出第24811号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利权全部无效。

王军艇不服该决定提起行政诉讼，北京知识产权法院于2015年12月31日作出（2015）京知行初字第1669号行政判决书，判决：撤销第24811号无效宣告请求审查决定；

专利复审委就无效宣告请求重新作出审查决定。

2017年2月16日，专利复审委重新作出第31102号无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权有效。

2012年4月27日，王军艇与巨星公司签订专利实施许可合同，约定巨星公司在中国范围内独占实施涉案专利，总费用为40万元。

2013年4月20日，王军艇与巨星公司签订专利实施许可合同补充协议，约定涉案专利的许可使用费40万元为年度许可使用费。

巨星公司提供了2017年8月8日其支付给王军艇专利费30万元的银行转账凭证。

本案中，巨星公司主张以该专利记载的独立权利要求1确定其专利保护范围。

权利要求1记载为：一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板，包括填充减荷盒单体，钢筋，混凝土，其特征在于，所述的填充减荷盒单体为包括盒顶板和盒侧壁板的开口盒，该减荷盒单体的盒顶板与盒侧壁板为一个整体，所述的盒侧壁板底部四周边缘为凸沿，该凸沿的拐角设有连接固定插件，该凸沿上设有固定孔，所述的填充减荷盒单体通过连接固定插件扣合为双层盒构件，混凝土包裹填充盒单体。

2.2015年1月22日，济南舜源专利事务所有限公司向山东省济南市泉城公证处申请保全证据公证。

2015年1月26日，申请人的委托代理人马洪磊及公证处人员来到位于济南市槐荫区纬七路以西、经七路路南的门口标有“新泉城大厦”字样的建筑工地，侯绪军使用自带的数码照相机（公证员对该相机已进行了清洁性检查，确认相机内无任何照片）对该建筑工地门口进行拍照，取得照片二张。

公证人员随马洪磊、侯绪军进入该建筑工地后，侯绪军对该建筑工地内的现场现状、工地内的标牌、标有“平面布置图”字样的标牌内容、标有“工程概况“字样的标牌内容及马洪磊从该建筑工地现场取得的建筑材料进行了拍照。

山东省济南市泉城公证处对上述过程进行公证，并出具（2014）济泉城证经字第3843号公证书。

上述公证照片中的“工程概况”显示：工程名称为新泉城名苑1、2、3#住宅楼及地下车库，施工单位为山东建工公司。

查看公证的照片进行技术比对，照片显示山东建工公司施工工地现场有连接好的钢筋，钢筋下面有填充减荷盒单体，填充减荷盒单体有盒顶板和盒侧壁板的开口盒，盒顶板与盒侧壁板为一个整体，盒侧壁板底部四周边缘为凸沿，该凸沿的拐角设有铁丝连接，该凸沿上设有固定孔，填充减荷盒单体通过连接铁丝扣合为双层盒构件。

巨星公司认为，建筑工程施工完成必然要浇注混凝土包裹钢筋及下面的填充减荷盒单体。

3.2013年12月28日，济南旧投公司（××）与山东建工公司（××）签订建设工程施工合同，约定××对位于济南市槐荫区经七路以南、纬七路以西的新泉城名苑1、2、3#住宅楼及地下车库承包施工，建筑面积合计约39921.18平方米。

一审法院认为，ＺＬ20092001××××.2“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利合法有效，应予保护。

巨星公司作为该专利的独占实施许可人提起侵权诉讼，符合法律规定，应予支持。

关于本案是否超出诉讼时效的问题。

根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

本案中，2015年1月26日，专利复审委作出无效宣告请求审查决定书宣告涉案专利全部无效，巨星公司不能行使请求权，诉讼时效因此中止。

2017年2月16日，专利复审委作出无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权有效。

本案符合诉讼中止情形，现中止时效的原因消除，诉讼时效期间继续计算。

至巨星公司起诉之日，未超过法律规定的2年诉讼时效规定。

关于巨星公司的起诉是否属于重复诉讼问题。

本案中，巨星公司对山东建工公司实施的行为提起诉讼，其权利基础为ＺＬ20092001××××.2“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利权，但另案的权利基础为ZL200920017314.7，两者的权利基础不相同，故巨星公司的起诉不构成重复起诉。

依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款的规定，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

根据公证书记载的施工现场，结合济南旧投公司与山东建工公司签订建设工程施工合同，足以认定被控侵权行为系由山东建工公司实施。

山东建工公司制造、使用的被控侵权产品经与专利技术比对，被控侵权产品采用铁丝固定连接，其与专利技术使用固定插件连接，是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的，以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的功能的等同技术特征。

公证照片显示建筑施工的钢筋混凝土板尚未完成施工，其完成必然要浇注混凝土包裹钢筋及下面的填充减荷盒单体，这是众所周知的事实。

被控侵权产品的其他技术特征也与专利技术一一对应，故其技术特征全面覆盖了涉案专利的全部技术特征，落入专利权的保护范围，构成专利侵权。

济南旧投公司作为工程的××，将涉案工程发包给山东建工公司施工，并未参与实施侵权行为，不承担赔偿责任。

山东建工公司未经专利权人许可，擅自制造、使用涉案专利权产品，应承担相应的侵权民事责任。

鉴于侵权产品系建筑工程的钢筋混凝土板，基于国家利益、公共利益的考量，可以不判令山东建工公司停止被诉侵权行为。

关于赔偿经济损失的数额，巨星公司未能提供证据证明因侵权受到实际损失或者山东建工公司侵权获利的具体数额，一审法院综合考量涉案专利权的类型、侵权行为性质、侵权规模、山东建工公司的过错、不判令停止侵权而应支付合理费用等因素，酌定赔偿损失数额。

综上，一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十九条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十三条第二项规定，判决：一、山东建工公司于判决生效之日起十日内赔偿巨星公司经济损失及合理费用共计25万元；

二、驳回巨星公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费13772元，由巨星公司负担3772元，由山东建工公司负担10000元。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

山东建工公司提交专利复审委作出的第35740号无效宣告请求审查决定书，证明涉案专利权利要求1已经被专利复审委宣告无效。

巨星公司提交北京知识产权法院行政案件受理通知书，证明涉案专利的专利权人已就专利复审委的决定提起了行政诉讼，本案应中止审理。

各方当事人对上述证据均无异议，本院依法予以确认。

本院二审查明以下与本案相关的事实：经江苏南通三建集团股份有限公司申请，专利复审委于2018年4月25日作出第35740号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利权利要求1、2、5-12技术方案无效。

本院二审查明的其他事实与一审法院一致。

本院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

本案中，由于巨星公司要求保护的涉案“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利权利要求1已被专利复审委以第35740号无效宣告请求审查决定书宣告无效，故人民法院可以裁定驳回巨星公司基于该无效实用新型专利权利要求的起诉。

巨星公司虽主张涉案专利的专利权人针对该无效宣告向法院提起行政诉讼，并申请法院中止审理，但本院认为，巨星公司如有证据证明前述无效决定被生效行政判决撤销，可以另行起诉，本案的处理并不会对巨星公司的诉权及实体权利产生影响，巨星公司提出的中止审理申请缺乏事实及法律依据，本院不予准许。

综上，由于二审出现新的证据，导致一审法院据以作出判决的事实发生变化，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：一、撤销山东省济南市中级人民法院(2017)鲁01民初1339号民事判决；

二、驳回济南巨星建筑科技技术有限公司的起诉。

一审案件受理费13772元，退还济南巨星建筑科技技术有限公司；

上诉人山东省建设建工（集团）有限责任公司预交的二审案件受理费13772元予以退还。

本裁定为终审裁定。