上海市普陀区人民法院民 事 判 决 书（2016）沪0107民初23059号原告：上海喜士多便利连锁有限公司，住所地上海市。

法定代表人：徐玲美，该公司董事长。

委托诉讼代理人：孙雷斯，上海市迅峰律师事务所律师。

委托诉讼代理人：蒋迅，上海市迅峰律师事务所律师。

被告：上海市普陀区喜上多便利店，住所地上海市普陀区。

经营者：左真明，男，1979年8月7日出生，汉族，住安徽省安庆市枞阳县陈瑶湖镇后河村东风组51号。

委托诉讼代理人：刘津华，上海同脉律师事务所律师。

原告上海喜士多便利连锁有限公司(以下简称“喜士多公司”)与被告上海市普陀区喜上多便利店(以下简称“喜上多便利店”)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2016年10月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。

原告喜士多公司的委托代理人孙雷斯，被告喜上多便利店的经营者左真明及委托诉讼代理人刘津华到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告喜士多公司向本院提出诉讼请求：1、被告立即停止侵犯原告第XXXXXXX号“”、XXXXXXX号“”、XXXXXXX号“”、XXXXXXX号“”注册商标专用权的行为，即停止使用与上述商标相同或者相似的商标和装潢，停止在字号中使用“喜上多”；

2、被告就其实施的侵权行为在《新民晚报》上刊登声明以消除影响；

3、被告赔偿原告经济损失人民币(以下币种同)50,000元；

4、被告赔偿原告为制止侵权行为支出的合理费用8,000元；

5、诉讼费由被告承担。

庭审中，原告喜士多公司确认，被告已停止了在其经营活动中使用与原告相同或相似的装潢，故撤回诉请1中要求判令被告立即停止侵犯原告第XXXXXXX号“”、XXXXXXX号“”、XXXXXXX号“”注册商标专用权行为的诉请，但认为被告在字号中使用“喜上多”的行为，仍构成对原告第XXXXXXX号“”注册商标的侵犯及不正当竞争。

综上，原告将诉请1调整为要求判令被告立即停止侵犯原告第XXXXXXX号“”注册商标专用权的行为及不正当竞争行为，即停止在字号中使用“喜上多”，其余诉请不变。

事实和理由：原告系第XXXXXXX号“”、XXXXXXX号“”、XXXXXXX号“”、XXXXXXX号“”注册商标所有人。

被告未经原告许可，擅自模仿上述商标，于2013年8月13日起用于其在上海市铜川路XXX号经营场所的店招和装潢，并在其字号中使用“喜上多”。

后原告向上海市工商行政管理局普陀分局举报，该局对被告给予了处罚，责令其停止违法行为。

但在整改后，被告仍未停止侵权行为。

故诉至法院。

被告喜上多便利店辩称：原告主张的2014年4月11日之前的侵权行为已过诉讼时效，之后已进行了整改，将门头上的番茄图案、“上”字以及两侧绿色方块用白纸贴掉，故不存在侵权。

原告并非知名企业，其商标也不是驰名商标、著名商标，商标中包含了图案、文字、颜色、色块组合等元素，应当整体比对而非割裂后比对，其中“喜士多”的发音属于使用率高的词汇，使用“喜多”不构成侵权；

原告第XXXXXXX号“”商标中的彩条很短，且大红大绿是中国人的常见使用，因此门头上彩条不构成侵权；

“G-STQRF”英文文字是错字，不会构成与第XXXXXXX号“”商标的混淆；

玻璃门上的“喜上多”字样与“喜士多”不近似，且玻璃门上的字无法去除又很小，不会引起他人注意，况且行政处罚决定书上没有提到要求去除门上的横条，工商局也没有追加处罚。

被告系个体工商户，其字号经工商局登记审查，“喜上多”取的是喜庆之意，与“喜士多”并不近似，原告不能禁止他人使用“喜上多”。

综上，不同意原告的所有诉请。

经审理查明：一、原告企业基本情况及商标权状况原告喜士多公司成立于2001年4月11日，注册资本一亿元，经营范围包括百货，通讯器材及相关产品，电脑软硬件，鲜花，盆景的销售；

(预包装食品，散装食品，卷烟、雪茄烟、酒类商品(不含散装酒)、图书书刊，避孕器具、一类敷料、一类医疗器械零售；

其他居民服务，彩扩服务限分支机构经营)。

2002年10月28日，案外人简沧圳经国家商标局核准注册了第XXXXXXX号“”商标(指定颜色)，核定服务项目为第35类：推销(替他人)。

该商标有效期至2012年10月27日，后经续展注册有效期至2022年10月27日。

2012年10月20日，该商标经核准转让与原告喜士多公司。

2004年10月21日，案外人简沧圳经国家商标局核准注册了第XXXXXXX号“”商标，核定使用商品为第35类：推销(替他人)(商品截止)。

该商标注册有效期至2014年10月20日，后经续展注册有效期至2024年10月20日。

2012年10月20日，该商标经核准转让与原告喜士多公司。

2008年10月14日，案外人简沧圳经国家商标局核准注册了第XXXXXXX号“”商标，核定服务类目为第35类：广告；

商业管理辅助；

公共关系；

商业管理和组织咨询；

组织商业或者广告交易会；

进出口代理；

推销(替他人)；

替他人作中介(替其它企业购买商品或服务)；

人事管理咨询；

会计(截止)。

该商标注册有效期至2018年10月13日。

2012年10月20日，该商标经核准转让与原告喜士多公司。

2011年12月7日，案外人简沧圳经国家商标局核准注册了第XXXXXXX号“”商标，核定服务项目为第35类：广告；

商业管理辅助；

公共关系；

商业管理和组织咨询；

组织商业或者广告交易会；

进出口代理；

推销(替他人)；

替他人作中介(替其它企业购买商品或服务)；

人事管理咨询；

会计(截止)。

该商标注册有效期至2021年12月6日。

2012年10月20日，该商标经核准转让与原告喜士多公司。

审理中，原告未就上述四个商标的知名度进行举证，其亦认可上述商标均非驰名或著名商标。

二、被告被控侵权情况被告注册于2013年8月13日，名称为“上海市普陀区喜上多便利店”，系个体工商户，资金数额5,000元，经营范围经营方式：零售；

经营项目：预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)；

乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。

2016年4月28日，原告委托代理人章越向上海市黄浦区公证处申请证据保全。

同日，该代理人与公证处工作人员彭凤至上海市铜川路XXX号，对门牌、招牌及部分设施等拍摄照片。

上海市黄浦区公证处的公证人员现场监督了上述现场拍摄全过程，并于2016年5月3日出具了(2016)沪黄证经字第7244号公证书。

该公证书所附图片显示，涉案的店铺位于铜川路XXX号，店铺上方门头店招由左中右三部分构成，中间上方为带绿叶的椭圆形图案，椭圆部分附有白色贴纸；

该图案下方并排两行为“喜”“多”及“便利超市”中文字样，其中“喜”字最上面一横较长，向右延伸明显；

门头两边由上下两部分构成，底色分别为绿色和红色，左右对称分布，两侧上方底色为绿色区域中间被白色方形贴纸贴去，下方底色为红色区域分别有“G-STQRF”及“连锁便利店”字样。

店铺正面玻璃上有长条形贴纸，与门头结构相同，中间上方为带绿叶(顶上偏左)及柄红色苹果图案，下方为绿色“喜上多”文字及橙色“便利超市”字样，其中“喜”字最上面一横较长，向左延伸明显，向右延伸与“上”字上面一横处同一直线，几乎相连，“上”字上面一横向右延伸明显。

左右为绿色和橙色两条色带，左右下方分别有“G-STQRF”及“连锁便利店”字样。

庭审中，原告明确，除字号中使用“喜上多”之外，该公证书所涉内容，即其主张被告涉嫌商标侵权的行为表现。

另，2014年4月10日，上海市工商行政管理局普陀分局作出[2014]第XXXXXXXXXX号行政处罚决定书，认定被告喜上多便利店在网上模仿知名企业喜士多公司的注册店招[商标注册证第XXXXXXX号，核定服务项目(第35类)推销(替他人)；

商标注册证第XXXXXXX号，核定服务项目(第35类)(推销替他人)；

商标注册证第XXXXXXX号，核定服务项目(第35类)广告；

商业管理辅助；

公共关系；

商业管理和组织咨询；

组织商业或者广告交易会；

进出口代理；

推销(替他人)；

替他人作中介(替其它企业购买商品或服务)；

人事管理咨询；

会计(截止)；

商标注册证第XXXXXXX号，核定服务项目(第41类)收费图书馆；

长篇出租；

录音制品出租；

电影片出租；

公共游乐场；

俱乐部服务(娱乐或者教育)；

提供娱乐场所；

提供卡拉ok服务；

夜总会；

提供体育设施(商品截止)]，并于2013年8月13日起装潢于自己在上海市铜川路XXX号经营场所的店招，其内容有喜上多便利超市连锁便利店，图案为苹果，英文为G-STQRF，其用于上述装潢的店招与其经营所得无关联性，且无法计算其违法所得。

上述行为构成《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(二)项“擅自使用知名商品特有名称、包装装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”的不正当竞争行为，故作出“责令停止违法行为”的行政处罚决定，履行期限为2014年4月18日前。

同时，原告提供拍摄于2014年2月28日的照片一张，证明被告在被工商处罚之前，涉案店铺门头及玻璃门装饰带标识使用情况。

该照片显示，店铺上方门头店招由左中右三部分构成，中间上方为带绿叶的红色苹果图案；

中间该图案下方为“喜上多”中文字样，其中“喜”字最上面一横较长，向左延伸明显，向右延伸与“上”字上面一横处同一直线，几乎相连，“上”字上面一横向右延伸明显；

中间最下方为“便利超市”字样；

门头两边由上下两部分构成，底色分别为绿色和红色，左右对称分布，左右下方分别为“G-STQRF”及“连锁便利店”字样。

庭审中，原告亦明确，该行政处罚决定书所涉内容，并非其在本案中主张被告涉嫌商标侵权的行为表现，是为了证明被告在被行政处罚后整改不力，仍为商标侵权行为的侵权故意和主观恶意程度。

三、原告经济损失及维权合理费用主张本案中，原告主张为制止侵权支出公证费3,000元、律师费5,000元。

另，原告为证明其经济损失，提供惠民门市、易园门市两家特许加盟店合同。

特许加盟事项为“特许方授权被特许方非独家使用甲方之商标、字号、经营技术、其他相关商业机密、知识产权等，并销售甲方提供的商品”，以便经营该喜士多便利商店，加盟金为一次性加盟金2万元及按月支付加盟管理费(3,000/2,900元)，合同期限三年。

此外，审理中，原告为证明被告侵权时间长、主观恶意明显，且就此进行过多次沟通，另提供2014年4月22日(行政处罚后)拍摄的照片一张，其中椭圆部分覆盖了红色，并显示有“上”字，其下文字为“喜多”，左右绿色色块处均有“平价超市”字样，被告质证认为，照片系原告自行拍摄，对真实不予认可。

被告为证明其不构成商标侵权及不正当竞争，提供电脑美术字“喜上”一页，认为“喜”字上横线长、“上”字上横线长系一种美术字体，原告质证认为，该字体并非字库字体，系“更改形状”的效果。

被告为证明门头红绿色块配中间图案是常见装饰，提供“欧德便利连锁”等照片，认为红绿色块和比例均非原告专有，故其不构成侵权。

原告质证认为其主张的并非红绿色块，而是标识包括番茄、喜士多文字的整体近似。

以上事实，由原告提供的商标注册证及核准转让证明、核准续展证明、行政处罚决定书、公证书、律师费发票、公证费发票、加盟合同、营业执照及照片，被告提供的照片及截图，当事人的陈述及本院审理笔录等证据予以证实。

本院认为，原告系第XXXXXXX号、194711号、XXXXXXX号、XXXXXXX号注册商标专用权人，其对上述商标所享有的合法权益受《中华人民共和国商标法》的保护。

针对被告认为原告维权已过诉讼时效的抗辩意见，原告已在庭审中明确了其在本案中主张的被告侵权行为指向公证时的被告侵权状态及被告字号持续使用状态，该公证时间为2016年4月28日，显然未过诉讼时效。

故本案中双方当事人的主要争议焦点为：一、被告的行为是否侵害了原告享有的第XXXXXXX号、194711号、XXXXXXX号、XXXXXXX号注册商标专用权；

二、被告的行为是否构成不正当竞争；

三、若被告的行为构成侵权，则其应承担的相关法律责任。

关于争议焦点一：根据相关法律的规定，注册商标专用权受法律保护，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

该规定也同样适用于服务商标。

本案中，被告在门头、玻璃门上使用的标识，其主要目的在于吸引消费者前来购物，并建立标识与特定零售服务来源之间的对应关系，构成商标意义上的使用。

原告注册商标核定服务项目为第35类，均含推销(替他人)，而被告的便利店经营方式为零售，两者在服务的目的、内容、方式、对象等方面存在相似，容易造成混淆，故两者属于类似服务。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，商标近似，是指被控侵权的商标标识与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商标的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

在进行商标比对时，应以相关公众的一般注意力为标准；

既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行。

见公证书，将被控侵权标识(玻璃门装饰带部分)与原告的注册商标进行比对，整体与原告第XXXXXXX号“”号商标中的矩形方块布局接近、中间图案由番茄替换成苹果，果实部分均为椭圆形，叶柄部分虽有差异，但均位于果实顶部，下方文字“喜士多”在读音方面与“喜市多”高度近似，整体构成商标近似；

该整体与原告第XXXXXXX号“”商标相较，各组成要素虽布局不同，但整体系要素拆分后的再组合，“喜上多”三字中“喜上”两字采变形体，“喜”字最上面一横向右延伸与“上”字上面一横处同一水平线并几乎相连，特别是从呼叫习惯上看，中文部分构成主要辨识部分，整体构成商标近似；

中央部分使用的苹果图案，与原告的第XXXXXXX号“”(指定颜色)商标虽然颜色、细节有所不同，但经隔离比对仍构成近似；

左下方使用的英文“G-STQRF”与原告的第XXXXXXX号“”商标在字母数量和形态上相似，仅“G”、“Q”、“F”三个字母存在差异，且“G”与原告商标中的“C”、“Q”与“O”、“F”与“E”仅是增加或减去部分笔画，构成商标近似。

将被控侵权标识(门头部分)与原告的注册商标进行比对，其中和玻璃门装饰带部分不一致的主要内容是中间文字为“喜多”，“喜”字最上面一横向右延伸；

椭圆部分以白色覆盖，露出左上角绿叶；

左右绿色色块中间处有白色方块覆盖。

仅将中央椭圆部分与原告的第XXXXXXX号“”(指定颜色)商标比对，因椭圆形系常见图案，且原告商标有指定颜色，无法认定两者构成近似；

左下方使用的英文“G-STQRF”与原告的第XXXXXXX号“”商标比对，构成近似，理由如上，不再赘述；

门头整体与原告第XXXXXXX号“”号商标比对，本院注意到，确实存在中央椭圆形及左右绿色色块被白色覆盖，中间文字为“喜多”的差异，但综合其他要素，特别是参照玻璃门装饰带部分进行比对，会产生白色部分系原有图案剥落或损坏的联想，整体仍构成商标近似；

同理，该部分与原告第XXXXXXX号“”商标相较，整体亦构成商标近似。

且上述标识以相关公众的一般注意力判断，易造成混淆误认。

需要指出的是，被告在经营便利店时集中采用了将红色番茄图案替代为红色苹果，将“喜士多”替代为变体的“喜上多”，将“C-SRORE”替代为“G-STQRF”，诸多要素叠加，显难属巧合，在其未能就设计来源和意义作出合理说明的情况下，被告试图仿冒他人商标，造成公众混淆的恶意明显。

行政处罚后，被告确实进行了整改，但鉴于便利店位置未变，整改后的外部特征，特别是结合玻璃门装饰带部分，尚不足以阻断公众认为其与原告存在特定联系的混淆误认。

至于被告抗辩，行政处罚书中未提及玻璃门装饰带，其整改后也未再受到追加处罚，本院认为，这并不影响本案中就商标侵权进行认定。

综上，被告使用涉案标识构成侵害原告第XXXXXXX号、194711号、XXXXXXX号、XXXXXXX号注册商标专用权。

关于争议焦点二：原告援引《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第五十八条之规定，即“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》”，主张被告在字号中使用“喜上多”构成侵犯原告第XXXXXXX号“”注册商标专用权，同时构成不正当竞争，且明确本案中，所涉不正当竞争并不涉及有关原告企业名称或字号的保护。

对此，本院需要阐明，商标法第五十八条之规定主要是为了通过反不正当竞争法来解决企业字号与商标的权利冲突。

尽管商标和企业字号在性质上并不相同，但二者同属于商业标志的范畴，均在一定程度上起到区别商品和服务来源的作用。

实践中，通过“搭便车”、“傍名牌”，借助他人商标的影响力开展自己的经营活动，将他人注册商标用于企业字号，误导公众的，这类行为本质上属于不正当竞争行为。

对于因企业名称中的字号与注册商标发生冲突是否构成不正当竞争的认定，应当从注册商标的知名度、被告主观上是否存在故意、被告企业名称中的字号与原告注册商标是否相同或近似、被告行为是否会造成混淆误认等方面予以综合判定。

本案中，原告认可第XXXXXXX号“”商标非驰名或著名商标，且未就该商标的知名度进行举证；

该商标系图文商标，即使仅就其中的中文“喜士多”而言，与被告字号“喜上多”也不一致，再结合图案、英文等要素，更无法得出图文商标与字号近似并致混淆的认定。

故对于原告主张被告字号中使用“喜上多”即构成商标侵权及不正当竞争行为的诉请，本院难予支持。

关于争议焦点三：根据《中华人民共和国侵权责任法》的规定，侵权行为人应当承担停止侵害、消除影响、赔偿损失等民事责任。

本案中，原告确认被告门头及玻璃装饰带处标识已做整改，停止了对其涉案商标的侵权行为，故撤回相应诉请，于法不悖。

关于赔偿责任，由于原告未能举证证明因被告的侵权行为所受到的损失及被告因侵权行为所获得的利益，并且被告所承担的责任应当与其行为的性质、主观过错程度、生产经营规模及因侵权行为可获得的利益等相适应，因此本院综合考虑涉案商标的知名度、使用情况、被告的主观过错程度、生产经营规模、侵权行为的性质、持续时间等情节予以酌情确定。

关于原告为制止侵权行为而支出的费用，本院将综合考虑案件难易程度以及依法维权的实际需要酌情予以确定。

另原告要求被告在《新民晚报》刊登声明，以消除不良影响的诉请，本院认为，虽然被告的侵权行为不可避免给原告的商标信誉造成不良影响，但考虑到原告未就其商誉显著受损提供相关证据，且被告已停止侵权，判令被告赔偿经济损失足已消除侵权行为给涉案商标造成的不良影响，故本院对原告该诉请不予支持。

据此，依照《中华人民共和国商标法》第四条第二款、第五十七条第(二)项、第六十三条第一、三款以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第十一条第二款、第十六条第一款、第二款、第十七条的规定，判决如下：一、被告上海市普陀区喜上多便利店于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海喜士多便利连锁有限公司经济损失15,000元；

二、被告上海市普陀区喜上多便利店于本判决生效之日起十日内赔偿原告为制止侵权而支出的合理费用6,000元；

三、驳回原告上海喜士多便利连锁有限公司的其他诉讼请求。

本案案件受理费人民币412元，由原告上海喜士多便利连锁有限公司负担人民币131.40元，被告上海市普陀区喜上多便利店负担人民币280.60元。

如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审判员　　张佳璐二〇一七年三月三十日书记员　　范丹杰附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》第四条第二款本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。

第五十七条（二）项有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

第六十三条第一款、第三款侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

二、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

第十条人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十一条第二款类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

第十六条第一款、第二款侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。