上海知识产权法院民 事 判 决 书（2016）沪73民初812号原告：碧波庭贸易(上海)有限公司，住所地上海市黄浦区。

法定代表人：李水莲，执行董事。

委托诉讼代理人：张志良，上海志良律师事务所律师。

委托诉讼代理人：水溶冰，上海志良律师事务所实习律师。

被告：广州恒美美业美容仪器有限公司，住所地广东省广州市。

法定代表人：王令，总经理。

委托诉讼代理人：王雪林，广东合盛律师事务所律师。

原告碧波庭贸易(上海)有限公司(以下简称碧波庭公司)与被告广州恒美美业美容仪器有限公司(以下简称恒美公司)侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2016年10月20日立案后，依法组成合议庭进行审理。

被告在答辩期间提出管辖权异议，本院于2016年11月24日裁定驳回被告管辖权异议申请。

2016年11月28日，原告申请财产保全并提供担保，本院于2016年12月19日裁定冻结被告支付宝账户及银行账户金额50,000元。

本院于2017年2月22日公开开庭进行审理，原告的委托诉讼代理人张志良、水溶冰，被告的委托诉讼代理人王雪林到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告向本院提起诉讼请求：1.判令被告向原告支付侵权赔偿数额50,000元；

2.判令被告向原告支付维权公证费4,500元(其中网页截图公证1,500元，收货公证3,000元)；

3.判令被告支付原告购买侵权商品费用9,640元;以上合计人民币64,140元；

4.判令被告支付原告所支出的律师费，建议为5,000元，具体金额请求本院酌定；

5.判令被告在《中国知识产权报》和《新民晚报》上消除侵权影响。

庭审中，原告撤回请求判令被告停止生产、销售侵犯第ZLXXXXXXXXXXXX.X号(即涉案专利)外观设计专利的商品，销毁库存的侵权商品以及在《中国知识产权报》和《新民晚报》上赔礼道歉的诉请请求，本院予以准许。

针对第4项诉讼请求，经本院释明后,原告未预缴相应诉讼费。

事实与理由：涉案外观设计专利的专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.X，有效期至2016年7月12日。

原告系涉案外观设计专利权人碧波庭国际有限公司(以下简称碧波庭国际公司)在中国上海注册设立的全资子公司，获得碧波庭国际公司专利权使用许可，成为涉案专利在中华人民共和国境内的排他使用权人。

被告生产并在“1688.com”网站开设的网店中销售侵犯涉案外观设计专利权的商品(即“被控侵权产品”)。

被控侵权产品与涉案专利都是保健类仪器，属于相同种类产品。

二者属于明显近似的外观设计，整体视觉效果上无实质性差异。

庭审中，原告表示最能反映涉案专利设计特征的是正面图和立体图，且明确指控被告侵权时间到2016年7月12日止。

被告辩称：一、原告起诉时涉案专利已过期，且原告并非涉案专利权人，没有独立诉权，原告与涉案专利权人签订的《外观设计专利排他使用许可合同》未经法定的备案手续，根据现有证据不能认定原告为排他使用被许可人。

因此，原告不享有本案纠纷的诉权，本案应直接驳回原告的起诉。

二、通过被控侵权产品实物与涉案外观设计专利权证书所附设计比对，二者不同点主要在于：(一)主视图：1、被控侵权产品正面有一块液晶屏，而涉案专利没有液晶屏；

2、被控侵权产品正面按钮的数量、排列顺序、大小、功能按键设计与涉案专利不同；

3、被控侵权产品的正面下方有一处导气管，而涉案专利没有。

(二)俯视图：被控侵权产品的俯视图上边短底边长的形状不明显，被控侵权产品顶部无按键或液晶屏，而涉案专利有一块液晶屏。

(三)后视图：被控侵权产品后侧下方有电源线、开关两个按钮，占据后部空间较大，而涉案专利没有；

(四)仰视图：被控侵权产品有4个圆形底角，其余用螺丝接合底板与主机，此外被控侵权产品有两处呈圆形的透气孔，而涉案专利没有底角和透气孔；

(五)尺寸不同，因涉案专利未表示尺寸，但将被告产品与原告专利产品进行对比，二者尺寸明显不同。

据此，被告产品足以引起一般消费者整体视觉上的明显区别，通过整体观察、综合判断，被告产品与涉案专利存在实质性差异，二者既不构成相同也不构成近似，未落入涉案专利的保护范围，被告产品不构成侵权。

三、被告在客户提出购买需求后在市场上采购配件，将各配件组装成成品后出售，不是生产厂家，碧波庭国际公司与原告存在出资关系，二者之间的专利许可费支付标准不可信。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对被控侵权产品进行了当庭勘验。

对双方提交的在案证据的真实性，本院均予以认可。

经审理查明：涉案外观设计专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.X，专利申请日为2006年7月13日，专利权人为碧波庭国际公司，因持续缴纳专利年费，涉案有效期至十年届满之日为2016年7月12日。

指定用途为真空吸放仪，未请求保护色彩；

涉案专利外观设计图片显示该产品为类六面体，主视图显示上面短底边宽中腰高、正面分为左中右三部分且左右对称、侧边等腰梯形作柔化处理呈弧线形。

碧波庭国际公司为我国台湾省桃园县企业，原告为其全资子公司。

2010年6月23日，碧波庭国际公司与原告签订《外观设计专利排他性使用许可合同》，将涉案专利排他性使用许可给原告，但未约定许可费用。

该合同第十条约定“甲方特别授权乙方在本合同履行期间可以乙方名义针对侵犯外观设计专利权的行为采取维权措施，包括但不限于向人民法院提起相关诉讼……”2015年7月1日，碧波庭国际公司与原告签订补充协议，约定了专利授权使用费为10万元/年。

2016年5月10日，碧波庭国际公司出具知识产权维权委托书给原告，授权原告以自己的名义对侵犯和损害委托方外观设计专利的行为进行维权。

本案诉讼期间，碧波庭国际公司与原告于2017年1月3日共同向本院作出《专利许可类型澄清说明》，明确双方之间的“专利排他许可”是指许可方允许被许可方在中国大陆范围内独家实施其专利，许可方保留自己在该范围内实施该专利的权利，专利许可人和被许可人可以在许可地域范围内实施涉案专利并依法维权。

2017年1月10日，原告向碧波庭国际公司汇款10万元并注明2015年7月14日到2016年7月13日专利授权使用费。

原告于2016年6月29日登陆被告在“1688.com”网站开设的官方旗舰店购买了1套“恒美台湾进口丰胸仪器提臀美胸拔罐负离子h34d内在养生仪”，即被控侵权产品，支付4,800元货款、20元邮寄费用，上海市静安公证处为原告购买以及收货两个环节分别出具公证书【公证书号：(2016)沪静证经字第2952号、第3054号】，对购买的被控侵权产品进行了公证保全。

庭审中，被告确认该网店为被告所开设，产品为被告制造、销售，被控侵权产品与涉案外观设计产品用途相同。

本院当庭勘验被控侵权产品实物，将被控侵权产品的被诉侵权设计与原告专利外观设计进行比对，双方逐一发表质证意见。

二者在整体形态上无差异，均为类六面体造型，正面的上边短、底边长、中腰高，侧边按等腰梯形作柔化处理，两条直线与正面底边垂直并将正面划为三段，左右对称且均为空白，中间作为操作按钮放置区、从上到下排列。

就被控侵权产品与涉案外观设计专利的异同，双方均向本院提交了被控侵权产品与涉案专利的视觉效果比对表(分别见本判决附件一、二)。

“1688.com”网站成交记录显示为0，原告为两次公证支付费用4,500元。

除了“1688.com”网站，被告还开设了淘宝店。

原告于2015年7月8日、2015年12月14日、2016年5月27日、2016年5月30日在阿里巴巴集团知识产权保护平台对被控侵权产品进行了投诉。

原告于2016年8月31日通过微信沟通花费4,820元在被告淘宝网店第二次购买被控侵权产品。

以上事实，有原告提交的外观设计专利证书、专利年费缴纳收据、专利登记簿副本、专利实施许可合同、公证书及所附被控侵权产品实物以及当事人的陈述等证据在案佐证。

本院认为，我国《专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

涉案外观设计申请日在2009年10月1日前(不含该日)，原告无需出具由国务院专利行政部门作出的检索报告或者专利权评价报告。

本案原告系涉案专利在中国境内排他使用许可人，且专利权人明确授权原告有权以自己的名义针对侵害涉案外观设计专利权的行为提起诉讼。

《专利实施许可合同备案办法》第五条关于“当事人应当自专利实施许可合同生效之日起3个月内办理备案手续”的规定，为管理型行政规范。

涉案《外观设计专利排他使用许可合同》虽未经备案，原告在专利权人未起诉的情况下，经专利权人授权且提供了专利权人的证明情况下，针对涉案专利有效期内的侵权行为，有权提起诉讼。

被告关于原告无权独立提起本案诉讼的抗辩，本院不予采纳。

被控侵权产品与涉案外观设计专利系相同种类产品，根据我国专利法及其司法解释的相关规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

通常来说，产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

本案中，经比对，被诉侵权设计与涉案专利从主视图和立体图的视角来看，均具有上边短底边宽中腰高、正面分为左中右三部分且左右对称、中间部分从上到下排列若干圆形，侧边等腰梯形作柔化处理呈弧线形的类六面体外观造型，两者在整体视觉效果上无差异；

被控侵权产品在正面中间上部位置为长方形液晶屏，而涉案专利该部位为圆形，以及正面按钮的数量、排列、大小、功能存在区别，该区别相对于整体构形属局部差别，不影响整体视觉效果；

因外观设计不延及功能，被控侵权产品在正面按钮的功能与涉案专利的区别，不影响外观设计侵权判断。

被控侵权产品与涉案专利在左视图、右视图、俯视图、仰视图、后视图的区别，消费者在选购被控侵权产品时一般不会注意到上述部位存在的视觉差别，仰视图所呈现的部分在产品实际使用状态中基本为视觉不可见部位，故按照一般消费者施以一般注意力的标准，上述区别点相对于被控侵权产品的整体而言属于细小区别，不影响整体视觉效果。

此外，在判断被诉侵权设计与授权外观设计是否相同或近似时，比对方法是将被控侵权产品与涉案专利进行比对，被告以被控侵权产品与原告专利产品存在尺寸上存在区别为由主张不侵权，本院不予采纳。

因此，本院认为，被控侵权产品的被诉外观设计与原告的专利外观设计构成近似设计，被控侵权产品的被诉外观设计落入了原告的外观设计专利权保护范围。

原告主张将原告和其母公司之间约定的专利许可费标准作为本案计算赔偿数额的参考,因原告和其母公司为利益共同体，双方约定的专利许可费标准未经公允的市价法则验证，本院不予认可。

关于赔偿损失的数额，原告未能提供证据证明其因侵权遭受的损失以及被告的非法获利，且无专利许可费可以参照，此种情况下，依据法律规定，人民法院可以适用法定赔偿的规则确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中，原告能证明被告的侵权期限自2015年7月8日发现被告实施侵权行为之日至2016年7月12日涉案专利无效之日止，被告在“1688.com”网站销售被控侵权产品的记录为0，被控侵权产品的每台售价为4,800元。

被告同时在“1688.com”网站、微信以及淘宝网销售被控侵权产品。

被告是被控侵权产品的法定生产者，其辩称根据客户需求提供配件组装服务不是专利法意义上的制造行为，本院不予采信。

对于被告在本案中所应承担的赔偿数额，本院将依据涉案专利的类型为外观设计专利、被告实施了制造和销售行为，同时综合考量被告销售侵权产品的范围、市场售价、侵权时间等侵权行为的情节确定赔偿金额。

原告主张赔偿5万元经济损失，本院予以支持。

关于原告主张的合理支出中的公证费4,500元，考虑本案公证难度和公证人员工作量，本院认为2,250元较为合理。

原告第一次购买被控侵权产品所花费的4,820元，属合理开支。

在原告第二次购买被控侵权产品时，涉案专利权已届满，被告产品未侵犯涉案专利权，原告主张第二次购买被告产品的费用4,820元为维权合理开支，本院不予支持。

原告主张律师费，但未明确具体金额，且未预缴相应的诉讼费，本院对该请求不予处理。

原告还要求被告在《中国知识产权报》和《新民晚报》上刊登声明以消除影响，考虑到被告侵权行为给原告造成影响的程度，对于原告关于判令被告消除影响的请求，本院不予支持。

综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，判决如下：一、被告广州恒美美业美容仪器有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告碧波庭贸易(上海)有限公司经济损失人民币50,000元；

二、被告广州恒美美业美容仪器有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告碧波庭贸易(上海)有限公司为制止侵权行为所支出的合理费用人民币7,070元；

三、驳回原告碧波庭贸易(上海)有限公司的其余诉讼请求。

如被告广州恒美美业美容仪器有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费人民币1,403元，财产保全费人民币520元，合计1,923元，由原告碧波庭贸易(上海)有限公司负担人民币106元，被告广州恒美美业美容仪器有限公司负担人民币1,817元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

审　判　长　　商建刚人民陪审员　　吴惠丽人民陪审员　　胡正军二〇一七年四月二十六日书　记　员　　钱　琼附：相关法律条文一、《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。

二、《中华人民共和国专利法》第十一条……外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

第五十九条……外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

第六十五条侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

三、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。