浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）浙金知民初字第151号原告南极人（上海）股份有限公司。

法定代表人张玉祥。

委托代理人（特别授权代理）吴少清。

委托代理人（特别授权代理）陈丽萍。

被告陈大军。

被告东阳市黄金甲服饰有限公司。

法定代表人徐阳。

被告南通创想天地科技有限公司。

法定代表人吴一鸣。

三被告共同委托代理人（特别授权代理）王晓凌。

原告南极人（上海）股份有限公司（以下简称南极人公司）为与被告陈大军、东阳市黄金甲服饰有限公司（以下简称黄金甲公司）、南通创想天地科技有限公司（以下简称创想公司）商标使用许可合同纠纷一案，于2015年4月10日向本院起诉。

本院受理后，依法组成合议庭。

被告创想公司在提交答辩状期间对管辖权提出异议，本院驳回后被告创想公司不服提出上诉，浙江省高级人民法院于2015年9月6日裁定予以维持。

本院于2015年10月23日公开开庭进行了审理，原告南极人公司的委托代理人吴少清、陈丽萍和被告陈大军及三被告共同委托代理人王晓凌到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告南极人公司起诉称：其于2013年10月8日与原“黄金甲”商标持有人即被告陈大军及商标实际拥有人被告黄金甲公司签订了一份授权协议书，约定被告授权原告在保暖内衣商品上使用“黄金甲”注册商标，并同意原告有权授权其合作工厂及销售商在生产或者销售过程中使用该商标，授权期限为三年，在授权期限内不得提前取消授权，否则必须支付两年授权费作为违约金，协议签订次日原告支付了120万元第一年商标使用费。

同年12月12日，原告又为被告陈大军垫付了个人所得税186407.77元、增值税34951.46元、附加税2446.6元、总计为223805.83元，之后原告即安排生产并在天猫网和京东网上销售品牌为“黄金甲”的保暖内衣。

因向外出具的商标使用授权书需要每年递交，故原告按合同的约定提前二个月在2014年8月之前即向被告陈大军和黄金甲公司联系下一年度出具授权书事宜但始终联系不上，原告即于2014年8月9日、9月9日、9月29日书面发函给被告陈大军和黄金甲公司要求其继续履行授权协议出具第二年的授权书，但均未果。

2014年10月9日，原告发现被告创想公司的上级公司北极绒（上海）纺织科技发展有限公司（以下简称北极绒公司）代被告创想公司在销售网络上发了一份声明，言明“黄金甲”商标系其下属的子公司创想公司所有。

原告才知道被告陈大军可能将商标已转让，但原告仍联系不上被告陈大军和黄金甲公司，无法了解详细情况。

2014年11月1日、12月12日、12月15日、12月17日，北极绒公司连续向淘宝网和京东销售网投诉原告销售的“黄金甲”保暖内衣是不合法的。

对于投诉，原告均向淘宝网和京东网作了申诉，但最终仍无法避免原告的产品被下架。

事后原告知晓在第一年履行中，被告陈大军将一部分商标所有权转让给被告创想公司，而被告创想公司是北极绒公司下属子公司，北极绒公司是原告在保暖内衣的上竞争对手。

原告认为，其和被告陈大军和黄金甲公司签订履行期限为三年的授权协议是合法有效的，根据相关规定，注册商标的转让不影响转让前已生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。

原告在注册商标转让前所签为期三年的商标授权协议，在被告陈大军转让部分商标权利给被告创想公司后，许可授权仍然有效，原告仍有权在生产和销售的商品中使用该注册商标，现被告陈大军和黄金甲公司不通知原告商标所有权的变化，被告创想公司任由其上级公司在网上发表声明并投诉原告，致使原告在淘宝网和京东网的商品被下架，商业信誉受损，三个被告的行为都是故意的，三个被告理应承担违约责任，对造成原告的损失还应承担相应赔偿责任。

要求判令：1.三被告支付不履行授权协议的违约金240万元；

2.被告陈大军归还原告代付的税款223805.83元；

3.三被告共同赔偿造成原告的损失计250万元；

4.三被告共同承担律师费11万元；

5.三被告共同承担本案诉讼费。

被告陈大军答辩称：1.其系商标注册号为第5196022号商标的所有人，2013年10月8日，其与原告南极人公司签订了《授权协议》，授权原告在保暖内衣商品上使用该商标，并约定了双方的权利义务。

根据《授权协议》的约定，原告有义务在第一年授权到期前两个月即2014年8月7日前支付下一年的授权费，但原告在履行协议过程中，并没有按约定的时间付款，也从未向被告陈大军主张或申请迟延付款，故原告根本性违约，按《授权协议》和《商标使用许可合同》，原告的违约行为直接导致双方签订的协议已终止，被告陈大军无任何过错，原告起诉要求被告陈大军承担责任，不应得到法院支持；

2.因原告未按协议约定及时支付第二年的授权费用，导致该《授权协议》自动终止，被告陈大军不存在违约行为，且《授权协议》约定的违约金金额过高，明显不符合法律规定，原告要求其支付不履约违约金240万元，不应得到法院支持；

3.2013年10月8日签订的《商标使用许可合同》第四条明确约定：“授权所需一切税费由乙方（即原告）承担”，故原告要求被告陈大军归还代付税款的诉请于法无据；

4.原告自述受到的经济损失，与事实不符，原告没有提供证据证明其受到经济损失，同时，协议约定的期限虽为三年，但授权书需每年一签，其前提是原告应按约定时间支付款项，否则，被告陈大军也不可能再进行第二年的授权，现原告在第一年授权到期后，未经授权仍使用上述商标，属于违法行为，故原告要求被告陈大军赔偿损失计250万元不合法；

5.双方签订的《授权协议》并未对涉及诉讼时所产生的律师费用承担问题进行约定，且律师费用也不是维权过程中所必需的，故原告要求被告陈大军承担律师费用，于法无据。

综上，请求法院查清事实，驳回原告全部诉请。

被告黄金甲公司答辩称：其虽然在原告与被告陈大军签订的协议中盖了公章，但被告黄金甲公司并非是该商标权的所有人，无权进行授权或许可，也无权转让，该商标所产生的权益和后果与被告黄金甲公司没有任何关系，其不应为授权人陈大军和被授权人原告所产生的法律纠纷承担责任。

原告的诉请不合法，理由与被告陈大军的答辩意见一致。

综上，驳回要求被告黄金甲公司承担责任的诉请。

被告创想公司答辩称：1.《授权协议》的主体是被告陈大军，授权协议的权利义务相对人是被告陈大军，其与原告就本案争议的商标使用许可一事，无任何合同上的约定，故其与原告之间不存在权利义务关系，并不是本案适格的被告；

2.如果原告认为是被告创想公司的上级公司积极投诉，给原告造成损失，不能作为原告追究被告创想公司责任的法定理由，被告创想公司无需为此承担任何责任；

3.原告要求被告创想公司支付违约金240万元，被告创想公司存在违约行为才是承担此责任的前提，但事实上，其未与原告签订授权协议，不存在违约的前提，同时在履约过程中，系原告自行违约，因未按协议约定的付款时间及时支付第二年的授权费用，导致该《授权协议》自动终止，故该项诉请，不应得到支持；

4.原告要求被告创想公司共同赔偿损失计250万元，该诉请也不合法。

原告没有提供证据证明其受到经济损失，同时，原告称产品遭下架，是淘宝网作出的决定，其原因是原告提供的申诉资料无效，淘宝网已对原告是否存在侵犯他人商标权的行为进行审核，认为原告确实已无权使用该商标，故即使原告有损失，也是原告自己不履行协议造成的；

5.双方签订的《授权协议》并未对涉及诉讼时所产生的律师费用承担问题进行约定，且律师费用也不是维权过程中所必需的，故原告要求被告创想公司承担律师费用，于法无据。

综上，请求法院查清事实，驳回原告全部诉请。

原告南极人公司为支持其诉讼主张，向本院提供了下列证据：1.准予变更通知书（复印件），证明原告签约时的企业名称南极人（上海）纺织科技有限公司，于2013年9月25日经上海市工商局审核准予变更为南极人（上海）纺织科技股份有限公司，2014年4月23日再次变更为南极人公司。

2.商标注册证，证明“黄金甲”注册商标持有人为被告陈大军，被告黄金甲公司在交给原告注册的复印件上也盖章证明其权利。

3.《授权协议》，证明2013年10月8日原告和原“黄金甲”商标持有人签订了一份“授权协议”，协议约定原告被许可使用“黄金甲”商标的期限为3年，每年的授权费为120万元。

4.《商标使用授权书》，证明被告陈大军和黄金甲公司每年必须向原告出具商标使用授权书，以便于原告网上销售。

5.中国工商银行付款凭证，证明2013年10月8日，授权协议生效后原告分二次支付给商标持有人第一年的使用费120万元。

6.税收通用缴款书，证明原告交付的商标许可使用费收款人为被告陈大军，故要替陈大军缴纳个人所得税186407.77元、增值税34951.46元、附加税2446.6元，共计223805.83元。

7.原告于2014年8月9日、9月9日和9月29日发出的函件及天天快递回单，证明原告按授权协议约定的提前二个月通知两个被告办理下一期的授权书事宜，但两被告对原告的多次函件均没有回音。

8.声明（复印件），证明北极绒公司于2014年10月9日在销售网站上发表声明，声称“黄金甲”商标是其下属的子公司创想公司所有，未经其授权均为假冒“黄金甲”商品。

9.北极绒公司的投诉（复印件），证明北极绒公司在2014年10月9日发表声明后，在2014年12月份连续不断的向淘宝网站投诉原告合法取得商标许可使用所销售的“黄金甲”商品。

10.淘宝网的通知（复印件），证明淘宝网接到投诉后通知原告申诉的权利。

11.情况说明函、快递回执（复印件），证明原告收到淘宝网通知后于2014年12月15日分别向淘宝网和京东网出具说明函进行申诉。

12.淘宝网回函（复印件），证明淘宝网于2015年1月1日通知原告申诉资料无效，删除原告商品信息。

13.库存数据统计表，证明由于三个被告的行为，造成原告的损失合计250万元。

14.聘用律师合同；

15.发票（复印件）；

16.上海市律师收费政府指导价标准（复印件）；

证据14-16证明原告聘用律师支付的费用，且该费用的合理性。

17.投诉书（复印件），证明被告创想公司的上级单位北极绒公司向京东商城投诉，使原告合法使用商标的权利受到侵害。

被告陈大军为证明其所主张的事实，向本院提交了下列证据：1.《商标使用许可合同》，证明2013年10月8日，原告与被告陈大军签订许可合同，明确约定使用许可人是被告陈大军，授权所需要一切税费由原告承担，如原告未按时付款，协议自动终止。

2.银行交易明细清单两份，证明被告陈大军开户在农行的尾号为3873银行卡在2014年8月至2015年1月期间，该卡一直在正常使用，该卡就是原告向被告陈大军交付第一年120万元使用费的卡。

被告黄金甲公司、创想公司未向本院提供证据材料。

三被告对原告南极人公司提供的证据的质证意见：对证据1无异议；

对证据2的真实性、合法性、关联性没有异议，但被告陈大军和黄金甲公司对证明目的有异议，认为虽然商标注册证上加盖了被告黄金甲公司的公章，但不能证明被告黄金甲公司对该商标享有权利；

对证据3、4的真实性、合法性、关联性没有异议，但被告黄金甲公司认为在协议和授权书上盖章是应原告的要求，其并不是商标转让后的所有人，也没有授权的权利；

对证据5，被告陈大军没有异议，被告黄金甲公司和创想公司并不清楚；

对证据6的真实性没有异议；

对证据7有异议，被告陈大军和黄金甲公司并没有收到原告寄送的任何书面材料；

对证据8，被告陈大军和黄金甲公司并不知情，被告创想公司认为该申明并不是恶意针对原告，而是正当的维权；

对证据9-12的真实性有异议；

对证据13的真实性、合法性、关联性均有异议，该统计表是原告单方制作的，不能作为诉请的依据；

对证据14、16的真实性无异议，但认为律师费用不能作为损失的依据；

对证据15、17的真实性有异议，并且不能达到其证明目的。

被告陈大军提供的证据1和2，原告南极人公司对真实性没有异议，且在得知涉案商标转让后，按照协议提前两个月与被告陈大军联系，但没有得到被告陈大军的回应。

被告黄金甲公司和创想公司对被告陈大军提供的证据1、2没有异议。

以上证据经庭审举证、质证，结合当事人的质证意见，本院认证如下：原告南极人公司提供的证据1-6、14、16，三被告对真实性没有异议，且与本案具有关联，本院予以确认；

证据7，三被告对真实性、合法性、关联性均有异议，因该证据仅能证明原告曾通过快递邮寄材料给被告陈大军和黄金甲公司，但不能证明邮寄的材料内容以及材料已被收件人签收，故上述证据不能达到其证明目的；

证据8，被告创想公司对真实性无异议，且该证据与本案具有关联，应予以确认；

证据9-12、15、17系复印件，三被告对真实性有异议，且原告亦未提供其他相应的证据佐证，故不予采纳；

证据13系原告单方制作，没有其他证据佐证，故不能达到其证明目的。

被告陈大军提供的证据1和2，原告南极人公司和被告黄金甲公司、创想公司的真实性没有异议，且与本案具有关联，本院予以确认。

根据对上述证据的认定以及双方当事人的陈述，本院认定事实如下：被告陈大军经国家工商行政管理总局商标局批准，系第5196022号注册商标“黄金甲（HUANGJINJIA）”的商标注册人，核定使用商品为第25类，包括服装、婴儿全套衣、游泳衣、防水服、鞋（脚上的穿着物）、帽子（头戴）、袜、领带、腰带、婚纱，注册有效期限自2009年7月7日至2019年7月6日止。

2013年9月1日，被告陈大军和黄金甲公司出具《商标使用授权书》，载明：授权南极人（上海）纺织科技有限公司在保暖内衣产品上使用第5196022号商标，并同意南极人（上海）纺织科技有限公司授权其合作工厂及销售商在生产及销售过程中使用该商标，授权期限为2013年9月1日至2014年10月8日。

2013年10月8日，被告陈大军、黄金甲公司（甲方）与原告南极人（上海）纺织科技有限公司（乙方）签订《授权协议》，约定：被告陈大军是第5196022号注册商标的所有人，被告黄金甲公司是该商标转让后的所有人；

甲方授权乙方在保暖内衣商品上使用该商标，并同意乙方仅有权授权其合作工厂及销售商在生产或销售过程中使用该商标；

甲方自身有权使用此商标并有权许可给第三方使用；

授权费用为每年120万元，本协议签订后，乙方支付第一年授权费120万，后续授权费需在一年到期满前二个月支付下一年授权费，每年度授权截止时间为10月8日；

授权期限为自本协议签订之日起3年；

授权期限内，甲方不得提前取消授权，否则必须向乙方支付两年授权费作为违约金，若乙方未按时支付授权费，甲方有权取消对乙方的授权；

本协议履行期间如发生争议，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼；

本协议自双方签字盖章之日起生效。

同日，被告陈大军（甲方）和南极人（上海）纺织科技有限公司（乙方）签订《商标使用许可合同》，约定：甲方将第5196022号注册商标许可乙方使用在第25类内衣商品上；

许可使用的期限自2013年10月8日起至2016年10月7日止，合同期满，如需延长使用时间，由双方另行续订商标使用许可合同；

许可费用为每年人民币120万元，授权所需一切税费由乙方承担，第二年乙方未按时付款，本协议自动终止；

乙方有权将甲方注册商标在标上自有品牌的基础上再许可给乙方代理销售商和代理加工厂使用。

协议签订后，南极人（上海）纺织科技有限公司当日分两次向被告陈大军的账号（62×××73）汇入共计人民币120万元。

2013年12月12日，南极人（上海）纺织科技有限公司为了本案的商标使用许可费，缴纳个人所得税186407.77元，增值税34951.46元，附加税2446.59元，合计223805.82元。

2014年4月23日，经上海市工商行政管理局批准，南极人（上海）纺织科技有限公司变更为原告南极人公司。

2014年8月9日、9月9日和9月29日，原告南极人公司曾向被告陈大军和黄金甲公司邮寄函件。

2014年10月9日，北极绒公司和被告创想公司共同发表声明：“黄金甲”商标系北极绒公司之全资子公司创想公司所有，创想公司系“黄金甲”商标唯一授权委托人，市场所有销售带有“黄金甲”商标的内衣及保暖内衣系列产品，均需取得创想公司授权，未经授权均为假冒“黄金甲”商品。

2015年1月28日，原告南极人公司与上海市联诚律师事务所签订《聘请律师合同》，约定南极人公司为了本案需支付律师费11万元。

另查明，第5196022号注册商标的权利人现为被告陈大军和被告创想公司。

本院认为，《授权协议》和《商标使用许可合同》是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的规定，是合法有效合同，双方当事人均应依约履行。

按照《授权协议》和《商标使用许可合同》的约定，原告南极人公司的授权费需在一年到期满前二个月支付下一年授权费，如未按时付款，协议自动终止。

因原告南极人公司至起诉时仍未支付授权费，故《授权协议》和《商标使用许可合同》应按约自动终止。

至于原告南极人公司提出未付款的理由是商标权属不确定性以及联系不到被告陈大军和黄金甲公司，本院认为，第5196022号注册商标的权利人在《授权协议》和《商标使用许可合同》签订后虽已变更为共同权利人被告陈大军和创想公司，但由于《授权协议》和《商标使用许可合同》未约定涉案商标的转让事宜，涉案商标的许可为普通使用许可，且在《授权协议》中载明，被告陈大军是商标所有人，被告黄金甲公司是转让后的所有人，因此，原告南极人公司对涉案商标的转让亦无异议。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，在商标使用许可合同未特别约定的情况下，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，故涉案商标的转让并不影响《授权协议》和《商标使用许可合同》的履行，原告南极人公司将商标权属不明确作为不付款的理由不能成立。

关于原告提出未付款是联系不到被告陈大军和黄金甲公司的理由，本院认为，《授权协议》和《商标使用许可合同》虽未约定付款账号，但原告已经通过被告陈大军的账号支付了一个年度的授权费，按照惯例，在被告陈大军未提出反对的情况下，仍可通过被告陈大军的账号支付授权费，且原告亦未提供相应的证据证明其联系不到被告陈大军和黄金甲公司，故原告以未联系到被告陈大军和黄金甲公司而不付款的理由仍不能成立。

综上，原告南极人公司认为三被告违约的理由不能成立，其要求三被告承担违约金和被告陈大军归还代付税款的诉讼请求，本院不予支持。

至于原告南极人公司要求三被告共同赔偿损失和承担律师费的诉讼请求，因其未提供由于三被告的共同行为造成其损失的相应证据，故该项诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。

依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款、第二十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告南极人（上海）股份有限公司的诉讼请求。

案件受理费48437元，保全费5000元，合计53437元，由原告南极人（上海）股份有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院【上诉案件受理费48437元（具体金额由浙江省高级人民法院确定，多余部分以后退还）应在提交上诉状时预交，款汇至浙江省财政厅非税收入结算分户，账号：19000101040006575401001，开户行：农业银行西湖支行。

上诉期满七日后仍未交纳的，按自动撤回上诉处理】。

审　判　长　　陈荣飞人民陪审员　　方慧颖代理审判员　　应　帅二〇一六年一月十八日代书　记员　　蒋　丹【附注】（2015）浙金知民初字第151号民事判决书适用法律条文具体内容《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

……第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。

当事人可以约定一方解除合同的条件。

解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。

……第二十条注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。

没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。