陕西省高级人民法院民 事 判 决 书（2016）陕民终54号上诉人（原审被告）：陕西上岛食品开发有限公司。

法定代表人曾浴圻。

上诉人（原审被告）：陕西上岛食品开发有限公司咸阳分公司。

负责人：庞剑峰。

委托代理人：王晓米，北京市君致律师事务所西安分所律师。

委托代理人：赵继强，北京市君致律师事务所西安分所律师。

被上诉人（原审原告）：杭州上岛咖啡食品有限公司。

法定代表人：金法龙。

委托代理人：徐安，北京大成（杭州）律师事务所律师。

委托代理人：钱晓翀，北京大成（杭州）律师事务所律师。

上诉人陕西上岛食品开发有限公司（以下简称陕西上岛公司）、陕西上岛食品开发有限公司咸阳分公司（以下简称陕西上岛咸阳分公司）因与被上诉人杭州上岛咖啡食品有限公司（以下简称杭州上岛公司）侵害商标权纠纷一案，不服咸阳市中级人民法院（2015）咸中民初字第00275号民事判决，向本院提出上诉。

本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

上诉人陕西上岛公司及其咸阳分公司委托代理人赵继强、王晓米，杭州上岛公司委托代理人徐安到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

原告杭州上岛公司诉称，从2007年6月7日起至2020年4月13日止，原告享有注册商标“上岛及图”（注册号第1385773号，核定服务项目为第42类咖啡馆、餐厅等）在陕西省内的独占许可使用权。

原告有权在上述区域使用或许可他人使用该注册商标。

如该注册商标在上述区域遭到第三人侵犯，原告有权单独对侵权人提起控告或起诉。

两被告未经原告许可，擅自在相同类别的餐饮服务领域大量使用涉案商标，严重侵犯了原告的上岛商标独占使用权，并给原告造成了巨大的经济损失。

请求判令：1、两被告立即停止侵害原告的注册商标“上岛及图”（注册号为1385773号）独占许可使用权，拆除带有“上岛及图”标志的店内装饰，销毁带有“上岛及图”标志的餐具等设施；

2、两被告赔偿原告经济损失人民币10万元；

3、两被告承担本案诉讼费用。

被告陕西上岛公司及其咸阳分公司共同答辩称，被告在咖啡店使用的图标具有合法性。

天津市伊豆咖啡食品有限公司于2005年设计完成“上生活人文岛”文字及图标，同年8月3日向国家商标局提出注册申请，2009年3月7日取得第4814582号“上生活人文岛及图”注册证。

后天津市伊豆咖啡食品有限公司在第4814582号“上生活人文岛及图”注册商标的基础上设计完成新的商标图案，并于2010年8月11日向国家商标局提出申请，2011年10月7日取得第8565908号“上生活人文岛及图”注册证，天津市伊豆咖啡食品有限公司于2014年11月27日将第4874582号、第8565980号注册商标转让给被告陕西上岛公司。

原、被告使用的商标均是由国家商标局注册的独立图标，原告所诉没有法律依据。

原审经审理查明，海南上岛农业开发有限公司注册了第1385773号“上岛及图”商标，核定服务项目为第42类：提供食宿旅馆，咖啡馆，餐厅，自助餐馆，快餐馆，鸡尾酒会服务，假日野营服务（住所），汽车旅馆，注册有效期自2000年4月14日至2010年4月13日。

2002年5月30日，上海上岛咖啡食品有限公司（以下简称上海上岛公司）依法受让了该商标，续展注册有效期自2010年4月14日至2020年4月13日。

经该商标权利人上海上岛公司许可，原告杭州上岛公司享有从2007年6月7日起至2020年4月13日止对第1385773号“上岛及图”注册商标在陕西省区域内的独占许可使用权。

被告陕西上岛公司于2014年11月27日依法受让了由天津市伊豆咖啡食品有限公司注册的第4814582号、第8565908号“上生活人文岛及图”商标，核定服务项目为第43类：住所（旅馆、供膳寄宿处），咖啡馆，自助餐厅，餐厅，饭店，快餐店，汽车旅馆，酒吧，流动饮食供应，茶馆（截止），第4814582号商标注册有效期限自2009年3月7日至2019年3月6日，第8565908号商标注册有效期限自2011年10月7日至2021年10月6日。

原告杭州上岛公司向浙江省杭州市国立公证处申请证据保全公证。

2015年7月27日原告的委托代理人戚园园来到位于陕西省咸阳市秦都区秦皇中路上标识为“上岛咖啡”的餐厅，以普通消费者身份在该餐厅进行了消费，并从该店当场取得号码为01557876的《陕西省有奖网络在线通用发票（咸阳）》一张、《名片》一张，消费过程中对该餐厅提供的菜单、餐具、打火机及该店的外观进行了拍照，共计拍摄照片二十一张。

另查明，原告杭州上岛公司与他人在陕西省西安市的加盟许可费用是每年4万元。

被告在陕西省咸阳市秦皇中路开设的餐厅开业时间是2010年5月。

原审法院认为，原告杭州上岛公司依法享有1385773号“上岛及图”商标在陕西的独占许可使用权，原告是该注册商标的利害关系人。

被告在陕西省咸阳市秦皇中路开设的餐厅，并没有使用其享有的第4814582号、第8565908号“上生活人文岛及图”注册商标，而在突出醒目位置使用了与1385773号“上岛及图”注册商标相同或相近似的繁体“岛”字，且在其经营场所多处出现含有1385773号“上岛及图”的标识，足以使得相关公众产生认识混淆，误认为被告所提供的服务来源于原告杭州上岛公司的许可。

《中华人民共和国商标法》第五十七条（二）项规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。

故被告的行为侵犯了原告的注册商标独占使用权，应立即停止侵权行为。

被告的侵权行为必然直接导致原告的经济损失，原告提供证据证明其在陕西许可他人使用该商标的许可费每年4万元，本院根据本案的具体情况，综合考虑被告主观过错程度、被告的经营规模、经营时间、地理位置、服务档次、销售价格等因素，酌情确定被告赔偿原告60000元。

被告陕西上岛咸阳分公司是陕西上岛公司的分支机构，不具有法人资格，不能独立地对外承担民事责任，其民事责任应由陕西上岛公司承担。

综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条之规定，判决如下：一、陕西上岛食品开发有限公司及其咸阳分公司立即停止对原告享有独占许可使用权的“上岛及图”商标侵权行为，拆除带有“上岛及图”商标的店内外装饰，销毁带有“上岛及图”商标的餐具等设施；

二、陕西上岛食品开发有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告杭州上岛咖啡食品有限公司60000元；

三、驳回原告杭州上岛咖啡食品有限公司的其他诉讼请求。

本案案件受理费2300元，由被告陕西上岛食品开发有限公司负担。

陕西上岛公司及其咸阳分公司不服，向本院提出上诉称：（一）杭州上岛公司提交（2015）杭证民字第6768号公证书，公证内容为陕西上岛咸阳分公司在经营场所使用涉案商标。

但上述照片可以看到上诉人使用的商标有两种，第一是装饰中使用的商标，均属于4814582、8565908号“上生活人文岛”注册商标，第二是打火机、餐牌使用的6638585号注册商标。

上诉人并未使用涉案1385773号商标，并没有侵犯杭州上岛公司商标专用权。

（二）上诉人在经营场所突出使用繁体“岛”字，未与杭州上岛公司享有使用权的1385773号注册商标构成近似，也未使相关公众产生认识混淆，上诉人使用行为亦不构成侵权。

（三）上诉人使用的6638585号商标属于上海上岛公司，杭州上岛公司并不享有使用权，其杭州上岛公司和上海上岛公司均未在商业行为中使用过涉案商标，说明其已经放弃该商标的主商标地位，第6638585号注册商标就不是涉案商标的防御商标。

如果涉案商标与第6638585号商标为联合商标，上海上岛公司应将该商标一起许可杭州上岛公司使用，所以杭州上岛公司涉案商标无法获得联合商标保护，故上诉人使用第6638585号商标未对杭州上岛公司涉案商标构成侵权。

综上，陕西上岛公司未对杭州上岛公司的商标使用权构成侵权，请求撤销一审判决第一项，改判上诉人对涉案商标不构成侵权，依法改判不予赔偿6万元损失。

杭州上岛公司答辩称，陕西上岛咸阳分公司在其经营场所使用的标志与第4814582号、第8565908号注册商标并不相同，而与第1385773号商标构成相似，且足以造成混淆，构成商标侵权。

第1385773号涉案商标是上海上岛公司最先注册的一个商标，之后在这个商标的基础上添加元素陆续注册了一些商标，形成联合商标，也形成了上岛品牌。

第6638585号商标与认定陕西上岛公司构成侵权并无关联性，且上诉人根本没有使用第6638585号商标的合法授权，也不属于善意第三人，应承担侵权责任。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，陕西上岛公司及其咸阳分公司的上诉理由不能成立。

经审理查明，二审庭审后，陕西上岛公司及其咸阳分公司提供两份证据：1、2006年8月15日，杭州上岛公司与西安上岛咖啡有限责任公司（以下简称西安上岛公司），拟证明杭州上岛公司授权西安上岛公司在陕西省区域内享有商标使用权，并经营上岛咖啡加盟店的特许经营权；

2、西安上岛公司与陕西上岛公司于2013年3月1日签订的《合作协议书》复印件一份，拟证明西安上岛公司将其享有的对第1385773号“上岛及图”注册商标，授权陕西上岛公司使用，陕西上岛公司可以许可其加盟店或直营店使用第1385773号注册商标；

原审判决查明的其他事实清楚，本院予以确认。

本院认为，杭州上岛公司是第1385773号注册商标在陕西省范围内的独占许可使用权人，陕西上岛公司及其咸阳分公司对该事实并无异议，杭州上岛公司享有的合法权益应受到法律保护。

本案二审争议的焦点问题是：陕西上岛公司及其分公司的行为是否侵犯了杭州上岛公司第1385773号注册商标独占许可使用权。

（1）关于陕西上岛公司及咸阳其分公司是否享有第1385773号注册商标的许可使用权。

原审中，陕西上岛公司及其咸阳分公司答辩称其公司依法使用“上生活人文岛”注册商标，与第1385773号注册商标不构成近似，其行为不构成侵权，而并未提出其公司享有第1385773号注册商标合法授权的理由。

二审中，陕西上岛公司及其咸阳分公司在上诉状中以及二审庭审中亦未提出该主张，而该两份证据在一审时早已形成，陕西上岛公司及其咸阳分公司拟证明的目的对其公司应是有利的，但陕西上岛公司及其分公司在一审、二审举证期间均未提交，应视为对其权利的放弃。

再，从形式要件上讲，上诉人提交的证据均为复印件，杭州上岛公司对其真实性不予认可。

虽然杭州上岛公司对第一份证据的真实性认可，但根据原审查明的事实，杭州上岛公司于2007年6月7日享有第1385773号注册商标在陕西省区域内的独占许可使用权，2006年8月15日杭州上岛公司与西安上岛公司签订《备忘录》时，杭州上岛公司并未取得第1385773号注册商标独占许可使用权。

综上，上诉人庭审后提交两份证据形式上不符合证据要件，内容亦不能证明其证明的目的，不能作为认定案件事实的依据，上诉人该项主张不能成立。

（2）关于陕西上岛公司及其咸阳分公司是否合理使用第4814582号及第8565908号注册商标。

经审查，第4814582号注册商标为，第8565908号注册商标为“”。

陕西上岛咸阳分公司在其经营场所多处实际使用的是“”、“”标识，突出了“上岛”二字，其在餐单、桌牌、餐具等处标识“”、“上岛咖啡”、“”及“上岛咖啡”字样，其中“上岛咖啡”字样十分显著。

由此可见，即使陕西上岛公司及其咸阳分公司享有“”、“”商标的合法使用权，其亦未以合理方式使用上述注册商标，故其该项上诉理由不能成立。

loz3loz关于陕西上岛及其咸阳分公司使用标识是否侵犯了第1385773号“”注册商标独占许可使用权。

《中华人民共和国商标法》第五十七条第二款规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权”。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定“商标相似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合相似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

”根据查明的事实，陕西上岛公司经营服务项目与第1385773号注册商标核定服务项目为同一种类。

陕西上岛咸阳分公司在其经营餐厅多处使用“”、“”大型招牌，突出了“上岛”二字，其在餐单、桌牌、餐具等处标识“”、“上岛咖啡”、“”及“上岛咖啡”字样，其使用“上”“岛”文字、图形与第1385773号注册商标中“上岛”两字字体及图形基本一致，构成商标近似，原审对此认定是正确的。

服务商标功能在于区分不同的服务提供者，商标知名度越高，商标的区分功能越显著。

本案中，第1385773号“上岛及图”注册商标早在2000年注册，在经营过程中，上海上岛公司在1385773号商标的基础上，申请注册了第6638585号商标，第6638585号商标标识是在1385773号商标“上岛”文字及图形整体组合的中间部位增加“U.C.BCOFFEE”字样，上述两个商标虽然是分别注册的，但是两个商标最显著和核心的标识仍然是“上岛”文字及图形，两个商标所指向的服务提供者亦是一致的，所以，不管陕西上岛咸阳分公司使用哪个商标，均能导致相关公众对其提供的服务与1385773号商标服务提供者产生混淆，同样损害了杭州上岛公司对1385773号注册商标享有的独占许可使用权，故陕西上岛公司该项上诉理由无法律依据，本院不予支持。

《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿”之规定，杭州上岛公司没有充分证据证明其实际损失或陕西上岛公司及其咸阳分公司的违法所得，原审法院综合第1385773号“”注册商标的知名度、陕西上岛咸阳分公司经营场所位置、侵权行为的性质、持续时间等因素，酌情确定陕西上岛公司赔偿杭州上岛经济损失60000元，数额适当。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费2300元按一审判决执行，二审案件受理费1300元，由陕西上岛食品开发有限公司负担。