湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）鄂武汉中知初字第02531号原告高燕青。

委托代理人吴娟，湖北普明律师事务所律师。

被告武汉市宾朋文体用品有限责任公司。

法定代表人徐天贵，总经理。

委托代理人张文英，该公司监事。

被告义乌市稠城鑫潮文体用品商行，经营者姓名童仕东。

委托代理人储涛，北京盈科（武汉）律师事务所律师。

原告高燕青诉被告武汉市宾朋文体用品有限责任公司（以下简称宾朋公司）、被告义乌市稠城鑫潮文体用品商行（以下简称鑫潮商行）侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2015年10月19日受理后，依法组成由审判员赵千喜担任审判长并主审、审判员余杰、人民陪审员郭家乐参加评议的合议庭，于2015年12月16日、2016年2月29日两次公开开庭审理了本案。

原告高燕青的委托代理人吴娟、被告宾朋公司法定代表人徐天贵及委托代理人张文英，被告鑫潮商行委托代理人储涛到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告高燕青诉称：邵焕年系棋篓子外观设计专利（专利号为：ZL201130113047.6）的权利人，该专利于2011年5月10日申请，2011年9月28日获得授权。

2014年8月5日邵焕年将该项专利转让给原告，并在国家知识产权局办理了变更登记。

目前该专利处于有效状态。

原告发现，被告在未取得原告许可的情况下，擅自实施了销售与涉案专利设计相同的产品。

2014年12月25日，原告委托代理人以普通消费者身份到位于武汉市硚口区利济南路61号宾朋文体批发商铺内购买了侵权产品，武汉市黄鹤公证处对前述行为进行了证据保全公证。

该被控侵权产品与涉案外观设计专利产品类别相同，其外观与涉案外观设计专利的主视图、俯视图及仰视图完全相同，构成对原告专利权的侵害。

为此，请求法院判令：一、两被告停止生产、销售侵犯原告所拥有棋子篓外观设计专利（专利号：ZL201130113047.6）的侵权产品；

二、两被告赔偿因销售侵权产品导致原告经济损失12万元；

三、两被告赔偿原告为制止侵权所支出的购买侵权产品费、律师费、公证费、工商档案查询费、交通费等合理费用共5，610元；

四、本案的诉讼费由两被告承担。

庭审中，原告放弃请求判令被告宾朋公司停止生产侵权产品的诉讼请求。

被告宾朋公司书面答辩称：一、原告缺乏诉讼主体资格，其没有提交向原专利权人支付28万元专利转让费的凭证，也没有提交专利登记簿副本和缴纳著录项目变更费的收据，其诉讼主体资格存疑；

二、我公司对被控侵权产品涉嫌侵犯原告专利权既不知情也无主观过错；

三、我公司销售的被控侵权产品有合法来源，该产品是从鑫潮商行处购进，被控侵权产品上有店名、商标，是合法的商品；

四、原告诉请我公司赔偿因销售侵权产品造成12万元经济损失没有事实和法律依据，其行为显属讹诈钱财；

五、原告行为属于恶意诉讼，其群告众商户扰乱了各地文体市场的正常经营秩序。

综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

被告鑫潮商行庭审口头答辩称：一、原告非本案适格主体，现有证据不能证明原告已实际取得专利权，且我商行向宾朋公司销售被控侵权产品在原告取得专利权之前，即使构成侵权，提起专利权的主体应该是邵焕年，不是本案原告；

二、我商行并未生产涉案商品，涉案商品由缙云县壶镇镇立锋文体用品厂生产，即使构成侵权，我商行也无需承担赔偿责任；

三、被控侵权产品是与现有设计（专利号：US29310899）没有实质区别的产品，我商行销售该产品不构成侵权。

综上，请求驳回原告的全部诉讼请求。

原告高燕青为支持其诉讼请求，向本院提交以下9份证据：证据1、企业工商信息咨询报告，拟证明被告是适格的诉讼主体；

证据2、专利证书、专利年费收据、外观设计专利权评价报告，拟证明涉案专利经过国家知识产权局授权，该专利合法有效稳定；

证据3、专利转让合同、手续合格通知书，拟证明原告合法享有涉案专利权；

证据4、专利授权使用合同、农业银行对账单、开户申请书、收据，拟证明原告将专利授权他人使用的年度许可费用为16万元；

证据5、（2014）鄂黄鹤内证字第15119号公证书，拟证明被告实施了销售被控侵权产品行为；

证据6、侵权产品实物、原告生产的产品实物，拟证明被控侵权产品落入原告专利权保护范围；

证据7、公证费发票、货单、律师费发票、油费及过路费发票，拟证明原告进行维权过程中发生的必要合理支出费用；

证据8、（2015）金义知民初字第204号民事判决书，拟证明同类案件经义乌市人民法院审判认定侵权成立并判赔6万元经济损失；

证据9、（2014）浙义证民字第007523号公证书，拟证明被告鑫潮商行的侵权行为一直在持续。

被告宾朋公司对原告提交的证据发表以下质证意见：证据1、证据5、证据6中被控侵权产品实物及证据7中的货单无异议，对证据2及证据3中手续合格通知书表示不清楚，对证据3转让合同及证据4的真实性有异议，认为原告没有提交支付28万元转让费的流水，而16万元的授权使用费为虚假支付；

证据6中原告生产产品实物因没有任何标识，不予认可；

证据7中除货单外的其他票证的关联性有异议，不能证明系为本案诉讼专门支出；

证据8不予认可，认为该判决所涉当事人已申请涉案专利无效；

证据9认为与被告不相关，该公证书所载事实与被告销售被诉侵权产品属于不同事实。

被告鑫潮商行对原告提交的证据发表以下质证意见：证据1、证据2中的专利证书、证据3中的手续合格通知书、证据5、证据6中被控侵权产品实物、证据7中公证费发票、货单、律师费发票无异议；

对证据2中的年费收据和专利权评价报告认为系复印件，真实性有异议；

对证据3中转让合同真实性无异议，但对合同约定的28万元转让费是否实际履行有异议；

对证据4的真实性和证明目的有异议，认为16万元的专利许可费是虚假的；

对证据6中原告产品实物真实性有异议，认为该产品上没有任何标识；

对证据7中油费及过路费发票的关联性有异议；

对证据8的真实性无异议，但认为该判决并非生效判决，该案被告已提起上诉；

对证据9认为超过举证期限，对该证据的关联性也有异议，认为本案诉讼是原告基于宾朋公司的销售行为和被告的生产行为而提起的共同侵权诉讼，该共同侵权行为所指向的侵权物为宾朋公司销售的产品，而原告提交的该证据与宾朋公司的销售行为无关，即便构成侵权，应由原告另行提起诉讼。

被告宾朋公司为支持其答辩意见，向本院提交以下证据：证据1、2013年10月12日义乌鑫潮文体用品商行销售存盘打印件证据2、电话进货证明，证据3、浙江义乌铭华货运单，证据4、农行万安支行存款凭条；

证据5、核对2013年10月12日从义务鑫潮文体用品商行进货的电话录音，以上证据拟共同证明被控侵权产品具有合法的进货来源。

原告高燕青及被告鑫潮商行对被告宾朋公司提交的证据没有异议。

被告鑫潮商行为支持其答辩意见，向本院提交以下证据：证据1、被告企业登记基本信息，拟证明被告经营范围仅仅是办公、学习用品的批发和零售，不包括具备产品生产能力和资质；

证据2、缙云县壶镇镇立锋文体用品厂营业执照、负责人身份证复印件、证明、发货单及收款收据，拟证明涉案商品是缙云县壶镇镇立锋文体用品厂生产并销售给被告，被告销售的涉案商品有合法来源，即使涉案商品构成外观设计专利侵权，被告也不应承担赔偿责任；

证据3、美国专利US29310899，拟证明鑫潮商行生产的产品与US29310899专利没有实质区别，且该专利在原告主张专利申请之前，涉案商品采用的是现有设计。

原告高燕青对被告鑫潮商行提交的证据发表以下质证意见：对证据1真实性没有异议，证明目的有异议，认为该份证据不能证明被告没有侵权行为，经营范围与实际行为无关；

对证据2营业执照和身份证明真实性没有异议，关联性有异议；

对证明、发货单及收款收据真实性有异议，证明人是案外人，按照证据规则证人应该出庭作证，出库单和收款收据不能证实被告产品有合法来源；

对证据3的真实性没有异议，对证明目的有异议，该份证据来自于原告的专利权评价报告，在本案专利未被宣告无效的情况下，本案专利是有效的。

被告宾朋公司对被告鑫潮商行提交的证据没有异议。

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》，对双方质证时对证据真实性、关联性和合法性未提出异议的证据，即原告高燕青提交的证据1、证据5、证据6中被控侵权产品实物，证据7中的货单，被告宾朋公司提交的证据，被告鑫潮商行提交的证据1、证据2中立锋文体用品厂营业执照、负责人身份证件及证据3确认具有证据效力；

对当事人质证有异议的证据，本院认证如下：原告提交的证据2及证据3中的手续合格通知书均系国家知识产权局制发文件，证据内容同本案专利法律状态有关，对其真实性和关联性予以确认；

证据3中的专利转让合同，因国家知识产权局已核准本案专利转让并予公告，对转让合同的真实性予以确认，但因原告未提交28万元转让费的支付凭证，对该笔转让费是否实际支付本院不予确认；

证据4专利授权使用合同及支付记录有证据原件，对其形式上的真实性予以确认，但因该许可合同未办理备案手续，且原告未按要求提供被许可人赵莲英的身份信息供本院核实上述许可事实，该证据不足以证实本案专利年度授权许可费为16万元；

对证据6中述称原告生产的产品实物上没有任何生产标识，且原告是否实施专利与本案侵权诉讼没有直接关联，对该证据的关联性不予确认；

证据7中的公证费发票、律师费发票因已有相关公证事实发生，且原告律师已到庭参加诉讼，对其关联性予以确认；

证据7中的油费及过路费发票记载的时间与本案取证时间及地域不相符合，不能确定系因本案维权诉讼所产生，对其关联性不予确认；

证据8因并非生效判决，且与本案侵权诉讼没有直接关联，对其证据效力不予确认；

证据9同原告有关被告鑫潮商行的侵权行为持续的主张相关，但对其能否作为指控两被告实施共同侵权行为的依据本院将另行评判；

被告鑫潮商行证据2中的出库单、收款收据有证据原件，而证明盖有立峰文体厂公章和负责人项立峰的签名，该证据同被控侵权围棋篓的来源有关，对其真实性和关联性予以确认。

经审理查明：2011年5月10日，邵焕年向国家知识产权局提出名为“围棋篓”的外观设计专利申请，并于2011年9月28日获得授权，专利权人为邵焕年，专利号为ZL201130113047.6。

该专利由2个组件组成，组件1为盖子，组件2为围棋篓主体。

该专利整体呈酒坛形，由细条状编织材料编成，其中盖子为圆形且顶部呈圆弧拱起，编织体的走向由正中间的圆形向外呈同心圆图案和辐射状图案扩展，最外围的圆形边沿明显凸起；

围棋篓主体的直径上宽下窄，表面有若干横向及竖向的条纹整齐排布，最底部外围的圆形边沿明显凸起。

至本案诉讼期间，涉案专利处于有效状态。

国家知识产权局2014年4月29日就本案专利出具外观设计专利权评价报告，报告结论为涉案外观设计专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

该专利权评价报告所附对比设计8为一项申请号为US29310899的美国专利，该专利申请日为2008年9月17日，授权公告日为2009年8月4日。

对比设计附图显示该外观设计为一无盖的仿竹编置物筐，筐底为圆形，筐身为七面并由底至上逐渐外扩，筐底和筐身为纵横交错编织构造。

被告鑫潮商行主张援引该美国外观设计作为现有设计抗辩依据。

2014年6月18日，邵焕年与高燕青签订专利转让合同，约定将涉案专利转让给高燕青，转让费用28万元，并约定在合同签订同时一次性付清。

2014年7月3日，高燕青向国家知识产权局提出著录项目变更请求，请求变更专利权人为高燕青。

2014年8月5日，国家知识产权局核发手续合格通知书（发文序号：2014073100698420），准予变更。

但双方签订的转让合同未就转让之前的侵权行为维权权利由谁行使作出约定，高燕青也未向本院提交支付28万元转让费的相关凭证。

诉讼过程中，本院要求高燕青提交邵焕年同意由其对专利权转让前发生的侵权行为一并提起诉讼的授权文件，但高燕青在规定期限内未能提交。

2014年12月25日，高燕青委托林飞向武汉市黄鹤公证处申请办理保全证据公证。

同日上午11时15分许，公证员李长青和公证员助理严军随同林飞来到位于武汉市硚口区利济南路61号的商铺（商铺招牌标有“宾朋文体批发”字样），林飞以普通消费者的身份在该商铺购买了“围棋”二副，并取得号码为0001814的售货凭证一张。

购买行为结束后，林飞对该商铺的招牌进行了拍照，并随同公证员李长青和公证员助理严军将购买的商品带回公证处，林飞对所购物品进行了拍照。

所购商品由公证员粘贴封条封存后交由林飞保管。

就上述保全证据公证过程，黄鹤公证处于2015年1月20日出具了（2014）鄂黄鹤内证字第15119号公证书。

公证书随附的售货凭证为宾朋公司制式凭证，记载的售货品名为“围棋”，数量两件，单价每副40元。

该两副被控侵权围棋篓由盖子和围棋篓主体组成，整体呈酒坛形并呈细条状编织体编织构造；

其中盖子为圆形且顶部呈圆弧拱起，编织体的走向由正中间的圆形向外呈同心圆图案和辐射状图案扩展，最外围的圆形边沿明显凸起；

围棋篓主体的直径上宽下窄，表面有若干横向及竖向的条纹整齐排布，最底部外围的圆形边沿明显凸起。

该被控侵权围棋篓的盖子上粘贴有产品标签，标签上有海歌商标和“海歌619精瓷围棋”商品名称，并标注由“鑫潮文具商行出品”。

另查明：被告宾朋公司成立于2005年4月25日，登记经营范围为文化用品、体育用品的销售。

被告鑫潮商行注册成立于2001年4月6日，登记经营范围为办公学习用品的批发、零售。

案外人缙云县壶镇镇立锋文体用品厂（简称立锋文体厂）成立于2012年7月19日，登记范围为棋类加工。

立锋文体厂出具的出库单（No6785546）记载，鑫潮商行经营者童仕东在2013年9月8日向该厂订购“619海歌精瓷围棋”5件，每件12副，每副单价21元。

2013年10月12日，宾朋公司张文英以电话形式向鑫潮商行订购了包括“海歌619精瓷围棋”在内的系列围棋产品，其中“海歌619精瓷围棋”的订货数量为12件，单价26元／副。

2013年10月17日，宾朋公司法定代表人徐天贵向鑫潮商行经营者童仕东汇付了包括上述订货项目在内的货款712元。

2013年11月16日，立锋文体厂开具收款收据，该收据确认以现金形式收到鑫潮商行2013年9月8日的货款1，260元。

2015年11月20日，立锋文体厂出具证明称本案被控侵权商品系该单位生产并销售给鑫潮商行，证明下方加盖有立锋文体厂的公章并有“项立峰”的签名。

再查明：另据浙江省义乌市公证处出具的（2014）浙义证民字第007523号公证书记载，高燕青委托董训于2014年11月20日上午在义乌国际商贸城二期二楼4街24625-24627店面，取得2014年11月18日订购的“仿竹编618围棋”一件，付现款252元，并现场取得鑫潮文具商行销货清单和童仕东的名片各一张。

本案中，高燕青未将该次公证购买取得的商品作为被控侵权物向本院提交。

高燕青为办理本案维权事项，支出了公证费1，000元、工商查档费100元、律师费3，500元，购买侵权产品费80元。

本案争议焦点为：1、高燕青是否有权提起本案共同侵权诉讼？

2、如高燕青有权提起本案诉讼，鑫潮商行提出的现有设计抗辩能否成立？

宾朋公司和鑫潮商行分别提出的合法来源抗辩能否成立？

本院认为：一、关于高燕青是否有权提起本案共同侵权诉讼的问题根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第十条第一款和第三款的规定，专利申请权和专利权可以转让；

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。

根据高燕青与邵焕年签订的专利转让合同及国家知识产权局2014年8月5日核发的手续合格通知书之记载，本案专利权已由邵焕年转让给高燕青并在专利公报上予以了公告，因此高燕青作为受让人有权对受让取得本案专利权之后的侵权行为提起诉讼。

武汉市黄鹤公证处出具的（2014）鄂黄鹤内证字第15119号公证书证实，宾朋公司销售被控侵权产品的时间为2014年12月25日，该时间在高燕青取得本案专利权之后，高燕青有权就宾朋公司销售被控侵权产品的行为提起诉讼。

但依宾朋公司所举证据，宾朋公司向鑫潮商行订购被控侵权产品的时间为2013年10月12日，即鑫潮商行的销售行为发生在高燕青受让取得本案专利权之前，而原专利权人邵焕年并未明确同意将专利权转让之前的维权权利授予高燕青。

在专利转让合同对转让前发生的侵权行为之起诉权利未约定，邵焕年事后也未明确同意由高燕青行使该权利的情况下，高燕青无权依本案被控侵权产品起诉鑫潮商行。

至于高燕青补充提交的（2014）浙义证民字第007523号公证书证实鑫潮商行2014年11月20日销售了“仿竹编618围棋”，但因高燕青并未向本院提交该公证书对应的产品实物，本院无法确认该次购买的围棋产品棋篓与本案被控侵权棋篓为同款棋篓，加之该次销售行为系鑫潮商行独自实施，并非两被告共同实施，该证据亦不能证实高燕青有权提起本案共同侵权之诉。

如高燕青认为鑫潮商行的该次销售行为侵犯其专利权，其可以另行提起诉讼。

在高燕青无权依本案被控侵权棋篓起诉鑫潮商行的情况下，对鑫潮商行提出的现有设计抗辩和合法来源抗辩已无必要进行审查，本院对此亦不作分析认定。

二、关于宾朋公司提出的合法来源抗辩能否成立的问题专利法第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近似种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权的设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

经审查，宾朋公司销售的海歌619精瓷围棋与授权设计属于相同产品，其采用的设计与授权设计相同，落入本案专利权的保护范围。

宾朋公司未经专利权人的许可销售侵权的海歌619精瓷围棋产品，其行为构成侵权，应承担停止侵权的民事责任。

至于其应否承担经济损失赔偿的责任，根据专利法第七十条的规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

根据被告宾朋公司提交的汇款凭条、托运单以及鑫潮商行盖章确认的销售存盘表，结合该被控侵权产品上标注的生产厂商名称及张文英与鑫潮商行员工的通话记录等事实，可以确认被控侵权的海歌619精瓷围棋产品购自于鑫潮商行。

同时，因高燕青并未提交证据证明宾朋公司知道或应该知道其销售的围棋系侵权产品，宾朋公司对销售的围棋篓系侵权产品在主观上应处于不知道的状态。

因此，本院认定，宾朋公司提出的合法来源抗辩成立，不应承担赔偿经济损失的民事责任。

综上，被控侵权产品系鑫潮商行在高燕青受让取得本案专利权之前销售给宾朋公司，高燕青无权依该产品起诉鑫潮商行。

宾朋公司未经高燕青许可销售侵犯本案专利权的产品，其行为构成侵权，应承担停止侵权的民事责任。

因宾朋公司不知其销售的产品为侵权产品且提供了侵权产品的合法进货来源，应免于承担赔偿经济损失的责任。

经合议庭评议，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告武汉市宾朋文体用品有限责任公司于本判决生效之日起立即停止销售侵犯名称为“围棋篓”（专利号：ZL201130113047.6）外观设计专利权的产品；

二、驳回原告高燕青的其他诉讼请求。

本案案件受理费人民币2，812.2元，由原告高燕青负担人民币2，312.2元，被告武汉市宾朋文体用品有限责任公司负担人民币500元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。

上诉人应在提交上诉状时按不服一审判决部分的上诉请求数额预交上诉案件受理费，款汇湖北省高级人民法院，开户银行：中国农业银行武汉市东湖支行，户名：湖北省财政厅非税收入财政专户，账号052101040000369-1。

上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。