内蒙古自治区高级人民法院民事判决书（2020）内知民终84号上诉人（一审原告）：内蒙古意林食品有限公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区**。

法定代表人：马丙林，该公司经理。

委托诉讼代理人：关卯卯，内蒙古远舰律师事务所律师。

委托诉讼代理人：曹雪峰，内蒙古远舰律师事务所律师。

被上诉人（一审被告）：乌海市壹篮苏香食品有限公司，住所地内蒙古自治区乌海市海勃湾区银海新都住宅小区**楼**商铺**。

法定代表人：胡曹中，该公司总经理。

被上诉人（一审被告）：乌海市壹篮苏香食品有限公司一中分公司，经营场所内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街**11（一中西墙对面）。

负责人：胡曹中，该分公司经理。

被上诉人（一审被告）：乌海市壹篮苏香食品有限公司陶然分公司，，经营场所内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街陶然雅居大庆商铺205负责人：胡曹中，该分公司经理。

被上诉人（一审被告）：海勃湾区苏西蒙西饼店，，经营场所内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河东街经营者：胡曹中，该店经理。

上述四被上诉人共同委托诉讼代理人：马可静，系胡曹中之妻，住内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街北四街坊****。

上诉人内蒙古意林食品有限公司（以下简称意林公司）因与被上诉人乌海市壹篮苏香食品有限公司、乌海市壹篮苏香食品有限公司陶然分公司、乌海市壹篮苏香食品有限公司一中分公司及海勃湾区苏西蒙西饼店（以下统一简称为四被上诉人）侵害商标权纠纷一案，不服内蒙古自治区乌海市中级人民法院（2020）内03知民初3号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年12月7日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷、调查和询问当事人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。

本案现已审理终结。

意林公司上诉请求：在一审判决赔偿10万元的基础上，依法改判增加四被上诉人赔偿意林公司各项损失234900元，即改判支持其334900元（品牌使用费损失28万元、律师费50900元、公证费4000元）的请求；

一、二审案件受理费由四被上诉人负担。

事实和理由：（一）一审判决适用法律错误。

意林公司提交的可参照商标许可使用费的相关证据，据此计算损失数额有事实根据。

一审判决适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，认定损失难以确定，属于适用法律错误。

（二）一审判决认定事实错误。

一审判决认定双方合同终止后四被上诉人继续使用“意林”商标已构成侵权，但同时认定合同终止后意林公司负有人员培训、经营管理培训、技术指导等一系列合同义务，属于认定事实错误。

意林公司与胡曹中签订的《意林加盟合同》《内蒙古意林食品有限公司特许加盟管理条例》及《补充协议》，分别约定了经营管理费和品牌使用费（即商标许可使用费），两者并非替代关系，而是并列关系，意林公司在双方合同终止后未提供配套服务的事实与品牌使用费无关，参照品牌使用费（即商标许可使用费）主张赔偿损失于法有据。

四被上诉人明知“意林”商标属于内蒙古著名商标，在被授权使用终结后仍然继续使用该商标对外经营，属于典型的“明知故犯”行为，本案侵权行为比一般情形下恶意使用注册商标的侵权行为更为严重。

一审判决认定其侵权行为明显较轻，与事实不符。

一审判决赔偿数额过低，不利于商标专用权的保护，与保护知识产权立法目的相违背。

综上，请求二审法院在查明事实的基础上依法改判，支持意林公司的上诉请求。

四被上诉人辩称，对一审判决数额基于尊重法院判决而认可了。

其虽然使用了“意林”系列商标，但意林公司没有提供任何服务，对其未产生任何效益。

意林公司向一审法院起诉请求：（一）判令四被上诉人立即停止使用“意林”商标标识，拆除四被上诉人店内带有“意林”标识的招牌、停止在商品上使用“意林”标识及拆除店内统一使用的“意林”装潢；

（二）判令四被上诉人赔偿意林公司在合同到期后继续使用商标给其造成的损失42万元（2年4个月×每年18万元）；

（三）四被上诉人负担本案诉讼费、律师费、公证费。

二审中，意林公司变更其诉讼请求为四被上诉人赔偿经济损失及合理开支334900元，放弃其余请求数额。

一审法院认定事实：意林公司是“意林”系列注册商标的持有人，该商标核定使用商品、服务项目为第30类，商标权均在有效期内。

2009年5月3日，意林公司与胡曹中签订《意林加盟合同》《内蒙古意林食品有限公司特许加盟管理条例》，合同期间为从2009年5月3日到2017年5月3日。

合同约定允许胡曹中在乌海市海勃湾区开设加盟店，使用“意林”注册商标对外经营。

胡曹中先后开了四家店。

2013年5月9日双方又签订《补充协议》，约定四被上诉人要向意林公司缴纳12万元（每家店3万元）的品牌使用费。

2017年5月3日，合同到期后，四被上诉人在没有续约的情况下，继续使用“意林”系列商标对外营业。

本案一审法院立案受理前，四被上诉人已经对“意林”字样商标标识予以更换、清除。

一审法院认为，本案争议焦点是侵权损失如何计算。

本案侵权事实产生的背景是基于双方合同履行到期终止后，由于未能就进一步协商合同续约而导致的。

此种情形有别于一般情形下恶意假冒、使用注册商标的侵权行为。

根据意林公司提供的损失计算方法，该算法基础还是依据双方先前签订的相关合同为计算依据，但通过审查案涉合同文件可知，双方权利义务是多方面的，而合同对价不仅仅是使用“意林”注册商标一项。

意林公司负有人员培训、营业管理培训、技术指导等一系列合同义务。

经庭审调查，意林公司也认可合同到期终止后没有再提供过相关配套服务。

所以，其计算侵权损失的依据没有事实基础，不予支持。

此外，本案一审法院立案受理前，四被上诉人已经对“意林”字样商标标识予以更换、清除，所以意林公司第一项诉讼请求已经实现。

“意林”作为内蒙古地方著名商标，四被上诉人在合同终止续约无望后理应停止继续使用该注册商标，在未经权利人继续授权下使用，其行为已构成侵犯意林公司的注册商标权，应承担相应的民事责任。

鉴于侵权情节、地、地域及时间跨度理时间剔除、维权合理费用支出等情形，该院对赔偿金额予以综合考虑。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十二条、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第一项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款的规定，判决：（一）四被上诉人在判决生效后五日内共同赔付意林公司各项损失10万元；

（二）驳回意林公司的其他诉讼请求。

二审期间，意林公司提交了（2020）内01民初419号民事判决，拟证明品牌使用费的约定不需要意林公司提供任何服务和技术支持，每年每店需要交纳3万元。

在按照营业额收取3%经营管理费时存在提供培训、营业管理，但在本案中未对该费用提起上诉。

本院对一审查明的事实予以确认。

另查明，双方涉及《意林加盟合同》《内蒙古意林食品有限公司特许加盟管理条例》的特许经营合同纠纷，已由内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院审理，且该院判决胡曹中支付意林公司品牌使用费24万元，未支持意林公司提出的经营管理费26.5万元的请求。

又查明，四被上诉人对上述合同到期后其继续使用案涉“意林”系列注册商标两年四个月的事实无异议，但称双方合同到期后其与意林公司商谈了继续使用“意林”系列注册商标事宜未果，因自行注册商标有过程，不能一下换掉，就造成了双方合同之外使用案涉注册商标的情形。

意林公司称双方合同到期后要求四被上诉人补齐所欠品牌使用费，否则就不允许再使用案涉注册商标，且于2017年7月17日发出了《律师函》。

还查明，意林公司为本案诉讼支出律师代理费50900元，公证费4000元。

本院认为，本案二审的争议焦点是一审判决确定的赔偿数额是否适当。

《中华人民共和国商标法》（2019年修正）第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。

四被上诉人在《意林加盟合同》《内蒙古意林食品有限公司特许加盟管理条例》到期终止后，未经意林公司许可继续使用案涉“意林”系列注册商标的事实清楚，其行为已经侵害意林公司对案涉注册商标享有的商标专用权，其应依法承担停止侵权、赔偿损失等民事侵权责任。

关于赔偿数额。

《中华人民共和国商标法》（2019年修正）第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

”本案中，意林公司的实际损失及四被上诉人的实际获利均难以确定，但根据双方签订的《补充协议》，胡曹中自2013年起每年缴纳12万元品牌使用费（4家店），该协议已实际履行。

因上述合同中仅涉及“意林”系列品牌的许可使用费，故该费用可以作为案涉注册商标的商标许可使用费，本案赔偿数额可以参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

胡曹中与意林公司之间在前存在许可使用“意林”系列注册商标的事实，且在许可使用期间亦存在胡曹中欠付意林公司品牌使用费的事实。

本案中，四被上诉人明知上述注册商标的许可使用期限已经到期，仍擅自使用长达两年四个月之久，存在明显的恶意，故本案赔偿数额可以按照商标许可使用费的一倍以上确定。

四被上诉人每年的商标许可使用费合计为12万元，即每月商标许可使用费合计为1万元，其侵权使用案涉“意林”系列注册商标两年四个月，故本院对意林公司按照品牌使用费一倍的数额请求的28万元侵权损失数额予以支持。

关于合理开支。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定：“商标法第六十三条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

”意林公司为本案诉讼支出律师费50900元、公证费4000元，且在本案一、二审期间均委托律师出庭参加诉讼，上述费用属于权利人为制止侵权支出的合理开支，本院予以支持。

关于四被上诉人所称意林公司未提供任何服务，对其未产生任何效益的抗辩意见。

因本案属于四被上诉人侵权使用案涉注册商标的侵害商标专用权纠纷，不是特许经营合同纠纷，故在双方合同到期终止后，四被上诉人在侵权使用案涉注册商标的前提下，无权要求意林公司履行合同义务，其该抗辩理由无事实根据和法律依据。

同时，一审判决参考双方合同的权利义务内容，认为意林公司在双方合同到期终止后未提供相关配套服务而酌情确定本案赔偿数额为10万亦缺乏事实根据和法律依据，本院予以纠正。

另外，本案侵权事实持续至2019年5月1日之后，应适用2019年修正的《中华人民共和国商标法》，一审判决适用2001年修正的《中华人民共和国商标法》第五十二条错误，本院予以纠正。

综上所述，意林公司的上诉请求成立，予以支持。

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销内蒙古自治区乌海市中级人民法院（2020）内03知民初3号民事判决；

二、乌海市壹篮苏香食品有限公司、乌海市壹篮苏香食品有限公司陶然分公司、乌海市壹篮苏香食品有限公司一中分公司、海勃湾区苏西蒙西饼店立即停止使用案涉“意林”注册商标，即拆除店内带有“意林”标识的招牌、停止在店内商品上使用“意林”标识及拆除店内统一使用的“意林”装潢；

三、乌海市壹篮苏香食品有限公司、乌海市壹篮苏香食品有限公司陶然分公司、乌海市壹篮苏香食品有限公司一中分公司、海勃湾区苏西蒙西饼店于本判决生效之日起十日内赔偿内蒙古意林食品有限公司经济损失28万元及制止侵权的合理开支54900元。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费7600元，二审案件受理费4823.50元，共计12423.50元，由被上诉人乌海市壹篮苏香食品有限公司、乌海市壹篮苏香食品有限公司陶然分公司、乌海市壹篮苏香食品有限公司一中分公司、海勃湾区苏西蒙西饼店负担。

本判决为终审判决。