山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2016）鲁民终818号上诉人（原审被告）：江苏南通三建集团股份有限公司（原江苏南通三建集团有限公司）。

住所地：江苏省海门市。

法定代表人：黄裕辉，董事长。

委托代理人：赵秀琴，山东德祥律师事务所律师。

委托代理人：王修江，山东鼎洲律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：烟台信盟达建材有限公司。

住所地：山东省烟台市莱山区。

法定代表人：孙薪陆，董事长。

委托代理人：王隽，山东德衡律师事务所律师。

委托代理人：刘锡富，山东德衡律师事务所律师。

原审被告：青岛家铭蜂巢芯建材有限公司。

住所地：山东省青岛市黄岛区。

法定代表人：刘运京，董事长。

委托代理人：王修江，山东鼎洲律师事务所律师。

原审被告：青岛日昇源置业有限公司。

住所地：山东省青岛市李沧区。

法定代表人：樊文，执行董事。

上诉人江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称南通三建）因与被上诉人烟台信盟达建材有限公司（以下简称烟台信盟达）、原审被告青岛家铭蜂巢芯建材有限公司（以下简称家铭公司）、原审被告青岛日昇源置业有限公司（以下简称日昇源公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服山东省青岛市中级人民法院（2014）青知民初字第617号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

烟台信盟达在原审中诉称，湖南邱则有专利战略策划有限公司系发明专利号为200310101178.7、名称为“一种空腔模壳构件”的发明专利权人。

2013、2014年度，烟台信盟达获得湖南邱则有专利战略策划有限公司上述专利实施许可权。

2014年10月份，烟台信盟达发现日昇源公司、南通三建在位于青岛市李沧区大崂路666号（李沧万达广场东临）万合鑫苑项目建设工程中，大批量使用侵犯上述专利权的产品，日昇源公司、南通三建的行为严重侵害了烟台信盟达的合法权利。

2014年10月，湖南邱则有专利战略策划有限公司向烟台信盟达出具《专利维权授权书》，授权烟台信盟达依法追究日昇源公司、南通三建的侵权责任。

烟台信盟达为维护合法权利，特诉至法院，请求依法判令：1、日昇源公司、南通三建立即停止侵犯烟台信盟达专利权行为并销毁库存侵权产品；

2、判令日昇源公司、南通三建承担烟台信盟达经济损失及因制止侵权行为支出的合理费用共计人民币20万元；

3、本案诉讼费用由日昇源公司、南通三建承担。

烟台信盟达后追加家铭公司为被告，认为在庭审过程中，南通三建提供初步证据证明被控侵权产品是由家铭公司生产提供，家铭公司生产的产品涉嫌侵犯烟台信盟达发明专利权，请求法院依法判令：1、家铭公司立即停止侵犯烟台信盟达专利权行为并销毁库存侵权产品；

2、家铭公司承担烟台信盟达经济损失及制止侵权行为支出的合理费用共计人民币20万元；

3、日昇源公司、南通三建对上述请求承担连带责任；

4、本案诉讼费用由日昇源公司、南通三建、家铭公司承担。

烟台信盟达当庭放弃要求日昇源公司、南通三建、家铭公司销毁库存侵权产品的诉讼请求。

在原审诉讼过程中，烟台信盟达提出证据保全申请，原审法院作出（2014）青知民初字第617号民事裁定，依法采取证据保全措施。

在位于青岛市李沧区大崂路666号李沧万达广场东临万合馨苑项目工地施工现场，对被控侵权产品进行了勘验和拍摄，获取照片一组并刻制了视频光碟。

经原审当庭出示，原审各方当事人对上述照片及光碟进行了质证。

施工现场门口施工标志牌上显示工程名称为万合馨苑项目二标段，建设单位为日昇源公司、施工单位为南通三建。

日昇源公司认可其为涉案工程的建设单位，南通三建认可其为涉案工程的施工单位，家铭公司认为无法确定保全证据中显示的砖为其生产，即使侵权，与其无关。

原审法院经审理查明：一、湖南邱则有专利战略策划有限公司系涉案发明专利的专利权人。

该专利号为ZL200310101178.7，申请日为2003年10月21日，授权公告日为2008年1月16日。

涉案发明专利权利要求1：一种空腔模壳构件，包括上板（1）、周围侧壁（2）、下底板（3），上板（1）、周围侧壁（2）、下底板（3）围合成多面体空腔模壳构件，上板（1）、周围侧壁（2）或下底板（3）的至少一种中含有增强物（4），其特征在于还包括有至少一根杆件（5），杆件（5）为后浇成型的杆件湿料浆叠合在未硬化的上板（1）或周围侧壁（2）或下底板（3）的湿或软料浆上一起硬化而成整体。

二、2014年8月28日，湖南邱则有专利战略策划有限公司出具《专利维权授权书》，称烟台信盟达已于2013年、2014年度与其签订专利实施许可合同，已获得涉案专利的授权许可，在青岛市所辖区域实施排他相关专利权，授权时间截止到2014年12月31日（可续约延长授权），授权烟台信盟达以自己名义全权处理青岛市李沧区建设工程“万合馨苑项目”有关单位涉嫌侵权的有关事宜，可向法院针对各涉嫌侵权单位提起诉讼或者提起行政调处等。

诉讼授权期限为在许可合同期限内提起，至已提起案件终审处理完毕为止。

三、日昇源公司系涉案工程的建设单位，南通三建系涉案工程的施工单位。

原审法院认为，本案争议焦点问题为：1、烟台信盟达诉讼主体是否适格；

2、被控侵权产品是否落入烟台信盟达专利权的保护范围；

3、若构成侵权，应如何确定赔偿数额。

关于焦点问题1，根据2014年8月28日湖南邱则有专利战略策划有限公司出具的《专利维权授权书》的内容，烟台信盟达已于2013年、2014年度获得涉案专利的授权许可，在青岛市所辖区域实施排他相关专利权，授权时间截止到2014年12月31日（可续约延长授权），并授权烟台信盟达以自己名义全权处理青岛市李沧区建设工程“万合馨苑项目”有关单位涉嫌侵权的有关事宜，可向法院针对各涉嫌侵权单位提起诉讼或者提起行政调处等，明确诉讼授权期限为在许可合同期限内提起，至已提起案件终审处理完毕为止。

烟台信盟达起诉时间为2014年11月21日，符合授权书的授权期间，因此，原审法院认为，烟台信盟达主体适格。

关于焦点问题2，原审法院认为，首先应确定烟台信盟达专利权的保护范围。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。

”烟台信盟达主张以涉案发明专利权利要求1确定涉案发明专利权的保护范围，符合上述法律规定，原审法院予以准许。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上的技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

根据涉案发明专利权利要求1的记载，并结合说明书及附图，原审法院认为该项权利要求包含的全部技术特征为：A、一种空腔模壳构件，包括上板、周围侧壁、下底板；

B、上板、周围侧壁、下底板围合成多面体空腔；

C、上板、周围侧壁、下底板的至少一件中含有增强物；

D、有至少一根杆件，杆件为后浇成型的杆件湿料浆叠合在未硬化的上板、或周围侧壁或下底板的湿或软料浆上一起硬化而成整体。

对比被控侵权产品所采取的技术方案：1、被控侵权产品有上板、周围侧壁、下底板，与涉案发明专利权利要求1记载的技术特征A构成相同；

2、上板、周围侧壁、下底板围合成六面体封闭空腔。

被控侵权产品是封闭结构，与涉案发明专利权利要求1记载的技术特征B相同；

3、通过证据保全获取的照片显示，被控侵权产品周围侧壁含有纤维，下底板含有钢筋，原审各方当事人就该技术特征与涉案发明专利权利要求1记载的技术特征C是否相同存在不同的理解。

烟台信盟达认为相同，日昇源公司、南通三建、家铭公司认为被控侵权产品上板与下底板含有软质的纤维状的材料，融合在混凝土中间，与涉案发明专利权利要求1记载的技术特征C不同。

依据《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条第三款的规定：“从属权利要求应当用附加的技术特征，对所引用的权利要求作进一步限定”。

涉案发明专利权利要求7、8、9是独立权利要求1的从属权利要求，参考涉案发明专利的权利要求7、8、9对“增强物”的限定，结合专利说明书，可以确定“增强物”是纤维、钢筋等的上位概念。

因此，原审法院认为，被控侵权产品的上述特征与涉案发明专利权利要求1记载的技术特征C相同。

日昇源公司、南通三建、家铭公司的主张不能成立，原审法院不予支持。

4、被控侵权产品空腔内部有一个连接于上下底面的圆柱形管件，管件内外均有部分混凝土附着，管状物与上板、下底板通过已经硬化的湿料浆粘接在一起，圆柱形管件内有一条钢筋。

原审各方当事人就该技术特征与涉案发明专利权利要求1记载的技术特征D是否相同存在不同的理解。

烟台信盟达认为，被控侵权产品的上述特征与涉案发明专利权利要求1中技术特征D相同。

日昇源公司、南通三建、家铭公司认为，原告的照片显示砖体内部的支撑物为事先制成的塑料性质的物质并非为后浇成型，塑料杆未叠合在未硬化的上板、侧壁、下底板上，上述特征与涉案发明专利权利要求1记载的技术特征D不相同。

对此，原审法院认为，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

参考涉案发明专利说明书的【背景技术】部分，涉案发明专利所要解决的技术问题是“空腔模壳构件内无加强构件，因而空腔模壳构件的整体强度和刚性较差，易出现空腔模壳构件破损的现象，应用于现浇砼空心楼盖后，也不能较好地参与现浇砼空心楼盖的受力与传力”。

为解决该技术问题，涉案发明专利所采取的技术方案是“空腔模壳内设置有加劲杆，因而空腔模壳构件的强度高、刚度大、不易出现空腔模壳构件破损的现象，应用于现浇砼空心楼盖后，能参与楼盖的受力与传力；

同时，由于杆件为湿料浆与湿的上板或周围侧壁或下底板整体成型，各构件彼此之间无粘接界面，因而模壳构件的整体性好。

”首先，被控侵权产品在空腔模壳内有连接于上下底板的竖直的圆柱形管件，管件内外均有部分混凝土附着，管件与上板、下底板结合处硬化连接，管件内有一条钢筋竖直立在顶板和底板之间。

涉案发明专利权利要求10是独立权利要求1的从属权利要求，参考权利要求10的记载“其特征在于形成杆件（5）的杆模（6）未拆除，与杆件（5）形成复合杆件”，可以认定被控侵权产品的圆柱形管件与“杆模”在外形结构和功能上相同。

即使管件内混凝土未填满管件，但从客观上来说，该混凝土不仅仅具有固定管件内钢筋的作用，也具有固定管件、增强管件受力的作用。

因此，圆柱形管件与管件内混凝土的结合在功能上与涉案发明专利的“杆件”所能起到的作用相同。

其次，管件与上板、下底板相接处属于用湿料浆硬化而成整体，符合“后浇成型的杆件湿料浆叠合在未硬化的上板（1）或周围侧壁（2）或下底板（3）的湿或软料浆上一起硬化而成整体”的技术特征。

因此，被控侵权产品的相应技术特征与涉案发明专利技术特征D相同。

日昇源公司、南通三建、家铭公司的主张不能成立，原审法院不予支持。

综上，被控侵权产品相应的技术特征与涉案发明专利的全部技术特征对比，四项均相同，故被控侵权产品的技术方案落入涉案发明专利的保护范围。

日昇源公司及南通三建在其建设项目中使用侵权产品的行为侵害了涉案200310101178.7发明专利权。

关于南通三建现有技术抗辩的主张，原审法院认为，如被控侵权人有充分证据证明，其实施的技术方案属于一份对比文件中记载的，一项现有技术方案与所属领域技术人员广为熟知的公知常识的简单结合，则应当认定被控侵权人主张的现有技术抗辩成立，被控侵权物不构成侵犯专利权。

在审查现有技术抗辩时，比较方法应是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。

审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。

南通三建向原审法院提交的两份对比文件专利号为ZL200930261858.3的外观设计专利、专利号为ZL200920252553.0的实用新型专利的申请日分别为2009年10月22日、2009年11月7日，授权公告日均为2010年8月18日，而涉案发明专利申请日为2003年10月21日，授权公告日为2008年1月16日，两份对比文件的公开日均在涉案发明专利申请日及授权公告日之后，该两份对比文件所公开的技术方案不构成相对涉案发明专利的现有技术。

因此南通三建的该项抗辩理由不能成立，原审法院不予支持。

关于家铭公司，因其当庭陈述不认可原审法院保全证据中显示的被控侵权产品为其生产，烟台信盟达提交的证据不能证明家铭公司生产的产品侵犯了其专利权，故烟台信盟达对家铭公司的诉讼请求依法应予驳回。

关于焦点问题3，原审法院认为，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予1万元以上100万元以下的赔偿。

《中华人民共和国专利法》第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售、或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

日昇源公司及南通三建在涉案建设项目工程中使用了被控侵权产品。

依据原审法院查明的事实，涉案工程系南通三建负责施工，日昇源公司应当立即停止侵害涉案发明专利权的行为，但无需承担赔偿责任。

日昇源公司的抗辩理由成立，应予支持。

南通三建提交的证明被控侵权产品来自家铭公司的书面说明，认为被控侵权产品由家铭公司生产并提供给南通三建，但家铭公司当庭不认可被控侵权产品为其生产，南通三建提交的证据不足以证明其有合法来源，南通三建的该项抗辩缺乏证据支持，不能成立。

南通三建应立即停止侵权并赔偿烟台信盟达经济损失。

关于南通三建赔偿损失的数额，由于烟台信盟达没有提供有效的证据证明其因南通三建的侵权行为所受实际损失的数额，南通三建使用该侵权产品所获得的利益，也未向原审法院提交涉案发明专利的许可使用费等证据。

原审法院考虑涉案发明专利权的类型，侵权行为的情节、性质等因素，并将烟台信盟达为调查、制止侵权行为所支付的合理开支考量在内，原审法院确定南通三建赔偿原告经济损失十五万元。

据此，原审法院依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第七条，《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条第三款之规定，判决：一、日昇源公司、南通三建于判决生效之日起立即停止侵害200310101178.7发明专利权的行为；

二、南通三建于判决生效之日起十日内赔偿烟台信盟达经济损失十五万元；

三、驳回烟台信盟达对日昇源公司的其他诉讼请求；

四、驳回烟台信盟达对南通三建的其他诉讼请求；

五、驳回烟台信盟达对家铭公司的诉讼请求。

如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

诉讼费人民币4300元、证据保全费30元，共计4330元，由烟台信盟达负担1083元，日昇源公司、南通三建共同负担3247元。

南通三建不服原审判决，向本院提起上诉，请求依法撤销原审判决第一项、第二项，改判驳回烟台信盟达的全部诉讼请求。

主要理由是：1、原审法院保全的被控侵权产品不能确认取自南通三建施工的工地，如该所谓侵权产品并不是取自南通三建工地，自然不能认为南通三建公司构成侵权；

2、烟台信盟达公司主张的被控侵权产品，是南通三建公司购自家铭公司。

假使该产品构成侵权，南通三建公司使用有合法来源的产品也不承担侵权责任；

3、从烟台信盟达公司主张的权利要求来看，空腔模壳构件含有增强物，包括至少一根杆件，为后浇成型的杆件湿料桨叠合在未硬化的上板或周围侧壁或下底板的湿或软料桨上一起硬化而成整体。

从一审法院保全的证据照片看，保全的产品虽也有一根杆件，但该杆件的链接方式与该权利要求明显不一致，即保全的产品的杆件并没有和上底板或下底板或周围侧壁硬化成一体，而是可以晃动的，起到吊装作用。

被上诉人烟台信盟达答辩称，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回南通三建上诉请求，维持原审判决。

其主要理由是：1、南通三建否认原审法院证据保全的被控侵权产品来源于其工地，属于狡辩行为，被控侵权产品取证于南通三建施工现场事实清楚，证据确凿，且南通三建在原审庭审中认可；

2、南通三建合法来源抗辩因家铭公司当庭否认，且南通三建不能提供合法来源的证据，如采购发票、采购合同、货款支付证明等，其抗辩理由依法不能成立，南通三建应承担侵权赔偿责任；

3、被控侵权产品技术方案包含烟台信盟达发明专利权利要求1全部技术特征，南通三建上诉理由描述的“保全的产品虽也有一根杆件，但该杆件的链接方式与该权利要求明显不一致，即保全的产品的杆件没有和上底板或下底板或周围侧壁硬化成一体，而是可以晃动的，起到吊装作用”的抗辩理由不符合事实，被控侵权产品的杆件是固定连接于空腔膜壳构件的上板与下底板。

二审中，南通三建为证明其不构成侵权，向本院提交国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）作出的第27493号《无效宣告请求审查决定书》。

烟台信盟达质证称，对该证据真实性无异议，但认为专利权人湖南邱则有专利战略策划有限公司已经向北京知识产权法院提起行政诉讼，在行政诉讼判决终审判决前，请求法院依法处理此案。

本院认为，因烟台信盟达对该证据的真实性无异议，对该证据予以采信。

本院二审查明以下事实：1、江苏南通三建集团有限公司于2016年4月6日变更为江苏南通三建集团股份有限公司。

2、2016年3月8日，专利复审委作出第27493号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告专利号为200310101178.7的“一种空腔膜壳构建”发明专利权全部无效。

本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（一）项的规定，起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。

原告与本案具有直接利害关系是起诉的必要条件之一。

根据专利复审委员会2016年3月8日作出的第27493号《无效宣告请求审查决定书》可知，涉案专利也即专利号为200310101178.7的“一种空腔膜壳构建”发明专利权已被宣告全部无效，也即烟台信盟达在本案中主张保护的发明专利权被确认无效，烟台信盟达在原审中提起专利侵权诉讼的权利依据已经不复存在，原审法院据此作出判决的依据也不存在。

烟台信盟达主张专利权人湖南邱则有专利战略策划有限公司已经向北京知识产权法院提起行政诉讼，在行政诉讼判决终审判决前，请求法院依法处理此案。

对此，本院认为，《无效宣告请求审查决定书》作为行政决定书在作出之日即发生法律效力，当事人是否提起相应诉讼不影响该决定书的既定效力。

如涉案专利权无效的决定在随后的行政诉讼程序中被撤销，烟台信盟达可以另行起诉。

综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：一、撤销山东省青岛市中级人民法院（2014）青知民初字第617号民事判决；

二、驳回烟台信盟达建材有限公司的起诉。

本裁定为终审裁定。