河北省高级人民法院民 事 判 决 书（2015）冀民三终字第62号上诉人（原审原告）：北京盖伦教育发展有限公司。

住所地：北京市海淀区知春路*号学院国际大厦****室。

法定代表人：刘晓波，该公司董事长。

委托代理人：赵岩，北京市奕明律师事务所律师。

委托代理人：刘峰，北京市奕明(广州)律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：石家庄市新华区凯迪培训学校。

住所地：河北省石家庄市和平西路***号。

法定代表人：谷立勉，该校总经理。

委托代理人：孙颖，该校校长。

委托代理人：张云鹏，该校法律顾问。

上诉人北京盖伦教育发展有限公司(以下简称北京盖伦公司)、上诉人石家庄市新华区凯迪培训学校（以下简称石家庄凯迪学校）因侵害商标权纠纷一案，均不服河北省石家庄市中级人民法院（2014）石民五初字第00367号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

上诉人北京盖伦公司的委托代理人刘峰，上诉人石家庄凯迪学校的委托代理人孙颖、张云鹏到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原审原告北京盖伦公司2014年11月7日向原审法院起诉称：原告系“盖伦”、“TALENTY”以及“燕子”(图形)等系列注册商标专用权人，核定使用范围为第41、42、43类别的学校、幼儿园、教育、教学、函授课程、培训等，其主要业务之一为少儿英语培训。

原告经过多年经营和发展，“盖伦英语”在业内获得诸多荣誉，具有较高的知名度和影响力。

2005年8月18日，原告与被告签订《盖伦国际教育连锁培训学校特许经营合同》（以下简称《特许经营合同》），被告加盟原告“盖伦”教育连锁体系，合同期限五年，自2005年10月1日至2010年9月30日。

合同签订后，被告在获得原告授权的情况下，在石家庄市成立“石家庄盖伦培训学校”（后更名为“石家庄市新华区盖伦培训学校”），并在石家庄市区内先后设立十个教学点，开展招生及培训业务。

合同到期自然终止后，被告在没有合法授权的情况下继续在其门头、室内装饰装潢、宣传栏、宣传单、手册书籍、企业名称等处使用原告享有专用权的注册商标及相应标识至今。

对此，原告曾多次要求被告停止侵害、撤除标识，但被告始终未予理睬。

被告的行为已经严重侵犯了原告商标专用权，导致相关公众对涉案服务产生混淆和误认，损害了原告企业声誉，并给原告造成了巨大的经济损失。

故请求判令被告立即停止使用原告注册商标，拆除门头、店内装饰装潢的“盖伦”字样；

判令被告在其名称中停止使用“盖伦”作为字号；

判令被告赔偿原告经济损失共计300万元；

本案诉讼费用由被告承担。

被告石家庄凯迪学校原审答辩称，原告起诉“石家庄市新华区盖伦培训学校”主体错误，我校名称已于原告起诉前变更为“石家庄市新华区凯迪培训学校”，且现已将带有原告商标的门头、店内装饰装潢拆除。

请求依法驳回原告的起诉。

原审查明：国家工商行政管理总局第4430439号商标注册证，核准北京盖伦公司在第16类商品上使用“盖伦”商标，有效期自2008年4月21日至2018年4月20日。

国家工商行政管理总局第4430409号商标注册证，核准北京盖伦公司在第41类商品上使用“盖伦”商标，有效期自2008年8月14日至2018年8月13日。

国家工商行政管理总局第4430426号商标注册证，核准北京盖伦公司在第42类商品上使用“盖伦”商标，有效期自2008年8月14日至2018年8月13日。

国家工商行政管理总局第4430408号商标注册证，核准北京盖伦公司在第43类商品上使用“盖伦”商标，有效期自2008年8月14日至2018年8月13日。

国家工商行政管理总局第4430392号商标注册证，核准北京盖伦公司在第41类商品上使用“TALENTY”商标，有效期自2008年10月28日至2018年10月27日。

国家工商行政管理总局第5614563号商标注册证，核准北京盖伦公司在第41类商品上使用“燕子”(图形)商标，有效期自2010年1月28日至2020年1月27日。

原告北京盖伦公司与被告的创立人梁卫东于2005年8月18日签订《特许经营合同》，约定特许经营期限自2005年10月1日至2010年9月30日，共5年。

合同约定：梁卫东自愿加入盖伦国际教育连锁体系，经原告审核后授予特许经营权，开办连锁培训学校(暂定校名石家庄盖伦培训学校，以当地行政主管部门最后核定为准)，校名内必须含“盖伦(或英文TALENTY)”字样，连锁培训学校使用原告的品牌、商标、商号，按照原告的统一经营管理模式进行经营管理。

合同期满后，在原被告双方没有继续签订特许经营合同的情况下，被告仍在继续使用“盖伦”系列商标进行教育培训经营活动。

2014年1月20日，北京盖伦公司的委托代理人赵岩、ＸＸ向河北省石家庄市平安公证处（以下简称平安公证处）申请证据保全公证。

同日下午，平安公证处公证员才维清和公证员助理李书芳随北京盖伦公司的委托代理人赵岩、ＸＸ到石家庄市××学校××石家庄市区的育才分校、裕东分校、高新区分校、运河桥分校、柏林分校、红军分校、中山分校、红旗分校等8个分校区进行实地拍摄、咨询，在上述分校区内均出现了标有“盖伦”、“盖伦教育”、“盖伦英语”字样的宣传材料。

2014年1月21日，北京盖伦公司的委托代理人林法宇向北京市方正公证处申请证据保全公证。

同日，在北京市方正公证处公证员张某工作人员刘方萌的监督下，林法宇使用该处的计算机进入“凯迪教育”的网页，对网页操作步骤形成文字记录并附有截图，网页内容显示有“盖伦”、“盖伦英语”字样的宣传。

2014年1月20日，平安公证处给北京盖伦公司出具公证费发票一张，金额7400元。

2014年2月14日，北京市方正公证处给北京盖伦公司出具公证费发票一张，金额1800元。

2014年3月经石家庄市新华区教育局批准，2014年6月26日经石家庄市新华区民政局批准，被告由“石家庄市新华区盖伦培训学校”更名为“石家庄市新华区凯迪培训学校”，住所地为石家庄市新华区和平西路395号，业务范围为英语、文学培训。

原审认为：本案被告石家庄凯迪学校是由石家庄市新华区盖伦培训学校更名而来，北京盖伦公司在向原审法院起诉时查询到的被告工商登记信息名称即为“石家庄市新华区盖伦培训学校”，北京盖伦公司无从得知被告更改后的名称。

北京盖伦公司在得知被告名称更改后即提出了变更被告名称的申请，且被告仅为名称的变更，并非实体权利的变动，因此石家庄凯迪学校为本案适格被告。

北京盖伦公司系“盖伦”、“TALENTY”以及“燕子”(图形)等系列注册商标专用权人，核定使用范围为第16、41、42、43类别，且权利均在法律保护有效期限内，依法应受法律保护。

石家庄凯迪学校在特许经营合同期满后，仍在其经营场所及网站使用北京盖伦公司享有的系列商标权进行英语培训经营活动，依据《中华人民共和国商标法》第五十七条第(一)项的规定，侵犯了北京盖伦公司依法享有的注册商标专用权，应承担停止侵权并赔偿损失的法律责任。

石家庄凯迪学校提出其现已将带有北京盖伦公司商标的门头、店内装饰装潢拆除，北京盖伦公司也表示认可。

关于应给予经济赔偿的数额，根据《中华人民共和国商标法》第六十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，由于北京盖伦公司并未提供石家庄凯迪学校因侵权行为所获得利益的数额，亦不能提供因石家庄凯迪学校的侵权行为给北京盖伦公司造成的损失数额，根据石家庄凯迪学校的场所、经营规模、主观恶意程度，结合北京盖伦公司近期的商标使用费用和宣传费用及为本案而支付的报名费、公证费等，综合考虑各相关因素，酌情确定赔偿经济损失及为制止侵权而支付的合理费用共计20万元。

综上，原审依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第六十三条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决：一、被告石家庄市新华区凯迪培训学校立即停止侵犯原告北京盖伦教育发展有限公司“盖伦”系列商标专用权的行为；

二、被告石家庄市新华区凯迪培训学校于本判决生效后十日内赔偿原告北京盖伦教育发展有限公司经济损失及合理费用共计20万元；

三、驳回原告北京盖伦教育发展有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费30800元，由原告北京盖伦教育发展有限公司负担25000元，被告石家庄市新华区凯迪培训学校负担5800元。

上诉人北京盖伦公司主要上诉称：一、原判赔偿数额畸低，不但无法填平本公司的损失，也远远低于石家庄凯迪学校的侵权收益。

被告在石家庄市××××10家分校，按照原审判决的赔偿数额，分摊到每家分校为3年2万元，即每家分校一年侵权赔偿额不足7000元。

法律规定了酌定赔偿，也应客观考虑合理推定侵权人的非法获利。

对于被告的非法获利，可以从其租用涉案场地的租金及雇佣人员等方面合理推定。

按照最低标准推算，被告每家分校每年的经营支出至少达到24000元，该收益应当视为对上诉人造成的实际收益损失，故给上诉人造成的损失至少在840000元以上。

相比之下，原审酌定每家分校一年不足7000元的侵权赔偿金额远远低于其侵权收益，应予调整。

二、原审认定原告未提供损失数额，也未提供被告获利数额的事实有误，应当予以纠正。

原告在原审中提供了多方面的证据证明原告损失及相应的商标许可使用费，原审既未审查也未采纳，实属认定错误。

对于被告的获利情况，应平衡当事人的举证责任，不应机械地要求原告举证证明。

原审以原告未提供证据证明被告获利数额为由适用酌定方法，有草草结案嫌疑。

三、被告侵权主观恶意极深，性质恶劣，侵权数额应带有惩罚性质。

从侵权时间看，原被告双方签订的《特许经营合同》于2010年9月30日届满，原告在合同终止后多次向被告发函，要求被告停止侵权，但被告并未理睬，继续侵权长达近四年时间；

从侵权范围看，被告不仅没有缩小侵权范围，而且在石家庄地区增设多家分校；

从侵权方式看，在合同期内被告仅单纯采用传统的店面宣传方式使用原告注册商标，而在侵权期间被告不仅在店面宣传栏上直接套用原告的主体信息作为自己的主体介绍，同时还在互联网上建立官方网站，使用原告注册商标，套用原告主体信息。

可见，被告恶意侵犯原告商标专用权，在侵权赔偿方面应高于其通过合法途径取得使用权的成本。

综上，请求撤销原判，依法改判支持原告的原审诉讼请求，一、二审案件受理费由石家庄凯迪学校承担。

针对北京盖伦公司的上诉，石家庄凯迪学校答辩称：我方没有给北京盖伦公司在石家庄地区造成损失，本案起因是北京盖伦公司未按约定退还我方保证金，经催要无果造成的。

上诉人石家庄凯迪学校主要上诉称：一、上诉人于2014年3月由“石家庄市新华区盖伦培训学校”更名为“石家庄市新华区凯迪培训学校”，北京盖伦公司在未经调查核实的情况下，仍以“石家庄市新华区盖伦培训学校”为被告起诉，显然起诉主体错误。

而且，民事诉讼法也没有规定开庭审理后原告可以申请变更被告。

二、因北京盖伦公司在石家庄地区没有分支机构，所以上诉人的侵权行为不会造成其在石家庄地区的营业损失，除为取证发生的9200元公证费外，侵权行为没有给北京盖伦公司造成其他经济损失。

根据《特许经营合同》，北京盖伦公司应于2010年9月30日后向上诉人返还5万元保证金，但北京盖伦公司以各种借口不予返还。

因此，与其他商标侵权行为相比，上诉人侵权主观恶意程度非常小。

上诉人本着教书育人的职业操守诚信办学，受到广泛赞誉，无形中为“盖伦”品牌增添了一定的社会认知度。

上诉人开办资金仅8万元，经营规模小，无力承担20万元的赔偿责任。

综上，上诉人认为原审确定的赔偿数额过高，请求二审法院在考虑上诉人侵权原因，主观恶意程度及赔偿能力等因素，以及北京盖伦公司实际损失的基础上，将原判第二项改为赔偿合理费用9200元，或减少原审赔偿数额。

针对石家庄凯迪学校的上诉，北京盖伦公司答辩称：一、原告起诉被告主体适格。

本案中被告系名称变更，并非权利主体变更，被告的主体信息登记在教育局，原告无从得知，直到原审庭审时原告才得知其名称变更。

二、由于被告的侵权行为，导致原告在石家庄地区无法顺利发展其他合作客户，致使原告在该地区应得收益丢失，而被告既不补签合同也不交纳相关费用，持续侵权。

“盖伦”品牌具有较高知名度，被告的侵权行为获得了更多的非法利益。

被告不仅侵犯原告的商标权，还有更多的无形资产及知识产权，被告上诉称其没有给原告造成经济损失没有事实和法律依据。

关于保证金的问题，不属于本案二审审理范围，如需主张可另行起诉。

另外，保证金已抵扣了其他费用，不存在返还问题，更不是本案中被告可以侵害商标权及其主观恶意程度小的抗辩理由。

真如被告所称其受到广泛赞誉，更说明原审酌定的赔偿数额过低。

其上诉所称无力承担20万元赔偿费用，与事实不符，也不是逃避法律责任的抗辩理由。

石家庄凯迪学校的上诉没有事实和法律依据，请求对原审确定的赔偿数额予以调整。

原审查明的事实双方当事人均无异议，本院予以确认。

本院另查明：根据双方之间《特许经营合同》记载，特许经营期间一次性特许经营费用为20.7万元，另需交纳特许经营年费为第一经营年度1万元，第二经营年度2万元，自第三经营年度起每个经营年度3万元。

特许经营期间，被特许人共开设了4家分校。

双方当事人对上述事实均无异议。

根据北京盖伦公司原审时提交的该公司与孙丹2014年1月21日签订的《合作合同书》记载，北京盖伦公司授权孙丹在辽宁省××所培训学校开展英语教学/培训中使用“盖伦”商标，合作期限为3年，一次性品牌授权使用费20万元。

石家庄凯迪学校对该《合作合同书》的真实性、关联性提出异议，认为无法核实孙丹的身份和签字的真伪，该合同与本案无关，不应作为本案的参考。

原审审理中，北京盖伦公司还提交了多份品牌荣誉证书、广告推广合同及发票、报刊杂志等证据，用以证明“盖伦”商标具有较高的知名度及影响力、该公司对“盖伦”品牌进行了长期推广并支付了较大费用。

本院认为：本案二审争议的焦点问题，一是石家庄凯迪学校是否为本案适格被告；

二是原审判决的赔偿数额是否适当。

一、关于石家庄凯迪学校是否为本案适格被告的问题：本案中，石家庄凯迪学校与“石家庄市新华区盖伦培训学校”仅为名称变更关系，北京盖伦公司起诉时在不知该学校名称已变更的情况下，根据侵权事实列“石家庄市新华区盖伦培训学校”为被告，并无不当。

原审法院受理后，根据被告名称变更的事实，将被告变更为石家庄凯迪学校，不违反法律规定，石家庄凯迪学校为本案适格被告。

二、关于原审判决的赔偿数额是否适当问题：第一，关于本案的法律适用。

双方之间的《特许经营合同》期限届满后，石家庄市新华区盖伦培训学校继续使用“盖伦”商标，一直持续到2014年6月26日其经民政部门批准更名之后。

根据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条的规定，本案为商标法修改决定2014年5月1日施行后受理的商标案件，涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为，本案应适用修改后商标法的规定。

原审在确定赔偿数额时适用修改后商标法第六十三条的规定，双方当事人对此均没有提出异议，本院予以确认。

第二，关于赔偿数额计算的期限。

根据北京盖伦公司提交的《关于撤销梁卫东石家庄盖伦特许学校特许经营权的函》，该公司曾于2010年11月29日致函原审被告，要求立即停止侵犯其商标专用权的行为。

本院二审中，北京盖伦公司也承认之后又多次催告，要求停止侵权。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，北京盖伦公司自其知道原审被告侵权后超过二年起诉，本案侵权损害赔偿数额应当自其起诉之日起向前推算二年计算。

关于侵权赔偿数额确定的方法和具体数额。

根据《商标法》第六十三条的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，应按照以下顺序和方式确定：一是按权利人因被侵权受到的“实际损失”确定；

二是按侵权人“因侵权所获得的利益”确定；

三是参照“商标许可使用费的倍数”合理确定；

四是由法院“参考权利人的主张和提供的证据”判定；

五是由法院依照商标法的规定根据侵权行为的情节等因素，判决给予300万元以下的赔偿。

本案中，北京盖伦公司没有提交证据证明其因石家庄凯迪学校侵权，所造成的在石家庄地区许可他人使用“盖伦”商标的减少量，也没有证据证明“盖伦”商标的单位利润，石家庄凯迪学校也未提供与其侵权行为有关的账簿、资料等证据，北京盖伦公司所主张的计算方式又缺乏依据，故北京盖伦公司因被侵权所受到的实际损失、石家庄凯迪学校因侵权所获得的利益均难以确定。

在此情况下，本案的赔偿数额可以参照“商标许可使用费的倍数”合理确定。

北京盖伦公司提交的其与孙丹之间的《合作合同书》，石家庄凯迪学校不认可，其真实性、关联性不能确认，不足以作为本案确定赔偿数额的依据。

根据双方当事人之间的《特许经营合同》约定，“盖伦”商标一次性交纳的许可使用费为20.7万元，使用期限为5年，折合每年为4.14万元。

另根据合同约定，自第三经营年度起每个经营年度特许经营年费为3万元。

参照特许经营期间的许可使用费，特许经营逾期后在相同条件下每年正常的许可使用费合计应为7.14万元。

考虑到在特许经营期间，石家庄市新华区盖伦培训学校开设了4家分校，特许经营逾期后，根据北京盖伦公司提交的公证书，可以证明该校存在侵权行为的分校为8家，经营规模扩大一倍，一般情况下每年许可使用费应为14.28万元。

如前所述，本案侵权损害赔偿数额按二年计算，一般情况下按二年正常许可使用费计算应为28.56万元。

石家庄市新华区盖伦培训学校在《特许经营合同》逾期后，未经许可继续使用“盖伦”商标，且在北京盖伦公司致函催告后，仍不停止使用，并进一步扩大经营规模，属于恶意侵犯商标专用权，情节严重的行为，根据《商标法》第六十三条的规定，应按上述方法确定数额的1-3倍确定赔偿数额。

石家庄凯迪学校上诉所称双方因有保证金纠纷，其侵权恶意较小的理由不能成立。

根据《商标法》第六十三条及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，在按照上述方式确定赔偿数额后，还应加上包括公证费、律师费、差旅费等在内的权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

综合考虑上述计算依据和因素，本院认为，本案赔偿数额确定为60万元较为适当，原判赔偿数额20万元畸低，应予变更。

综上，原审认定事实基本清楚，但判决赔偿数额失当，应予变更。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：维持河北省石家庄市中级人民法院（2014）石民五初字第00367号民事判决第一项，即：“被告石家庄市新华区凯迪培训学校立即停止侵犯原告北京盖伦教育发展有限公司`盖伦'系列商标专用权的行为；

”第三项，即：“驳回原告北京盖伦教育发展有限公司的其他诉讼请求。

”变更河北省石家庄市中级人民法院（2014）石民五初字第00367号民事判决第二项为“被告石家庄市新华区凯迪培训学校于本判决生效后十日内赔偿原告北京盖伦教育发展有限公司经济损失及合理费用共计60万元；

”如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费30800元，由北京盖伦公司负担24640元，石家庄凯迪学校负担6160元；

二审案件受理费30800元，由北京盖伦公司负担24640元，石家庄凯迪学校负担6160元。

本判决为终审判决。