湖南省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘知民终289号上诉人（一审被告）：深圳市明德行装饰材料有限公司，住所地深圳市龙岗区坂田街道坂田雪象亿源通工业园A栋1楼。

法定代表人：陈书香，该公司董事长。

委托诉讼代理人：姚艳，湖南唯君律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王丽丽，北京安博（天津）律师事务所律师。

被上诉人（一审原告）：廖苏玉，女，1959年8月26日出生，汉族，住湖南省永兴县。

委托诉讼代理人：黄乐，湖南华麟律师事务所律师。

一审被告：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司，住所地深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼。

法定代表人：沈俊强，董事长。

一审被告：长沙恒诚业房地产开发有限公司，住所地湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路288号。

法定代表人：邓益安，执行董事。

委托诉讼代理人：陈蕾，湖南天地人律师事务所律师。

一审被告：长沙先导恒伟房地产开发有限公司，住所地湖南省长沙市岳麓区先导路179号湘江时代商务广场。

法定代表人：黄维。

上诉人深圳市明德行装饰材料有限公司（以下简称明德行公司）因与被上诉人廖苏玉、一审被告深圳市晶宫设计装饰工程有限公司（以下简称晶宫公司）、长沙恒诚业房地产开发有限公司（以下简称恒诚业公司）、长沙先导恒伟房地产开发有限公司（以下简称先导恒伟公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服湖南省长沙市中级人民法院作出的（2019）湘01民初234号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年4月17日立案后，依法组成合议庭进行了开庭审理。

上诉人明德行公司的委托诉讼代理人姚艳，被上诉人廖苏玉的委托诉讼代理人黄乐，一审被告恒诚业公司的委托诉讼代理人陈蕾到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

明德行公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判；

2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。

事实与理由：第一，涉案外观设计属于现有设计。

上诉人在涉案专利申请日前，已将与涉案专利图2完全相同的产品MDH-013销售给了深圳市永成装饰工程有限公司，进入市场为公众所知。

涉案专利图2与被上诉人主张的图5属于一项外观设计，因此，图2与图5属于相似外观设计。

由于MDH-013产品与图2相同，因此，MDH-013产品与图5属于实质相同的外观设计，被上诉人主张的图5属于现有设计。

第二，上诉人享有先用权。

在涉案专利申请日前，上诉人已经制造了相同产品，上诉人在原有范围内继续制造使用的，不视为侵犯专利权。

第三，上诉人是销售商，不是生产商。

上诉人一审提交了委托案外人生产的另外产品的开模图纸，以证明上诉人享有先用权，而非提供的本案产品的开模图纸，但一审法院据此认定了上诉人是生产商，与事实不符。

廖苏玉答辩称：第一，我方专利不是现有技术。

上诉人混淆了现有技术的概念。

现有技术应当是在我方专利申请日之前为公众知悉，上诉人在一审没有就现有技术提出相应证据，如果认为涉案被控侵权产品与现有技术相同类似，应该拿涉案专利与现有技术证据对比，上诉人提交的开模证据是自己的证据，不能视为现有技术。

我方一审证据证明了专利有新颖性和创新性，上诉人主张的现有技术理由不成立。

第二，上诉人先用权抗辩不成立。

上诉人一审提交的证据不足以证明其开模生产的产品就是实际使用到建筑物的产品。

上诉人提交的开模证据是单方提交的，仅提交了一个送货单，上面没有任何客户签字也不足以证明其有在先使用。

第三，上诉人称其只是销售商理由不充分。

上诉人与晶宫公司签订的合同包含了提供材料，说明上诉人是生产商，即便是委托其他厂家生产开模，上诉人仍然是生产商。

一审被告恒诚业公司述称：我方未实施任何侵犯外观设计专利权的行为，至于上诉人是否实施相关行为，请法院依法判决。

廖苏玉向一审法院起诉请求：1、判令被告立即停止制造、销售侵犯原告专利号为ＺＬ20173008××××.8外观设计专利权产品的行为；

2、判令被告连带赔偿原告经济损失及调查、制止侵权行为所产生的合理费用50万元整；

3、判令被告承担本案全部诉讼费用。

一审法院查明：原告系专利号为ＺＬ20173008××××.8、申请日为2017年3月22日、授权公告日为2017年9月1日、名称为“复合隔断型材”的外观设计专利的专利权人，本外观设计产品用于隔断门板领域，为不定长产品；

设计要点为产品的形状，最能表明本外观设计设计要点的图片或照片为设计1主视图，该专利尚处有效期内。

2018年1月18日，国家知识产权局出具外观设计专利权评价报告，报告认为：全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

原告在本案中主张权利设计图片为设计5，如下图所示：（权利设计5主视图）（权利设计5立体图）原告提交的专利实施（使用）许可合同载明，原告作为许可方于2017年10月1日与被许可方长沙县榔梨镇尚格卫康浴厕隔断加工厂签订《专利实施（使用）许可合同》载明，鉴于许可方廖苏玉拥有“复合隔断型材”等四项专利，并拥有实施该专利所涉及的技术秘密及工艺的权利（专利号分别为ＺＬ20173008××××.Ｘ、ＺＬ20173008××××.0、ＺＬ20173008××××.8、ＺＬ201730087348.32）。

许可方同意被许可方在支付一定费用后，在湖南省行政管辖区使用专利产品。

专利许可使用费为税后200000元，于2018年12月31日前一次性付清。

长沙县榔梨镇尚格卫康浴厕隔断加工厂的经营者唐兴林于2018年12月12日通过中国农业银行向廖苏玉转账支付200000元。

2018年1月27日，被告恒诚业公司作为发包人与被告晶宫公司作为承包人签订的《湘江财富金融中心购物中心精装修工程施工合同》载明，工程名称为湘江财富金融中心购物中心公共区域精装修工程，工程地点为长沙市岳麓区潇湘中路与茶山路相交西北角，工程承包范围为湘江财富金融中心购物中心公共区域装饰装修工程（二标段），二标段包括：地上一层的公区走道、南侧入口、电梯厅、扶梯厅、后场走道、卫生间、消防前室综合天花和地面铺装、装饰贴面、门窗以及精装修电气工程和给排水工程安装等装修工程。

承包人负责永久工程的施工，地面结构面以上至装饰面层全部工程内容纳入本次承包人承包范围。

2018年11月2日，被告晶宫公司作为买方与被告明德行公司作为卖方签订的《湘江财富金融中心购物中心公共区域精装修工程采购合同》载明，买方承接了湘江财富金融中心购物中心公共区域精装修工程，因工程施工之需要，向卖方购买货物。

该合同第二条载明的货物项目包括：隔断（验收标准为样板段富美家抗倍特版，按行业标准验收，颜色同样板）、洗手台柜（650*900，验收标准为按行业标准验收、颜色同样板）、隔断（验收标准为3.6厚蜂窝铝符合富美家按行业标准验收，颜色同样板）、抗倍特板（1200*2440）。

该合同第二条第（三）款货物规格型号载明，本合同项下货物的规格型号必须符合合同约定：如货物已封样，卖方所供货物规格型号应与样品一致。

如因本工程施工图纸、设计规范发生了修改，或因买方与业主之间的承包合同发生了变更等，影响本合同项下需求货物的规格型号，买方有权修改货物的规格型号。

买方修改规格型号通知书自卖方签收之日或自邮寄到达卖方之日即生效，卖方应按修改后的规格型号通知书履行供货义务。

2018年12月3日，湖南省长沙市望城公证处公证员陶庆芝、其他工作人员姚瑶及原告的委托代理人柏琪扬来到位于湖南省长沙市岳麓区茶子山路与观沙岭路交叉处东北角的凯德壹中心，公证员对柏琪扬的手机进行清洁性检查后，柏琪扬对显示有“凯德壹中心”“湘江财富＋金融中心”的照片字样拍照，然后进入凯德壹中心商场Ｌ1层洗手间处，对摆放在洗手间处的复合隔断型材和洗手间门口已经安装好的复合隔断型材进行拍照，随后，来到ＬＧ1层洗手间处，对摆放在洗手间处的复合隔断型材和洗手间门口已经安装好的复合隔断型材进行拍照。

上述过程有公证员陶庆芝、公证处其他工作人员姚瑶现场监督，并记载于湖南省长沙市望城公证处2018年12月18日出具的（2018）湘长望证内字第35819号公证书中。

原告主张的被控侵权产品如下图所示：（被控侵权产品外观）（被控侵权产品外观）2018年12月16日，被告恒诚业公司向被告晶宫公司出具《关于金融大厦购物中心复合隔断型材涉嫌专利侵权的函》载明，被告恒诚业公司收悉湖南华麟律师所律师函【2018】湘华律函告字第244号，依据律师函内容，由晶宫公司负责承建的湘江财富中心购物中心公共区域精装修（二标段）的卫生间复合隔断型材涉嫌专利侵权，依据双方签订的合同通用条款的1.11.3款“承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

”鉴于目前购物中心开业在即，请晶宫公司马上协调处理解决复合隔断型材涉嫌专利侵权的问题。

2018年12月10日，被告明德行公司出具供货说明载明，明德行公司承接的晶宫公司位于长沙市岳麓区“凯德壹中心”项目的卫生间复合隔断工程，明德行公司不存在侵犯专利，型材是广东信从义开模铸成，有模具图形为证，五金配件采用台湾卡劳士有检验报告为证。

2018年12月18日，被告晶宫公司向被告恒诚业公司出具《关于金融大厦购物中心复合隔断型材专利侵权的回复函》载明，关于湘江财务中心购物中心公共区域精装修（二标段）的卫生间复合隔断型材，被告晶宫公司不存在侵犯专利法和知识产权，复合隔断型材是由具有相关资质的深圳市明德行装饰材料有限公司负责配套型材、面材、五金采购、安装。

有采购合同、供货合同为证；

复合隔断面层为设计选样“富美家”面层，型材是广东信从义开模铸成，有模具图为证，五金配件采用台湾卡劳士有检验报告为证。

另查明，被告晶宫公司系成立于1985年3月26日的有限责任公司，注册资本6236万元人民币，经营范围为：承接各种建筑的室内、室外装饰装修工程的设计和施工、承接各类型建筑幕墙工程的设计与施工、建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；

国内贸易等。

被告恒诚业公司系成立于2013年11月19日的有限责任公司，注册资本1000万元，经营范围为：房地产开发、经营；

房地产经纪；

房地产、酒店、旅游、实业的投资。

被告先导恒伟公司系其股东。

被告明德行公司系成立于2011年6月7日的有限责任公司，注册资本50万元，经营范围为：装饰材料的购销；

国内贸易。

一审法院认为：本案系侵害外观设计专利权纠纷。

原告系专利号为ＺＬ20173008××××.8、名称为“复合隔断型材”的外观设计专利的专利权人。

其在有效期内的专利权受法律保护。

任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：一、被诉侵权产品的外观设计是否落入原告专利权保护范围一审法院认为，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。

在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，与授权外观设计相同或者近似的外观设计落入外观设计专利权的保护范围。

在对外观设计是否相同或近似进行判定时，应以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据整体观察、综合判断的原则，对授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

本案中，被诉侵权产品与外观设计专利产品均是隔断型材；

外观设计主要是型材的截断面的结构外观。

以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行判断，无论是对设计特征还是整体视觉效果，本案被诉侵权设计与外观设计专利的设计5的结构外观都是完全一致的。

因此，被诉侵权产品的外观设计落入了原告专利权保护范围。

二、各被告是否侵害了原告专利权《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。

根据（2018）湘长望证内字第35819号公证书、被告晶宫公司与被告明德行公司签订的《湘江财富金融中心购物中心公共区域精装修工程采购合同》、被告恒诚业公司作为发包人与被告晶宫公司作为承包人签订的《湘江财富金融中心购物中心精装修工程施工公司》及庭审查明的事实，可以认定被告明德行公司生产、销售了涉案侵权产品，被告晶宫公司将涉案侵权产品用于其承接的工程项目中并销售给了被告恒诚业公司。

因此，被告明德行公司生产、销售侵权产品、被告晶宫公司销售侵权产品的行为，均侵犯了原告涉案专利权，依法应当承担相应的侵权责任。

被告恒诚业公司系侵权产品的使用者，被告先导恒伟公司是被告恒诚业公司的法人股东。

原告主张被告先导恒伟公司、被告恒诚业公司侵害原告外观设计专利权，没有法律及事实依据，不予支持。

被告明德行公司提出的现有技术抗辩及关于被告晶宫公司提供了涉案侵权产品的设计图的事实主张，无证据证明，不予采信。

三、关于责任的承担一审法院认为，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款规定，承担侵权责任的方式主要有停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。

以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

因此，对于原告要求被告明德行公司、晶宫公司停止侵权、赔偿损失的诉讼请求，予以支持。

关于赔偿数额的确定，本案没有直接证据证明权利人的损失或者侵权人获得的利益，参照原告提交的专利许可使用合同中对该类型专利许可费，以及权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，同时考虑涉案专利外观在专利产品中的作用、被告生产、销售规模、专利产品为批量销售等事实和情节，酌情确定被告明德行公司赔偿原告经济损失及合理费用共100000元，被告晶宫公司对其中的50000元承担连带责任。

对原告所主张赔偿金额超出上述金额的部分，不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《中华人民共合同民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告深圳市明德行装饰材料有限公司于本判决发生法律效力之日起停止制造、销售、被告深圳市晶宫设计装饰工程有限公司停止销售侵害原告廖苏玉专利号为ＺＬ20173008××××.8、名称为“复合隔断型材”的外观设计专利权的产品；

二、被告深圳市明德行装饰材料有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告廖苏玉含合理支出在内的经济损失100000元；

三、被告深圳市晶宫设计装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内对上述赔偿数额中的50000元承担连带赔偿责任；

四、驳回原告廖苏玉的其他诉讼请求。

案件受理费8800元，由原告廖苏玉负担5280，被告深圳市明德行装饰材料有限公司、深圳市晶宫设计装饰工程有限公司共同负担3520元。

本院二审期间，双方当事人均未提交新的证据。

二审庭审期间，经本院询问，双方当事人对一审法院查明的事实均无异议。

根据原卷材料、当事人陈述及庭审情况，一审法院认定的事实清楚，本院依法予以确认。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。

根据一审判决和双方当事人上诉、答辩情况，本院确认本案二审期间的争议焦点为：一、上诉人现有设计抗辩及先用权抗辩是否成立；

二、上诉人是否系涉案被诉侵权产品的生产商。

（一）关于上诉人的现有设计抗辩及先用权抗辩是否成立的问题本案中，被上诉人主张权利设计图片为其专利号为ＺＬ20173008××××.8的“复合隔断型材”的外观设计专利的设计5，一审法院经比对认为本案被诉侵权设计与该外观设计专利设计5的结构外观完全一致，对此，各方当事人均未提出异议。

上诉人主张涉案被诉侵权设计系现有设计，且其对该设计享有先用权，主要理由为：第一，上诉人在一审时已经提交了一份由案外人广东东莞市信从义五金制品有限公司于2016年6月11日向上诉人明德行公司出具的开模模具送货单，该送货单上所载明的MDH-013模具产品，就是上诉人在2018年12月10日出具的供货说明中所载明的上诉人在涉案“凯德壹中心”项目的卫生间复合隔断工程中，委托广东东莞市信从义五金制品有限公司开模铸成的型材；

第二，因MDH-013产品是与涉案外观设计专利的设计2完全相同的产品，而被上诉人涉案外观设计专利的设计2与设计5属于一项外观设计，系相似外观设计，因此，MDH-013产品与设计5属于实质相同的外观设计，上诉人在该外观设计专利申请日前，已制造销售了与涉案专利设计2完全相同的产品，进入市场为公众所知，因此，被上诉人主张的涉案外观设计专利的设计5属于现有设计，且上诉人对涉案被诉侵权外观设计的使用系在先使用。

本院经审查认为：第一，根据《中华人民共和国专利法》第二十二条、第六十二条、以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条的相关规定，现有技术抗辩的适用仅以被诉侵权产品中被指控落入专利权保护范围的全部技术特征与已经公开的其他现有技术方案的相应技术特征是否相同或者等同为必要。

因此，主张涉案被诉侵权外观设计系现有设计，须将该被诉侵权外观设计与上诉人所主张现有设计的相应设计特征进行比对。

而本案上诉人的现有设计抗辩是主张将被诉侵权外观设计与被上诉人的涉案外观设计专利的设计2和设计5相比对，与前述现有技术抗辩的法律规定完全不符，且上诉人并未提交任何现有设计的相关证据。

因此，上诉人在本案中的现有技术抗辩缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。

第二，根据《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

本案上诉人主张在先使用抗辩的主要理由为“上诉人在被上诉人涉案外观设计专利申请日前，已制造销售了与被上诉人涉案专利设计2完全相同的产品，进入市场为公众所知”，本院经审查认为，即便上诉人的这一主张成立，由于上诉人在其现有技术抗辩中主张“被上诉人涉案外观设计专利的设计2与设计5系相似外观设计”，因此，上诉人这一主张与《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项的规定亦明显不符，且上诉人对于其在先使用行为并未提交相应证据予以证明，上诉人的先用权抗辩亦缺乏事实依据和法律依据，本院亦不予支持。

（二）关于上诉人是否系涉案被诉侵权产品生产商的问题上诉人主张，其在一审提交的送货单等证据是为了证明上诉人在涉案外观设计专利申请日前制造销售的是与涉案专利设计2完全相同的产品，而非被上诉人在本案中主张权利的涉案专利设计5，一审法院依据上诉人提交的证据认定上诉人是侵犯了涉案专利设计5的被诉侵权产品的生产商，与事实不符。

经审查，上诉人主张其在涉案“凯德壹中心”项目的卫生间复合隔断工程中，委托案外人广东东莞市信从义五金制品有限公司开模铸成的型材，是与涉案外观设计专利的设计2完全相同的MDH-013产品，而非与被上诉人主张权利的设计5相同的产品，但对于该项主张，上诉人并未提交相应证据予以证明。

由于上诉人对于其所销售的涉案被诉侵权产品的采购行为并未提交相应证据予以证明，且上诉人委托案外人生产开模的行为亦是一种生产行为，因此，一审法院依据现有证据认定上诉人系涉案被诉侵权产品的生产商，亦并无不当。

综上，本院认为，深圳市明德行装饰材料有限公司的各项上诉请求均不成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币2300元，由上诉人深圳市明德行装饰材料有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　伍　胜审判员　闫　伟审判员　曾志燕二〇二〇年五月二十六日法官助理王慧芳书记员刘露附本案相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；

（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；

（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。