安徽省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖民终347号 上诉人（一审被告）：安徽机器猫电子商务股份有限公司，住所地安徽省合肥市长江东路与全椒路交口春晖大厦401室。

法定代表人：李宗元，该公司董事长。

委托诉讼代理人：张丽华，上海汇业（合肥）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：姜辉，上海汇业（合肥）律师事务所律师。

被上诉人（一审原告）：浙江东建电子有限公司，住所地浙江省金华市婺城区解放路233号918室。

法定代表人：陈滨，该公司执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：郑超超，浙江杭知桥律师事务所律师。

上诉人安徽机器猫电子商务股份有限公司（以下简称安徽机器猫公司）因与被上诉人浙江东建电子有限公司（以下简称浙江东建公司）侵害商标权纠纷一案，不服安徽省合肥市中级人民法院（2019）皖01民初1524号民事判决，向本院提起上诉。

本院2020年4月9日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

上诉人安徽机器猫公司委托诉讼代理人姜辉，被上诉人浙江东建公司委托诉讼代理人郑超超到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

安徽机器猫公司上诉请求：一、依法撤销一审判决第一项、第二项，改判驳回浙江东建公司的诉讼请求；

二、本案诉讼费用由浙江东建公司承担。

事实与理由：一、一审判决认定事实错误。

1.一审判决认定安徽机器猫公司生产经营中使用的第15362806号图形商标与“机器猫”组合，同浙江东建公司第7290831号注册商标构成近似，容易造成他人的混淆和误认，认定事实错误。

浙江东建公司第7290831号注册商标系文字商标，由“机器猫”楷体构成，核定服务项目为35类。

安徽机器猫公司第15362806号注册商标系图形商标，所使用的猫头图像是组合中最醒目、最突出的部分，且机器猫的位置并不是固定不变的，始终在探索改进中，有时在图形的下方，有时在一侧，至后期只有图形，已没有机器猫，两个商标不构成近似。

另两个商标虽同属第35类，但在具体核定的服务项目上却不同，且两公司主营业务分别为电子产品与工程机械，分属于不同行业领域，两公司的地域也相距甚远，不存在容易造成混淆和误认的情形。

2.一审判决认定浙江东建公司授权其控股企业浙江机器猫电子商务有限公司（以下简称浙江机器猫公司）使用涉案商标的协议有效，被授权方在其微信公众号、微信小程序中对涉案商标有保护和使用行为错误。

（1）浙江东建公司一审时将与本案无关的第8078971号注册商标“智当家”作为主要证据提交，用来证明第7290831号商标的使用，一审法院却据此错误认定本案主要事实。

（2）浙江东建公司于2013年5月7日取得第7290831号注册商标，一直没有任何使用行为长达四年之久。

后其声称于2017年3月1日始授权给浙江机器猫公司使用，但该公司于2017年3月21日方成立，且提供的实际使用的商标和授权商标并不相同。

二、一审判决适用法律错误。

1.浙江东建公司的涉案商标不具有知名度。

浙江机器猫公司于2017年方成立，浙江东建公司没有提供任何对涉案商标进行宣传、推广的证据，因此该商标不具有知名度。

2.安徽德沃资产管理公司（安徽机器猫公司更名前的名称）早于2008年即积极申请注册域名，萌生构思、创造、经营机器猫配件互联网商城的思路，并在不断尝试商城的页面设计和公司商标图形设计，即安徽机器猫公司名称的有关设想和构思早形成于公司成立之初，且一直伴随着公司的成长在不断成形并持续改进。

2014年安徽机器猫公司完成企业名称的变更行为，实质是公司多年来战略布局的发展策略的落地和实施，是经过公司决策层深思熟虑和长达数年创新、实践、探索的结果。

安徽机器猫公司从不知道浙江东建公司及涉案注册商标的存在，其系合法善意地使用企业名称和商标。

3.根据《中华人民共和国电信条例》《互联网信息服务管理办法》，国家对提供互联网信息服务的网站经营实行许可证制度。

浙江东建公司的网站未办理经营许可证，属于非法经营。

同时其授权浙江机器猫公司使用涉案商标也未进行商标许可的备案，依照《中华人民共和国商标法》第四十三条第三款规定，未经备案不得对抗善意第三人。

4.退而言之，即使安徽机器猫公司在尝试创设的过程中曾经有过不当使用行为，但并没有给浙江东建公司造成侵权损害后果。

安徽机器猫公司对互联网商城的开发一直是在投资、探索、尝试阶段，尚未正式进行市场运营，也无任何实际盈利和收益行为，且现商城页面已不再使用涉案组合标识。

三、涉案商标长达数年未使用，属于恶意注册，应当予以撤销。

该商标现处于撤三程序中，一审法院应当中止本案审理，待该商标权利义务明确后再恢复审理。

二审庭审中，安徽机器猫补充上诉理由：1.一审法院没有对涉案商标进行比对，被控侵权标识系组合使用，两者经比对存在较大差异。

2.安徽机器猫公司对其企业字号的使用不构成商标法意义上的使用，且与自有商标组合使用更易与其他商标进行区分，局部或部分相似不意味整体相似，更不会造成混淆。

3.安徽机器猫公司没有侵权的故意，不存在傍名牌行为。

浙江东建公司辩称：请求维持一审判决。

浙江东建公司向一审法院起诉请求：1.安徽机器猫公司停止侵犯其第7290831号注册商标专用权的行为；

2.安徽机器猫公司在其网站显著位置登载道歉信、消除影响；

3.安徽机器猫公司赔偿浙江东建公司经济损失51万元（含合理维权费用）；

4.安徽机器猫公司承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实：浙江东建公司是第7290831号“机器猫”注册商标的注册人，核定服务项目第35类，包括广告、会计、计算机录入服务、人事管理咨询、商业场所搬迁、商业询价、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）、替他人推销、寻找赞助、自动售货机出租（截止），注册有效期限自2013年5月7日至2023年5月6日止。

浙江机器猫公司注册于2017年3月21日，浙江东建公司是其股东之一。

2017年3月1日，浙江东建公司作为授权方、浙江机器猫公司作为被授权方，双方签订《授权书》，将浙江东建公司的7290831号“机器猫”商标授权给浙江机器猫公司使用，后该公司在其微信公众号“机器猫商城”中将“机器猫”作为商标保护，在其微信小程序“机器猫商城”的主页将“机器猫”用于店铺经营的页面中。

安徽机器猫公司成立于2007年8月13日，公司原名称为安徽德沃资产管理有限公司，2014年9月10日变更企业名称为安徽机器猫电子商务股份有限公司。

2015年10月28日，安徽机器猫公司注册了卡通猫头商标，商标注册号第15362806号，核定服务项目第35类，包括替他人推销、市场营销、广告宣传、商业管理辅助等。

安徽机器猫公司在其经营的网站www.machmall.net中，在网页上将第15362806号注册图形商标与第7290831号“机器猫”商标组合使用于网页左上角，该网站登记信息显示为收费服务平台，提供广告服务和管理服务。

安徽机器猫公司在其微信公众号、机器猫订阅号、机器猫微信小程序的二维码中将第15362806号图形商标与第7290831号“机器猫”商标组合嵌入使用。

安徽机器猫公司在“机器猫商盟”factory.machmall.net网页将第15362806号图形商标与第7290831号“机器猫”商标组合使用于页面左上角。

安徽机器猫公司在上述网站中使用“机器猫保障”、“机器猫提供……服务”、“机器猫第一家工程机械在线服务平台”，亦存在使用第7290831号“机器猫”注册商标的情形。

2014年上海宝马展会、2015年北京工程机械展会上，安徽机器猫公司在展位上将第15362806号图形商标与第7290831号“机器猫”商标组合后在显著位置使用。

一审法院认为，浙江东建公司作为涉案注册商标的权利人，依照法律规定享有注册商标专用权，并有权针对商标侵权行为采取法律手段，以维护自己的合法权益。

一、关于涉案商标的有效使用。

浙江东建公司举证其与浙江机器猫公司的授权协议，证明涉案商标已实际使用。

经审查，上述协议虽然签订时间早于被授权企业的登记注册时间，但浙江机器猫公司成立后在后续的企业经营过程中，实际使用了涉案商标，依据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第三条规定，浙江东建公司与浙江机器猫公司签订的授权协议有效，故对浙江东建公司关于涉案商标注册并实际使用的证明目的予以采信。

二、关于安徽机器猫公司是否侵权。

安徽机器猫公司在其经营的网站、微信公众号、机器猫订阅号、机器猫微信小程序及展会上，均有将其注册的第15362806号图形商标与涉案第7290831号“机器猫”商标组合突出使用的行为。

安徽机器猫公司的经营范围与涉案商标的核定服务项目类别在广告、采购服务类存在重合部分。

虽然安徽机器猫公司系将两个商标组合使用，但整体视觉效果中“机器猫”字样突出，与涉案第7290831号“机器猫”商标构成近似，容易造成他人的混淆和误认，故安徽机器猫公司的行为构成商标侵权。

安徽机器猫公司在上述网站中存在用“机器猫保障”、“机器猫提供……服务”、“机器猫第一家工程机械在线服务平台”等的情形，亦属于与第7290831号“机器猫”商标在相同的商标核定服务种类中的使用，与涉案商标构成近似，构成商标侵权。

三、关于赔礼道歉问题。

浙江东建公司未能提供证据证明其因为涉案商标权的侵权造成声誉的损害，故其关于公开赔礼致歉的诉请不予支持。

四、关于侵权民事责任。

安徽机器猫公司侵害了浙江东建公司的商标权，应承担停止侵权并赔偿经济损失的责任。

鉴于浙江东建公司未能举证其实际损失数额，根据涉案商标的知名度、使用范围、侵权人的主观过错程度、侵权所造成的影响、侵权的时间及浙江东建公司为制止侵权所支付的合理费用等因素，酌情确定赔偿金额为10万元（含合理费用开支）。

综上，该院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第六十三条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第二款、第十六条第一款、第二款、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、安徽机器猫公司于判决生效之日起立即停止侵害第7290831号“机器猫”注册商标的侵权行为；

二、安徽机器猫公司于判决生效之日起十日内赔偿浙江东建公司10万元；

三、驳回浙江东建公司的其他诉讼请求。

案件受理费8900元，由浙江东建公司负担3000元，安徽机器猫公司负担5900元。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。

安徽机器猫公司提交下列证据： 证据一、安徽省合肥市中安公证处（2020）皖合中公证字第457号《公证书》。

证据二、浙江东建公司微信公众号中“网上商城”无法注册及交易失败截屏。

证据三、通话记录、微信聊天截屏。

上述三份证据共同证明：1.浙江东建公司的微信公众号及小程序仅是一个虚设，其“网上商城”无法注册，涉案商标无实际使用行为；

2.该网上商城无法进行交易，进一步证明涉案商标无实际使用行为；

3.浙江东建公司曾与购买者联系、沟通并操作退款事宜；

4.该网上商城明显存在虚构交易及评价事实；

5.涉案商标未实际使用，不会造成实际损失；

6.双方实际经营范围和面对的消费、服务群体不同，不会给消费者、服务者产生误导和混淆。

证据四、浙江东建公司拥有32个组成商标目录。

证明：浙江东建公司超出经营范围，大量申请注册和囤积包括涉案商标在内的注册商标，不是正常经营所需，更无实际使用涉案注册商标的意图，而是欲通过诉讼等手段牟利，该行为严重扰乱了商标注册秩序，损害了公共利益，违反了诚实信用原则。

浙江东建公司质证意见：对于上述证据一至证据三的“三性”均无异议，但对其证明目的有异议。

首先，微信截屏及聊天记录不能证明网上商城虚设及涉案商标无实际使用行为，反而可以看到安徽机器猫公司进入页面使用了“机器猫”商标，同时结合浙江东建公司一审提交的证据四、证据五，可以佐证浙江东建公司对涉案商标有实际使用行为。

其次，浙江东建公司与购买者沟通并操作退款的事宜与本案无关，不能证明安徽机器猫公司主张的网上商城明显存在虚构交易及评价事实，且即使存在截图所示无法当场下单也与本案的争议焦点无关。

第三，安徽机器猫公司主张两公司消费、服务群体不同无法证明。

证据四的“三性”均有异议，且与本案无关。

浙江东建公司提交一份国家知识产权局《关于第7290831号第35类“机器猫”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，证明浙江东建公司近三年实际使用了涉案注册商标。

安徽机器猫公司质证意见：对该证据的“三性”没有异议，但对其证明目的有异议。

国家知识产权局仅是进行形式上的审查，不能以此证明涉案商标有实际使用行为，而应当根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条规定进行实质性判断。

本院经审查认为：安徽机器猫公司提供的证据一至证据三，以及浙江东建公司提交的国家知识产权局的决定，相对方对证据的“三性”均无异议，本院予以确认，能否达到各自的证明目的，将结合本案其他证据综合认定。

安徽机器猫公司提供的证据四，与本案无关联，本院不予确认。

本院二审对一审法院认定的事实予以确认。

二审另查明：2020年3月13日，国家知识产权局作出商标撤三字[2020]第Y005105号《关于第7290831号第35类“机器猫”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，认为浙江东建公司提供的商标使用证据有效，决定驳回福建省恒润财务管理有限公司的撤销申请，第7290831号第35类“机器猫”注册商标不予撤销。

综合双方当事人举证、质证及诉辩意见，本案二审争议焦点为：一、安徽机器猫公司使用被控侵权标识的行为是否侵犯了浙江东建公司涉案注册商标专用权；

二、如侵权行为成立，安徽机器猫公司应当如何承担民事责任。

关于争议焦点一。

安徽机器猫公司上诉称，一审判决认定的其经营中所使用的第15362806号图形商标与“机器猫”组合，同浙江东建公司第7290831号注册商标构成近似，容易造成他人混淆和误认事实错误。

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：…（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

…”本案中，首先，浙江东建公司是第7290831号“机器猫”文字商标权利人，而安徽机器猫公司在其经营的网站、微信公众号、机器猫订阅号、机器猫微信小程序以及展会上，将其第15362806号图形商标与“机器猫”文字组合作为标识使用，且其网站页面还存在着“机器猫第一家工程机械在线服务平台”“机器猫提供…服务”等使用情形，以相关公众的一般注意力，安徽机器猫使用的图形与文字组合标识中“机器猫”文字较为显著，与浙江东建公司的涉案“机器猫”文字商标构成近似。

其次，安徽机器猫公司的该等使用方式具有指示服务来源的功能，属于商标性使用，超出了对企业字号合理使用的范畴。

第三，浙江东建公司的涉案注册商标核定服务项目为第35类，包括广告、会计、计算机录入服务、人事管理咨询、商业场所搬迁、商业询价、替他人采购（替其他企业购买商品或者服务）、替他人推销、寻找赞助、自动售货机出租，而安徽机器猫公司将其第15362806号图形商标与“机器猫”文字组合标识，用于广告宣传、推销产品等服务项目，该服务项目与浙江东建公司涉案注册商标核定的部分服务类别相同，其使用行为容易导致相关公众混淆。

安徽机器猫公司以两公司主营业务分属于不同行业领域等为由主张不会造成相关公众混淆的理由不成立。

综上，故安徽机器猫公司的涉案行为侵犯了浙江东建公司的涉案注册商标专用权。

关于争议焦点二。

安徽机器猫公司上诉称，浙江东建公司未实际使用涉案注册商标。

《中华人民共和国商标法》第六十四条第一款规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。

注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

”本案中，浙江东建公司为证明其实际使用涉案商标，提供了其与浙江机器猫公司签订的《授权书》以及该公司在其微信公众号、微信小程序“机器猫商城”中使用涉案注册商标“机器猫”等证据。

首先，该《授权书》约定浙江东建公司授权浙江机器猫公司使用其涉案注册商标，《授权书》的订立时间为2017年3月1日虽然早于浙江机器猫公司的登记注册时间2017年3月21日，但并不能以此否认其真实性。

其次，浙江机器猫公司在其“机器猫商城”中将“机器猫”作为商标保护，使用的文字图形标识也与“机器猫”商标近似，安徽机器猫公司二审提供的安徽省合肥市中安公证处《公证书》、有关交易失败及微信聊天记录等证据仅能反映浙江机器猫公司微信公众号“机器猫商城”中“网上商城”在此期间不能使用或进行交易，浙江东建公司二审庭审中也陈述可能涉及浙江机器猫公司系统更新等情况，故不能以此否认浙江机器猫公司在其商业活动中使用涉案商标，也不能证明浙江机器猫公司“机器猫商城”之前的交易及评价均存在虚假的事实。

安徽机器猫公司另主张一审法院以浙江东建公司提交的与本案无关的第8078971号注册商标认定本案主要事实的理由亦不成立。

此外，国家知识产权局已于2020年3月13日作出商标撤三字[2020]第Y005105号《关于第7290831号第35类“机器猫”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，对浙江东建公司第7290831号第35类“机器猫”注册商标不予撤销，安徽机器猫公司以涉案商标处于撤三程序为由，主张本案应中止审理的理由，不予采纳。

关于浙江东建公司授权浙江机器猫公司使用涉案商标是否备案，因安徽机器猫公司是侵权使用涉案商标，并非善意相对人，故该主张不能成立。

至于浙江机器猫公司的网站是否办理了经营许可证，不属于本案审理范围，本院不予审查。

关于赔偿数额。

鉴于浙江东建公司未能证明其因被侵权所受到的实际损失、安徽机器猫公司因侵权所获得的利益，依据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定，一审法院综合考量涉案商标的知名度、使用范围、安徽机器猫公司的主观过错程度、侵权所造成的影响、侵权的时间及浙江东建公司为制止侵权所支付的合理费用等因素，酌定安徽机器猫公司赔偿浙江东建公司10万元并无不当。

综上所述，安徽机器猫公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2300元，由安徽机器猫电子商务股份有限公司负担。

本判决为终审判决。