广州知识产权法院民 事 判 决 书（2019）粤73民初1292号原告：江门市天域电子科技有限公司，住所地广东省江门市××××××××××××。

法定代表人：魏涛华，该公司总经理。

委托诉讼代理人：陈梦友，广东诺品律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陶远恒，广东诺品律师事务所实习律师。

被告：蓬江区振威电子厂，住所地广东省江门市蓬江区×××××××××××。

投资人：胡学本，男，1976年10月27日出生，汉族，住广东省江门市蓬江区××××××××××，该公司董事长。

委托诉讼代理人：黄加成，广东宝慧（蚌埠）律师事务所律师。

原告江门市天域电子科技有限公司与被告蓬江区振威电子厂侵害外观设计专利权（专利号为：ZL××××××××××××××）纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，于2019年12月19日公开开庭进行了审理。

原告的委托诉讼代理人陈梦友、陶远恒，被告的委托诉讼代理人黄加成到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品，并销毁库存被诉侵权产品及专用模具；

2.判令被告向原告赔偿经济损失及原告维权支出费用60000元；

3.判令被告承担本案诉讼费用。

事实和理由：魏涛华于2015年8月25日申请了专利名称为“音响（车载MP3）”的外观设计专利，并于2016年1月27日获得授权，专利号为ZL××××××××××××××。

目前涉案专利仍处于有效状态。

专利权人在取得专利后，于2016年2月8日将涉案专利许可给原告使用，许可方式为独占实施许可，许可期限为2016年2月8日至2025年8月25日。

被告未经原告许可，擅自在阿里巴巴网站上销售的“摩托车用MP3播放器”产品与涉案专利构成近似，落入涉案专利权的保护范围，被告生产、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为构成专利侵权。

综上，请求法院支持原告的诉讼请求。

被告辩称，被诉侵权产品与涉案外观设计专利明显不同，被诉侵权产品与涉案外观专利产品在整体颜色、功能指示灯位置、功能按钮颜色及正面俯视图中部位置的印花图案均存在不同，整体视觉效果存在巨大差异。

被诉侵权产品系使用被告投资人胡学本所有的专利号为ZL××××××××××××××、名称为“功放（迷你）”的外观设计专利，被告并无侵犯涉案专利权的行为。

原告要求被告赔偿其经济损失及维权支出的合理费用的诉讼请求没有事实和法律依据。

综上，请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。

经审理查明：魏涛华于2015年8月25日向国家知识产权局申请名称为“音响（车载MP3）”的外观设计专利，并于2016年1月27日获得授权，专利号为ZL××××××××××××××。

涉案专利的简要说明指出，本外观设计产品用作车载MP3音响，产品的设计要点在于整体造型及产品顶部的按钮设计，最能表现出设计要点的图片是立体图。

涉案专利年费最新缴费日期为2019年7月25日。

2018年1月31日，国家知识产权局出具《外观设计专利权评价报告》，初步结论：全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2016年2月8日，魏涛华与原告签订《专利使用许可合同》，将涉案专利许可原告使用，许可期限为自2016年2月8日起至2025年8月25日止，许可地域范围为中华人民共和国境内，许可方式为独占实施许可，无许可使用费。

2018年8月24日，魏涛华的委托代理人陶远恒在被告经营的阿里巴巴网店搜索并浏览被诉侵权产品的商品详情信息，广东省广州市广州公证处针对上述保全证据过程出具了（2018）粤广广州第132558号公证书及其中文翻译件。

被告确认上述公证书的真实性，但认为原告并未提供该公证书中文翻译者广州学府翻译有限公司的翻译资质证明，对该中文翻译件的真实性及合法性不予认可。

原告主张被告实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，被告确认其有许诺销售被诉侵权产品的行为，但认为其无制造、销售行为。

原告主张被告制造被诉侵权产品的理由为：1.被告于阿里巴巴上开设的网店的公司简介页中显示被告的业务类型为制造商；

2.被告经营范围涵盖汽车、摩托车音响制造，具备相应生产能力；

3.被告有委托开模行为且有样品。

原告主张被告销售被诉侵权产品的理由为：1.被告投入资金进行开模，必然会使用模具制造被诉侵权产品并进行销售；

2.被告在答辩状中陈述被诉侵权产品在同类产品中享有较高的美誉度，表明被诉侵权产品有实际流入市场。

被告称2018年江门市知识产权局到被告住所地调查，但并未检查到任何生产记录，且阿里巴巴网站上的被诉侵权产品网页链接中并未显示被诉侵权产品的销售记录。

原告主张被告有库存被诉侵权产品，要求销毁库存被诉侵权产品，但原告提供的公证书中并未显示被诉侵权产品有库存及销量。

被告称只有样品，并无被诉侵权产品库存。

原告主张销毁专用模具。

被告承认制造被诉侵权产品需要专用模具，并承认曾于2014年委托案外人进行开模。

原告主张被诉侵权产品构成对涉案外观设计专利的相同侵权。

被告认为两者不相同、不相似，被诉侵权产品并不侵犯涉案外观设计专利。

经查，被诉侵权产品为车载播放器，整体形状较为方正，外周有大量相互平行的凸脊，顶面具有一横贯前后两端的白色饰带，正面具有行状排列的数据插槽及3个功能旋钮，背面具有12个插槽。

此外，该产品正面俯视图的中间部位印制有“HI-FIMP3Player”字样，该字样下端设计安装有半透明的长条形塑料面板功能指示灯。

为证明被诉侵权产品系胡学本的外观设计专利产品，被告提交了专利号为ZL××××××××××××××、名称为“功放（迷你）”的外观设计专利证书。

被告提交的外观设计专利的申请日为2015年8月26日，晚于涉案专利申请日。

为证明被告有先用权，被告提交了被诉侵权产品的CAD设计图及样品的照片电脑记录，但并未提供该证据文件的原件进行核对。

此外，被告并未提供其他证据证明被告在涉案专利申请日前实施被诉侵权设计的证据。

原告主张合理费用包括公证费900元、调查费10000元、翻译费2160元、律师费15000元，为此提供了公证费发票、公证翻译费发票、维权调查服务合同及调查费发票、民事诉讼委托代理合同及律师费发票。

另查明，被告为个人独资企业，投资人为胡学本，成立于2013年7月16日，经营范围为生产、加工、销售汽车、摩托车音响，电器，电子产品。

上述事实，有原告提交的涉案专利证书、专利评价报告、专利使用许可合同、专利年费缴纳收据、公证书及其翻译件、公证费发票、公证翻译费发票、维权调查服务合同及调查费发票、民事诉讼委托代理合同及律师费发票、答辩书、江知法处字（2018）21号撤销专利侵权纠纷案件通知书，被告提交的专利证书、被诉侵权产品的CAD设计图及样品的照片电脑记录及庭审笔录予以证明。

本院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。

原告是涉案专利独占许可实施人，其合法权益应受法律保护。

被告确认其许诺销售了被诉侵权产品，本院结合原告提交的证据对此予以确认。

根据本案查明的事实并结合双方当事人的诉辩意见，本院归纳本案的争议焦点为：1.被告是否制造、销售了被诉侵权产品；

2.被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围；

3.被告提出的不侵权抗辩能否成立；

4.被告应如何承担民事责任。

一、关于被告是否制造、销售了被诉侵权产品的问题《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。

《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。

在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。

（2018）粤广广州第132558号公证书载明被告在阿里巴巴网店的公司简介页面显示被告的业务类型为制造商，被告营业执照显示其经营范围包括汽车音响制造，且被告自认有委托开模及制造被诉侵权产品样品的行为，故本院认为被告有制造被诉侵权产品的能力、模具和样品。

被告主张其不存在制造行为，但未举证证明被诉侵权产品有其他合法来源，应承担举证不能的不利后果。

综上，本院认定被告制造了被诉侵权产品。

原告主张被告销售了被诉侵权产品，被告在答辩中自认被诉侵权产品在行业同类产品中享有较高的美誉度，据此可知，被告销售了被诉侵权产品，故本院对原告该项主张予以支持。

二、关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围的问题首先，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围；

第九条规定，人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。

确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

被诉侵权产品与涉案专利产品同为车载播放器，属同类产品，可以进行相同或近似的外观设计比对。

其次，关于被诉侵权设计与涉案专利设计比对问题。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似；

第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部分相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授予外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

从涉案专利授权公告的视图和简要说明来看，涉案专利属于单纯形状的外观设计。

将涉案专利设计与被诉侵权设计进行比对，两者整体较为方正，外周有大量相互平行的凸脊，顶面具有一横贯前后两端的白色饰带，正面具有行状排列的数据插槽及3个功能旋钮，背面具有12个插槽。

虽然两者在正面俯视图的中间部位印制的图案及字样、长条形塑料面板功能指示灯位置上存在不同，但经整体观察，综合判断，两者在整体视觉效果上不存在实质性差异，构成近似设计。

因此，本院认为被诉侵权产品的外观设计落入涉案专利权的保护范围。

三、关于被告提出的不侵权抗辩能否成立的问题《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定，被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

被告为了证明被诉侵权产品有先用权，提供了被诉侵权产品的CAD设计图及样品的照片电脑记录。

对此，本院认为，被告提交的被诉侵权产品的CAD设计图及样品照片的修改时间、创建时间极易进行修改，被告未能提供上述证据的原始载体或其他证据佐证，故本院对该证据不予采信。

被告虽主张案外人江门市江海区国凌电子有限公司已于2014年委托其他铝材厂开模，但未提供证据证明该委托开模行为的时间。

综上，被告提供的证据不足以证明其在涉案专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造、使用的必要准备，故本院对被告提出的先用权抗辩不予支持。

关于被告主张被诉侵权产品系使用案外人的外观设计专利，故不侵犯涉案专利权的抗辩意见，本院认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十三条规定，被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。

专利号为ZL××××××××××××××、名称为“功放（迷你）”的外观设计专利申请日为2015年8月26日，晚于涉案专利申请日，故被告的该项主张没有事实和法律依据，本院依法不予支持。

四、关于被告应如何承担民事责任的问题根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

被告未经专利权人许可，为经营目的制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的侵权产品，构成对涉案专利权的侵犯，应依法承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第十五条第一款第一项、第六项的规定，专利权人有权要求侵权人停止侵害并赔偿损失。

原告主张判令被告立即停止上述侵权行为，本院予以支持。

侵权产品销售网页并未显示有库存侵权产品，且原告没有提供其他证据证明被告有库存侵权产品，故本院对原告诉请被告销毁库存侵权产品的主张不予以支持。

结合侵权产品的原料、结构可知制造侵权产品确需要专用模具，且被告承认其有制造侵权产品的专用模具，故本院对原告诉请被告销毁制造侵权产品的专用模具的主张予以支持。

关于赔偿损失的问题，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中，原告并未举证证明其因侵权行为导致的实际损失或被告的侵权获利。

虽然专利权人与原告签订的许可合同第二条约定不收许可费，但鉴于专利权人与原告的特殊关系，故该约定不能作为本案的参照。

本院综合考虑被告侵权行为性质、主观过错程度、侵权产品的销售单价等情况，并考虑到原告进行公证保全证据且委托专职律师出庭支持诉讼，必然产生相应的费用支出，酌情判定被告赔偿原告经济损失及合理费用共50000元。

综上所述，依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第十五条第一款第一项、第六项，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、第六十九条,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条、第十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告蓬江区振威电子厂于本判决发生法律效力之日起立即停止制造、销售、许诺销售侵犯专利号为ZL××××××××××××××、专利名称为“音响（车载MP3）”的外观设计专利的产品，并销毁专用模具；

二、被告蓬江区振威电子厂于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告江门市天域电子科技有限公司经济损失及合理维权费用共50000元;三、驳回原告江门市天域电子科技有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费1300元，由被告蓬江区振威电子厂负担（该受理费已由原告江门市天域电子科技有限公司预交，其同意被告蓬江区振威电子厂于上述判决履行期限内向其迳付，本院不作退回）。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定，本案需要强制执行的，由广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。