中华人民共和国广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤03民终14106号上诉人（原审原告）：博士干烧烟股份有限公司（Dr.DabberInc），住所地美国内华达州拉斯维加斯市舒斯特街**，企业识别编号：NV20161559776。

法定代表人：杰米罗森，该公司总裁。

委托诉讼代理人：王海风，北京大成（深圳）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：深圳市康宝路科技有限公司，住所，住所地广东省深圳市宝安区新桥街道上星社区上星中心路**星河大厦605社会信用代码：×××3Ｘ9。

法定代表人：陈新文，该公司董事长。

委托诉讼代理人：王雪峰，广东圣方律师事务所律师。

委托诉讼代理人：黄玉环，广东圣方律师事务所实习律师。

上诉人博士干烧烟股份有限公司（Dr.DabberInc）(以下简称博士干烧烟公司)因与被上诉人深圳市康宝路科技有限公司（以下简称康宝路公司）侵害商标权纠纷一案，不服中华人民共和国广东省深圳市宝安区人民法院（2019）粤0306民初10824号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年5月25日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。

本案现已审理终结。

上诉人博士干烧烟公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判被上诉人立即停止侵犯上诉人注册商标专用权的行为；

2.判令被上诉人赔偿上诉人经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计人民币30万元；

3.本案全部诉讼费用由被上诉人承担。

事实和理由：一、上诉人的商标权情况。

1.上诉人为第17836030号商标的权利人，享有注册商标专用权。

上诉人在中国注册了与上诉人美国商标“Dr.Dabber”相同的商标，注册证号为17836030，商标有限期限为2016年10月14日至2026年10月13日，获准使用的商品包括：香烟过滤嘴；

火柴；

吸烟用打火机；

打火机用丁烷储气筒；

烟用过滤丝束；

烟末；

电子香烟；

香烟烟嘴头；

香烟；

香烟盒。

2.上诉人拥有注册号为4669606的美国商标。

上诉人的品牌Dr.Dabber已经于2015年1月13日在美国获得商标注册，注册号为4669606，商标有效期限为2015年1月13日至2021年1月12日。

核准使用的商品为：第35类（美国第101类、第101类和第102类）项下互联网零售服务领域包括电动手持式汽化器、汽化器配件、服装、水瓶、帽子、USB充电器、储存箱和出版物。

该商标证书登记首次使用日期为2013年6月15日，商业使用日期为2015年7月5日，上诉人也一直在其电子烟产品上使用该商标。

二、一审事实认定不清，且并未对上诉人所有侵权行为进行侵权认定。

1.本案基本事实如下：从2017年9月起，被上诉人为上诉人专门设计、生产相关的黑色版BOOST电子烟产品及配件。

2018年5月因这款黑色版BOOST电子烟产品质量存在严重生产和设计缺陷，在美国和加拿大发生多起爆炸事故，给上诉人的消费者造成严重身体和健康损害。

上诉人立即明确告知被上诉人立即终止生产任何带有上诉人商标标识产品的合作，并且明确提出回购带有上诉人商标标识的所有被上诉人已经为生产订单而准备的零配件。

2018年6月2日被上诉人销售经理Amy向其所有现有客户和潜在客户或认识的同行群发邮件，邮件正文说：被上诉人正在以超低价格（US$49元的价格）销售带有上诉人商标的黑色版boost电子烟产品，并提供终生保修。

同在电子烟行业的格雷汉姆先生,也是上诉人的BOOST产品的批发客户，回复了Amy的邮件，询问被上诉人是否真的能生产假冒上诉人商标的电子烟产品后，Amy立即回复邮件说被上诉人完全有能力生产假冒上诉人产品并在附件中加载了一张照片以证明被上诉人确有假冒能力。

附件照片上显示大概有300多支黑色版BOOST电子烟产品已由被上诉人生产完毕，电子烟产品上清晰可见印有上诉人商标标识。

被上诉人却在明知合作终止、上诉人严正禁止其生产带有上诉人商标标识产品的情况下，销售经理仍然向其能找到的所有客户发送邮件，销售标有原告标识的电子烟产品（侵权行为1），更在回复潜在客户邮件时，为展示自己有能力生产假冒上诉人品牌商品能力，在邮件附件中展示了上诉人标识的各种原材料和已经生产组装好的假冒产品的行为（侵权行为2）。

2.被上诉人通过发送附有侵权产品照片的邮件销售带有上诉人商标的产品的行为（侵权行为1），不但侵犯了上诉人第4669606号的美国商标权，也侵犯了上诉人中国的第17836030号商标的权利。

一审并未对该侵权事实予以认定并判定侵权。

《商标法》第五十七条规定有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

被上诉人却在明知合作终止、上诉人严正禁止其生产带有上诉人商标标识产品的情况下，其销售经理在其位于中国深圳市的办公室里向其能找到的所有客户，包括中国、美国和其他地区的客户发送邮件，销售标有原告标识的电子烟产品（侵权行为1），更在回复潜在客户邮件时,为展示自己有能力生产假冒上诉人品牌商品能力，在邮件附件中展示了上诉人标识的各种原材料和已经生产组装好的假冒产品的行为（侵权行为2）。

被上诉人的销售经理立即回复邮件证明被上诉人能生产载有上诉人商标的BOOST产品，也说明被上诉人销售假冒上诉人产品的态度是认真的，毫不含糊的。

被上诉人群发邮件至所有客户和潜在客户，而被上诉人的客户不止有外国客户还包括中国客户，其发送邮件销售假冒上诉人商标的产品，被上诉人发送邮件至国内客户进行销售的行为，构成《商标法》第五十七条之（三）的“销售”侵权行为，侵犯上诉人在中国第17836030号商标的专用权。

其次，被上诉人在中国向境外发送邮件销售假冒上诉人中国第17836030号商标的行为，亦属于《商标法》第五十七条侵犯商标权的行为。

被上诉人是从其办公室-中国深圳-电脑上发送邮件进行侵权销售，其侵权行为实施地是在中国，侵犯上诉人在中国的商标权，而邮件发送对象的一部分是美国客户，侵权结果发生地是在美国，侵犯上诉人在美国的第4669606号商标权。

鉴于上诉人针对被上诉人的反不正当竞争案件中对侵害上诉人美国商标权的行为已经得到了一定的处理，上诉人在本案中不再追究被上诉人侵害美国商标权的行为。

3.被上诉人在与上诉人的合作终止后，已经没有上诉人的商标授权许可,其为展示自己有能力生产假冒上诉人品牌商品能力而进行的生产组装假冒产品的行为（侵权行为2），其侵权实施地为中国深圳市，侵犯了上诉人的中国的第17836030号的商标权。

一审并未对该侵权事实予以认定并判定侵权。

4.未经上诉人许可，被上诉人在其官网上使用标识，该标识与上诉人的中国第17836030号的商标权相近似，构成侵犯上诉人在中国的商标权。

被上诉人官网页面标题为“ourPartners”其可以翻译成“我们的伙伴”也可以翻译成“我们的合伙人”，容易让相关公众对上诉人与被上诉人的关系产生特定联系或联想，误以为上诉人已经授权被上诉人使用其商标权进行生产、销售,或者两者之间有合伙共同经营等情况，导致相应产品来源上的混淆。

因此，被上诉人使用与对上诉人中国商标相近似的美国商标标识的行为，是一种商标上的使用行为，侵犯了上诉人在中国的注册商标专用权。

一审法院对此侵权事实认定错误，定性错误。

三、一审认定事实错误，被上诉人的侵权行为1和侵权行为2构成《商标法》第五十七条所指的商标侵权行为，被上诉人除停止侵权、赔偿上诉人的损失，上诉人在本案中合理的维权支出也应由被上诉人承担。

如前所述，被上诉人在双方合作终止后，再没有合法理由使用上诉人的中国商标权和美国商标权，其自行组装生产带有上诉人商标的产品，侵犯上诉人的中国商标权；

其向中国、美国和其他区域进行销售假冒原告商标权产品的行为，侵犯上诉人的中国商标权。

被上诉人明知以其技术标准生产的涉案产品会发生爆炸仍然进行销售，不顾损害消费者人身健康的严重后果，其侵权行为非常恶劣，属于商标法中应从重处罚的行为。

根据商标法的有关规定，侵权人应承担被侵权人的经济损失赔偿责任外，还应承担被侵权人为维权所支付的合理开支。

上诉人为该案支出了鉴证咨询服务及网页保全费共计人民币9700元、翻译服务费用人民币31345元、一审律师服务费人民币8万元人民币，二审律师服务费人民币4万元并有票据和委托代理协议为证。

被上诉人的行为构成商标侵权行为，依法应承担法律责任,故上诉人请求二审法院对上诉人合理的维权费用予以支持，并责令被上诉人立即停止侵犯上诉人中国商标权的行为。

上诉人考虑到在与被上诉人不正当竞争案件中已经给予了一定的惩罚，因此，本案中仅要求被上诉人赔偿上诉人合理维权开支的费用和经济损失总计15万人民币。

如果二审法院对双方之间不正当竞争案进行改判，则请二审法院考虑判令被上诉人在本案中向上诉人支付更多赔偿金，以示公平。

综上，恳请二审法院在查清事实的基础上，撤销原判，依法改判。

被上诉人康宝路公司辩称：一、康宝路公司不存在生产、销售涉案产品的行为，销售人员发送邮件的行为不构成《中华人民共和国商标法》意义上的商标使用行为。

二、涉案商标和涉案产品从未在中国境内使用和销售，国内相关公众不会接触到涉案产品，也不会产生对涉案产品或服务的来源产生误认或混淆，涉案行为不构成商标侵权。

三、博士干烧烟公司的中国商标经核准注册以来从未实际使用，根据《中华人民共和国商标法》第四十九条、第六十四条的规定，该商标不具备保护的价值。

综上所述，博士干烧烟公司所诉的侵权行为均不构成《中华人民共和国商标法》意义上的商标使用行为，涉案中国商标不具备保护价值，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，恳请二审法院依法驳回其上诉，维持原判。

博士干烧烟公司向一审法院起诉请求：1.判令原审被告立即停止侵犯原审原告注册商标权的违法行为，并自行销毁所有库存的侵权产品及原材料；

2.判令原审被告赔偿原审原告经济损失及原审原告为制止侵权行为所支付的合理开支共计人民币100万元。

一审法院认定事实：第17836030号“”注册商标，注册人为深圳市欣隆科技有限公司，注册日期为2016年10月14日，有效期至2026年10月13日。

2018年11月1日，深圳市欣隆科技有限公司出具《商标权转让与授权使用/维权证明》称授权原审原告以等同于“商标权注册人”一样的身份和权力来使用、处分第17836030号“”商标权，并全权授权给原审原告处理与该商标权有关的所有维权事项，维权所获得赔偿金均归原审原告所有。

2019年1月7日，经国家工商行政管理总局商标局核准受理该商标转让给原审原告的申请，核定使用商品为第34类，包括香烟过滤嘴、火柴、电子香烟等。

庭审中，原审原告承认附有上述商标的电子烟产品未在中国大陆销售过，均是销往美国。

原审原告在庭审中确认其在本案中主张商标权的注册商标除第17836030号注册商标外，还包括原审原告在美国注册的编号为4669606号“”注册商标，该商标的注册日期为2015年1月13日，国际分类为第11类和第35类，核准使用的商品为第35类（美国第13类、第21类、第23类和第34类）项下用于蒸发草药和植物物质的可蒸发成分以产生香气的电动手持式蒸发器。

原审被告注册有第20601876号“Ecube”商标、第21927483号“SUBDAB”商标、第21221382号“Nail”商标，注册有效期分别为自2017年9月7日至2027年9月6日、2018年1月7日至2028年1月6日、2017年1月7日至2027年11月6日，核定使用商品均为第34类，包括电子香烟等。

另原审被告还提交了多份其取得的关于电子烟产品的外观设计及实用新型专利证书，包括“无线充方形电子烟（Ecubenail）”、“一种电子烟干烧雾化器”、“电子烟烤烟雾化装置”、“一种电子烟雾化器”、“电子烟（角斗士Subdab）”、“干烟雾化器（510nail）”、“干烧雾化器”等。

原审原被告自2017年初开始有业务往来，2018年原审原告多次向原审被告购买“OEMBoost黑色板”、“玻璃”等产品，并且原审原告向一审法院提交了其与原审被告公司销售人员之间的对话往来拟证明双方存在商业合作关系以及原审被告存在侵害原告商标权、著作权以及不正当竞争的行为。

双方因原审被告供货、原审原告销售的一批产品发生爆炸而于2018年5月份终止合作。

庭审中，原审原告主张原审被告公司销售经理Amy将存在质量问题的终止订单所涉产品向美国客户发送销售邮件，由于该批产品上有原告商标，原审原告担心发生爆炸影响自身商誉，被迫购买了这批有质量问题的电池和电路板。

原审被告否认其供货给原审原告的电子烟产品存在质量问题，原审原告所称的原审被告供货的电子烟产品发生爆炸发生在美国，原审原被告亦未就电子烟发生爆炸的原因进行鉴定。

原审被告销售经理AMY于2018年6月份给他人发送主题为“Dr.DabberBoost促销”的邮件，在邮件中写明原审被告为原审原告的供应商也是G9的供应商，并在附件中附上原审原告boost产品原材料的照片。

在原审原告提交的其与原审被告的沟通往来信息中可知原审被告称该批原材料是在原审原告2018年5月份订货后就预订的，原审原告已经出资购买了该批原材料。

原审被告在庭审质证时提出该邮件为其员工AMY未经原审被告公司授意的个人行为，目的在于减少订单的损失而不是售卖原审原告的产品。

另，原审被告的销售人员于2018年6月通过邮件给他人发送主题为“Dr.DabberBoostVSKanboroEcubeKit”的邮件，称原审被告的产品比之原审原告的有相同的质量且更低的价格，并附上双方产品的三张对比图。

2018年8月17日，原审原告委托代理人王海风向深圳市南山公证处申请证据保全，打开原审被告官网上的“我们的合作伙伴”页面，右下角发现有“”商标图案。

深圳市南山区公证处于2018年9月11日为此出具了（2018）深南证字第21990号公证书。

另查，原审原告因三案纠纷支出了鉴证咨询服务及律师费共计人民币200340.48元、鉴证咨询服务及网页保全费人民币6500元、鉴证咨询服务及保全费人民币3200元、鉴证咨询服务及翻译服务费共计人民币31345元，有票据为证。

根据原审原告提交的《委托代理协议》第5条约定，原审原告律师民事诉讼一审的收费方式为基础费用＋费用代理模式，其中侵害保护作品复制权纠纷基础费用为人民币5万元＋可执行判决赔偿额的20%，侵害商标权纠纷基础费用为人民币8万元＋可执行判决赔偿额的20%，不正当竞争纠纷基础费用为人民币5万元＋可执行判决赔偿额的20%，上述法律服务费不包括原审原告律师办理代理事项工作时发生的差旅、通讯、交通等合理的实际支出费用，该部分费用根据律师实际支出实报实销。

上述事实，有商标注册证及变更证明、授权证明、公证书、发票、电子邮件、聊天记录、官网信息、销售信息、专利证书等证据以及庭审笔录在案佐证。

一审法院认为，本案为侵害商标权纠纷，原审原告在庭审中明确其在本案中主张商标权的商标为其在美国注册的编号为4669606号的注册商标“”以及在我国内注册的第17836030号注册商标“”，原审原告主张原审被告在其官网将上述商标作为其合作伙伴展示的行为属于侵害其商标专用权的行为。

关于原审原告在美国注册的编号为4669606号的注册商标“”，一审法院认为，我国商标法保护的对象是注册商标专用权，根据商标法第五十六条的规定，注册商标专用权的保护，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

这里“核准注册的商标”，是指经商标局注册在案的组成商标的文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合，或上述要素的组合，“核定使用的商品”，是指商标局核准在案的具体商品。

核准注册的商标和核定使用的商品是界定商标专用权保护范围的两个具体标准，缺一不可，而原审原告主张的在美国注册的编号为4669606号的注册商标不属于在中华人民共和国核准注册的商标，不受《中华人民共和国商标法》保护，原审原告主张原审被告行为侵害了其在美国注册的编号为4669606号的注册商标“”的商标专用权，没有法律依据，一审法院不予支持。

关于原审原告主张的在我国内注册的第17836030号注册商标“”，该商标由深圳市欣隆科技有限公司注册，深圳市欣隆科技有限公司于2018年11月1日出具《商标权转让与授权使用/维权证明》将该商标专用权授权给原审原告使用，且2019年1月7日经国家工商行政管理总局商标局核准受理该商标转让给原审原告的申请，故在该商标有效期内，原审原告依法享有上述注册商标专用权。

根据深圳市南山区公证处于2018年9月11日出具的（2018）深南证字第21990号公证书可知，原审被告在其官网的“我们的合作伙伴”页面右下角有“”图案，一审法院认为，认定原审被告被控侵权行为是否侵犯原审原告注册商标专用权的关键在于涉案商标的使用是否是为了标示商品或服务的来源以及被控侵权人的使用方式和目的及使用行为是否会使相关公众对产品或服务的来源产生误认、混淆。

本案中，原审被告是在其官网上使用该商标图案，并且是在“我们的合作伙伴”页面上使用的，被告使用涉案商标的行为的目的应为展示原审原告与原审被告是合作伙伴，而不是为了标示其提供服务的来源为原审原告，原审被告展示“合作伙伴”商标的行为并非商标性使用，不会使相关公众认为该商标属于原审被告，相关公众也不会对原审被告所提供产品或服务的来源产生误认、混淆，故原审被告被控侵权行为不构成对原审原告享有的第17836030号注册商标专用权的侵权。

综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：驳回原审原告博士干烧烟股份有限公司（Dr.DabberInc）的全部诉讼请求。

案件受理费人民币13800元，由原审原告承担。

二审审理中，当事人没有提交新证据，本院对一审法院查明的事实予以确认。

二审调查程序中，博士干烧烟公司明确表示，其在二审中请求保护的商标仅为在中国注册的商标，注册号为第17836030号。

另查，一审庭审笔录显示，博士干烧烟公司的代理人明确陈述其主张康宝路公司侵犯商标权的具体侵权行为：“原审被告通过其官网使用原审原告的两个商标权，把原审原告的商标标注在网页的最下角，作为其合作伙伴之一，予以商业性展示，在其与原审原告停止合作以后仍继续使用，是一种不诚信的行为，同时，也是利用原审原告较好的商业知名度，搭便车的商标使用行为。

”本院认为，本案为侵害商标权纠纷。

博士干烧烟公司对第17836030号“”注册商标所享有的专用权，依法受到法律保护。

未经权利人许可，任何人不得在与博士干烧烟公司享有权利的注册商标核定使用商品相同或类似的范围内使用与其注册商标相同或近似商标，亦不得销售侵犯博士干烧烟公司享有的注册商标专用权的商品，或实施其他损害博士干烧烟公司商标专用权的行为，否则将承担相应的法律责任。

博士干烧烟公司主张康宝路公司实施了侵犯其享有的注册商标专用权的行为，并在一审庭审中明确主张康宝路侵权行为的表现形式为，康宝路公司在双方合作终止后，把博士干烧烟公司的商标标注在网页的最下角，作为其合作伙伴之一，予以商业性展示。

对此，本院认为，根据我国商标法的规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

本案中，博士干烧烟公司指控康宝路公司在其网站使用其注册商标，构成对其注册商标专用权的侵害。

但，根据公证书载明的事实，康宝路公司是在其网站的“我们的合作伙伴”页面上使用涉案注册商标标识，是为了展示其与博士干烧烟公司的合作关系，并非商标性使用涉案商标标识，不会使相关公众认为该商标属于康宝路公司，亦不会使相关公众对康宝路公司所提供的商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与博士干烧烟公司注册商标的商品有特定的联系，不属于商标性使用的范畴。

故，一审法院在此基础上认定上述被诉行为不构成对博士干烧烟公司享有的第17836030号注册商标专用权的侵犯，并无不当，本院依法予以维持。

博士干烧烟公司关于康宝路公司在其网站上使用与其注册商标相近似的标识，构成商标侵权的上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。

博士干烧烟公司上诉主张一审判决未对康宝路公司的所有侵权行为进行认定，对此，本院认为，博士干烧烟公司虽在起诉状中列明康宝路公司通过电子邮件向相关客户销售带有其注册商标标识的电子烟产品的行为构成商标侵权，但在一审庭审中，博士干烧烟公司明确表示其指控的侵权行为为康宝路公司在其网站使用涉案注册商标的行为，一审法院基于当事人的庭审指控对相关侵权事实作出认定，并无不妥。

故，博士干烧烟公司的该项上诉主张不能成立，本院不予采纳。

如博士干烧烟公司认为康宝路公司实施的其他行为侵害了其注册商标专用权，可另循法律途径解决。

综上所述，博士干烧烟公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决查明事实清楚，适用法律正确，处理结果妥当，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币3300元，由博士干烧烟股份有限公司（Dr.DabberInc）负担。

本判决为终审判决。

审判长　孙　　　　虹审判员　刘　　　　燕审判员　叶　　　　艳二〇二〇年八月十一日书记员　吴雪娇（兼）附本案相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；