北京知识产权法院民 事 判 决 书（2020）京73民终2095号上诉人（一审被告）：北京京宝涮羊肉店，住所地北京市朝阳区柳芳北里**楼综合服务楼。

法定代表人：何贵平，理事长。

委托诉讼代理人：张合军，北京市泽文律师事务所律师。

被上诉人（一审原告）：北京阳坊胜利食品有限公司，，住所地北京市昌平区阳坊镇回民商业街法定代表人：李晶蕾，总经理。

委托诉讼代理人：腾俊强，北京东灵通律师事务所律师。

委托诉讼代理人：宋泽舟，北京东灵通律师事务所实习律师。

上诉人北京京宝涮羊肉店（简称京宝涮肉店）与被上诉人北京阳坊胜利食品有限公司（简称阳坊胜利公司）因侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（简称一审法院）作出的（2020）京0105民初23306号民事判决（简称一审判决），于法定期限内向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。

京宝涮肉店的委托诉讼代理人张合军，阳坊胜利公司的委托诉讼代理人腾俊强、宋泽舟到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

京宝涮肉店上诉请求：请求撤销一审判决并依法改判驳回阳坊胜利公司全部诉讼请求。

事实及理由：一、一审判决超出阳坊胜利公司的诉讼请求。

阳坊胜利公司请求停止使用“阳坊”标识，一审法院却判决京宝涮肉店停止使用“阳坊涮肉”标识；

二、一审法院对阳坊胜利公司诉讼请求中没有的第1139981号“阳坊胜利”图文商标进行了审理；

三、“阳坊涮肉”是“地名+菜品”的通用名称，一审法院判决京宝涮肉店停止使用上述标识属于适用法律错误；

四、“阳坊涮肉”与阳坊胜利公司的涉案三商标不构成近似商标；

五、当事人双方签订的特许经营合同中并未规定合同期满禁止使用“阳坊”等字样；

六、一审法院判决京宝涮肉店赔偿40万元为错误认定。

阳坊胜利公司答辩称：不同意京宝涮肉店的全部诉讼请求。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求法院依法维持。

阳坊胜利公司向一审法院起诉请求：1.请求法院判决京宝涮肉店立即停止侵害阳坊胜利公司第1223874号阳坊图文商标（简称阳坊图文商标）、第3107351号阳坊文字商标（简称阳坊文字商标）的行为，即立即停止在餐饮服务上使用“阳坊”标识；

2.请求法院判决京宝涮肉店变更并停止使用其企业名称；

3.请求法院判决京宝涮肉店赔偿经济损失57万元、维权合理开支23538元。

事实和理由：阳坊胜利公司系涉案三商标权利人，该商标经长期使用具有极高的知名度。

京宝涮肉店曾与我公司存在合作关系，在合作关系结束后，其继续在餐饮服务上使用与涉案三商标近似的商标，其行为构成商标侵权。

同时京宝涮肉店使用与涉案三商标近似的企业字号，构成不正当竞争。

一审法院认定事实如下：1997年12月28日，北京市阳坊胜利涮羊肉食品集团（以下简称阳坊胜利集团）经核准注册阳坊胜利图文商标，该商标核定使用的服务类别为第42类餐馆，2013年10月17日该商标经核准注册人变更为阳坊胜利公司，该商标经续展后有效期至2027年12月27日。

2003年10月7日，阳坊胜利集团经核准注册阳坊文字商标，该商标核定使用的服务类别为第43类，核定使用服务项目包括餐馆等。

2013年10月17日该商标经核准注册人变更为阳坊胜利公司，该商标经续展后有效期至2023年10月6日。

1998年11月14日，阳坊胜利集团经核准注册阳坊图文商标，该商标核定使用的服务类别为第42类，核定使用服务项目包括餐馆等。

2013年10月17日该商标经核准注册人变更为阳坊胜利公司，该商标经续展后有效期至2028年11月13日。

2016年7月29日，国家工商行政管理总局商标局出具商标驰字[2016]4号批复，认定阳坊图文商标在第42类餐馆服务上为驰名商标。

该商标还在2001年、2004年、2007年至2010年、2013至2016年被北京市工商行政管理局认定为北京市著名商标。

阳坊胜利集团及阳坊胜利公司通过自行开店经营、授权特许经营等方式对上述商标进行了使用，2011年至2019年期间，阳坊胜利集团及阳坊胜利公司通过多种形式的广告对其公司及品牌进行了宣传，同时《首都食品安全》《北京站人》《中外管理》等媒体亦对阳坊胜利公司及品牌进行报道。

阳坊胜利集团及阳坊胜利公司通过招商加盟的形式在北京市、河北省、山西省等多地开店进行了经营。

2002年11月12日，阳坊胜利集团与阳坊胜利左家庄涮羊肉店（简称阳坊胜利左家庄店）法定代表人何贵平签订《协议书》，授权何贵平使用其商标品牌等经营资源在北京市朝阳区开设北京阳坊胜利涮羊肉分店，期限三年，自2002年11月12日至2005年11月11日，费用为第一年5万元、第二年5万元、第三年3万元。

阳坊胜利左家庄店成立于2002年12月27日，经营范围包括餐饮服务等，其经营地址为朝阳区左家庄西街，阳坊胜利左家庄店在店面招牌上使用了“阳坊涮肉羊蝎子左家庄店”字样，在餐筷包装上使用有“阳坊涮肉羊蝎子”字样，在餐盘、菜单、店内宣传吊牌上使用了“阳坊涮肉”字样。

阳坊胜利左家庄店认可在《协议书》期间其店铺名为阳坊胜利左家庄涮羊肉店，协议期满后其店名为“阳坊涮肉”，自2005年之后一直经营使用。

2018年10月26日，阳坊胜利左家庄店就“阳坊涮肉+SUNLANEMUTTONINHOTPOT+图形”取得国作登字-2018-F-00653781号美术作品登记证书。

阳坊胜利左家庄店另注册了第27368993号阳坊涮肉文字商标，核定使用服务为第43类日间托儿所（看孩子）、烹饪设备出租（截止）。

阳坊胜利公司为制止本案侵权，支出律师费2万元、公证费2500元、取证费356元、检索查询费682元，以上共计23538元。

以上事实，有商标注册证、作品登记证、公证书、合同、荣誉证书、当事人陈述等证据在案佐证。

一审法院认为，阳坊胜利公司系涉案三商标的权利人，上述商标处于有效期内，阳坊胜利公司对涉案三商标享有的合法权利受《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）保护。

“阳坊”虽非阳坊胜利公司创设的词汇，但结合阳坊胜利公司涉案三商标注册及使用时间、获得的荣誉可见，包含“阳坊”字样的涉案三商标，经阳坊胜利公司长期使用，在餐饮服务业内已具有较高的知名度。

阳坊胜利左家庄店经营的服务同为餐饮业，其在店面招牌、餐盘、菜单等处使用的“阳坊涮肉”与涉案三商标的主要识别部分相同，两者构成近似商标，容易使消费者误认阳坊胜利左家庄店的餐饮服务经获得阳坊胜利公司授权，使消费者产生混淆。

阳坊胜利左家庄店未经权利人许可在相同服务上使用与注册商标近似商标的行为，构成商标侵权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

阳坊胜利左家庄店作为餐饮服务经营企业，使用“阳坊胜利”作为字号，容易使消费者就其与阳坊胜利公司的关系产生误认，其行为构成不正当竞争，阳坊胜利公司主张**坊胜利左家庄店变更其企业名称，一审法院依法予以支持。

本案中，阳坊胜利左家庄店的法定代表人何贵平曾与阳坊胜利集团签署过特许经营合同，其应当知道包含“阳坊”字样的相关标识为阳坊胜利公司注册商标。

在特许经营合同期限后继续在餐饮服务上使用与涉案三商标近似的标识，其侵权故意较为明显，且阳坊胜利左家庄店实际经营的为餐饮服务，其以注册在其他服务上的商标作为不侵权的抗辩，显然不成立。

阳坊胜利公司提供的特许经营合同中约定了特许授权费用，但应当看到，上述费用不仅包含商标使用的授权，亦包含特许经营过程中的其他经营指导，一审法院参照该费用，结合侵权行为的持续时间、阳坊胜利左家庄店的主观过错，酌情确定阳坊胜利左家庄店应当赔偿经济损失的数额为40万元。

阳坊胜利公司为本案支出的律师费等费用，系制止侵权产生的合理开支，阳坊胜利左家庄店依法应予赔偿。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第五十八条、第六十三条、《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条之规定，判决如下：一、阳坊胜利左家庄店于判决生效之日立即停止在餐饮服务上使用包含“阳坊涮肉”字样的标识；

二、阳坊胜利左家庄店于判决生效之日起三十日停止使用并变更其企业名称，变更后的企业名称不得含有“阳坊”字样；

三、阳坊胜利左家庄店于判决生效之日起十日内赔偿阳坊胜利公司经济损失40万元；

四、阳坊胜利左家庄店于判决生效之日起十日内赔偿阳坊胜利公司制止侵权的合理开支23538元；

五、驳回阳坊胜利公司其他诉讼请求。

经审查，一审法院已查明的事实基本无误，本院予以确认。

另查一，阳坊胜利左家庄店于2020年6月10日经北京市朝阳区市场监督管理局核准，变更名称为北京京宝涮羊肉店。

另查二，阳坊胜利公司在起诉状中陈述称，阳坊胜利公司拥有“阳坊胜利”“阳坊”等多枚商标，是唯一的“阳坊”品牌拥有者。

其持有阳坊图文商标、阳坊文字商标、阳坊胜利图文商标经长期使用和宣传，具有极高知名度、影响力等。

京宝涮肉店未经阳坊胜利公司许可，在其企业字号上使用与阳坊胜利公司第1139981号阳坊胜利图文商标相同文字，恶意攀附阳坊胜利公司商誉，构成不正当竞争行为等。

二审中，京宝涮肉店补充提交了8组证据。

证据1为起诉状，为证明一审判决超出阳坊胜利公司诉讼请求。

证据2为阳坊镇介绍及清真餐厅名单，为证明“阳坊涮肉”是“地名+菜品”的通用名称。

证据3为涉案三商标与京宝涮肉店门店照片的对比，为证明涉案三商标与“阳坊涮肉”不构成近似。

证据4为阳坊胜利公司的相关推广使用行为证据，为证明阳坊胜利公司使用的为“阳坊胜利”而非“阳坊”。

证据5为阳坊镇相关介绍及企业字号带有“阳坊”字样的企业信息等，为证明“阳坊”二字本身无显著性。

证据6为阳坊胜利公司注册“阳坊涮肉”商标的初审公告，为证明阳坊胜利公司自己也不认为“阳坊涮肉”与涉案三商标近似。

证据7部分与上述证据2、证据4、证据5重复，其余为阳坊胜利公司签订的其他特许经营合同及补充协议等，为证明京宝涮肉店无侵权故意和过失。

证据8部分与证据7重复，其余部分为京宝涮肉店的营业执照复印件，为证明一审法院判决赔偿40万经济损失过高。

上述事实，有起诉状、营业执照、当事人在二审阶段提交的证据材料以及二审谈话笔录等在案佐证。

本院认为：根据双方当事人的诉辩意见，本案二审阶段的争议焦点为：一、被诉行为是否构成侵害阳坊胜利公司商标权及不正当竞争行为；

二、一审判决是否超出阳坊胜利公司的诉讼请求；

三、一审法院确定的赔偿数额是否适当。

一、被诉行为是否构成侵害阳坊胜利公司商标权及不正当竞争行为《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……本案中，首先，京宝涮肉店在店面招牌、餐盘、菜单等处均使用了“阳坊”文字标识，该使用方式可以起到指示其服务来源的作用，已构成商标性使用行为；

其次，阳坊胜利公司主张的涉案权利商标核定服务类别均包括“餐馆”，而京宝涮肉店与阳坊胜利公司经营的服务同为餐饮业，故二者经营的服务属于同一服务；

第三，涉案权利商标的显著识别文字部分为“阳坊”二字，而京宝涮肉店在店面招牌、餐盘、菜单等处使用的“阳坊”标识，其主要识别部分亦为“阳坊”二字，故上述标识与涉案权利商标的主要识别部分相同，两者构成近似商标；

最后，京宝涮肉店上述行为易使消费者误认阳坊京宝涮肉店的餐饮服务与阳坊胜利公司提供的餐饮服务之间存在特定联系，导致消费者产生混淆。

综上所述，京宝涮肉店未经权利人许可在相同服务上使用与其注册商标近似商标的行为构成商标侵权，一审法院认定正确，本院依法予以确认。

关于京宝涮肉店主张的“阳坊”为通用词汇等相关抗辩理由，本院认为，“阳坊”虽非阳坊胜利公司创设的词汇，为一个镇级地名，但结合阳坊胜利公司涉案权利商标注册及使用时间、获得的荣誉可见，上述商标经阳坊胜利公司长期使用，在餐饮服务业内已具有较高的知名度，已获得一定显著性。

在阳坊胜利公司合法享有涉案商标专用权的情况下，其有权禁止他人未经许可在相同类似服务上使用与其注册商标相同或相近商标的行为，京宝涮肉店的该项主张不能成立，本院不予支持。

此外，双方此前签订的特许经营合同中是否约定合同期满禁止使用“阳坊”等字样与被诉侵权行为是否属于商标侵权行为并无关联，京宝涮肉店相关主张缺乏法律依据，本院不予支持。

关于不正当竞争行为，本院认为，京宝涮肉店同为餐饮企业，且曾与阳坊胜利公司为特许加盟关系，其明知“阳坊胜利”为阳坊胜利公司的企业字号及商标，仍将其作为字号使用，易使相关消费者对其与阳坊胜利公司的关系产生误认，主观具有过错，该行为已构成不正当竞争。

一审法院对此认定正确，本院予以确认。

二、一审判决是否超出阳坊胜利公司的诉讼请求京宝涮肉店主张，阳坊胜利公司一审诉请京宝涮肉店停止使用“阳坊”标识，一审法院却判决京宝涮肉店停止使用“阳坊涮肉”标识，已超出阳坊胜利公司的诉讼请求。

对此，本院认为，如前所述，京宝涮肉店在店面招牌、餐盘、菜单等处使用“阳坊”标识已构成侵害阳坊胜利公司的商标专用权，依法应当承担停止侵权的法律责任。

阳坊胜利公司请求京宝涮肉店停止使用“阳坊”标识于法有据，且该停止侵权的方式亦适当，一审法院超出其诉讼请求判决京宝涮肉店停止使用“阳坊涮肉”字样存在错误，本院予以纠正。

京宝涮肉店另主张，一审法院对阳坊胜利公司诉讼请求中没有的第1139981号“阳坊胜利”图文商标进行了审理。

对此，本院认为，阳坊胜利公司在一审起诉理由中主张了其权利商标包括第1139981号“阳坊胜利”图文商标，且认为京宝涮肉店在其企业字号中使用该商标文字构成不正当竞争，故一审法院对该商标进行审理并无不当。

同时，如前所述，京宝涮肉店在店面招牌、餐盘、菜单等处使用“阳坊”标识已构成侵害阳坊胜利公司的阳坊文字商标及阳坊图文商标的注册商标专用权，其是否侵害第1139981号“阳坊胜利”图文商标的商标专用权均不影响前述侵权行为的认定，亦不影响其责任承担方式的确定。

三、一审法院确定的赔偿数额是否适当根据《商标法》相关规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

根据《反不正当竞争法》相关规定，因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。

本案中，在案证据不足以证明权利人的实际损失或侵权人因侵权所获得的利益，在此情况下，本院综合考虑以下因素：第一，本案侵权行为有二，分别为侵害商标专用权行为及不正当竞争行为，赔偿数额应包含上述两部分；

第二，赔偿数额可参考双方2002年签订的特许经营合同的特许费用，并综合考虑侵权持续时间以及通货膨胀等因素；

第三，京宝涮肉店在特许经营合同期限后，明知涉案商标的权利人为阳坊胜利公司，仍继续在餐饮服务上使用与其近似的标识，其主观故意较为明显；

第四，赔偿数额应包含权利人为制止侵权所支出的合理费用。

综合上述因素，本院认为，一审法院确定的经济损失及合理开支数额并无不当，本院予以认可。

京宝涮肉店关于其效益不好、阳坊胜利公司多年未告知其侵权，故应降低赔偿数额等主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

综上所述，京宝涮肉店的上诉请求部分成立。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，本院判决如下：一、维持北京市朝阳区人民法院（2020）京0105民初23306号民事判决第二项、第三项、第四项、第五项；

二、变更北京市朝阳区人民法院（2020）京0105民初23306号民事判决第一项为北京京宝涮羊肉店于本判决生效之日立即停止在餐饮服务上使用包含“阳坊”字样的标识。

一审案件受理费9735元，由北京阳坊胜利食品有限公司负担1000元（已交纳），由北京京宝涮羊肉店负担8735元（于本判决生效之日起七日内交纳）。

二审案件受理费7653元，由北京京宝涮羊肉店负担7000元（已交纳），由北京阳坊胜利食品有限公司负担653元（于本判决生效后七日内交纳）。

本判决为终审判决。