重庆市第一中级人民法院民 事 裁 定 书(2018)渝01民终5112号之一上诉人（原审被告）：重庆楚商光电科技有限公司,住所地重庆市江**鱼嘴镇东风路**，统一社会信用代码：9150000030508345XF。

法定代表人：胡钢，执行董事。

委托诉讼代理人：张亚，重庆中向律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：齐河承泽照明金属涂装有限公司，住，住所地山东省齐河经济开发区金能大道一社会信用代码：91371425675540806A。

法定代表人:李嗣金,执行董事。

原审被告：重庆两江智慧城市投资发展有限公司，住，住所地重庆市渝**龙兴镇迎龙大道**一社会信用代码91500000075653911M。

法定代表人：徐鸿鹄，执行董事。

上诉人重庆楚商光电科技有限公司（以下简称为楚商光电公司）与被上诉人齐河承泽照明金属涂装有限公司（以下简称为承泽照明公司）及原审被告一重庆两江智慧城市投资发展有限公司（以下简称为两江智慧公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，重庆市渝北区人民法院于2018年4月20日作出(2017)渝0112民初22150号民事判决。

楚商光电公司不服该判决，向本院提起上诉。

本院于2018年7月18日立案。

本院依法组成合议庭进行了审理。

国家知识产权局专利复审委员会于2018年8月7日受理了上诉人楚商光电公司提出的涉案外观设计专利权无效的申请，上诉人楚商光电公司以此向本院申请中止本案的审理，并提交了相关证据。

本院于2018年8月13日作出（2018）渝01民终5112号民事裁定书，裁定本案中止审理。

2019年2月27日，国家知识产权局专利复审委员会作出《无效宣告请求审查决定书》，宣告专利权全部无效。

本案现已审理终结。

楚商光电公司向本院提出上诉请求：一、请求二审法院撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求，或发回原法院重审。

二、诉讼费用由被上诉人承担。

事实及理由如下：一、被上诉人的“景观玉兰灯(D146)外观设计专利”不应当授予专利权,因此,上诉人及原审被告一均不存在侵害被上诉人外观设计专利的行为。

二、上诉人的被控侵权产品的设计特征与被上诉人的“景观玉兰灯(D146)”的设计特征相比具有明显的区别,即使在不考虑“景观玉兰灯(D146)”不应当授予专利权的前提下,被控侵权产品也不落入“景观玉兰灯(D146)”的保护范围。

承泽照明公司及两江智慧公司未提交书面答辩意见。

承泽照明公司在一审中诉称：1.两江智慧公司、楚商光电公司立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品;2.两江智慧公司、楚商光电公司赔偿原告经济损失及制止侵权的合理支出150000元。

事实和理由:承泽照明公司于2014年7月8日向国家知识产权局申请名称为“景观玉兰灯(D146)”的外观设计专利,专利号为ＺＬ20143022××××.2,于2014年12月3日获得授权。

承泽照明公司发现两江智慧公司在重庆市鱼复园区和煦路上安装的路灯的外观设计特征落入上述专利的保护范围,两江智慧公司委托楚商光电公司制造上述路灯,亦即两江智慧公司与楚商光电公司制造和销售的路灯属于侵犯承泽照明公司涉案专利的侵权产品,故两江智慧公司与楚商光电公司应共同承担侵权责任。

两江智慧公司辩称:1.两江智慧公司主体不适格,两江智慧公司没有参与生产、销售被控侵权产品,两江智慧公司只是被控侵权产品的使用者;2.承泽照明公司恶意诉讼,承泽照明公司在前案已起诉两江智慧公司,且两江智慧公司已在前案提交了证据证明其仅是使用者,不侵权,故承泽照明公司系恶意诉讼。

请求驳回承泽照明公司对其诉讼请求。

楚商光电公司辩称:1.承泽照明公司举示的侵权公证书中载明的申请主体并非承泽照明公司,公证费发票抬头也并非承泽照明公司,发票号与前案发票号相同,故该公证书不能作为认定事实的依据;2.楚商光电公司产品使用的外观设计与承泽照明公司专利不相同也不近似,承泽照明公司外观设计专利产品系景观玉兰灯,楚商光电公司产品是含苞待放花朵型,楚商光电公司产品有祥云雕花图案,承泽照明公司外观设计专利没有;3.楚商光电公司产品也有外观设计专利。

请求驳回承泽照明公司诉讼请求。

一审法院经审理查明：2014年12月3日,国家知识产权局向承泽照明公司授予了名称为“景观玉兰灯(D146)”的外观设计专利,专利号为20143022××××.2。

该外观设计的简要说明如下:本外观设计产品用于室外照明;设计要点在于整个产品的外形;最能表明设计要点的图片为立体图。

根据承泽照明公司提交的专利收费信息检索系统打印件,承泽照明公司于2017年6月30日缴纳上述外观设计专利第4年年费。

根据该外观专利附图显示:产品为路灯,名称是景观玉兰灯,其外观特征为:A、路灯自上而下由灯头、灯杆和底座组成;B、灯杆是圆柱形,下部有上宽下窄的六棱形底座;C、灯头和灯杆连接处有上宽下窄倒六棱形的镂空雕花桶;D、再往上是灯头,共4层,最下层是6个小圆球灯,靠近灯杆;E、第二层是由灯杆向外弧形连接的6个圆盘型灯,大体呈圆勺形;F、第一层和第二层从俯视看是交叉的;G、第三层是4个玉兰灯,灯由叶片造型的底座承托,底座与灯杆相连;H、最上层是1个玉兰灯直接与灯杆连接。

2016年4月19日,经济南三星灯饰有限公司的委托代理人徐长乐申请,山东省济南泉城公证处公证员张某、公证辅助人员方永文随徐长乐来到重庆市长安大道与和煦路交界口,徐长乐使用公证员提供的手机对长安大道、和煦路周边及长安大道、和煦路两侧路灯的相关情况拍摄照片16张,使用公证处提供的数码摄像机对上述路段路灯的相关情况进行拍摄,取得视频文件2个。

拍摄完成后,徐长乐将手机、数码摄像机交给公证员保存。

回到山东省济南市泉城公证处后,由公证员对数码摄像机中的上述视频文件以刻录数据光盘的方式刻录至DVD光盘上,并对该光盘进行密封。

山东省济南市泉城公证处对上述拍摄过程及相关照片、视频进行公证,并出具(2016)济泉城证经字第17452号公证书,该公证书附有16张照片。

庭审中,承泽照明公司明确:在公证书所附视频中,从第6分50秒处开始进入和煦路路段拍摄,其中,第7分5秒和第7分46秒处显示有和煦路路牌。

两被告对上述陈述予以认可。

原和两被告以视频中第7分46秒画面显示的路灯与承泽照明公司的外观设计专利进行比对。

承泽照明公司认为被控产品的设计特征与其外观设计专利的设计特征构成相同。

两被告认为,被控产品的设计特征与其外观设计专和的设计特征不相同,表现在:灯头与灯杆的比例不同,承泽照明公司的灯杆短,两被告的灯杆长;6个圆盘灯的光源不同,两被告使用的是LED灯,承泽照明公司不是;最底层圆球灯及第三层灯离灯杆的距离不同,承泽照明公司的灯较为紧凑,两被告的灯较为松散;承泽照明公司上两层的灯形为尖的蜡烛火焰状,两被告上两层是柔和的花朵状。

2015年11月23日,两江智慧公司向楚商光电公司就“和煦路道路照明工程”采购LED灯具(中华芙蓉灯)共计38套,总金额为779400元,双方签订《采购购销合同》一份,其中第十一条第(二)项约定两江智慧公司安装完成经鱼复园区验收合格并办理移交手续后10个工作日内支付至合同价款的95%;第十二条第(四)项约定“要求严格按照要求规格型号、技术参数生产一致的灯具、灯杆产品(产品样品为已安装于鱼复园区龙盛路的路灯)”。

2016年1月3日,楚商光电公司完成交货并经两江智慧公司验收合格,两江智慧公司按照上述合同约定向楚商光电公司支付了相应比例的灯具价款。

另查明,2015年4月8日,国家知识产权局向重庆平伟光电科技有限公司(以下简称平伟公司)授予名称为“LED路灯(含苞待放的花朵型)”的外观设计专利。

庭审中,楚商光电公司称其系平伟公司的子公司,涉案和煦路路段的路灯是依照平伟公司的上述外观设计专利生产的。

楚商光电公司在第一次庭审中明确其不能提供产品来源的合同,第二次庭审中明确认可涉案路灯系其生产。

庭审中,承泽照明公司确认其之前起诉两江智慧公司包括涉案和煦路其生路段在内的外观设计专利侵权案,其本案中举示的《采购购销合同》及付款凭证均系两江智慧公司在上次庭审中提供。

承泽照明公司亦认可两江智慧公司的和煦路段路灯来源于楚商光电公司。

原告和两被告均确认涉案路灯上没有铭牌。

两江智慧公司陈述其是两江新区市政下属的一个公司,其职能是采购安装路灯。

再査明,2016年6月21日,山东省济南市泉城公证处向济南三星灯饰有限公司出具金额为5000元的“公证费”发票。

2017年4月24日,山东众成清泰(济南)律师事务所向济南三星灯饰有限公司出具金额为10000元的“律师费”发票,并备注有“重庆高职城大道”字样。

2017年8月7日,山东众成清泰(济南)律师事务所向承泽照明公司出具金额为5000元的“律师费”发票,并备注有“高职城大道”字样。

一审法院审理后认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷，上述事实,有外观设计专利证书、专利收费信息检索系统打印件、(2016)济泉城证经字第17452号公证书、《采购购销合同》、工程款支付申请表(货物类)、材料(设备)采购确认单、增值税发票、律师费发票、公证费发票等证据以及当事人的陈述在卷佐证，足以认定。

故一审法院认为涉案外观设计专利合法有效,承泽照明公司作为涉案外观设计专利的专利权人,有权对侵害涉案外观设计专利的侵权行为提起本案诉讼。

本案的争议焦点在于:一、被控侵权路灯是否落入诉争外观设计专利的保护范围;二、两被告的行为性质及是否构成侵权;三、两被告的民事责任如何承担。

一、被控侵权路灯是否落入诉争外观设计专利的保护范围《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定,人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。

第十一条规定,人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

本案中,授权外观设计专利及被控侵权产品均为路灯,该类产品均有灯头、灯杆及底座组成,且灯头通常为设计重点。

通过庭审中的比对,被控侵权产品的设计特征与涉案外观设计专利的设计特征A-H相同。

区别在于灯头和灯杆的比例不同,灯与灯杆的距离不同,上述差别均为细微局部差别,从整体外观观察并无实质性差别,且该细微局部差别并不影响二者整体性近似。

关于两被告辩称两者灯的光源不同,本院认为,光源异同并不属于涉案专利的保护范围,对上述比对结果并不产生影响。

综上,本院认为被控侵权产品已落入承泽照明公司外观设计专利权的保护范围。

二、两被告的行为性质及是否构成侵权《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定,外观设计专利被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

因此,判断两被告行为是否构成侵权,首先应明确两被告的行为性质及行为方式。

本案中,承泽照明公司认为二被告系委托制造关系,二被告构成共同侵权;两江智慧公司认为其是被控侵权产品的使用者,不侵权;楚商光电公司在庭审中认可被控侵权产品由其生产。

本院认为,楚商光电公司无法提供被控侵权产品的合法来源,且楚商光电公司当庭自认被控侵权产品由其生产,另楚商光电公司将被控侵权产品提供给两江智慧公司,综合本案现有证据本院认定楚商光电公司实施了制造、销售被控侵权产品的行为。

关于两江智慧司的行为性质,本院认为,根据《采购购销合同》第十一条第(二)项的约定,两江智慧公司需在安装完成后,经鱼复园区验收合格并办理移交手续。

故两江智慧公司并非被控侵权产品的使用者,其仍需向鱼复园区验收交付,故本院认定两江智慧公司实施了销售被控侵权产品的行为。

关于承泽照明公司指控两被告系委托制造关系,本院认为,两被告签订了《采购购销合同》,两被告属于购销产品关系,且楚商光电公司在庭审中陈述被控侵权产品是根据平伟公司的外观设计专利制造的,故本院认为两被告在《采购购销合同》中的规格型号、技术参数的约定并不代表两被告属于委托制造关系,且承泽照明公司并未提供充分有效的证据证明两被告属于委托制造关系,故本院对承泽照明公司的该项主张不予支持。

关于承泽照明公司指控两被告实施了许诺销售行为,因承泽照明公司亦未对上述主张提供证据予以证明,故本院对该主张亦不予支持。

关于楚商光电公司辩称:侵权公证的申请主体和公证费发票抬头均非承泽照明公司,发票号与前案发票号相同,故公证书不能作为认定事实的依据,本院认为,涉案证据保全公证书详细记载了被控侵权路段和煦路上的路灯的外观特征及现场安装情况。

原告和两被告对上述事实亦无异议,故公证取证公证书记载的事实可以作为本案认定事实的依据,侵权公证的申请主体是否为承泽照明公司并不影响被控侵权事实的认定。

关于楚商光电公司辩称，被控侵权产品是依照平伟公司的外观设计专利制造,本院认为,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十三条规定,被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围,被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的,人民法院不予支持。

本案中,被控侵权产品已落入承泽照明公司外观设计专利权的保护范围,且平伟公司的外观设计专利授权在后,故本院对楚商光电公司上述抗辩意见不予采信。

综上,楚商光电公司未经专利权人许可,实施了制造、销售侵犯承泽照明公司外观设计专利权的路灯行为,构成侵权;两江智慧公司未经专利权人许可,实施了销售侵犯承泽照明公司外观设计专利权的路灯行为,构成侵权。

三、两被告的民事责任承担《中华人民共和国侵权责任法》第十五条规定,承担侵权责任的方式主要有:(一)停止侵权。

(六)赔偿损失。

以上承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。

本案中两被告的行为均侵害了承泽照明公司的专利权,两被告应当承担相应的民事责任。

针对承泽照明公司的诉讼主张,本院分别评述如下：关于停止侵权,因楚商光电公司实施了制造、销售被控侵权产品的行为,故楚商光电公司应当停止制造、销售侵害承泽照明公司外观设计专利权的路灯产品;两江智慧公司实施了销售被控侵权产品的行为,故两江智慧公司应当停止销售侵害承泽照明公司外观设计专利权的路灯产品。

关于赔偿损失,《中华人民共和国专利法》第七十条规定,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明产品合法来源的,不承担赔偿责任。

本案中,因楚商光电公司实施了制造、销售被控侵权产品的行为,故楚商光电公司不符合免除赔偿责任的条件。

两江智慧公司实施了销售被控侵权产品的行为,至于两江智慧公司能否免除赔偿责任,本院认为,本案举示的《采购购销合同》及付款凭证均系两江智慧公司提供,上述证据能够证明两江智慧公司销售的被控侵权产品来源于楚商光电公司,且承泽照明公司对上述事实亦无异议,故两江智慧公司可以免除赔偿责任。

至于楚商光电公司的赔偿数额,根据《中华人民共和国专利法》第六十五条规定,由于本案原告未提供相应的有效证据,权利人的实际损失或侵权人的违法所得均不能确定,因此,本院综合涉案外观设计专利权类型、专利的稳定性、承泽照明公司为维权花费的公证费、律师费等合理费用以及楚商光电公司主观过错的程度侵权行为的性质、期间、后果等情节酌情确定赔偿经济损失及为制止侵权的合理支出共计人民币90000元。

综上所述,依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第款第(一)、(六)项、第二款,《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、第七十条,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定,判决如下:一、楚商光电公司立即停止制造、销售侵犯承泽照明公司享有外观设计专利权(专利号为ＺＬ20143022××××.2)的路灯产品;两江智慧公司立即停止销售侵犯承泽照明公司外观设计专利权(专利号为ＺＬ20143022××××.2)的路灯产品；

二、楚商光电公司于本判决生效之日起五日内赔偿承泽照明公司经济损失及合理费用共计90000元;三、驳回承泽照明公司的其他诉讼请求。

案件受理费3300元(承泽照明公司已预交),由楚商光电公司负担3000元,两江智慧公司负担300元。

本院经审理查明：二审期间，上诉人楚商光电公司提交了新证据，基于该新证据，本院查明如下事实：2018年6月2日，楚商光电公司向国家知识产权局专利复审委员会申请涉案外观设计专利权无效，国家知识产权局专利复审委员会于2018年8月7日受理，并于2019年2月27日作出《无效宣告请求审查决定书》，宣告专利权全部无效。

本院查明的其他事实与一审法院查明的事实一致。

本院认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条之规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

本案中，涉案外观设计专利已被专利复审委员会宣告无效，故，本院依法裁定驳回承泽照明公司的起诉。

如国家知识产权局专利复审委员会的上述决定被生效的行政判决撤销的，承泽照明公司可以另行起诉。

依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：一、撤销重庆市渝北区人民法院（2017）渝0112民初22150号民事判决；

二、驳回齐河承泽照明金属涂装有限公司的起诉。

一审案件受理费3300元，退还齐河承泽照明金属涂装有限公司；

上诉人重庆楚商光电科技有限公司预交的二审案件受理费2050元予以退还。

本裁定为终审裁定。