陕 西 省 高 级 人 民 法 院 民 事 判 决 书 （2021）陕民终385号 上诉人（一审原告）：西安鑫享事承实业有限公司，住所地：陕西省西安市高新区。

法定代表人：李阳，该公司执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：郑戈，陕西轩举律师事务所律师。

被上诉人（一审被告）：延长壳牌石油有限公司，住所地：陕西省西安市高新区。

法定代表人：高万文，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李居镁，北京国枫（西安）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张靖，北京国枫（西安）律师事务所实习律师。

上诉人西安鑫享事承实业有限公司（以下简称：鑫享事承公司）因与被上诉人延长壳牌石油有限公司（以下简称：壳牌石油公司）侵害商标权纠纷一案，不服陕西省西安市中级人民法院（2020）陕01知民初1426号民事判决，向本院提起上诉。

本院立案后，依法组成合议庭,对本案公开开庭进行了审理。

鑫享事承公司委托诉讼代理人郑戈，壳牌石油公司委托诉讼代理人李居镁到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

上诉人鑫享事承公司上诉请求：1.请求撤销西安市中级人民法院（2020）陕01知民初1426号民事判决，改判支持上诉人的一审诉讼请求；

2.被上诉人承担本案一审、二审诉讼费。

事实和理由：1.一审法院适用《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款对案件进行裁判属于法律适用错误。

该法适用的必要条件是在先使用的未注册商标必须是不违反法律强制性规定和禁止性规定的标志。

根据上诉人向一审法院提交文件、证据及庭审中发表的辩论意见，可以证明涉案侵权标识“舒碱”是违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项的标志，其使用行为不应产生受法律保护的权利。

根据相关机关的决定书及行政判决书，涉案商标“舒碱”属于不得作为商标使用的标志，如果使用即是违法行为。

被上诉人及案外人泰秀实业有限公司（以下简称泰秀公司）在明知涉案商标“舒碱”属于法律禁止作为商标使用的标志后，仍大范围强行使用，主观恶意明显。

2.涉案标识“舒碱”与权利商标“舒减”构成近似商标。

两者读音完全相同，字形只有偏旁部首有细微差异，应依法判定为近似商标。

本案为商标侵权纠纷，一审法院以外包装不一致为由进而得出商标不近似的结论，属于比对方法错误，导致的事实认定错误。

3.被上诉人不属于商标法规定的在先使用人，被上诉人的商标侵权行为与泰秀公司的商标侵权行为是不同的行为，故一审法院以泰秀公司使用涉案商标的时间早于上诉人权利商标的申请时间，进而直接认定被上诉人实施销售侵权商品的时间也早于上诉人权利商标的申请时间，属于事实认定错误。

被上诉人壳牌石油公司提交答辩意见：1.壳牌石油公司作为“舒碱”系列产品销售者，不存在主观恶意且有合法的供货来源。

即使被控侵权标识构成商标侵权，壳牌石油公司亦不应承担赔偿责任。

2.“舒碱”不属于侵权商标，供货商泰秀公司在“舒减”商标注册前已在类似商品上在先使用“舒碱”字样且形成一定影响力，泰秀公司在原适用范围内生产销售“舒碱”字样苏打水属于合理使用。

3.鑫享事承公司提出的上述事实和理由均针对商标使用人，与壳牌石油公司这样的销售者无关。

工商行政部门并未认定“舒碱”系侵权商标，鑫享事承公司投诉举报泰秀公司违法使用商标与商标侵权无关。

4.鑫享事承公司存在恶意诉讼情形。

鑫享事承公司取得涉案商标后并未开展实际运营、销售，便开始发送律师函要求“舒碱”销售商下架该产品。

且其在明知“舒碱”商标曾被国家商标局驳回注册申请的情况下，依然试图申请“舒碱”商标。

另外，其通过向市场监督局举报的方式试图向泰秀公司转让“舒减”商标。

鑫享事承公司向一审法院提出诉讼请求：1、判令壳牌石油公司停止销售含有“舒碱”字样苏打水饮料的侵权行为；

2、判令壳牌石油公司赔偿鑫享事承公司经济损失及维权开支共计10万元人民币；

3、本案诉讼费由壳牌石油公司承担。

一审法院认定事实如下:鑫享事承公司经中华人民共和国国家知识产权局核准注册了第38212323号“舒减”商标，核定使用商品为第32类，包括水（饮料）;矿泉水（饮料）；

汽水；

奶茶（非奶为主）；

纯净水（饮料）；

植物饮料；

制作碳酸水用配料；

乳酸饮料（果制品，非奶）；

啤酒；

饮用蒸馏水（截止）。

商标申请日为2019年5月15日，注册有效期限自2020年3月7日至2030年3月6日止。

鑫享事承公司称其发现壳牌石油公司经营的店铺销售“舒碱”苏打水，认为该“舒碱”系列苏打水为侵害鑫享事承公司第38212323号“舒减”商标的商品。

根据鑫享事承公司提交的被控侵权产品实物及照片，该苏打水瓶身标签上印刷的生产商为重庆市奇派食品饮料有限公司茶园分厂（以下简称：重庆奇派分厂），委托方为泰秀公司。

壳牌石油公司认可涉案被控侵权产品系其销售，在鑫享事承公司起诉重庆奇派分厂及四川冰源食品有限公司（以下简称：四川冰源公司）的另案诉讼中，重庆奇派分厂认可其生产过涉案“舒碱”系列苏打水，并称重庆奇派分厂及四川冰源公司均为泰秀公司是受托生产方，每一批产品具体由谁生产根据产能调配。

经比对，涉案被控侵权产品瓶身上有“舒碱”字样，鑫享事承公司注册商标“舒减”读音相同，字形上存在部分差别。

另查明，泰秀公司就“舒碱LOGO”美术作品进行了著作权登记，2019年9月25日，经中华人民共和国国家版权局登记,泰秀公司获得编号为国作登字-2019-F-00836694号美术作品登记证书。

该证书显示,作品名称:“舒碱LOGO”;作者:郭晓强;著作权人:西安泰秀实业有限公司;创作完成日期:2016年12月3日;首次发表时间:2016年12月3日。

壳牌石油公司提交合同复印件证明泰秀公司与重庆奇派分厂及四川冰源公司均签订过《委托加工合同》，委托其生产“舒碱”系列苏打水。

壳牌石油公司还提交了泰秀公司自2017年起通过报纸、网络、电视台等途径就“舒碱苏打水”的设计、营销、品牌策划进行了大量的宣传和推广的微博宣传及新闻报道等证据，鑫享事承公司对上述证据真实性和对涉案被控侵权产品知名度的证明力不予认可。

壳牌石油公司提供采购合同等证明其销售的涉案“舒碱”苏打水系采购自泰秀公司。

鑫享事承公司为证明其实际使用涉案“舒减”商标的情况，提交了2020年5月9日与陕西张利民饮料有限公司签订的《委托生产合同》及“舒减”苏打水在销实物照片。

一审法院认为，本案的争议焦点为：1、壳牌石油公司是否实施了商标权侵权行为；

2、若构成侵权，侵权责任如何承担。

鑫享事承公司是第38212323号“舒减”商标注册人，且上述商标目前仍在有效期内，对于侵犯其注册商标专用权的行为鑫享事承公司有权提起诉讼。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

鑫享事承公司于2019年5月15日申请，2020年3月7日注册涉案商标“舒减”，而壳牌石油公司提交的证据能够互相印证，证明壳牌石油公司销售的涉案“舒碱”苏打水系泰秀公司委托生产，壳牌石油公司自泰秀公司购进涉案产品并进行销售，壳牌石油公司作为销售者已经尽到了注意义务且并无过错。

泰秀公司自2016年已经在苏打水上开始使用“舒碱”标识，并进行了宣传推广，在市场上具有一定的影响。

根据上述法律规定，即使“舒碱”系列苏打水使用的标识与鑫享事承公司的注册商标构成近似，鑫享事承公司也无权禁止在原使用范围内继续使用。

另外，被控侵权的“舒碱”苏打水与鑫享事承公司第38212323号“舒减”商标在字形上存在差别，外包装也不一致，已经起到了相互区别的作用，不足以引起相关公众混淆。

综上，涉案被控侵权的“舒碱”苏打水不构成对鑫享事承公司第38212323号“舒减”商标专用权侵权，鑫享事承公司要求壳牌石油公司承担侵权责任的诉讼请求一审法院不予支持。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款之规定，判决：驳回西安鑫享事承实业有限公司的诉讼请求。

案件受理费2300元，由西安鑫享事承实业有限公司负担。

本院二审期间，上诉人鑫享事承公司提交一份证据：西安市新城区市场监督管理局对其的《关于西安泰秀实业有限公司涉嫌违法使用商标举报的回复》，拟证明泰秀公司委托生产的“舒碱”系列苏打水系违法使用商标，已被相关部门责令停止销售。

壳牌石油公司对该证据的真实性、关联性及证明目的均不认可。

经审查，本院对该份证据的真实性予以确认。

经审理查明，西安市新城区市场监督管理局在对鑫享事承公司《关于西安泰秀实业有限公司涉嫌违法使用商标举报的回复》中称：泰秀公司自2016年起，委托重庆市奇派食品饮料有限公司生产饮用苏打水，瓶身有“舒碱”标识。

该公司连续申请“舒碱”汉字在饮料、苏打水类别上的商标注册，但均被以违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项驳回申请。

目前，该公司正在提起复审。

我局曾积极协商泰秀公司与你方就“舒减”商标转让开展协商，但始终未达成一致意见。

我局于2020年3月5日责令泰秀公司立即停止“舒碱”系列苏打水的委托生产，30日内停止销售行为。

另查明，鑫享事承公司于2019年5月申请“舒减”注册商标，2020年3月注册该商标，2020年5月首次与陕西张利民饮料有限公司签订《委托生产合同》生产“舒减”苏打水，增值税发票显示开票日期为2020年9月11日。

鑫享事承公司于2020年7月15日起诉至西安市中级人民法院，形成本案。

庭审中，鑫享事承公司称，在第一次申请涉案商标时商标局驳回的理由为“舒碱”商标在先申请，随后咨询专业机构后知晓“舒碱”商标不可能成功注册，遂申请注册了“舒减”商标。

随后，其起诉了被控侵权产品的多个销售方，并未起诉泰秀公司。

在鑫享事承公司诉重庆奇派分厂、四川冰源公司及淘宝公司侵害商标权纠纷的另案诉讼中，重庆奇派分厂、四川冰源公司一审中提交了鑫享事承公司的企业信用信息公示报告及申请注册的7个商标档案信息，认为其于2020年才增加食品经营的经营范围，注册多个与其经营范围无关的商标，存在恶意抢注行为，鑫享事承公司对此辩称是注册多个商标是生产需要，其委托他人生产“舒减”苏打水，无需相关食品类许可资质。

再查明，泰秀公司在啤酒、苏打水等类别上申请的“舒碱”商标正在商标评审委员会复审中。

一审法院查明的其余事实清楚，本院予以确认。

本院认为，本案的争议焦点为壳牌石油公司是否侵害了涉案“舒减”注册商标的商标专用权。

壳牌石油公司提出的“舒碱”标识在先使用抗辩是否成立。

商标是承载企业商誉的核心载体，其最本质的特征是区分商品或服务的来源，对于未注册的商标标识亦是如此。

根据一审查明的事实，本案的被控侵权产品来源于泰秀公司，而泰秀公司自2016年起已经生产印有“舒碱”标识的苏打水并进行广泛销售，亦进行了相应宣传推广，在市场上具有一定的影响力。

该标识虽然未经注册，但不影响泰秀公司在本案作为商标持有人应享有的权利。

尽管鑫享事承公司注册的“舒减”商标与“舒碱”标识近似，但“舒减”注册商标的申请时间晚于泰秀公司使用的“舒碱”标识近两年有余，“舒减”商标被使用的时间更晚。

并且“舒碱”标识具有一定影响力，依据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”之规定，鑫享事承公司无权禁止泰秀公司在原使用范围内继续使用“舒碱”标识，其主张“舒碱”标识构成商标侵权的主张不成立，本院不予支持。

需要说明的是，泰秀公司使用的“舒碱”商标标识具有一定的影响力，而在鑫享事承公司申请“舒减”商标时，其已知悉“舒碱”商标的情况。

再结合已查明的事实，鑫享事承公司此前并未生产苏打水等饮料，其注册的“舒减”商标系横向排列，但在使用时却采用竖向排列的方式，与泰秀公司使用“舒碱”标识的方式相同。

另外，在注册“舒减”商标后鑫享事承公司并未致力于投入量产及对该商标商誉的培育，而是在知悉生产厂家系泰秀公司的情况下，一方面向诸多销售者提起包括本案在内的三起民事诉讼，一方面与泰秀公司协商转让“舒减”商标事宜，希望通过转让商标获取利益，故鑫享事承公司注册“舒减”商标不以生产经营为目的的行为不应为法律所鼓励。

一审法院认定“舒碱”标识系在先使用，适用法律正确。

“舒碱”商标未获批准注册是否影响在先使用抗辩权。

鑫享事承公司认为“舒碱”商标未获批准注册，属于《中华人民共和国商标法》第十条第七项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”中不得作为商标使用之情形，本院认为，一方面商标主管机关作出的驳回“舒碱”商标注册的通知尚未经过商标评审委员会复审及人民法院生效法律文书的确认。

另一方面，未获批准注册的行为始自泰秀公司的申请行为，在此之前，其无从知悉“舒碱”标识是否适合作为注册商标使用。

因此，基于泰秀公司在“舒碱”标识上所积累的商誉，在该商标标识未经最终确认之前，其使用“舒碱”标识的其在先权利不应受到影响。

而西安市新城区市场监督管理局责令泰秀公司立即停止“舒碱”系列苏打水的生产及销售的决定系具体行政行为，与本案的侵权行为判定并无必然关联。

壳牌石油公司是否构成商标侵权。

根据一审法院查明的事实，由于泰秀公司委托重庆奇派分厂与四川冰源公司生产“舒碱”苏打水，并经壳牌石油公司进行销售，故一审法院以此为据认定壳牌石油公司销售涉案“舒碱”苏打水的行为并未侵犯鑫享事承公司享有的涉案商标专用权，并无不当。

综上，鑫享事承公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2300元，由西安鑫享事承实业有限公司负担。

本判决为终审判决。