广东省高级人民法院民 事 判 决 书(2019)粤知民终443号上诉人（原审被告）：东莞市穗福硅橡胶制品有限公司，住所地广东省东莞市石排镇向西面前田小区42号。

法定代表人：郑秤生，该公司总经理。

委托诉讼代理人：袁萍洲，广东崇越律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：广州盛创文化发展有限公司，住所地广东省广州市海珠区华新一街12号1501房自编之一。

法定代表人：黄清华，该公司总经理。

委托诉讼代理人：蒙晓丽，广东红棉律师事务所律师。

上诉人东莞市穗福硅橡胶制品有限公司（以下简称穗福公司）因与被上诉人广州盛创文化发展有限公司（以下简称盛创公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2018）粤73民初918号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年5月22日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。

本案现已审理终结。

穗福公司上诉请求：1.撤销一审判决第二项，改判穗福公司赔偿盛创公司经济损失1685元。

2.二审案件受理费由盛创公司承担。

事实和理由：1.在确定专利侵权赔偿数额时，应依次按权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、参照专利许可使用费、酌情判决的方法确定侵权损害赔偿的数额，一审判令直接酌情确定穗福公司赔偿盛创公司经济损失及合理开支共100000元错误。

本案中盛创公司没有实际损失，穗福公司因侵权所获得的利益为1658元，应以该获利赔偿盛创公司的经济损失。

而盛创公司主张的维权合理费用属擅自扩大自己的损失，不得要求赔偿。

2.双方当事人此前签订了《委托加工生产合同》生产产品，若存在穗福公司未经盛创公司同意擅自销售委托加工生产的产品，应定为违约之诉。

盛创公司答辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。

盛创公司向一审法院起诉，请求判令：1.穗福公司立即停止侵犯“一种V型鞋带”（专利号：ZL201220755251.7）的实用新型专利权全部权利要求的行为，包括停止制造、许诺销售、销售侵权产品，销毁侵权产品专用模具。

2.穗福公司赔偿盛创公司经济损失及维权的合理费用共计人民币150000元。

3.判令穗福公司承担本案诉讼费。

一审法院认定事实：吴颖琪是名称为“一种V型鞋带”，专利号为ZL201220755251.7涉案实用新型专利的发明人。

该专利申请日为2012年12月29日，授权公告日为2013年11月13日，该专利按时缴纳年费，专利权法律状态为有效，盛创公司通过受让的方式取得涉案专利权。

涉案实用新型专利的权利要求为：1、一种V型鞋带，有硅胶条（1）与按扣（2）组成，其特征在于硅胶条（1）上有尾端（11）、尾部第一按扣孔（12）、第二按扣孔（16）、收尾孔（15），硅胶条（1）尾部第一按扣孔（12）固联按扣（2）。

2、如权利要求1所述的一种V型鞋带，其特征在于按扣（2）上有二个槽，其中一个按扣槽固联硅胶条（1）的第一按扣孔（12），使用时，按扣（2）的另一槽与第二按扣孔（16）紧固。

3、如权利要求1或权利要求2所述的一种V型鞋带，其特征在于按扣（2）可以是正方形、圆形、长方形、椭圆形、多边形制作。

2018年1月16日，盛创公司的代理人通过信息网络进入“www.1688.com”网站，搜索进入穗福公司店铺网页，在该店铺首页搜索“懒人鞋带”，在“懒人鞋带”搜索结果网页点击进入“行业推荐硅胶厂硅胶新产品硅胶二代圆头懒人鞋带”页面，进行了“立即订购”、“确认订单”、“确认付款”操作，后盛创公司的代理人点击了“确认支付”，成功购买了被控侵权产品5050条，货品总价3787.5元。

网页上介绍“东莞市穗福硅橡胶制品有限公司是专业从事硅胶制品开发、生产、销售的企业主营，经营范围：产销：硅橡胶制品、模具加工”。

网页上有被控侵权产品的图片。

盛创公司代理人通过阿里旺旺与该店铺客服（郑秤生）进行聊天：聊天记录大致如下：买家-“你好，可否修改数量，我想先拿2500条”、“改一下数量和价格”、“改好没有老板”，客服-“在改”、“稍等”、“不会改”，买家-“你微信号”，客服-“ZCS15899915909”。

2018年1月19日，盛创公司的代理人在公证人员在场的情况下收取了前述网上购物所购得的商品（优速快递的快递单号：518274403309）。

据此，广东省广州市南方公证处出具了（2018）粤广南方第011029号公证书。

2014年3月5日，盛创公司与穗福公司签订《委托加工生产合同》，合同约定：甲方（盛创公司）委托乙方（穗福公司）代为加工硅胶模具一套，此套模具用于生产甲方产品硅胶条，乙方全面负责采购加工产品所需的原辅材料，无论协议履行期内或协议终止后，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三人销售甲方委托加工生产的产品并不得为任何第三方生产同功能的产品，未经甲方书面同意，乙方不能私自使用甲方所有的品牌或模具，本协议期限暂定为2年，自合同签订之日起生效。

双方确认该合同的存在，并都确认该合同已经于2016年合同到期后终止合作，已经进行了结算，穗福公司已经把产品和模具交回给盛创公司。

同时，穗福公司陈述有2512条不匹配、不配套的合同产品留在穗福公司处，并与盛创公司口头协议将留在穗福公司处的产品交由穗福公司自行处理，涉案的被控侵权产品就是留下来的这些产品。

盛创公司对穗福公司该说法不予认可，认为穗福公司该说法没有证据予以证明，且穗福公司向盛创公司确认已经将所有合同产品交付给盛创公司，盛创公司也没有与穗福公司达成任何口头协议。

根据穗福公司提交的2018年1月16日微信聊天记录显示：一方：“老板，我只要2500条，所以你退我一部分钱”，另一方：“好”、“转账给广州鞋带-蒙…￥1903.75”，一方：“已收钱￥1903.75”。

双方确认实际购买了2500条，并通过微信退款1903.75元。

当庭打开公证物，里面有五袋被诉侵权产品硅胶鞋带，分别橙色、绿色、黄色、灰色、黑色各一袋。

将涉案专利与被诉侵权产品比对，盛创公司认为涉案专利与被诉侵权产品均为鞋带;被诉侵权产品上有硅胶条与按钮，硅胶条上有尾端，尾部有第一按扣孔，另一端有第二按扣孔、收尾孔，硅胶条尾部第一按扣孔固联按扣，按扣上有两个槽，其中一个按扣槽固联硅胶条的第一按扣孔，使用时，按扣的另一槽与第二按扣孔紧固，按扣为椭圆形，被诉侵权产品的技术特征与涉案专利全部权利要求的全部技术特征相同，落于涉案专利的保护范围。

穗福公司认为，被诉侵权产品与涉案专利相同，落入涉案专利的保护范围。

同时，穗福公司认为生产涉案被控侵权产品需要专用模具。

盛创公司提交了如下证据证明其维权开支费用：1.广东省广州市南方公证处向盛创公司开具了一张公证费发票，金额共1100元；

2.律师费发票，金额为20000元。

盛创公司没有证据证实其因案涉侵权行为受到的经济损失或穗福公司因侵权行为而获利的数额，请求法院在法定赔偿的范围内进行酌定。

另查明，穗福公司成立于2013年8月26日，系自然人独资的有限责任公司，法定代表人是郑秤生，经营范围包括：产销硅橡胶制品、模具加工。

以上事实有盛创公司提交的专利证书、专利年费缴费记录、公证书、公证费发票、律师费发票，穗福公司提交的委托加工生产合同、销售记录、微信记录及庭审笔录佐证。

一审法院认为：盛创公司是涉案实用新型专利的专利权人，该专利权利目前处于有效状态，受法律保护。

除法律另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、销售、许诺销售其专利产品。

关于被诉侵权产品是否为穗福公司制造、销售、许诺销售的问题。

首先，根据前述认定的事实，穗福公司在其经营的网店网页上展示了被诉侵权产品图片，并确认有销售被诉侵权产品，一审法院认定穗福公司存在许诺销售、销售被控侵权产品的行为。

其次，关于制造的问题，穗福公司的经营范围包括制造硅橡胶产品，本案被诉侵权产品属于硅胶类产品，穗福公司曾经接受盛创公司的委托生产同款产品的模具及产品，证明穗福公司具有生产被诉侵权产品的能力。

穗福公司抗辩称被诉侵权产品是接受盛创公司委托生产的合同结束后，盛创公司不要而留下并口头同意其处理的产品，在盛创公司对穗福公司该主张予以否认的情况下，穗福公司对其主张有责任予以举证，在其没有证据予以证明的情况下，其抗辩被诉侵权产品合法来源于盛创公司的主张不成立，结合穗福公司陈述只有委托加工合同中剩下的2512条被诉侵权产品与其同意销售盛创公司代理人5050条被诉侵权产品的事实相矛盾的情况，一审法院认定穗福公司存在生产被诉侵权产品的行为。

关于被诉侵权产品是否落入盛创公司专利权保护范围的问题。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

本案中，涉案专利为实用新型专利，盛创公司请求保护全部权利要求。

经比对，被诉侵权产品的技术特征与涉案专利全部权利要求的技术特征均相同，且穗福公司对此亦认可，故被诉侵权产品的技术特征落入涉案专利权保护范围。

穗福公司未经许可，制造、许诺销售、销售与涉案专利具有相同技术特征的被控侵权产品，侵害了盛创公司享有的专利权，依法应承担停止侵权行为和赔偿损失等民事责任。

穗福公司制造被诉侵权产品需要专用模具，因此，盛创公司诉请穗福公司销毁生产被诉侵权产品的专用模具，有事实依据，一审法院予以支持。

关于赔偿数额的问题，鉴于因本案侵权行为导致的权利人损失或侵权人获益均无充分证据证实，亦无专利许可使用费予以参照，一审法院参考本案涉案专利为实用新型专利、穗福公司作为曾是盛创公司涉案专利产品的代工方知晓专利权的存在及负有避让侵犯涉案专利的合同义务、侵权行为的性质、规模和情节，以及盛创公司为本案维权的合理支出，酌情确定穗福公司赔偿盛创公司经济损失及合理开支费用共100000元，盛创公司诉讼请求超出上述数额的部分，不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定,一审法院作出如下判决：一、穗福公司自判决发生法律效力之日起停止制造、许诺销售、销售侵害专利号为ZL201220755251.7、名称为“一种V型鞋带”实用新型专利权的产品的行为，并销毁制造该产品的专用模具；

二、穗福公司自判决发生法律效力之日起十日内，赔偿盛创公司经济损失及合理开支共100000元；

三、驳回盛创公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费3300元，由盛创公司负担500元，穗福公司负担2800元。

本案受理费已经由盛创公司预交，盛创公司同意穗福公司负担部分由穗福公司于判决生效之日迳付给盛创公司。

本院经审理查明，一审法院查明事实属实，本院予以确认。

二审中，穗福公司向本院提交了三份民事判决，分别为（2017）粤73民初1824号、（2018）粤民终1207号、（2017）粤73民初3863号，拟证明同类案件广州知识产权法院均判决侵权方赔偿盛创公司经济损失（包括合理费用）10000元，本案一审判决穗福公司承担100000元有违公平公正。

盛创公司经质证对真实性、合法性予以认定，对关联性不予认可，认为该三份判决均是针对外观设计专利侵权行为作出的，且本案涉案的专利为实用新型专利，各被告的侵权行为、情节亦不相同，判决金额应根据案件事实及侵权人的具体行为作出，不应进行类比。

本院认为，在盛创公司对以上证据的真实性、合法性不持异议的情况下，本院对其真实性、合法性予以确认，但该三份民事判决涉及的是另一外观设计专利，且各被诉侵权行为、情节亦不相同，本院对其关联性不予确认。

本院认为，本案系侵害实用新型专利权纠纷。

根据当事人的上诉请求与理由、答辩意见，本案的争议焦点为：1.一审确定的案由是否恰当；

2.一审判决确定的赔偿数额是否合理。

关于焦点问题1。

穗福公司未经许可，制造、销售、许诺销售与涉案专利权技术特征相同的被诉侵权产品，其行为不仅侵害了盛创公司享有的专利权，还违反了双方所签订《委托加工生产合同》约定的义务，构成了违约行为。

《中华人民共和国合同法》第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。

”盛创公司基于穗福公司这一被诉行为，既享有侵权损害赔偿的求偿权,又享有违约赔偿的求偿权。

盛创公司可根据自己的利益判断，选择行使请求权，即可以基于对方当事人的违约行为提起违约责任之诉，要求对方当事人依法承担违约责任；

也可以基于对方当事人的侵权行为提起侵权责任之诉，要求对方当事人依法承担侵权责任。

盛创公司选择了侵权损害赔偿求偿权,应依法予以支持。

故一审法院根据盛创公司的诉讼请求确定本案为侵害专利权纠纷并无不当，穗福公司上诉认为本案应定为合同违约之诉的理由不能成立，本院不予支持。

关于焦点问题2。

《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中，盛创公司未就其损失、穗福公司获得的利益或涉案专利的许可使用费用有关的事实提交相应的证据，请求法院酌情确定本案的赔偿数额。

穗福公司虽主张其获得的利益为1658元，但未对此进行充分的举证。

在此情况下，一审法院可以援引专利法第六十五条所规定的法定赔偿的方式来确定本案的赔偿数额。

盛创公司委派律师参与了本案的诉讼活动，加之在诉讼开始前所进行的必要调查和证据保全等活动，盛创公司必然会为本案的维权行为支付相应的费用，对该部分合理开支，应予以支持。

一审法院参考本案涉案专利为实用新型专利、穗福公司作为曾是盛创公司涉案专利产品的代工方知晓专利权的存在及负有避让侵犯涉案专利的合同义务、侵权行为的性质、规模和情节，以及盛创公司为本案维权的合理支出，酌情确定穗福公司赔偿盛创公司经济损失及合理开支费用共100000元并无不当，本院予以支持。

综上所述，穗福公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2300元，由上诉人东莞市穗福硅橡胶制品有限公司。

本判决为终审判决。