湖北省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）鄂民终606号上诉人（原审被告）：武汉普罗旺斯花园酒店管理有限公司关山店，营业场所湖北省武汉市洪山区民族大道163号关山公园内苗圃科普楼5-8楼。

负责人：刘从春。

委托诉讼代理人：骆顺利，该店工作人员。

委托诉讼代理人：吴亮，北京润创律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：郎培华，男，1975年12月27日出生，汉族，住河南省新蔡县。

委托诉讼代理人：张煜，湖北雄楚律师事务所律师。

上诉人武汉普罗旺斯花园酒店管理有限公司关山店（以下简称普罗旺斯公司关山店）因与被上诉人郎培华侵害商标权纠纷一案，不服湖北省武汉市中级人民法院(2018)鄂01民初4276号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

本案现已审理终结。

普罗旺斯公司关山店上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判驳回郎培华的全部诉讼请求；

2.判令禁止郎培华使用恶意抢注的涉案商标；

3.判令郎培华的一审诉讼行为构成权利滥用、恶意诉讼，应当承担消除影响、赔偿损失的法律责任；

4.一、二审诉讼费用由郎培华负担。

二审庭审中，普罗旺斯公司关山店自愿撤回上述第2、3项上诉请求。

事实和理由：1.一审判决对郎培华恶意抢注的事实不予审查有误。

郎培华未经武汉普罗旺斯花园酒店管理有限公司（以下简称普罗旺斯公司）授权以自己的名义注册涉案商标，本案应适用《中华人民共和国商标法》第十五条第一款的规定判令郎培华禁止使用涉案商标，纠正其违法性，否定其诉讼请求的权利基础，驳回郎培华的诉讼请求。

2.一审判决适用《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款属适用法律错误。

即使不考虑第1项上诉理由，本案应依据最高人民法院法发﹝2011﹞18号文第22条的规定，认定郎培华恶意抢注涉案商标，并滥用涉案商标权起诉真实权利人，上诉人的商标侵权抗辩理由成立，进而维护正当经营者的合法权益。

3.郎培华恶意取得、囤积、行使商标权并向真实权利人主张侵权，构成权利滥用，其诉讼行为应当认定为恶意诉讼，郎培华应承担消除影响、赔偿损失的法律责任。

4.即使不考虑以上3项上诉理由，在郎培华担任普罗旺斯公司法定代表人和股东期间，普罗旺斯公司关山店已经在筹划设计、租赁店面、装修建设和做营业准备了，普罗旺斯公司关山店的存在时间，使用被控侵权标识的时间都早于普罗旺斯公司关山店的工商登记时间及涉案商标注册时间，因此普罗旺斯公司关山店使用被控侵权标识并未超出在先使用人原使用范围，普罗旺斯公司关山店在先使用抗辩成立，有权继续使用被控侵权标识。

5.即使不考虑第1-4项上诉理由，本案诉讼已经超过了诉讼时效，郎培华是在涉案商标注册五年后才提起诉讼，郎培华未在合理期间内主张权利，也未阻止普罗旺斯公司关山店扩大使用范围，应视为郎培华对普罗旺斯公司关山店扩大原使用范围的行为和事实状态主张权利超过了诉讼时效。

6.即使不考虑第1-5项上诉理由，郎培华在退出普罗旺斯公司后，仍与普罗旺斯公司关山店从事合作经营业务，涉案商标并未实际投入实用，依照《中华人民共和国商标法》第六十四条第一款之规定，普罗旺斯公司关山店不应承担赔偿责任。

7.即使不考虑第1-6项上诉理由，普罗旺斯公司关山店使用被控侵权标识的时间早于涉案商标注册核准日期，且该使用行为得到了郎培华的默认许可，亦经过了在先使用人的授权，因此普罗旺斯公司关山店不知道使用被控侵权标识的行为构成商标侵权，主观上不存在侵权故意，且有合法来源，根据《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款的规定，普罗旺斯公司关山店无需承担赔偿责任。

8.被控侵权标识为普罗旺斯公司委托设计师设计，该公司享有被控侵权标识的在先使用权和著作权。

郎培华作为普罗旺斯公司的法定代表人参与了普罗旺斯公司关山店店面租赁筹备与营业建设，郎培华未经同意擅自注册涉案商标，且注册后未投入商业使用，普罗旺斯公司关山店已经向商标行政主管机关提出了无效宣告申请，故请求二审法院中止审理，待行政程序完成后再行继续审理。

二审庭审中，普罗旺斯公司关山店撤回了第7项上诉理由。

郎培华未当庭答辩。

郎培华向一审法院起诉请求判令：1.普罗旺斯公司关山店停止使用第10644621号注册商标；

2.普罗旺斯公司关山店就其侵犯郎培华注册商标专用权的侵权行为登报和在酒店大堂张贴、示牌等方式向郎培华公开赔礼道歉、消除影响；

3.普罗旺斯公司关山店赔偿郎培华因商标专用权遭受侵犯所致的经济损失50万元（人民币，下同）；

4.普罗旺斯公司关山店赔偿郎培华因制止侵权行为所支付的调查费、差旅费、律师费等合理开支5万元；

5.本案诉讼费用由普罗旺斯公司关山店负担。

一审法院认定事实：经国家工商行政管理总局商标局核准，2013年5月14日，郎培华取得第10644621号图形商标（指定颜色），商标核定使用的类别为服务项目第43类，包括住所（旅馆、供膳寄宿处）等，注册有效期至2023年5月13日。

普罗旺斯公司成立于2011年3月7日，系有限责任公司（自然人投资或控股），住所地湖北省武汉市洪山区南湖文治街武昌府花样街******，法定代表人詹万春，经营范围：酒店管理，企业管理咨询；

提供住宿服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

2012年6月15日，该公司工商变更登记事项如下：一、董事会情况变更：郎培华（执行董事/总经理）；

韩智华（监事）变更为韩智华（监事）；

杨德斌（执行董事/总经理）；

二、自然人股东变更：郎培华（25%）变更后自然人股东无郎培华；

三、法定代表人变更：郎培华变更为杨德斌。

2013年7月5日，该公司工商登记住所由湖北省武汉市洪山区雄楚大道**变更为湖北省武汉市洪山区南湖文治街武昌府花样街******。

普罗旺斯公司关山店成立于2013年11月26日，系普罗旺斯公司分支机构。

2012年4月5日，普罗旺斯公司关山店作为甲方与乙方武汉市硚口区鑫必达智能门锁经营部签订订货合同，定购必达智能门锁，开门卡等产品，并约定质量标准按乙方所提供的并由甲方封存的样板为标准。

关于普罗旺斯公司关山店在其经营场所使用被控侵权标识的方式，经一审当庭勘验核实：普罗旺斯公司关山店经营场所提供的门禁卡及梳子上使用的被控侵权标识与涉案商标图案颜色相同；

普罗旺斯公司关山店经营场所提供的会员卡、拖鞋、擦鞋布及客户意见卡上所使用的被控侵权标识与涉案商标图案相同，颜色不同。

普罗旺斯公司关山店对上述使用方式及对比结果当庭予以认可。

一审庭审中，郎培华对普罗旺斯公司在其作为股东及法定代表人经营期间即涉案商标经核准注册前已经在该公司经营场所使用涉案商标标识的事实予以认可。

一审法院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十六条的规定，郎培华系第10644621号注册商标的所有权人，依法在核定使用的第43类服务项目上对该商标享有注册商标专用权。

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项的规定，本案中，首先，普罗旺斯公司关山店经营范围为旅馆服务类，与涉案注册商标核定使用类别相同；

其次，普罗旺斯公司关山店在其经营场所提供的门禁卡及梳子上，使用了与郎培华享有专用权的注册商标相同的标识。

在普罗旺斯公司关山店没有提交证据证明其使用行为已获得郎培华授权许可的前提下，一审法院认定普罗旺斯公司关山店的上述使用行为构成侵权。

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项的规定，普罗旺斯公司关山店在其经营场所提供的会员卡、拖鞋、擦鞋布及客户意见卡上，多次使用与郎培华享有专用权的注册商标图案相同，颜色不同的标识。

从普通消费者角度，二者构成近似标识。

因此，普罗旺斯公司关山店在其经营场所使用与第10644621号注册商标近似标识的行为，容易导致相关消费者产生混淆，侵害了郎培华对第10644621号注册商标享有的商标专用权。

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款的规定，郎培华一审当庭对普罗旺斯公司的在先使用行为予以认可，但普罗旺斯公司关山店成立时间晚于郎培华注册商标核准日期，即使作为在先使用人普罗旺斯公司的分支机构，也超出了在先使用人的原使用范围，故普罗旺斯公司关山店提出的在先使用抗辩不成立。

另普罗旺斯公司关山店提出郎培华系恶意抢注涉案商标的答辩理由，普罗旺斯公司关山店可依法另行主张权利，本案不予审查。

根据《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，普罗旺斯公司关山店应当立即停止侵害郎培华商标专用权的行为，并赔偿因其上述行为给郎培华造成的经济损失。

鉴于郎培华对于因普罗旺斯公司关山店侵权行为所受到的实际损失、普罗旺斯公司关山店因侵权行为所获得的利益、注册商标许可使用费等事实均难以举证证明，郎培华所遭受的实际损失难以确定，本案普罗旺斯公司关山店赔偿郎培华的经济损失可由人民法院依法认定。

结合郎培华被侵害的第10644621号注册商标的知名度、普罗旺斯公司关山店经营规模等因素；

同时考虑到郎培华曾任普罗旺斯公司关山店所属总公司即普罗旺斯公司法定代表人参与经营，且认可普罗旺斯公司的在先使用行为。

普罗旺斯公司关山店虽成立于郎培华注册商标核准以后，实际超出了在先使用人的原使用范围，但普罗旺斯公司关山店为在先使用人的分支机构，并不具备独立法人资格，其使用被控侵权标识系经普罗旺斯公司授权，而非主观恶意侵权。

一审法院酌定普罗旺斯公司关山店赔偿因其侵害郎培华注册商标专用权造成的经济损失为50000元。

另郎培华未提交证据证明其主张的合理费用实际支出，故其要求普罗旺斯公司关山店赔偿合理开支的诉讼请求无事实依据，一审法院不予支持。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条规定，郎培华并未提交证据证明普罗旺斯公司关山店侵权行为造成其商标信誉受损，故郎培华要求普罗旺斯公司关山店就其侵犯郎培华注册商标专用权的侵权行为登报和在酒店大堂张贴、示牌等方式向郎培华公开赔礼道歉、消除影响的诉讼请求无事实及法律依据，一审法院不予支持。

综上，根据《中华人民共和国商标法》第五十六条，第五十七条第一项、第二项，第五十九条第三款，第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决：一、普罗旺斯公司关山店自判决生效之日起，立即停止在其经营场所使用第10644621号注册商标标识；

二、普罗旺斯公司关山店自判决生效之日后十日内，赔偿郎培华因商标权遭受侵害所致经济损失50000元；

三、驳回郎培华的其它诉讼请求。

本案一审案件受理费9300元，由郎培华负担8455元，普罗旺斯公司关山店负担845元。

本院审查查明，2019年11月13日，国家知识产权局作出商标撤三字〔2019〕第W050825号关于第10644621号第43类“图形”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定，该决定载明“撤销第10644621号第43类‘图形’商标，原第10644621号《商标注册证》作废，并予公告。

”本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项规定“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织……”本案中，郎培华基于其享有的涉案商标专用权对普罗旺斯公司关山店提起诉讼，但在本案审理过程中，涉案商标已被国家知识产权局决定撤销，郎培华享有的权利基础已不存在，郎培华与本案无直接利害关系，其起诉不符合人民法院立案受理条件，应予驳回。

依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条规定，裁定如下：一、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01民初4276号民事判决；

二、驳回郎培华的起诉。

一审案件受理费9300元，退还一审原告郎培华；

上诉人武汉普罗旺斯花园酒店管理有限公司关山店预交的二审案件受理费9300元予以退还。

本裁定为终审裁定。