山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁02民初2511号原告：北京孝夕阳科技发展有限公司，住所地北京市通州区。

法定代表人：张京康，执行董事。

委托诉讼代理人：张建明，河南方邦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：郭新华，河南方邦律师事务所律师。

被告：青岛百事祥体育用品有限责任公司，住所地山东省青岛市市南区。

法定代表人：冷清和，经理。

委托诉讼代理人：张忠利，山东纬达律师事务所律师。

原告北京孝夕阳科技发展有限公司与被告青岛百事祥体育用品有限责任公司侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2020年12月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。

原告的委托诉讼代理人张建明、被告的委托诉讼代理人张忠利到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止销售侵犯原告专利号ＺＬ20173045××××.Ｘ、鞋底部件（3）外观设计专利权产品的行为；

2.判令被告赔偿经济损失和原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用共计1万元；

3.本案诉讼费由被告承担。

事实和理由：原告是一家有爱的新型互联网企业，始终秉承“关爱老人、关爱父母、关爱自己”的理念，时刻专注用户，不断提升效率。

“足力健”是原告旗下的子品牌，目前“足力健”已遍布全国30多个省及直辖市，有5000余家连锁专卖店，致力于成为全国老人鞋产业龙头企业。

在老人鞋的产品研发上，“足力健”先后获得多项专利。

在原告的不懈努力下，“足力健”品牌系列产品以其卓越的品质在市场上和广大消费者心中已具有广泛、深入、持续的影响力。

也正因为如此，市场上生产销售侵犯“足力健”专利权的行为日渐增多。

原告发现被告在其授权的专柜长期销售侵权产品，该专柜的位置为济南市市中区经二路39号欧亚大观园商场一楼的“百事祥专业老年鞋”专柜。

为维护原告合法权益，特向法院起诉，望判如所请。

被告辩称，一、被答辩人属于重复诉讼，依法应驳回被答辩人的诉讼请求。

被答辩人之前曾在郑州市中级人民法院提起该外观专利的诉讼，郑州市中级人民法院已经依法判决。

并且就该外观专利被答辩人又在济南市中级人民法院提起诉讼，现该多起诉讼案件正在诉讼中。

二、答辩人不构成外观设计专利侵权。

本案被诉侵权产品是鞋，公众或消费者能正常看到的只是鞋面和鞋帮，鞋面和鞋帮占人们正常看到这双鞋的面积的100%。

因此，只是利用鞋底的某一个部位的外观专利来确定整只鞋专利侵权，显然是不成立的。

而且法律规定对于外观设计专利侵权要排除产品内部或不可见部分的设计。

本案中被答辩人起诉答辩人外观设计专利侵权的是鞋底部位，该部位是消费者在平常穿着、走路时别人无法看到的，依法不应在外观设计专利的保护范围内。

三、根据专利法的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

答辩人已经举证证明在涉案外观设计专利申请日前，答辩人已经开始销售具有该外观设计特征的老年鞋。

依据专利法关于使用在先原则的规定，答辩人不构成侵犯专利权。

四、答辩人的产品依法获得相关部门的专利证书、作品登记证书。

被诉侵权产品经国家专利部门的审查获得外观设计专利，而且答辩人所销售的鞋与答辩人所获得的外观设计专利权在样式、形状、彩色完全一致。

因此答辩人所销售的鞋具有专利权保护，不存在侵犯被答辩人专利权的情况。

答辩人所销售的鞋经国家版权局依法登记，具有该款鞋外观设计的版权。

综上，被答辩人起诉答辩人专利侵权无法律和事实依据，请求依法驳回答辩人的诉讼请求。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

对当事人真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。

对真实性有异议的证据，本院认定如下：被告提交证据4图片六张，用以证明被告于2017年即开始销售被诉侵权产品，原告对该份证据的真实性、合法性、关联性均有异议。

本院认为，被告提交的图片系复印件，且图片中的鞋的外观与本案被诉侵权产品明显不同，本院对该份证据不予采信。

根据本院确认的证据及当事人陈述，认定事实如下：一、关于涉案专利的相关情况原告是名称为“鞋底部件（3）”、专利号ＺＬ20173045××××.Ｘ的外观设计专利的专利权人，专利申请日2017年9月21日，授权公告日2018年2月23日。

该专利有图片或照片10幅，包括设计1主视图、设计1后视图、设计1立体图1、设计1立体图2、设计1立体图3、设计1使用状态参考图、设计2主视图、设计2后视图、设计2立体图1、设计2立体图2。

该专利简要说明记载：本外观设计产品用于组装成鞋底的部件；

本外观设计产品的设计要点在于产品的形状；

最能表明本外观设计设计要点的图片或照片是设计1主视图；

指定基本设计为设计1。

2020年7月16日，被告针对涉案专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局于2021年1月22日作出第48007号《无效宣告请求审查决定书》，维持专利权有效。

二、原告主张的侵权事实2018年12月27日，原告的委托代理人李**辉与山东省济南市槐荫公证处公证人员周某、范某到济南市××商场××楼（市中区经××）“百事祥专业老年鞋”专柜，李**辉以普通消费者的身份在该店购买了鞋子两双（共399元），取得发票、持卡人存根、销货单各一张。

周某对该店及商场外观标识进行拍照。

山东省济南市槐荫公证处对上述购买过程出具（2019）鲁济南槐荫证经字第008号公证书。

原告为上述证据保全公证支付1000元公证费。

庭审中，原告向本院提交了上述公证购买的两双鞋中鞋底有“健步鞋”字样的一双鞋。

被诉侵权产品的鞋盒、吊牌上有“baishixiang百事祥”标识，并标有“经销商：青岛百事祥体育用品有限责任公司”字样。

被诉侵权产品鞋底的后脚掌部位为呈不规则四边形，上面平行排列多行正三角形、倒三角形依次排列的凸起。

三、与被告抗辩相关的事实被告提交的专利号ＺＬ20183017××××.9、名称为“鞋底（LRE811M-W）”的外观设计专利证书显示，专利申请日2018年4月24日，专利权人王新杰，授权公告日2018年10月12日。

该专利有图片或照片7幅，包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图。

该专利设计与被诉侵权产品的鞋底外观明显不同。

被告提交的专利号ＺＬ20193057××××.2、名称为“男鞋（LRO831M）”的外观设计专利证书显示，专利申请日2019年10月18日，专利权人刘芳，授权公告日2020年3月13日。

该专利有图片或照片7幅，包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图。

该专利设计与被诉侵权产品的外观基本无差别。

被告提交的登记号为国作登字-2019-F-00938037、国作登字-2019-F-00938038的作品登记证书显示，作品名称分别为男鞋（LRO831M）、女鞋（LRO831W），作品类别为美术作品，作者及著作权人为刘芳，创作完成日期2018年7月21日，首次发表日期2018年8月22日，登记时间为2019年12月16日。

上述作品登记证书所附样稿的鞋底样式与被诉侵权产品鞋底样式基本无差别。

四、原告起诉被告专利侵权的其他案件情况2019年5月7日，原告的委托代理人通过公证取证的方式在郑州市五个“百事祥专业中老年鞋”柜台分别以每双239元的价格购买了五双男鞋（鞋底显示“健步鞋”字样）。

原告认为上述男鞋侵犯了原告的9个专利权，并以本案被告及案外人高学文为共同被告向郑州市中级人民法院提起诉讼。

之后，原告对其中的三个案件撤诉。

郑州市中级人民法院于2020年6月8日作出（2019）豫01知民初1517号、1520号、1521号、1522号、1523号、1525号民事判决书，判决被告及高学文立即停止销售侵害原告ZL201721677867.6号“鞋底结构及鞋”专利权（1517号案件）、ZL201730450803.1号“鞋底部件（4）”专利权（1520号案件）、ＺＬ20173045××××.Ｘ号“鞋底部件（3）”专利权（1521号案件）、ZL201730450661.9号“鞋底部件（2）”专利权（1522号案件）、ZL201730450801.2号“鞋底部件（1）”专利权（1523号案件）、ZL201730671678.7号“鞋子（轻旅鞋）”专利权（1525号案件）产品的行为，并判决被告赔偿原告12万元（1517号案件）、2万元（1520号案件）、3万元（1521号案件）、3万元（1522号案件）、2万元（1523号案件）、10万元（1525号案件）。

上述判决经过二审审理予以维持。

原告主张，上述案件所涉侵权产品与本案被诉侵权产品相同，为同一款鞋。

另外，原告以本案被诉侵权产品同时侵犯了原告的上述六项专利权为由，分别向本院及济南市中级人民法院起诉被告多起案件。

本院认为，原告依法取得ＺＬ20173045××××.Ｘ号“鞋底部件（3）”外观设计专利权，该专利处于有效期内，原告享有的专利权应受法律保护。

因原告主张的被诉侵权行为发生时间为2018年，原告也未举证证明被诉侵权行为持续发生，故本案适用被诉侵权行为发生时的法律规定。

本案的争议焦点问题为：一、原告是否构成重复起诉；

二、被告是否构成专利侵权；

三、如构成专利侵权，原告的诉讼请求应否予以支持。

一、原告是否构成重复起诉《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十七条规定：当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；

（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；

（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。

本院认为，原告在郑州市中级人民法院起诉的（2019）豫01知民初1521号案件与本案的当事人不同、诉讼请求不同，因此根据上述规定，原告不构成重复起诉。

二、被告是否构成专利侵权《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围；

人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似；

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

本案中，被诉侵权产品鞋底的鞋后跟部位与涉案外观设计专利产品均为鞋底部件，属同种产品。

将被诉侵权设计与涉案外观设计专利各视图进行对比，两者均是一个不规则的四边形且形状近似，上面均平行排列正三角形、倒三角形依次排列的凸起，两者虽存在细微差异，但从整体上看构成近似，故本院认为，被诉侵权设计落入涉案外观设计专利权保护范围，被诉侵权产品系侵犯原告专利权的产品。

被告抗辩称，涉案专利设计是鞋底部位，消费者穿着、走路时无法看到。

本院认为，确如被告所说，消费者在穿着、走路时鞋底部位是不可见的，但是鞋底部位在消费者购买鞋类产品时是可见的，并且是消费者关注的部位，因此被告的抗辩不成立，本院不予支持。

《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

原告提交的证据显示，涉案侵权产品系在“百事祥专业老年鞋”专柜购买，产品的鞋盒、吊牌上有“baishixiang百事祥”标识，并标有“经销商：青岛百事祥体育用品有限责任公司”字样，故本院认为被告系涉案侵权产品的经销商，被告销售了涉案侵权产品，构成对原告专利权的侵犯。

被告虽对上述事实予以否认，但未提交相应的证据，本院对其抗辩不予支持。

关于被告主张的在先使用，因被告提交的相应证据真实性无法确认，不能证明其主张，本院不予支持。

关于被告主张的涉案侵权产品受外观设计专利权保护的抗辩，本院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年4月1日）第二十三条规定，被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。

本案中，被告提交的两个外观设计专利的专利申请日均晚于原告涉案专利权取得时间，原告的专利权在先，因此根据上述规定，被告的抗辩不成立，不予支持。

关于被告主张的涉案侵权产品受著作权保护的抗辩，本院认为，被告提交的作品登记证书显示，两个作品的创作完成时间均晚于原告涉案专利申请日，被告也未提供证据证明作品底稿及首次发表的相关情况，故被告的该项抗辩亦不能成立。

三、原告的诉讼请求应否予以支持第一，关于原告要求被告停止侵权的诉讼请求应否支持的问题。

本院认为，根据本案查明的事实，郑州市中级人民法院于2020年6月8日作出的（2019）豫01知民初1521号生效判决中已经判令被告停止销售侵害原告涉案专利权的产品，本院在本案中所认定的被告侵权行为与该判决要求被告停止的侵权行为相同，均是销售侵犯原告涉案专利权的产品，本案中被告被诉的侵权行为发生时间早于（2019）豫01知民初1521号案件中的侵权行为发生时间，原告也没有证据证明被告在上述判决生效后仍然存在侵权行为，故本院认为，在（2019）豫01知民初1521号判决已经支持原告停止侵权的诉讼请求的情况下，对原告的该项诉讼请求无须也不再予以支持。

第二，关于原告要求被告赔偿损失的诉讼请求应否支持的问题。

本院认为，首先，原告在本案及其他起诉被告侵权的案件中所主张的六项专利权均涉及相同的专利产品即鞋，并且原告在庭审中确认其在郑州市中级人民法院、济南市中级人民法院及本院起诉被告的侵权案件均涉及同一款侵权产品，因此，不论原告起诉被告多少案件，原告因被告侵权行为所受到的实际损失或被告的侵权获利是确定的；

其次，郑州市中级人民法院针对被告侵犯原告六项专利权的行为所作出的生效判决已判令被告赔偿原告共计32万元，根据原告六项专利权的类型、被告侵权行为的情节、原告的合理支出及前述情况，上述金额已足以弥补原告的损失；

最后，诚实信用原则是民事诉讼的基本原则，正当行使诉权是诚信原则的内在要求。

原告对于已经知晓的被告侵犯其相同专利权的侵权行为，分别在多地法院提起诉讼，徒增当事人讼累，浪费司法资源，对原告的此种滥用诉权、不诚信诉讼的行为不应予以鼓励。

综上，本院对原告要求被告赔偿损失的主张不予支持。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年4月1日）第二十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条规定，判决如下：驳回原告北京孝夕阳科技发展有限公司的诉讼请求。

案件受理费50元，由原告负担。

如不服本判决，当事人可在本判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。