四川省高级人民法院民 事 判 决 书（2017）川民终1066号上诉人（原审原告）：郑江，男，1980年9月25日出生，汉族，住湖北省建始县。

委托诉讼代理人：谢敏，四川泽实律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：夹江县万家宏不锈钢门业，住所地四川省夹江县。

经营者：董志红。

委托诉讼代理人：巫贵江，北京市中伦文德（成都）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：吴亮，北京市中伦文德（成都）律师事务所律师。

上诉人郑江因与被上诉人夹江县万家宏不锈钢门业（以下简称万家宏门业）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初730号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2017年10月20日立案后，依法组成合议庭，并于2017年11月21日公开开庭进行了审理。

上诉人郑江的委托诉讼代理人谢敏、被上诉人万家宏门业的委托诉讼代理人巫贵江、吴亮到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

郑江上诉请求：1.撤销一审判决，改判支持郑江的诉讼请求；

2.本案诉讼费由万家宏门业承担。

主要事实和理由：1.一审判决仅根据万家宏门业与两家普通企业签订的合同复印件（两家企业与万家宏门业有业务关系，且其中一家还是涉嫌共同侵权的制造加工企业），两份没有任何证人出庭作证、也没有任何相关人员接受调查核实的证人证言（两家企业出具的《情况说明》），就认定万家宏门业在专利号为ＺＬ20143038××××.Ｘ的专利（以下简称涉案专利）的申请日之前已经制造了被控产品，属于事实认定不清、违反法定程序、适用法律不当。

2.本案应由万家宏门业举证证明其是在原有范围内继续制造被控产品，一审法院要求郑江举证证明万家宏门业超出原有范围制造被控产品，属于适用法律不当。

综上，一审判决认定万家宏门业主张的先用权抗辩成立错误。

万家宏门业辩称：1.一审判决认定被控产品的外观设计落入涉案专利权的保护范围错误。

2.即使被控产品的外观设计落入涉案专利权的保护范围，但由于万家宏门业在涉案专利申请日前已经制造、使用了被控产品，故万家宏门业依法不构成侵权。

3.即使万家宏门业的行为构成侵权，郑江主张的赔偿金额也过高。

郑江向一审法院起诉请求：1.判令万家宏门业停止制造、销售、许诺销售专利号为ＺＬ20143038××××.Ｘ的专利产品的行为；

2.判令万家宏门业赔偿郑江50000元及合理开支6200元。

一审法院认定事实：一、关于涉案专利的情况。

2014年10月13日，郑江就名称为“铝合金扶手”的外观设计向国家知识产权局申请专利，并于2015年4月22日获得授权，专利号为ＺＬ20143038××××.Ｘ。

该专利的年费已缴纳至2017年10月12日。

涉案专利文件的《简要说明》载明：产品用途为“用于铝合金扶手”；

设计要点为“产品的整体形状、图案及其结合”；

最能表明设计要点的视图为“立体图”。

根据涉案专利的附图，涉案专利的设计特征可归纳为：a、立体图、主视图显示，涉案专利产品整体呈长条形；

b、立体图、左视图显示，涉案专利产品大体上由圆筒与方盒两部分组成，方盒嵌套在圆筒内部；

c、立体图、左视图显示，圆筒部分从截面看整体呈椭圆形，但只有约2/3个圆，开口部分嵌套在方盒的顶部；

d、立体图、左视图显示，方盒部分从整体上看呈长方体型，但底面开口，顶面被嵌套在圆筒部分的开口中；

e、主视图、后视图显示，圆筒部分的两侧沿轴向刻有若干条并列的直线纹路。

二、关于被控行为的实施情况。

2016年12月24日，万家宏门业在其位于四川省成都市青白江区弥牟镇正兴路99号俊翔型材市场的“万家宏铝合金楼梯扶手”销售点向郑江的代理人邓金涛销售包括被控产品在内的15种货物，货物总金额为1624元。

在购买过程中，邓金涛取得发货通知单、收据、四川增值税普通发票、名片、宣传册等资料。

四川省成都市蜀都公证处见证了上述过程，并出具了（2017）川成蜀证内经字第16457号公证书。

公证书所附四川增值税普通发票载明：购买方为“邓金涛”；

货物名称为“铝合金扶手”；

金额为“1624元”；

代开企业名称为“夹江县万家宏不锈钢门业”。

公证书所附宣传册中的“铝合金楼梯扶手配件展示”部分印制了被控产品的图片及名称，名称为“78面管”。

公证封存的被控产品具有如下设计特征：A、被控产品整体呈长条形；

B、被控产品大体上由圆筒与方盒两部分组成，方盒嵌套在圆筒内部；

C、圆筒部分从截面看整体呈椭圆形，但只有约2/3个圆，开口部分嵌套在方盒的顶部；

D、方盒部分从整体上看呈长方体型，但底面开口，顶面被嵌套在圆筒部分的开口中；

E、圆筒部分的两侧沿轴向刻有若干条并列的直线纹路。

一审庭审中，万家宏门业认可其有销售被控产品的行为，且被控产品系其委托他方制造；

同时，万家宏门业表示上述宣传册的作用在于展示待销售的产品。

三、关于在先使用的情况。

一审庭审中，万家宏门业就在先使用的情况提供了如下证据：签订时间为2014年3月12日的《设计印刷合同》复印件一份，其上载明：甲方为“万家宏门业”，乙方为“成都意捷印刷设计有限公司（以下简称意捷公司）”；

品名为“画册”，数量为“3000册”，总价为“7500元”；

“乙方收到甲方定稿签字的样稿后20日内交货，定稿签字样稿为一份，乙方打样，甲方签字”；

付款方式为“现金”；

合同上无甲方的签章。

落款单位为意捷公司、落款时间为2017年3月16日的《情况说明》一份，其上载明：意捷公司“在2014年3月12日至2014年4月6日期间为万家宏门业设计、制作万家宏楼梯扶手画册，其中设计、制作数量为3000份，累计收取款项约为7500元（附画册底稿）”。

该《情况说明》所附画册与上述公证取得的宣传册相同，其在“公司简介”页面上手写注明：“此图册设计于2014年3月12日”，并加盖有意捷公司的印章。

画册本身没有记载设计和印刷的时间。

签订时间为2013年10月1日的《铝型材代加工合同》复印件一份，其上载明：甲方为“成都企洪铝业有限责任公司（以下简称企洪公司）”，乙方为“万家宏门窗”；

“经甲乙双方协商一致，就乙方从甲方购买铝型材的具体事宜达成如下条款：一、本公司对各系列产品加工费报价如下：……1.产品价格：按客户下单当天中铝西南价+加工费……5.付款方式：下单时先付30%订金我公司方可生产，出货前付清余款……7.产品料形及颜色等外观设计由乙方提供及确认，我公司只负责按乙方要求加工……三、新开模具费用：先收模具费，开模后1年内产量达标……甲方退还乙方模具费用，否则不予退还”。

落款单位为企洪公司、落款时间为2017年3月20日的《情况说明》一份，其上载明：万家宏门业“曾于2013年10月1日至2014年10月1日期间在我公司定制加工楼梯扶手的铝合金材料一批（产品外观设计及材质要求由万家宏门业提供）。

加工数量大约为2.8T。

附《代加工合同》1份及《材料料形开模图》5份”。

《情况说明》所附的一张图号为“WJH15A”的图纸载明：名称为“面管”；

设计图为该面管的横截面，其设计与被控产品的横截面相同；

制图日期为“2013.10.7”。

庭审中，万家宏门业陈述：上述合同款项的支付方式都是现金支付，提货方式是自提，因此没有产生相应手续。

同时，因上述合同签订时距离本案诉讼已经有几年时间，故没有保留合同原件。

一审法院认为，郑江主张万家宏门业未经其许可擅自制造、销售、许诺销售外观设计落入涉案专利权保护范围的被控产品，构成对涉案专利权的侵害，应承担相应的民事责任，而万家宏门业则辩称被控产品的外观设计未落入涉案专利权的保护范围，且构成在先使用，故未构成侵权。

根据双方的诉辩主张，一审法院认为要判断郑江的诉讼请求能否成立，需要对以下问题进行考察：一、被控产品是否落入涉案专利权的保护范围。

基于郑江举出的购买被控产品的公证书、记载有被控产品的宣传册以及万家宏门业当庭陈述其委托制造被控产品的陈述，一审法院对郑江关于万家宏门业制造、销售、许诺销售被控产品的主张予以支持。

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第五十九条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”“与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围”。

根据上述规定，由于涉案专利文件的《简要说明》载明涉案专利产品的用途为“用于铝合金扶手”，故涉案专利产品与作为铝合金扶手一部分的被控产品在产品种类上相同或相近。

将专利产品的外观设计与被控产品的外观设计进行比较，可以看出二者的设计特征a-e与A-E分别对应并相同。

综上，被控产品的外观设计落入涉案专利权的保护范围。

万家宏门业辩称，相较于涉案专利产品，被控产品两侧的直线纹路更多，且其椭圆形横截面的圆弧幅度更小。

针对该主张，一审法院认为，万家宏门业所指出的上述区别较为细微，对产品的整体视觉效果不构成影响。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第三款关于“被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”之规定，一审法院对万家宏门业的上述主张不予支持。

二、万家宏门业是否构成在先使用。

专利法第六十九条第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

庭审中，万家宏门业从被控产品的委托生产时间、载明被控产品图片及名称的宣传册的委托设计印刷时间均早于涉案专利申请日的角度，向一审法院提供了如下证据：《铝型材代加工合同》复印件、代加工企业于2017年3月出具的《情况说明》及所附图纸、宣传册的《设计印刷合同》复印件、设计印刷企业于2017年3月出具的《情况说明》。

同时，万家宏门业解释，上述合同没有原件是因为合同签订之时距离本案诉讼已有几年。

一审法院认为，万家宏门业提供的上述合同均只有复印件，但从其记载的内容上看，签约相对方、合同标的物的种类和数量、合同价款等方面的内容均能与签约相对方于2017年3月出具并加盖有公司印章的《情况说明》相对应。

该《情况说明》也证实上述合同实际得到了履行。

同时，代加工企业关于万家宏门业曾于2013年10月委托其代加工被控产品等产品的《情况说明》，也能与设计印刷企业关于万家宏门业曾在接近的时间，即2014年3月委托其设计印刷含有被控产品的宣传册的情况相印证，尤其是其中所体现出的先设计制造产品再进行产品宣传的顺序也符合商业惯例。

因此，上述证据能够形成证据锁链，共同证明在涉案专利申请日之前万家宏门业已经制造了被控产品。

郑江对上述证据不予认可，但其未能举出相反证据予以推翻。

同时，郑江更未就万家宏门业在涉案专利申请日之后超出原有范围继续生产进行举证，因此万家宏门业关于在先使用的抗辩成立，一审法院予以采信，对郑江的相反主张不予支持。

综上，由于万家宏门业构成在先使用，一审法院对郑江关于万家宏门业侵害涉案专利权的主张不予支持。

据此，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十九条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：驳回郑江的诉讼请求。

本案一审案件受理费1205元，由郑江负担。

本院二审期间，郑江依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

郑江向本院提交了以下证据材料：1.邮箱“219×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”于2015年9月14日向邮箱“503×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”发送的电子邮件打印件。

2.名称为“万家宏门窗”的微信号于2015年9月26日在名称为“浙江众锦楼梯刘毅180××××8770”的微信号的朋友圈中的留言及名称为“万家宏门窗”的微信号的详细资料。

3.2015年8月至2016年1月，四川齐天大圣物流有限公司的《货物运单》11份。

上述证据拟证明万家宏门业在本案一审前曾从郑江处购买涉案专利产品，双方存在业务关系。

万家宏门业质证认为，第1组证据不能显示双方的主体信息，故对第1组证据的真实性、合法性、关联性均不予认可；

无法确认第2组证据的真实性，且该组证据与本案无关联性；

对第3组证据的真实性、合法性、关联性均不予认可。

本院认为，第1组证据为电子邮件，郑江未提供证据证明收发邮件的主体信息，万家宏门业对该组证据也不予认可，故本院对该组证据不予采信；

对于第2组证据，郑江未提供证据证明其与微信名称为“浙江众锦楼梯刘毅180××××8770”的主体之间的关系，故该组证据不能证明万家宏门业曾从郑江处购买涉案专利产品，本院不予采信；

第3组证据中的《货物运单》均未显示托运人名称，故该组证据亦不能证明郑江曾将涉案专利产品托运给万家宏门业，双方之间存在业务关系，本院对该组证据不予采信。

万家宏门业在二审中未提交新的证据材料。

本院对一审判决查明的案件事实予以确认。

本院认为，本案二审的争议焦点是：1.被控侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围。

2.万家宏门业主张的先用权抗辩是否成立。

一、关于被控侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围的问题根据专利法第五十九条第二款关于“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”的规定以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第三款关于“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”“被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”的规定，判断被控侵权设计与授权外观设计是否构成相同或近似，应当根据授权外观设计、被控侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，并以普通消费者的一般注意力衡量是否容易引起误认或混淆为标准，进行整体观察、综合判断。

将被控侵权设计与涉案专利的外观设计进行比对，两者的整体形态、构成要素及设计特征基本一致。

万家宏门业主张被控侵权设计较涉案专利的外观设计而言，其扶手两侧的直线纹路较多，且其椭圆形横截面的圆弧幅度更小，故被控侵权设计未落入涉案专利权的保护范围。

对此，本院认为，万家宏门业主张的上述差异仅为细微差别，被控侵权设计与涉案专利的外观设计在整体视觉效果上并无实质性差异，以普通消费者的注意力及认知能力判断，应认定两者构成近似。

并且，涉案专利保护的专利产品为铝合金扶手，被控产品亦为铝合金扶手，应当认定两者为同类产品。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条关于“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围”的规定，一审判决认定被控侵权设计落入涉案专利权的保护范围，并无不当。

二、关于万家宏门业主张的先用权抗辩是否成立的问题郑江上诉称，一审判决认定万家宏门业在涉案专利申请日之前已经制造了被控产品不当。

本院认为，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条关于“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外”的规定，当事人对自己提出的主张，或者反驳对方当事人的主张，均应提供证据。

就本案而言，万家宏门业提出先用权抗辩，根据专利法第六十九条第二项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权，故万家宏门业应举证证明其在涉案专利申请日前已经制造了与涉案专利产品相同的产品或者已经作好制造的必要准备。

本案中，万家宏门业提交了其与企洪公司于2013年10月1日签订的《铝型材代加工合同》复印件、企洪公司于2017年3月20日出具的《情况说明》及所附图纸、万家宏门业与意捷公司于2014年3月12日签订的《设计印刷合同》复印件、意捷公司于2017年3月16日出具的《情况说明》及画册底稿。

对此，本院认为，万家宏门业提供的《铝型材代加工合同》及《设计印刷合同》均为复印件，且《设计印刷合同》上仅有意捷公司的印章及签名，并无万家宏门业的印章或经营者的签名，虽然意捷公司与企洪公司均出具《情况说明》对合同的履行情况进行说明，但上述两公司出具的《情况说明》中均无单位负责人及制作证明材料的人员签名或者盖章，不符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十五条第一款关于“单位向人民法院提出的证明材料，应当由单位负责人及制作证明材料的人员签名或者盖章，并加盖单位印章”的形式要求，且企洪公司出具的《情况说明》所附的图纸为打印件，无法确定其形成时间，而意捷公司出具的《情况说明》所附的画册底稿上并无印制时间，仅是意捷公司在该画册上标注“此图册设计于2014年3月12日”并盖章，但并无该公司相关人员的签名或者盖章，且万家宏门业也未提供支付凭证、发货单据、货运单据等证据对其签订、履行上述合同的情况予以印证，故万家宏门业提供的上述证据并不足以证明其在涉案专利申请日前已经制造了与涉案专利产品相同的产品或者已经作好制造的必要准备，故万家宏门业提出的先用权抗辩，依据不充分，本院不予支持。

由于万家宏门业制造、销售、许诺销售了外观设计落入涉案专利权保护范围的产品，其行为构成对涉案专利权的侵害。

《中华人民共和国侵权责任法》第二条，第十五条第一款第一项、第六项规定，侵害专利权应当承担停止侵害、赔偿损失的侵权责任。

由于郑江并未举证证明其因被侵权所遭受的损失、万家宏门业因侵权所获得的利益以及涉案专利许可使用费的情况，根据专利法第六十五关于“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”的规定，本院综合考虑涉案专利的类型为外观设计专利、万家宏门业侵权行为的性质和情节、郑江为制止侵权行为所支付的合理费用等因素，酌情确定万家宏门业赔偿郑江经济损失及合理开支共计30000元。

综上，郑江的上诉理由部分成立，本院予以支持。

依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十条、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条第一款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初730号民事判决；

二、夹江县万家宏不锈钢门业立即停止制造、销售、许诺销售落入专利号为ZL201430384622.X的“铝合金扶手”外观设计专利保护范围的产品；

三、在本判决生效之日起15日内，夹江县万家宏不锈钢门业赔偿郑江经济损失及维权合理开支30000元；

四、驳回郑江的其他诉讼请求。

本案一审案件受理费1205元，由夹江县万家宏不锈钢门业负担1000元，由郑江负担205元；

二审案件受理费1205元，由夹江县万家宏不锈钢门业负担1000元，由郑江负担205元。

本判决为终审判决。