江苏省高级人民法院民 事 裁 定 书（2018）苏民终43号上诉人（原审原告）：科莱恩化工（中国）有限公司，住所地上海市长宁区临虹路168弄2号4层。

法定代表人：JanKreibaum，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李琼、杨家睦，北京大成（广州）律师事务所律师。

上诉人（原审原告）：苏州博云塑业有限公司，住所地江苏省张家港市锦丰镇星火村。

法定代表人：吕锋，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李琼，北京大成（广州）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：广州金凯新材料有限公司，住所地广东省广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G1栋1005号。

法定代表人：周再军，该公司董事长。

上诉人科莱恩化工（中国）有限公司（以下简称科莱恩公司）、苏州博云塑业有限公司（以下简称博云公司）因与被上诉人广州金凯新材料有限公司（以下简称金凯公司）确认不侵害专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2017）苏05民初576号民事裁定，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行审查。

现已审理终结。

科莱恩公司、博云公司向一审法院提出诉讼请求：1.确认科莱恩公司使用、销售、许诺销售、进口Exolit®OP1230（CLARIANT）产品不侵犯金凯公司第ZL201310753931.4号发明专利权；

2.确认博云公司使用、销售、许诺销售、进口Exolit®OP1230（CLARIANT）产品不侵犯金凯公司第ZL201310753931.4号发明专利权；

3.金凯公司承担本案的诉讼费。

事实和理由：科莱恩公司是全球领先的特种化学品公司科莱恩（ClariantAG）在中国设立的子公司，受母公司和所投资的公司委托，负责在中国境内批发销售科莱恩产品，Exolit®OP1230（CLARIANT）型号阻燃剂是其中的一款知名产品。

金凯公司也从事阻燃剂产品的生产销售，金凯公司于2016年6月27日向博云公司发送律师函，认为博云公司使用的Exolit®OP1230（CLARIANT）阻燃剂产品落入金凯公司第ZL201310753931.4、名称为‘一种用于聚合物的添加剂及其制备方法’的发明专利的保护范围，涉嫌专利侵权并要求博云公司停止侵权行为。

鉴于Exolit®OP1230（CLARIANT）阻燃剂产品系由科莱恩公司销售，博云公司多次询问并要求科莱恩公司进行解释，虽然科莱恩公司多次解释并提供相关的专业技术支持，但博云公司仍然无法确信并对该产品一度失去信心，对于科莱恩公司产品的经营销售造成极大的影响。

科莱恩公司于2016年7月25日向金凯公司发函，书面催告金凯公司通过法律途径解决双方纠纷，金凯公司已于2016年7月26日收到了该函件，但并未在收到该函件之日起一个月内或者自该函件发出之日起二个月内撤回其发出的律师函或者提起诉讼。

科莱恩公司、博云公司认为Exolit®OP1230（CLARIANT）阻燃剂产品没有落入第ZL201310753931.4号专利权的权利要求保护范围，没有侵犯金凯公司专利权。

金凯公司在前述向博云公司发出的律师函中所称的（2015）粤知法专民初字第1997号民事判决书与本案之诉无关，因为该在先判决的原告是金凯公司，被告是东莞市正显电子材料有限公司，该案件当事人不涉及科莱恩公司或博云公司，且该案涉诉产品名称虽然是Exolit®OP1230（CLARIANT），但该案被告并没有提供产品来源的证明，产品是否真正为科莱恩公司的Exolit®OP1230（CLARIANT）产品不能确定，且该案被告在没有比对的前提下主动确认侵权。

而金凯公司在发给博云公司的律师函中并没有对这些重要事实说明，足以让人误会。

故诉至法院。

金凯公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议认为，1.本案构成重复诉讼，该诉讼标的已在广州知识产权法院立案受理，案号为（2017）粤73民初374号；

2.本案的受理不符合法院有关确认不侵权诉讼的要件，金凯公司已积极行使相关的诉权，包括（2015）粤知法专民初字第1997号案件中起诉东莞正显电子材料有限公司销售的科莱恩Exolit®OP1230产品专利侵权，2017年5月4日就帝斯曼工程塑料（江苏）有限公司使用的科莱恩Exolit®OP1230产品涉嫌专利侵权向江苏省知识产权局提起行政投诉；

3.科莱恩公司没有证据证明其是科莱恩Exolit®OP1230产品的经销商，且金凯公司侵权警告函是发给博云公司，与科莱恩公司无关，科莱恩公司不具有起诉资格；

4.金凯公司住所地位于广东省广州市黄埔区，本案应由广州知识产权法院管辖。

一审法院经审查查明，2016年6月27日，金凯公司委托广东粤高律师事务所陈卫律师向博云公司发出律师函，称博云公司使用的EXOLITOP1230（CLARIANT）阻燃剂产品落入金凯公司的ZL201310753931.4号、名称为‘一种用于聚合物的添加剂及其制备方法’的发明专利的保护范围，涉嫌专利侵权，金凯公司保留对使用侵权产品的行为追究法律责任的权利。

2016年7月25日，科莱恩公司致函金凯公司，称金凯公司多次针对科莱恩公司的EXOLITOP1230（CLARIANT）阻燃剂产品向科莱恩公司的经销商和客户发送律师函，无端指控该产品侵犯金凯公司的专利权，给经销商及科莱恩公司的经营带来极大干扰，经科莱恩公司核查，该款产品并不落入上述专利保护范围，不侵犯该专利权，并要求金凯公司在收函后立即停止向科莱恩公司的经销商或客户发送侵权警告函并书面澄清事实、撤回科莱恩公司产品构成侵权的指称，金凯公司与科莱恩公司之间的纠纷应当通过法律途径解决。

金凯公司收函后并未提起专利侵权诉讼。

2017年1月22日，科莱恩公司、上海广宾贸易有限公司（以下简称广宾公司）以金凯公司为被告向广州知识产权法院提起确认不侵害专利权之诉，其起诉称，科莱恩公司在中国境内销售Exolit®OP1230（CLARIANT）阻燃剂产品，广宾公司系科莱恩公司的非独家分销商，金凯公司于2016年6月27日向广宾公司发送律师函，认为广宾公司使用的Exolit®OP1230（CLARIANT）阻燃剂产品落入金凯公司ZL201310753931.4号、名称为‘一种用于聚合物的添加剂及其制备方法’的发明专利的保护范围，涉嫌专利侵权，要求停止侵权行为。

科莱恩公司于2016年7月25日向金凯公司发函，书面催告其确认科莱恩公司不侵权或通过法律途径解决双方纠纷，行使诉权，但金凯公司并未实施，故诉至法院请求：1.确认科莱恩公司使用、销售、许诺销售、进口Exolit®OP1230（CLARIANT）产品不侵犯金凯公司第ZL201310753931.4号发明专利权；

2.确认广宾公司使用、销售、许诺销售、进口Exolit®OP1230（CLARIANT）产品不侵犯金凯公司第ZL201310753931.4号发明专利权；

3.金凯公司承担本案的诉讼费。

广州知识产权法院已受理该案，案号为（2017）粤73民初374号，目前该案仍在审理中。

一审法院认为：知识产权确认不侵权之诉的作用在于给予被警告人在遭受侵权警告、而权利人怠于行使诉权使得被警告人长期处于不安状态情形下的一种司法救济途径。

科莱恩公司已就涉案Exolit®OP1230（CLARIANT）阻燃剂产品向广州知识产权法院提起确认不侵害专利权诉讼，一旦该院对科莱恩公司的该款产品是否侵犯金凯公司第ZL201310753931.4号发明专利权作出判定，科莱恩公司及其经销商、客户势必会结束因专利侵权警告而处于的不安状态并使当事人之间的法律关系趋于稳定，故其无须针对该产品向一审法院再行提起确认不侵权之诉，对其起诉应予驳回。

故一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，裁定驳回科莱恩化工（中国）有限公司、苏州博云塑业有限公司的起诉。

科莱恩公司、博云公司上诉请求：撤销一审裁定，由一审法院继续审理本案，并由金凯公司承担本案全部诉讼费用。

事实与理由：1.一审裁定认定事实不清。

本案与（2017）粤73民初374号是不同案件，两案的当事人、诉讼请求及证据材料均不相同，并不构成重复起诉。

（2017）粤73民初374号判决结果只能确认广宾公司使用的阻燃剂产品不侵权，消除该案件中广宾公司不侵权的事实，使得广宾公司的商业利益得到弥补，但并不能以此排除博云公司使用、销售涉案阻燃剂产品侵犯金凯公司涉案专利。

博云公司因金凯公司函件警告，对科莱恩公司的涉案阻燃剂产品是否存在侵权行为一直无法确认，致使科莱恩公司、博云公司的商业利益及商业机会一直处于不确定的状态。

一审法院驳回起诉，剥夺了科莱恩公司、博云公司维持正当合法权益的机会。

2.本案起诉立案受理符合民诉法规定，立案后亦未发现不符合起诉的条件，一审裁定驳回起诉，适用法律错误。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

科莱恩公司、博云公司起诉符合法律规定，一审法院应当受理。

3.（2017）粤73民初374号案件与本案关系属于实体审理部分，一审法院未对金凯公司的管辖权异议进行审查，直接对本案进行实体审查，驳回起诉，程序违法。

金凯公司二审未提交答辩意见。

二审争议焦点为：一审法院裁定驳回科莱恩公司、博云公司起诉是否符合法律规定。

本院认为：《最高人民法院关于＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百四十七条规定：当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；

（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；

（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。

当事人重复起诉的，裁定不予受理；

已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。

2017年1月22日，科莱恩公司以金凯公司为被告已向广州知识产权法院提起确认不侵害专利权之诉，请求法院确认科莱恩公司使用、销售、许诺销售、进口Exolit®OP1230（CLARIANT）产品不侵犯金凯公司第ZL201310753931.4号发明专利权，目前该案正在审理中。

本案中，科莱恩公司亦是以金凯公司为被告请求一审法院确认科莱恩公司使用、销售、许诺销售、进口Exolit®OP1230（CLARIANT）产品不侵犯金凯公司第ZL201310753931.4号发明专利权。

就科莱恩公司起诉情况来看，本案与（2017）粤73民初374号案件的当事人、诉讼标的及诉讼请求均相同，构成重复起诉，故对科莱恩公司的起诉应予驳回。

但在本案中，博云公司起诉要求确认博云公司使用、销售、许诺销售、进口Exolit®OP1230（CLARIANT）产品不侵犯金凯公司第ZL201310753931.4号发明专利权，与（2017）粤73民初374号案件的当事人、诉讼请求、诉讼标的并不相同，不构成重复诉讼，且其起诉符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的相关规定，故对于博云公司的起诉应继续审理。

据此，科莱恩公司、博云公司的上诉理由部分成立，本院予以采纳。

一审裁定认定事实清楚，但适用法律不当，应予纠正。

依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百四十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第（二）项、第一百七十一条之规定，裁定如下：一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2017）苏05民初576号民事裁定；

二、驳回科莱恩化工（中国）有限公司的起诉。

三、指令江苏省苏州市中级人民法院继续审理苏州博云塑业有限公司诉广州金凯新材料有限公司确认不侵害专利权纠纷。

本裁定为终审裁定。