陕西省高级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕民终27号上诉人（原审原告、反诉被告)：宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司。

法定代表人：雷让岐，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李欢欢，陕西哲勤律师事务所律师。

上诉人（原审被告、反诉原告）：谢建。

委托诉讼代理人：陈小兵。

委托诉讼代理人：陈林生，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。

上诉人宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司（以下简称宝钛公司）与上诉人谢建专利转让合同纠纷一案，不服西安市中级人民法院（2017）陕01民终459号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2018年1月10日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。

上诉人宝钛公司的委托诉讼代理人李欢欢、上诉人谢建及其委托诉讼代理人陈小兵到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

宝钛公司上诉请求：撤销(2017)陕01民初459号民事判决书第一项、第二项,依法改判:谢建退还宝钛公司已付款项199万元，驳回谢建要求支付转让费65万元及违约金的诉讼请求或发回重审；

一、二审诉讼费用由谢建承担。

事实与理由：（一）一审法院认定事实不清。

1、合同第五条约定,本合同签署后,由乙方(即谢建)负责在收到合同首笔款后开始办理专利权转让登记事宜,在2015年6月15日前办妥专利权转让登记并公告。

但谢建收到首笔款后,并未着手办理专利权转让登记事宜,也未在2015年6月15日前办妥专利权转让登记并公告。

合同第十一条第2项约定,乙方违反专利过户约定的,应当立即退还已付款,并承担合同总金额20%的违约金。

因谢建未变更专利权转让登记,故应当退还已付款199万元。

2、合同第十七条约定,2015年4月1日前为专利测试时间,谢建应当配合宝钛公司进行专利的测试,并对测试产生争议如何处理等进行了约定，并且明确了在异议或争议解决期间，宝钛公司第二次和第三次付款时间相应顺延，不承担违约责任。

由于谢建至今未配合进行专利测试,导致专利测试没有完成,因此，宝钛公司第二次、第三次付款时间相应顺延,不承担违约责任。

综上,由于谢建未履行合同义务,宝钛公司无需向谢建继续支付价款65万元。

3、涉案合同继续履行已经无必要。

首先,谢建从收到第一笔款至今未首手办理专利权转让登记手续,已用实际行为表示不履行本合同内容。

其次涉案专利从双方约定的测试阶段至今始终未能完成测试,更不能使用。

再次,涉案专利从签署合同至今已经近三年，始终未能完成测试,不能进行应用,现该专利已经没有使用的意义。

综上,谢建应当退还宝钛公司已付价款199万元,宝钛公司无需支付谢建65万元及违约金。

（二）一审法院违背当事人意思自治原则,在涉案合同所附生效条件未成就的情况下,认定合同已生效错误。

合同第十九条约定,本合同自国家专利行政主管机关登记之日起生效。

由于谢建未着手办理变更涉案专利转让手续并登记,合同所附生效条件未成就,因此，合同未生效。

首先,合同约定的生效条件未违反法律规定，原审判决以合同约定的生效条件并非法律规定必须办理的条件为由来否定当事人的意思自治错误。

其次,合同第五条约定办理涉案专利转让登记的主体为谢建。

原审判决办理转让主体不明确错误。

再次,合同部分履行不能成为合同生效的理由。

（三）合同虽未生效,但合同中约定的从成立到生效前双方的义务依然对双方有约束力。

本案中,双方约定在合同生效前,谢建应当做的义务有：着手办理专利权转让登记事务,进行专利测试，办理涉案专利转让登记事宜。

由于谢建未完成相应合同义务,谢建应当退还宝钛公司已付199万元，宝钛公司不应当再向谢建支付65万价款及违约金。

谢建答辩称，双方签订的技术转让合同第十九条虽然约定了“本合同自国家专利行政主管机关登记之日起生效”，但根据整个合同签订和履行情况，合同中的生效是一个笔误，宝钛公司对涉案合同生效和未生效的概念没有正确把握。

宝钛公司要求返还已付款项，不再继续支付65万元转让费没有事实、法律依据。

涉案专利符合双方合同要求，根据合同，如果涉案专利不符合合同约定，由第三方进行评定，但宝钛公司没有第三方的任何书面资料。

请求驳回宝钛公司的上诉请求。

谢建上诉请求:撤销西安市中级人民法院(2017)陕01民初459号民事判决书第三项,依法改判宝钛公司向谢建支付第三笔专利权转让款66万元及逾期付款违约金(以66万元为本金,自2015年8月16日起,按每日万分之五计算至实际支付之日止,暂计算至2017年5月15日为210540.02元)；

本案一、二审诉讼费用由宝钛公司承担。

事实与理由:(一)一审法院认为案涉合同已经生效,宝钛公司应向谢建支付第一、第二笔款项,即宝钛公司需向谢建支付第二笔款项65万元及违约金,于法有据。

（二）一审法院认为案涉合同约定第三笔款项付款条件未成就,缺乏事实和法律依据,《技术转让(专利权)合同》第九条约定:宝钛公司应在2016年6月15日即国务院专利行政部门对本合同涉及专利权转让事项正式登记公告日前向谢建支付第三笔款项66万元。

首先,该条款约定了宝钛公司的先付款义务,即宝钛公司应在国务院专利行政部门对专利权转让事项正式登记公告日前向谢建支付第三笔款项。

国务院专利行政部门对专利权转让事项是否进行实际登记或公告不影响宝钛公司先付款义务的履行。

其次,由于宝钛公司尚未履行先付款义务,导致谢建至今仍未完成专利权转让手续,责任不在于谢建。

第三,办理专利权转让登记手续需要谢建与宝钛公司双方配合,谢建自合同签订次日已向宝钛公司提供登记手续相应材料,谢建已履行相应义务。

且谢建多次催促宝钛公司办理专利权登记手续,并向国务院专利行政部门提交申请材料,完成专利权转让事项正式登记和公告。

但宝钛公司怠于履行相关义务,导致无法在合同约定时间办妥专利权转让登记手续。

一审法院以此认为付款条件不成就,不符合事实和法律规定。

宝钛公司答辩称，（一）从第一笔款支付后谢建应该办理登记手续，但是谢建一直未着手办理，并不是宝钛公司不配合。

（二）合同约定付第三笔款的条件不成立，根据合同第十七条第一款约定，在2015年4月之前是测试时间，测试期间谢建应该到场，谢建未到场导致测试未完成。

该条第二款约定，在测试前有争议的不承担违约责任，测试一直未完成，故第二笔第三笔款付款条件都未成就，请求驳回谢建上诉请求。

宝钛公司向一审法院提出诉讼请求：1、判令谢建向宝钛公司退还已付款项199万元；

2、本案诉讼费用由宝钛公司承担。

事实和理由：2015年2月9日，宝钛公司与谢建订立《技术转让（专利权）合同》，由谢建将其“射腊成型模具”实用新型专利权转让给宝钛公司，宝钛公司支付转让价款。

合同第十九条约定，本合同自国家专利行政主管机关登记之日起生效。

第五条约定，本合同签署后，由谢建负责在收到合同首笔款后开始办理专利权转让登记事宜，在2015年6月15日前办妥专利权转让登记并公告。

合同订立后，宝钛公司向谢建支付款项199万元，但被告谢建并未按照合同约定办理专利权转让事宜。

故诉至法院，请求判令谢建退还宝钛公司199万元。

谢建辩称，宝钛公司起诉要求解除合同，返还已付款，没有事实和法律依据，请求法庭驳回其诉讼请求。

在法定期限内，谢建提出反诉请求：1、谢建无需向宝钛公司返还任何款项，也无需向宝钛公司承担任何责任；

2、宝钛公司向谢建支付剩余专利权转让款131万元及逾期付款违约金（以65万元为本金，自2015年4月5日起，按每日万分之五计算至实际支付之日止；

以66万元为本金，自2015年8月16日起，按每日万分之五计算至实际支付之日止，暂计算至2017年5月15日为461115元）。

事实和理由：谢建与宝钛公司于2015年2月9日签订《技术转让（专利权）合同》，约定谢建将其所有的“射腊成型模具”实用新型专利权转让给宝钛公司，转让总价款为330万元。

合同约定宝钛公司分三期向宝钛公司支付转让价款。

谢建依约履行了义务，宝钛公司仅支付199万元，剩余转让款131万元未付。

为维护合法权益，请求法院支持谢建诉讼请求。

宝钛公司辩称，转让合同未生效，谢建应返还款项，其反诉请求不能成立，请求法院驳回其反诉请求。

一审法院查明以下事实：（一）谢建是专利号为ZL201420627211.3的“射腊成型模具”实用新型专利的专利权人。

2015年2月9日，宝钛公司作为甲方、谢建作为乙方，协商签订《技术转让（专利权）合同》，约定由谢建将其所有的ZL201420627211.3号“射腊成型模具”实用新型专利转让给宝钛公司。

合同第三条约定：为保证甲方有效拥有本项专利权，乙方应向甲方提交以下技术资料：1、本实用新型的全部专利申请文件；

2、本实用新型的专利申请文件的全部副本，包括由中华人民共和国国家知识产权局出具证明的副本；

3、实用新型专利证书；

4、与本实用新型专利相关的全部财务凭证包括缴纳年费的发票或收据；

5、乙方应当提交的与本实用新型相关的其他资料。

第四条约定：乙方向甲方提交技术资料的时间、地点、方式如下：1、提交时间：甲方支付首笔款的次日；

2、提交地点：甲方东莞分公司所在地，地址：东莞市塘厦镇沙湖村麒麟岭路33号；

3、提交方式：专人送达甲方的联系人或者指定的其他人员。

第五条约定：本合同签署后，由乙方负责在收到合同首笔款后开始办理专利权转让登记事宜，在2015年6月15日前办妥专利权转让登记并公告。

第九条约定：甲方向乙方支付该项专利权转让的价款及支付方式如下：1、专利权的转让价款总额为330万元，其中技术秘密转让价款为0元。

2、专利权的转让价款由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：（1）2015年2月10日前向乙方支付首笔款项99万元；

（2）2015年4月1日前向乙方支付第二笔款项165万元，乙方应在2015年4月1日前将首笔款项和第二笔款项的发票开具给甲方，乙方迟延交付发票的，甲方的付款时间相应顺延，不承担逾期付款的违约责任，甲方应在收到乙方发票的次日内完成付款；

（3）2016年6月15日即国务院专利行政部门对本合同涉及专利转让事项正式登记公告日前向乙方支付第三笔款66万元，乙方应在签署日期将该笔款项的发票开具给甲方，乙方迟延交付发票的，甲方的付款时间相应顺延，不承担逾期付款的违约责任，甲方应在收到乙方发票后的次日内完成付款。

第十一条约定：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：1、乙方违反本合同第四条约定，应当立即退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金；

2、乙方违反本合同第五条约定，应当立即退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金；

3、甲方违反本合同第九条关于支付时间和金额的约定，应当每日按未付金额的万分之五向乙方支付违约金，直至付清全部款项。

第十九条约定：本合同自国家专利行政主管机关登记之日起生效。

（二）2015年2月10日，谢建向宝钛公司移交了实用新型专利部申请文件、全部副本、专利证书、财务凭证等资料。

2015年4月3日，谢建向宝钛公司出具264万元的发票一张。

2015年8月14日，谢建向宝钛公司出具66万元的发票一张。

（三）截止本案一审庭审结束时，涉案ZL201420627211.3号“射腊成型模具”实用新型专利的专利权人仍为谢建。

（四）本案一审中，宝钛公司、谢建均认可已付款为199万元，其中包含合同约定的第一笔款项99万元，第二笔款项中的100万元。

宝钛公司认可谢建已经交付了合同第三条约定的资料。

庭审中，原审法院向宝钛公司释明，其以合同未生效为由，要求谢建返还已付款，如果法院认为合同已生效，其是否变更诉讼请求。

宝钛公司坚持不变更。

一审法院认为，《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第三十二条规定：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

本案中，《技术转让（专利权）合同》是宝钛公司与谢建协商一致签订，合同落款处宝钛公司已签字盖章，谢建亦签字，故《技术转让（专利权）合同》已经成立。

宝钛公司主张合同未生效，理由是依据合同第十九条约定，涉案合同尚未向国家专利行政主管机关登记，故未生效。

合同法第四十四条规定：依法成立的合同，自成立时生效。

法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。

本案所涉专利转让合同并非法律规定必须办理批准、登记的合同，没有法定的登机机关，虽然合同法第四十五条规定，当事人可以约定合同生效的条件，但本案双方合同约定的并非法律规定必须办理的条件，且虽然双方未向国家专利行政主管机关登记，但合同对办理登记的主体约定不明，宝钛公司也已经实际履行了合同约定的部分付款义务，谢建亦按照合同第三条约定的资料交付给了宝钛公司，综合本案合同约定内容、合同已经部分履行的事实，原审法院认为，《技术转让（专利权）合同》已经生效。

由于涉案合同已经生效，宝钛公司以合同未生效为由，要求谢建返还已付款199万元的诉讼请求，不予支持。

关于谢建要求宝钛公司向其支付131万未付款及利息的反诉请求。

按照《技术转让（专利权）合同》第九条约定的付款条件，宝钛公司应在2015年4月1日前，同时谢建开具发票的情况下，支付第二笔款项165万元；

应在2016年6月15日即国务院专利行政部门对本合同涉及专利转让事项正式登记公告日前，支付第三笔款项66万元。

由于谢建已经在2015年4月3日向宝钛公司出具264万元的发票，宝钛公司应在当日向谢建支付第二笔款项，但宝钛公司仅支付100万元，下余65万元未付，故对谢建要求宝钛公司向其支付65万元转让款的诉讼请求及逾期付款违约金的诉讼请求，予以支持。

关于违约金的起算时间可以谢建主张的2015年4月5日为准，截止时间和计算标准按合同第十一条约定的内容计算。

关于第三笔款项支付问题。

由于国务院专利行政部门对专利转让转让事项尚未正式登记公告，第三笔款项的付款条件尚不成就，故对谢建主张宝钛公司向其支付第三笔款项及利息的诉讼请求，不予支持。

至于谢建履行合同是否存在违约、应否承担责任问题。

由于宝钛公司起诉并未主张谢建的违约责任，且其在一审法院释明后，坚持不变更诉讼请求，对此问题，双方可以另行解决，本案不予涉及。

综上，依照合同法第六条、第三十二条、第四十四条、第六十条规定，一审法院判决：一、驳回原告宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司的诉讼请求；

二、本判决生效后十日内反诉被告宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司向反诉原告谢建支付转让费65万元及违约金（违约金以65万元为基数，按每日万分之五，从2015年4月5日起算至实际付清之日）；

三、驳回反诉原告谢建其余反诉请求。

本诉案件受理费22710元（宝钛公司已预交），全部由宝钛公司负担。

反诉案件受理费10370元（谢建已预交），由谢建负担5225元，由宝钛公司负担5145元。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行证据交换和质证。

谢建提交了一份2017年10月23日给宝钛公司的《通知函》，用以证明谢建自签订涉案合同后，谢建全力配合专利权转让登记手续，是宝钛公司不办理专利权转让登记手续，责任在宝钛公司。

宝钛公司质证意见为：真实性、合法性、关联性均不认可。

经审查，该《通知函》的落款时间为2017年10月23日，离合同约定2015年6月15日前办妥专利权转让登记并公告已过去两年多，不能证明在合同约定的履行期间内是宝钛公司的原因导致涉案专利权不能转让，本院不予采信。

本院经审理查明，原审查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为，（一）关于涉案合同的效力问题。

双方签订《技术转让（专利权）合同》第十九条约定：“本合同自国家专利行政主管机关登记之日起生效。

”合同法第四十五条第一款规定：“当事人对合同的效力可以约定附条件。

附生效条件的合同，自条件成就时生效……”。

因此，当事人之间关于合同生效条款符合法律的相关规定，涉案合同未在国务院专利行政部门登记，合同未生效。

原审认定涉案合同已生效有误，予以纠正。

（二）关于宝钛公司请求谢建退还已付款199万元，不再支付谢建65万元转让费的问题。

如前所述，虽然该合同未生效，但该合同经双方签字，合同已成立。

合同法第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。

依法成立的合同，受法律保护。

”在合同履行过程中，宝钛公司按照合同第九条约定于2015年2月10日向谢建支付了首笔转让款99万元。

合同第五条约定，谢建在收到合同首笔转让款后开始办理专利权转让登记事宜，在2015年6月15日前办妥专利转让登记并公告。

但谢建未提交其在收到合同首笔转让款后开始办理涉案专利权转让登记的相关证据，也未在合同约定的2015年6月15日前办妥专利转让登记公告。

按照合同第十一条第2项约定，谢建违反合同第五条约定，应当立即退还宝钛公司已支付的全部款项，并按照本合同总金额的20%向宝钛公司支付违约金。

由于谢建未在合同约定的2015年6月15日前办妥专利转让登记公告，构成违约，因此，谢建应退还宝钛公司199万元的转让款。

（三）关于谢建主张宝钛公司应支付其第三笔专利权转让款式的问题。

谢建认为依据合同第九条第2项第（3）款，宝钛公司应在2015年6月15日即国务院专利行政部门对涉案专利转让事项正式登记公告日前向谢建支付第三笔款66万元，宝钛公司有先履行义务。

但合同第五条约定：本合同签署后，由乙方（即谢建）负责在收到合同首笔款后开始办理专利权转让登记事宜，在2015年6月15日前办妥专利权转让登记并公告。

从此条可以看出，谢建是办理专利权转让登记事宜的主体，原审认定合同对办理登记的主体约定不明有误，本院予以纠正；

其次，谢建在2015年2月10日收到首笔转让款后一直未开始办理专利权转让登记事宜，其违约在先；

再次，谢建在2015年6月15日前也未办妥专利权转让登记并公告，其并未完成合同约定的义务。

因此，谢建认为宝钛公司有先履行义务的理由不能成立。

谢建还认为办理专利权转让登记需要宝钛公司配合，其多次催促宝钛公司，是宝钛公司怠于履行相关合同义务，导致无法在合同约定的时间内办理涉案专利转让登记并公告。

如前所述，谢建是办理专利权转让登记并公告的主体，并且谢建在一审中也未提交在合同约定的2015年6月15日前曾催促宝钛公司办理专利转让事宜的相关证据。

在二审中，谢建提交了落款时间为2017年10月23日的《通知函》，通知宝钛公司办理涉案专利转让事宜，但该《通知函》发生在一审判决后，而此时已超过双方约定办理完毕涉案专利转让登记公告时间两年多，因此，该《通知函》不能证明谢建在2015年6月15日前曾催促宝钛公司办理涉案专利转让登记事宜，也不能证明是宝钛公司怠于履行合同义务导致涉案专利未能转让登记并公告。

综上，由于谢建先违约，也未完成合同约定的义务，谢建上诉要求宝钛公司支付第三笔转让款66万元并承担逾期付款违约金的理由不能成立，宝钛公司请求不再支付65万元转让款并承担违约金的上诉理由成立。

综上所述，宝钛公司的上诉理由成立，其上诉请求本院予以支持。

谢建的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。

依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：一、撤销西安市中级人民法院（2017）陕01民终459号民事判决。

二、本判决生效后十日内谢建退还宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司199万元。

三、驳回谢建的诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费共33080元（宝钛公司预交本诉案件受理费22710元，谢建预交反诉案件受理费10370元）由谢建负担；

二审案件受理费共42869元（宝钛公司预交上诉案件受理费30364元，谢建预交上诉案件受理费12505元）由谢建负担。

本判决为终审判决。