文书内容广东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2018）粤民终1490号上诉人（一审被告）：深圳市众嘉悦电子有限公司，住所地广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第二工业区园**第**、第五层东。

法定代表人：彭小兰，总经理。

委托诉讼代理人：温志锋，广东瀛尊律师事务所律师。

委托诉讼代理人：廖世华，该公司员工。

被上诉人（一审原告）：东莞市铭冠电子科技有限公司，住所地广东省东莞市石碣镇桔洲第三工业区石单路**。

法定代表人：李晨曦，董事长。

委托诉讼代理人：陈武平，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：何云龙，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。

一审被告：上海暴虎实业有限公司，住，住所地上海市嘉定区嘉前路******/div>法定代表人：赵之洪，执行董事。

委托诉讼代理人：温志锋，广东瀛尊律师事务所律师。

上诉人深圳市众嘉悦电子有限公司（下称众嘉悦公司）因与被上诉人东莞市铭冠电子科技有限公司（下称铭冠公司）、一审被告上海暴虎实业有限公司（下称暴虎公司）侵害外观设计专利权（专利号为ＺＬ20163006××××.0）纠纷一案，不服广州知识产权法院（2017）粤73民初1293号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭，对本案进行了审理。

现已审理终结。

众嘉悦公司上诉请求：撤销一审判决第二、四项，依法改判众嘉悦公司并未侵权，也无需承担赔偿责任并判令一、二审诉讼费用由铭冠公司负担。

事实与理由：1、被诉侵权产品与涉案专利不相同也不相近似；

2、被诉侵权产品实施的是现有设计。

铭冠公司答辩称：一审法院认定事实清楚、适用法律正确，请求二审法院予以维持。

铭冠公司向一审法院起诉，请求判令：1.确认被诉侵权设计落入ＺＬ20163006××××.0外观设计专利权保护范围，暴虎公司立即停止销售、许诺销售的侵权行为，众嘉悦公司立即停止制造、销售、许诺销售的侵权行为。

2.众嘉悦公司立即销毁制造涉案侵权产品的模具、机器设备，并销毁全部已生产的成品、半成品。

3.暴虎公司和众嘉悦公司连带赔偿铭冠公司经济损失及维权所支付的合理费用（包含律师费、公证费、差旅费等费用2万余元）共计50万元。

4.本案诉讼费用全部由暴虎公司和众嘉悦公司负担。

一审法院认定事实如下：2016年3月4日，铭冠公司向国家知识产权局申请名为“鼠标（TM168）”的外观设计专利权，并于2016年7月27日获得授权，专利号为ＺＬ20163006××××.0，授权公告图片包括设计1与设计2，铭冠公司请求于本案中保护设计1(下称涉案专利，设计1的授权公告图片见本判决书附图1)。

涉案专利至今合法有效，其设计简要说明记载，产品用于一种计算机输入设备，设计要点为产品的形状、图案及其结合，最能表明设计要点的图片或者照片为设计1立体图。

铭冠公司向广东省东莞市东莞公证处申请证据保全公证。

2017年3月6日，在公证人员监督下，铭冠公司代理人使用公证处的电脑对暴虎公司在淘宝网上经营的“新盟官方旗舰店”所展示的被诉侵权产品情况进行了截图并进行购买。

2017年3月8日，在公证人员监督下，铭冠公司的代理人收取了所购得的产品。

暴虎公司的“新盟官方旗舰店”网页显示，被诉侵权产品销售单价为65元，专柜价为199元，月销量为“217”，累计评价“10359”，库存2097件。

产品介绍有“5档5色智能LED呼吸灯”内容。

铭冠公司就所取得的产品向一审法院提起两宗针对暴虎公司、众嘉悦公司的诉讼，一审法院分立案号为（2017）粤73民初1293号、1294号。

经当庭拆封，被诉侵权产品为鼠标（被诉侵权设计见本判决书附图2）。

铭冠公司经将被诉侵权设计与涉案专利设计1进行对比后认为，被诉侵权设计与涉案专利设计1构成近似。

暴虎公司、众嘉悦公司认为被诉侵权设计与涉案专利设计1不相同，也不近似，两者的区别点在于：1.从主视图看，被诉侵权设计有V型凹陷，把鼠标分成了上下两部分，涉案专利设计1无此设计；

2.从立体图右侧看，涉案专利设计1有贯穿前后的白色弧线，被诉侵权设计的白色弧线没有贯穿前后；

3.被诉侵权设计左右两边有凸起的弧度，涉案专利设计1没有相应设计；

4.从俯视图看，涉案专利设计1中间有滚轮设计，被诉侵权设计没有相应设计；

5.从左右视图看，涉案专利设计1是有防滑纹路，被诉侵权设计则是光滑的；

6.涉案专利设计1前端凹陷处大概占产品整体的四分之一，被诉侵权设计只有略微的凹陷；

7.涉案专利设计1与被诉侵权设计的整体倾斜程度不一样，涉案专利设计1更倾斜。

众嘉悦公司抗辩被诉侵权产品系获得专利权人陈斌授权实施所得。

众嘉悦公司提交的外观设计专利证书显示，专利号为ＺＬ20133006××××.0、名称为“鼠标（XM-M380）”的外观设计专利权人为陈斌，申请日为2013年3月13日，授权公告日为2013年6月19日(下称对比设计，授权公告图片见本判决书附图3)。

众嘉悦公司提供与陈斌于2013年7月1日签署的《外观设计专利实施许可合同》，合同约定陈斌将对比设计许可众嘉悦公司免费非独占实施，期限为自合同签订之日起六年。

经将被诉侵权设计与对比设计进行对比，众嘉悦公司认为，除被诉侵权设计上有花纹，而对比设计没有花纹外，两者设计相同。

铭冠公司认为，被诉侵权设计与对比设计不相同，也不近似，两者的区别点在于：1.对比设计上面没有花纹，而该花纹设计就是涉案专利的设计要点；

2.对比设计上没有体现商标部分；

3.被侵权诉设计的V型比对比设计更大；

4.被诉侵权设计中间部分的按键有2个，而对比设计是1个；

5.被诉侵权设计与对比设计的滚轮部分不同；

6.从后视图看，被诉侵权设计中间是跑道型纵向的形状设计，对比设计中间是跑道型的横向的形状设计；

7.从后视图看，被诉侵权设计有开关，对比设计没有开关。

一审法院另查明，诉讼中，铭冠公司认为，“新盟官方旗舰店”网店使用了众嘉悦公司的商标经营，故众嘉悦公司存在共同许诺销售被诉侵权产品的行为;众嘉悦公司制造被诉侵权产品需要专用模具和相应生产设备，鼠标成品都是组装的，也应该有半成品,应作销毁处理；

专利产品是广东省名牌产品，经大量宣传推广，具有很高的知名度。

关于赔偿损失部分，铭冠公司提交《委托代理合同》及3万元律师费发票，1100元公证费发票及晒相费若干的收据，拟作为本案合理维权费用依据。

对于经济损失的计算方式是，被诉侵权产品的网页累计评价为10359，按5个消费者有1个作出评价计算，则被诉侵权产品销量超过5万件，按专柜单价199元与降价销售单价65元的差额计算,被诉侵权产品单位获利超过134元，由此计算暴虎公司、众嘉悦公司获利超过670万元,于本案主张包括合理费用共计50万元。

暴虎公司、众嘉悦公司回应称，不认可前述计算方式,评价数含有刷单量，不能作为获利计算依据，销售鼠标基本上没有利润。

一审法院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。

依据《中华人民共和国专利法》第六十一条第二款的规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理专利侵权纠纷的证据。

可见，专利权评价报告为审理专利侵权纠纷的证据，权利人可以出具专利权评价报告，法院也可以在审理专利侵权纠纷案件中根据案件审理需要决定是否要求当事人提供专利权评价报告。

铭冠公司在本案中虽未提交专利权评价报告，但暴虎公司、众嘉悦公司也没有提交必要的证据表明涉案专利权处于不稳定状态。

涉案专利至今有效，铭冠公司的合法权利应受法律保护，任何单位或者个人未经许可，不得为生产经营目的制造、销售、许诺销售、进口其专利产品。

暴虎公司对有销售被诉侵权产品没有异议,亦确认有在网店上展示被诉侵权产品的图片,众嘉悦公司对有制造、销售被诉侵权产品均没有异议，一审法院结合已查明事实,认定暴虎公司存在销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，众嘉悦公司存在制造、销售被诉侵权产品的行为。

结合当事人的诉辩意见，本案争议为:1.众嘉悦公司是否存在许诺销售被诉侵权产品的行为;2.被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围；

3.众嘉悦公司提出的现有设计抗辩是否成立；

4.暴虎公司提出的合法来源抗辩是否成立；

5.暴虎公司、众嘉悦公司的民事责任如何认定。

一、关于众嘉悦公司是否存在许诺销售被诉侵权产品行为的问题铭冠公司认为“新盟官方旗舰店”使用众嘉悦公司的商标经营，众嘉悦公司存在共同许诺销售被诉侵权产品行为。

一审法院认为,依据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十四条的规定，专利法第十一条、第六十九条所称的许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。

“新盟官方旗舰店”上虽有使用众嘉悦公司的商标，但该网店由暴虎公司经营，作出销售商品意思表示的是暴虎公司而非商标权人。

铭冠公司认为众嘉悦公司亦有共同许诺销售行为，缺乏事实支持。

二、关于被诉侵权设计是否落入涉案专利权保护范围的问题被诉侵权产品与涉案专利产品均为鼠标，属同类产品，可以进行相同或近似的外观设计比对。

铭冠公司于本案中主张保护涉案专利的设计1。

将被诉侵权设计与涉案专利设计1进行对比，两者的相同点在于，涉案专利设计1与被诉侵权设计头部中间凹陷，两侧按键部分突出且顶部尖锐，按键部分为条纹设计，按键后端上有不规则龟裂花纹设计；

鼠标前端采用凹陷滑轮设计，滑轮后端有两个并排的尖形按钮。

两者的主要不同点在于：1.从主视图看，被诉侵权产品设计在鼠标中部有类似V型凹陷设计，涉案专利设计1没有此设计；

2.从主视图看，涉案专利设计1前端中部开口至滚轮处，而被诉侵权产品设计前端中部开口未至滚轮处。

一审法院认为，外观设计是否相同或近似的对比原则是整体观察综合判断，前述不同点，均处于局部的地方且差异不大，在被诉侵权设计与涉案专利设计1的各个部分形状、图案基本相同的情况下，前述差异点对整体视觉效果不产生显著影响。

一审法院认定，被诉侵权设计与涉案专利设计1构成外观近似，落入涉案专利权的保护范围。

三、关于众嘉悦公司提出的现有设计抗辩是否成立的问题众嘉悦公司抗辩被诉侵权产品实施的是案外人陈斌所获得的专利。

经查，陈斌的相关专利授权公告日为2013年6月19日，为早于涉案专利申请日2016年3月4日，为涉案专利的现有设计，可以作为现有设计抗辩的对比设计。

经比对，对比设计的鼠标按键部分并没有条纹设计，上部也没有龟裂花纹设计，与被诉侵权设计存在明显区别。

被诉侵权设计与对比专利并不相同，众嘉悦公司关于实施现有设计的抗辩意见不成立。

四、关于暴虎公司提出的合法来源抗辩是否成立的问题暴虎公司抗辩被诉侵权产品从众嘉悦公司购进，一审法院认为，虽然众嘉悦公司亦认可暴虎公司向其购货，但这属于有利害关系的当事人陈述，不足以直接对抗第三人。

暴虎公司没有提供购货凭据，不清楚双方之间是否存在真实合法的交易。

一审法院对暴虎公司提出的合法来源抗辩不予采纳。

五、关于暴虎公司、众嘉悦公司的民事责任如何认定的问题暴虎公司未经权利人许可，以生产经营为目的，销售及许诺销售外观设计落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了铭冠公司的外观设计专利权，应当承担停止侵权及损害赔偿的民事责任。

暴虎公司称已停止销售被诉侵权产品，没有提供证据，一审法院不作采信。

众嘉悦公司未经权利人许可，以生产经营为目的，制造及销售外观设计落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了铭冠公司的外观设计专利权，亦应当承担停止侵权及损害赔偿的民事责任。

众嘉悦公司表示已停止制造、销售被诉侵权产品，未提交证据予以证明，一审法院不予采信。

铭冠公司不能证明众嘉悦公司存有侵权产品，要求其销毁库存产品及半成品缺乏证据支持。

从侵权产品实施的技术看，制造侵权产品中的一些部件如鼠标上盖、中盖及配件、下盖、滚轮、按键需要模具，但无法认定相关模具为专门用于制造侵权产品，铭冠公司也没有证据证明制造侵权产品需要专用设备，因此，对铭冠公司要求众嘉悦公司销毁制造侵权产品的专用模具、设备的诉讼请求，一审法院不予支持。

本案中没有证据表明暴虎公司与众嘉悦公司存在共同销售、许诺销售或者分工合作的意思联络，铭冠公司要求两者连带赔偿缺乏依据。

暴虎公司与众嘉悦公司应就各自的侵权行为分别承担赔偿责任。

关于赔偿数额问题。

铭冠公司主张以暴虎公司、众嘉悦公司因侵权所获得利益确定赔偿金额，具体计算的方式是以网络评价数的5倍确定销售数量，网络显示的专柜价与实际销售价差额为单价，两者之积为利润，取其中部分数额包括维权费用计50万元。

一审法院认为，依据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条第二款规定“专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。

侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。

”利润是指以营业收入扣除各项经营成本所得利益，而本案侵权产品专柜价与实际销售价的差额，应属于营业收入，不能认定属于扣除经营成本之后的合理利润，不应作为计算侵权人获利的直接依据。

一审法院对铭冠公司关于经济损失的计算方式不予采纳。

铭冠公司另对因侵权所受到的实际损失以及专利许可费的倍数均不能确定，一审法院在法定范围内综合确定赔偿数额。

综合考虑的因素包括：（1）案涉被侵害的是外观设计专利权；

（2）暴虎公司实施了许诺销售以及销售的侵权行为；

（3）众嘉悦公司实施了制造、销售的侵权行为；

（4）参考侵权产品的实际销售单价和网络上显示的销售数量；

（5）铭冠公司为制止侵权支出费用，包括购买侵权产品费用、公证取证费用以及聘请律师的合理费用，在提出的两宗诉讼中予以分摊；

确定众嘉悦公司赔偿铭冠公司经济损失及合理维权费用共计6万元，暴虎公司赔偿铭冠公司经济损失及合理维权费用共计2万元。

对铭冠公司超出前述数额的主张，一审法院不予支持。

综上，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项、第（六）项，第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条的规定，判决：一、上海暴虎实业有限公司应于判决发生法律效力之日，立即停止销售、许诺销售侵犯东莞市铭冠电子科技有限公司专利号为ＺＬ20163006××××.0、名称为“鼠标（TM168）”的外观设计专利权产品的行为；

二、深圳市众嘉悦电子有限公司应于判决发生法律效力之日，立即停止制造、销售侵犯东莞市铭冠电子科技有限公司专利号为ＺＬ20163006××××.0、名称为“鼠标（TM168）”的外观设计专利权产品的行为；

三、上海暴虎实业有限公司应于判决发生法律效力之日起十日内，赔偿东莞市铭冠电子科技有限公司经济损失及合理维权费用共2万元；

四、深圳市众嘉悦电子有限公司应于判决发生法律效力之日起十日内，赔偿东莞市铭冠电子科技有限公司经济损失及合理维权费用共6万元；

五、驳回东莞市铭冠电子科技有限公司的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费8800元，由东莞市铭冠电子科技有限公司负担2800元，上海暴虎实业有限公司负担2000元、深圳市众嘉悦电子有限公司负担4000元。

本院二审期间，铭冠公司向本院提交国家知识产权局专利复审委员会于2018年5月10日作出的第35886号《无效宣告请求审查决定书》，宣告涉案专利权全部无效。

众嘉悦公司对该证据的真实性、合法性、关联性予以确认。

本院认为，上述无效宣告请求审查决定书系新的证据，该决定是专利确权机关对涉案专利效力作出的确权决定，与本案的处理结果紧密关联，应当作为认定本案事实的依据。

根据该决定书记载，本案专利权已被宣告全部无效。

本院对一审法院查明的其他事实予以确认。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。

专利权合法有效是获得法律保护的前提和基础。

《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在”。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

”本案在本院审理过程中，国家知识产权局专利复审委员会作出第35886号《无效宣告请求审查决定书》，宣告涉案专利权全部无效。

铭冠公司提起本案诉讼的权利基础丧失，据此，一审判决应予撤销，铭冠公司的起诉应予驳回。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，裁定如下：一、撤销广州知识产权法院（2017）粤73民初1293号民事判决；

二、驳回东莞市铭冠电子科技有限公司的起诉。

东莞市铭冠电子科技有限公司预交的一审案件受理费8800元，深圳市众嘉悦电子有限公司预交的二审案件受理费1300元，由一、二审法院分别予以退回。

本裁定为终审裁定。