广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤民终557号上诉人（原审被告）：中山市昆灿灯饰电器有限公司，住所地广东省中山市古镇镇海洲华光超华路12号之2。

法定代表人：汪锟，该公司总经理。

委托诉讼代理人：刘光通，广东真利律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：中山新特丽照明电器有限公司，住所地广东省中山市火炬开发区十涌路27号。

法定代表人：孙跃，该公司董事长。

委托诉讼代理人：王向东，广东中亿律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张湘艳，广东中亿律师事务所律师。

原审被告：佛山市顺德区乐从镇黄家裕灯饰店。

经营者：黄家裕，男，汉族，1985年7月21日出生，身份证住址为广东省阳山县阳城镇城北村委会居民新村28号，经营场所：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区兴乐商业城南一座首层A111号。

上诉人中山市昆灿灯饰电器有限公司（以下简称昆灿公司）因与被上诉人中山新特丽照明电器有限公司（以下简称新特丽公司）、原审被告佛山市顺德区乐从镇黄家裕灯饰店（以下简称黄家裕灯饰店）侵害外观设计专利权（专利号为ＺＬ20123050××××.0）纠纷一案，不服广州知识产权法院(2015)粤知法专民初字第121号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2017年3月20日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

昆灿公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判驳回新特丽公司的诉讼请求；

2.新特丽公司承担本案一、二审诉讼费用。

事实和理由如下：一、本案在程序上应中止审理，在一审举证期间，昆灿公司就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出了无效审查请求，并提出中止审理以及提交了相关证据。

涉案专利与在先设计形状一样，专利的稳定性弱，被无效的可能性大，因此，本案应中止审理。

二、被诉侵权产品使用的是现有设计，不构成侵权。

昆灿公司提交了两份专利文件，其授权公告日均在涉案专利申请日前，故构成现有设计。

通过比对，涉案专利与现有设计均形状一样，是尖锥形。

涉案专利增加尖锥形上部发光部分的不同点属于产品的功能性设计。

一审判决认定产品通电时整体视觉效果差异显著没有事实和法律依据。

新特丽公司答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法驳回昆灿公司的上诉请求。

理由是：一、关于中止审理的问题，新特丽公司已经提供了专利复审委员会的无效宣告请求决定书，涉案专利维持有效，中止的事由不存在。

二、关于现有设计抗辩的问题，昆灿公司在上诉状中引用的是一审的两份证据，一审法院认定不构成现有设计，昆灿公司二审庭前提供的两份证据是外文的专利文件，没有提供中文翻译件，不能作为认定案件事实的依据。

即使该两份证据作为比对文件，该两份证据与一审提交的两份设计没有实质性差异，不构成现有设计，且专利复审委员会也在无效宣告中将两份现有设计文件与涉案专利进行对比，并维持涉案专利有效，说明昆灿公司的现有设计抗辩不成立。

黄家裕灯饰店未到庭参加诉讼，亦未提交书面意见。

新特丽公司向一审法院起诉，请求判令：1.黄家裕灯饰店立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品，并销毁库存侵权产品；

2.昆灿公司立即停止制造、销售侵权产品，并销毁半成品、库存品、制造侵权产品的专用模具、图纸；

3.黄家裕灯饰店、昆灿公司共同赔偿新特丽公司经济损失（含维权费用）10万元；

4.黄家裕灯饰店、昆灿公司承担本案诉讼费。

一审法院经审理查明：新特丽公司是专利号为ＺＬ20123050××××.0、名称为“尖锥形双亮吊灯”外观设计的专利权人。

该专利申请日为2012年10月22日，授权公告日为2013年4月3日，其简要说明记载：本外观设计的设计要点是产品的形状，最能表明设计要点的图片或者照片是立体图。

该专利授权公告图片如下：2014年11月28日，新特丽公司代理人张洋来到广东省佛山市顺德区乐从镇顺联橱柜灯饰城A111号一间标识为“喜莱灯灯饰”的门店，凭《购销合同单》以刷卡的形式在缴纳剩余货款人民币6500元后从该门店购买了四箱物品，并取得《广东银联持卡人存根》、“喜莱灯”名片各一张。

广东省佛山市顺德公证处对上述购买过程进行了公证，并对取得物品进行了封存。

新特丽公司主张其中封存的灯饰即为本案被诉产品。

上述购销合同单记载订货日期为2014年11月25日，提货日期11月28日，产品型号包括AKD922-5，单价1743，数量1，预收订金300元。

被诉产品包装内附有一张英文说明书，说明书上有“KUNCAN”的商标，记载的产品型号是KD922-5。

被诉产品照片如下：黄家裕灯饰店确认被诉产品是其销售，并主张被诉产品是从昆灿公司购入。

为证明其主张，黄家裕灯饰店提交以下证据证明：1.昆灿公司网站打印件。

2.昆灿公司法定代表人汪锟拥有的ZL201330434574.6“吊灯（KD922）”外观设计专利证书。

3.昆灿公司发货单。

4.货物运单。

上述证据1可见KD922-5产品的图文介绍。

证据2专利申请日是2013年9月10日，授权公告日是2014年8月13日，授权公告图片是：证据3记载的定货时间是2014年11月5日，定货单位是孟涛，产品型号包括KD922-5，单价780元，数量2。

证据4记载的发货人是昆灿，收货人是乐从孟涛，日期是2014年11月17日。

黄家裕灯饰店称孟涛是其合作方。

昆灿公司认为，证据1是网页打印件，可以修改，真实性难以确认；

确认证据2；

证据3、4的真实性确认，确认与黄家裕灯饰店有业务往来，但不确认证据3中的KD922-5产品就是本案被诉产品。

昆灿公司据此否认生产并向黄家裕灯饰店销售了被诉产品。

昆灿公司主张被诉产品使用的是现有设计，为此提交了两份专利文件，一份涉及专利号为ＺＬ20093006××××.8、名称为“吊灯（MD1220-5）外观设计专利。

该专利申请日是2009年2月20日，授权公告日是2010年3月17日，授权公告图片如下：另一方涉及专利号为ＺＬ20093006××××.2、名称为“吊灯锥管”外观设计专利。

该专利申请日是2009年2月20日，授权公告日是2010年2月3日，授权公告图片如下：另查明，黄家裕灯饰店是黄家裕经营的个体户，注册日期是2013年6月13日，登记的经营范围是销售灯饰。

昆灿公司成立于2011年6月20日，注册资本人民币10万元，登记的经营范围是生产、销售照明灯具。

再查明，新特丽公司为本案支出律师费人民币25000元。

一审法院认为：新特丽公司是涉案“尖锥形双亮吊灯”外观设计的专利权人，其权利应受法律保护。

他人未经新特丽公司许可，不得为生产经营目的生产、销售、许诺销售该专利产品。

外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。

人民法院认定外观设计是否相同或相近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以及外观设计整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

本案中，被诉产品与新特丽公司专利产品均为灯饰产品。

经比对，两者整体视觉效果并无差异，构成相同，故被诉产品落入新特丽公司专利权的保护范围。

关于昆灿公司现有设计抗辩能否成立的问题。

一审法院认为，在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的设计是现有设计的，不构成侵犯专利权。

被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。

现有设计，是指申请日前在国内外为公众所知的设计。

本案中，昆灿公司为证明其抗辩，提交了两份专利文件。

该两个专利的授权公告日均在新特丽公司专利申请日前，故构成现有设计。

将被诉产品分别与该两个专利进行对比，两者的差异在于前者的锥体由上至下分成三部分，中部最大但该部分不发光，上部较大是发光部分，下部最小也是发光部分；

后者的锥体由上至下分成两部分，上部占据锥体的绝大部分且是不发光的部分，下部占据锥体的其余部分，是发光部分。

昆灿公司认为，前者只是在后者的上部增加了发光部分，属于功能性设计，与外观设计无关。

一审法院认为，主要由技术功能决定的设计特征对整体视觉效果通常不具有显著影响，应当不予考虑。

但在本案现有设计的灯饰上部增加发光部分，并不唯一限定是被诉产品这种设计，故昆灿公司该项主张依据不足，不能成立。

另外，一审法院认为，产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

作为灯饰产品而言，正常使用时应当包括通电时的情形。

根据上述比对情况，被诉产品与现有设计在不通电时两者椎体上部存在差异，在通电时该差异更加明显，导致两者的整体视觉效果存在显著差异，应当认定两者既不相同也不近似。

昆灿公司现有设计抗辩不能成立。

黄家裕灯饰店承认销售了被诉产品，一审法院亦予以确认。

根据日常生活经验，灯饰店一般会在经营场所对其销售的灯饰通过实物或宣传册进行展示、介绍，故新特丽公司主张黄家裕灯饰店还实施了许诺销售行为，予以采纳。

但新特丽公司主张黄家裕灯饰店生产了被诉产品，缺乏充分依据，不予支持。

关于昆灿公司有无生产、销售被诉产品的问题。

黄家裕灯饰店主张被诉产品是昆灿公司生产并提供，为此提交了4份证据。

经审查，这些证据的内容能够相互印证。

其次，昆灿公司确认证据2、3、4证据的真实性，确认与黄家裕灯饰店有业务往来。

再次，将被诉产品与证据2中的外观设计专利进行比较，两者相同。

而且，该专利的名称是“吊灯（KD922）”，与被诉产品的型号KD922-5相符。

另外，昆灿公司也有生产销售灯具产品的资质和能力。

综合考虑上述因素，黄家裕灯饰店主张被诉产品是昆灿公司生产并销售给它，具有充分依据，予以采纳。

黄家裕灯饰店、昆灿公司的行为未经新特丽公司许可，侵犯了新特丽公司涉案专利权，应承担相应的民事责任。

新特丽公司诉请黄家裕灯饰店、昆灿公司立即停止侵权，黄家裕灯饰店销毁库存侵权产品，昆灿公司销毁半成品、库存侵权产品、生产侵权产品的专用模具及图纸，均依据充分，予以支持。

关于新特丽公司诉请黄家裕灯饰店、昆灿公司共同赔偿经济损失（含维权费用）10万元的问题。

新特丽公司未能证明黄家裕灯饰店、昆灿公司具有侵权的共同故意，且黄家裕灯饰店能证明其产品的合法来源，故黄家裕灯饰店无需承担赔偿责任。

但昆灿公司应当承担赔偿责任。

由于新特丽公司的实际损失、昆灿公司的侵权获利难以确定，也没有新特丽公司专利许可使用费可以参考，故一审法院综合考虑新特丽公司专利权类型，昆灿公司侵权行为的性质，昆灿公司的经营规模、经营时间，被诉产品销售单价，新特丽公司合理维权费用等因素，酌定昆灿公司赔偿新特丽公司6万元。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项、第（六）项、第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十五条、第七十条的规定，判决:一、黄家裕灯饰店于判决生效之日起立即停止销售、许诺销售侵犯新特丽公司涉案“尖锥形双亮吊灯”外观设计专利权的产品，并销毁库存的侵权产品；

二、昆灿公司于判决生效之日起立即停止生产、销售侵犯新特丽公司涉案“尖锥形双亮吊灯”外观设计专利权的产品，并销毁半成品、库存侵权产品、生产侵权产品的专用模具及图纸；

三、昆灿公司于判决生效之日起十日内赔偿新特丽公司经济损失人民币6万元；

四、驳回新特丽公司的其他诉讼请求。

一审案件受理费人民币2300元，由昆灿公司负担。

二审期间，双方当事人均提交了证据。

昆灿公司提交了一份《欧盟商标与外观注册局检索材料》，拟证明昆灿公司使用的是现有设计，不构成侵权。

新特丽公司质证认为，该证据为外文证据，没有提供对应的中文翻译件，不应作为认定案件事实的依据。

新特丽公司提交专利复审委员会出具的第27161号《无效宣告请求审查决定书》，拟证明新特丽公司的涉案专利权稳定有效。

昆灿公司质证认为，该证据的真实性由法庭核实，该证据和本案无关，不予认可其关联性。

本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第七十条第二款规定，提交外文书证，必须附有中文译本。

昆灿公司提交的《欧盟商标与外观注册局检索材料》为外文证据，昆灿公司并未提交该份证据的中文译本，因此，不能作为认定本案事实的依据。

新特丽公司提交的第27161号《无效宣告请求审查决定书》真实、合法且与本案相关，可依法作为认定本案事实的依据。

一审法院查明的事实属实，本院依法予以确认。

本院另查明：专利复审委员会于2015年9月30日出具的第27161号《无效宣告请求审查决定书》，维持涉案ＺＬ20123050××××.0号外观设计专利权有效。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷，新特丽公司是名称为“尖锥形双亮吊灯”、专利号为ＺＬ20123050××××.0外观设计的专利权人，该专利目前仍处于有效期，新特丽公司的合法权利应受法律保护。

根据各方的诉辩意见，本案二审的争议焦点是：一、本案应否中止审理；

二、昆灿公司的现有设计抗辩是否成立。

一、关于本案应否中止审理的问题昆灿公司上诉认为，其在一审举证期间已就涉案专利向专利复审委员会提出无效审查请求并被受理，并向一审法院提出中止审理申请，依据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，本案应中止审理。

本院对此认为，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的；

（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；

（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；

（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

”一审法院综合考虑本案的实际情况后，认为无需中止诉讼，并无不当，而且专利复审委员会于一审法院判决后已经作出第27161号《无效宣告请求审查决定书》，维持涉案ＺＬ20123050××××.0号外观设计专利权有效，因此本案不符合法律规定应中止审理的情形，昆灿公司认为本案应中止审理的主张缺乏事实和法律依据，本院依法不予支持。

二、关于昆灿公司的现有设计抗辩是否成立的问题《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权设计属于专利法第六十二条规定的现有设计”。

本案中，昆灿公司认为被诉侵权产品使用了现有设计，并在一审中提交了两份对比文件：1.对比文件1是名称为“吊灯（MD1220-5）”、专利号为ＺＬ20093006××××.8号外观设计专利，申请日为2009年2月20日；

2.对比文件2是名称为“吊灯锥管”、专利号为ＺＬ20093006××××.2外观设计专利，申请日为2009年2月20日。

上述两份对比文件的申请日均早于涉案专利的申请日，可以作为本案专利的现有设计对比文件。

判断被诉侵权设计与现有设计是否属于相同或者相近似的外观设计，首先要判断被诉侵权产品与现有设计产品是否属于相同种类或者相近种类产品。

被诉侵权产品与现有设计产品均为吊灯，属于相同种类的产品。

将被诉侵权设计与对比文件1进行比对，两者整体形状相同，连接处均为小台阶过渡，两者的主要区别在于：1.被诉侵权产品的锥形灯表面分为三部分，而对比文件1的锥形灯表面分为两部分;2.两者的俯视图的中心部分略有不同。

本院认为，此类锥形灯的设计通常通过其内部安装发光体经通电后产生照明效果，相对来说，其俯视图相对其他视图不具有显著影响。

一般消费者会更加关注其整体形状及其表面的具体设计。

虽然被诉侵权设计与对比文件的锥形灯整体形状相同，但其表面的具体设计，尤其是外表面的分隔具有明显差异。

虽然昆灿公司认为其上部的区别系增加尖锥形上部分发光点，属于产品的功能性设计，但锥形灯的外表面容易被一般消费者所关注，并且此表面分隔的区别加之其表面的深浅变化使得一般消费者认为其不属于不能察觉到的局部细微差异，也不属于实质相同的其他情形，两者的整体视觉效果明显不同。

对比文件2的灯体单元设计与对比文件1基本相同，因此，对比文件2与被诉侵权设计也存在实质性差异。

综上，昆灿公司的现有设计抗辩主张不成立，本院依法不予支持。

综上所述，昆灿公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币1300元，由上诉人中山市昆灿灯饰电器有限公司负担。

中山市昆灿灯饰电器有限公司已预交二审案件受理费人民币2300元，本院退回其人民币1000元。

本判决为终审判决。