上海市高级人民法院民 事 判 决 书（2016）沪民终240号上诉人(原审被告)：上海思曼泰化工科技有限公司，住所地上海市杨浦区铁岭路XXX号XXX-XXX室。

法定代表人：王金妹，该公司经理。

委托诉讼代理人：程耀祖，上海成通律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)：朝阳光达化工有限公司，住所地辽宁省朝阳市龙城区文化路五段97号(生产场所：柳城镇拉拉屯村)。

法定代表人：白松泉，该公司董事长。

委托诉讼代理人：王子昌，北京市东友律师事务所律师。

委托诉讼代理人：胡峰，北京市东友律师事务所律师。

上诉人上海思曼泰化工科技有限公司(以下简称思曼泰公司)因与被上诉人朝阳光达化工有限公司(以下简称朝阳公司)专利申请权权属纠纷一案，不服上海知识产权法院(2015)沪知民初字第232号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年6月6日立案后，依法组成合议庭，于2016年7月14日公开开庭进行了审理。

上诉人思曼泰公司的委托诉讼代理人程耀祖、被上诉人朝阳公司的委托诉讼代理人王子昌、胡峰到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

思曼泰公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回朝阳公司一审全部诉讼请求。

其所依据的主要事实和理由：一、一审判决认定的事实不清。

(一)朝阳公司从未研发成功并出售过任何盐水缓蚀剂。

首先，朝阳公司出具的实验数据和证人证言未显示其研制成功盐水缓蚀剂的最后配方；

其次，朝阳公司提供的预算报告和结算报告均是单方制作。

(二)案外人张某2010年11月邮件对外宣传的SMT-BA产品与思曼泰公司申请的发明专利，专利名称为“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”，专利申请号为XXXXXXXXXXXX.X(以下简称系争专利)，虽然名称相同但并非同一产品。

1、字母SMT指思曼泰的简称，字母B指盐水的英文首字母，而字母A指防锈剂的英文首字母，两者叫法相同但配方不同；

2、案外人张某在2010年11月邮件中对外宣传SMT-BA产品时其还未离职且上诉人还未成立，这与事实不符；

3、张某2010年11月邮件对外宣传的SMT-BA产品与本案系争专利在含磷和产品添加量问题上明显不同；

4、上海材料研究所检测中心的检测报告未提及送检SMT-BA产品的时间和配方，检测时的浓度与系争专利浓度不一致。

(三)刑事案件中，大连理工大学出具的鉴定意见因没有检材，以及未经法院判决的案外人张某刑事案件的相关材料不能作为本案定案的证据。

(四)思曼泰公司因案外人张某被刑事羁押且相关实验记录被公安机关扣押无法提供相关证据。

二、一审判决适用法律错误。

本案系争专利系思曼泰公司自行研发，即使张某利用了朝阳公司部分实验数据，该发明也是在距张某离职一年之后的2012年6月25日完成。

因此系争专利不是案外人张某的职务发明创造，不应适用有关职务发明创造的相关法律规定。

朝阳公司二审辩称：一、一审法院认定事实清楚、证据充分。

1、朝阳公司已经在一审中提交了充足的证据，足以证明朝阳公司完成了盐水缓蚀剂并且存在销售缓蚀剂的事实。

2、系争专利的技术方案与朝阳公司项目研发时的试验记录在化学成分、配比和制备、使用方法上具有相似性，且盐水缓蚀剂中磷酸盐并非专利的核心成分，因此涉案系争专利与朝阳公司研发的盐水缓蚀剂高度关联。

3、一审法院已查明涉案系争专利在思曼泰公司前法定代表人张某从朝阳公司离职前已经完成，属于职务发明创造。

4、思曼泰公司不公开系争专利发明人，且不提交关于发明人以及其他自行研发的相关证据，因此没有证据证明涉案系争专利系思曼泰公司自行研发或合法取得。

二、一审法院适用法律正确。

结合本案查明的事实，一审法院认定涉案系争专利系职务发明创造符合专利法及其相关实施细则的规定。

综上，请求驳回思曼泰公司的上诉请求，维持原判。

朝阳公司向一审法院起诉请求：朝阳公司成立于2007年8月24日，是一家专门从事载冷剂研制与生产的国家高新技术企业。

2009年12月25日，朝阳公司就“盐水缓蚀剂研发”项目进行立项研发，2009年至2011年期间，朝阳公司组织相关技术人员对该项目进行了长达两年的研发工作，并最终于2011年6月6日成功结项。

2014年1月，朝阳公司发现思曼泰公司已于2012年6月25日以自己的名义将朝阳公司的上述研发成果向国家知识产权局申请发明专利，系本案系争专利，发明人未公告。

据调查得知，思曼泰公司的原法定代表人张某自2010年至2011年期间在朝阳公司处担任董事长助理，任职期间负责该项目的研发工作并接触到了大量关于盐水缓蚀剂项目的技术信息与文件材料，并与朝阳公司签订过《保密协议》，思曼泰公司正是从张某处获得盐水缓蚀剂发明的相关信息并申请发明专利。

朝阳公司认为系争专利的申请权应当归朝阳公司所有，故请求判令：“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”发明专利申请权归朝阳公司所有。

思曼泰公司向一审法院辩称：朝阳公司的证据不能证明思曼泰公司申请专利的配方是其所有，朝阳公司没有成功研发盐水缓蚀剂的证据，思曼泰公司的原法定代表人张某目前处于人身自由被限制状态，思曼泰公司的证据均在辽宁省朝阳市公安局处。

故请求驳回朝阳公司的诉讼请求。

一审法院经审理查明：系争专利的申请日为2012年6月25日，申请公布日为2014年1月15日，发明人为不公告发明人。

由于原告代理人提出中止程序申请，国家知识产权局对系争专利的实审程序已经中止，目前状态处于等待实审提案。

该专利有三项独立权利要求，权利要求1：本发明所述抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂(简称SMT-BA)，由5％～50％苯并三氮唑类物质、1％～10％苯甲酸及其盐、1％～10％钼酸盐，钨酸盐，磷钼酸及其盐，磷钨酸及其盐、2％～20％醇胺类物质、1％～10％的酸式磷酸盐、1％～10％葡萄糖酸盐、1％～10％的碱性调节剂、1％～10％的除氧剂和余量水配制而成；

(1)所述的冷冻盐水，包括氯化钙的水溶液，以及氯化钠的水溶液，或氯化钙、氯化钠的混合水溶液；

特别的是指氯化钙的水溶液；

(2)所述的苯并三氮唑类物质为苯并三氮唑、碱金属苯并三氮唑盐、碱土金属苯并二氮唑盐，以及甲基苯并三氮唑、碱金属甲基苯并三氮唑盐、碱土金属甲基苯并三氮唑盐中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

特别的指苯并三氮唑与苯并三氮唑钠盐水溶液；

(3)所述的苯甲酸盐为碱金属苯甲酸盐及其水合物，碱土金属的苯甲酸盐及其水合物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

特别的指苯甲酸钠或苯甲酸钠的水溶液；

(4)所述的钼酸盐或钨酸盐为碱金属的钼酸盐及其水合物，碱土金属的钼酸盐及其水合物，碱金属的钙酸盐及其水合物，碱土金属的钨酸盐及其水合物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

所述的磷钼酸及其盐为碱金属的磷钼酸盐和磷钼酸中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

所述的磷钨酸及其盐为碱金属的磷钨酸盐和磷钨酸中的种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

特别的是指二水合钼酸钠或钼酸钠的水溶液；

(5)所述的醇胺类物质为单一醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺中的一种，或至少两种以上物质的混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

或无机酸三乙醇胺衍生物，如三乙醇胺磷酸盐，三乙醇胺盐酸盐，三乙醇胺硝酸盐等，有机物的三乙醇胺衍生物，如十一碳二元酸三乙醇胺，十二碳二元酸三乙醇胺，油酸三乙醇胺，油酸三乙醇胺酯等中的一种，或至少两种以上物质的混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

特别的是指三乙醇胺或三乙醇胺水溶液；

(6)所述的酸式磷酸盐为碱金属的磷酸氢二盐及其水合物，碱土金属的磷酸氢二盐及其水合物，碱金属的磷酸二氢盐及其水合物，碱土金属的磷酸二氢盐及其水合物，磷酸氢二锌及其水合物、磷酸二氢锌及其水合物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

特别的是指十二水合磷酸氢二钠或磷酸氢二钠的水溶液；

(7)所述的葡萄糖酸盐为碱金属的葡萄糖酸盐及其水合物，碱土金属的葡萄糖酸盐及其水合物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

特别的是指葡萄糖酸钠或葡萄糖酸钠水溶液；

(8)所述的碱性调节剂为碱金属氢氧化物及其水溶液，碱土金属氢氧化物及其水溶液，碱土金属氧化物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；

特别的是指氢氧化钠或氢氧化钠水溶液；

(9)所述的除氧剂为水合肼及其水溶液，二甲基酮肟及其水溶液或有机溶液，异抗坏血酸及其水溶液，异抗坏血酸碱金属或碱土金属盐及其水合物，异抗坏血酸碱金属或碱土金属盐的水溶液或有机溶液，抗坏血酸及其水溶液，抗坏血酸碱金属或碱土金属盐及其水合物，抗坏血酸碱金属或碱土金属盐的水溶液或有机溶液中的一种，或他们中至少两种以上的混合物或混合溶液；

特别的是指水合肼水溶液，二甲基酮肟或其水溶液，异抗坏血酸钠或其水溶液；

(10)所述的水为地下水、自来水、软化水、纯化水及超纯水中的一种或至少两种以上的混合物。

2.一种权利要求1的抑制碳钢在冷冻盐水中锈蚀的环保高效型缓蚀剂的制备方法，其特征在于，下述各种方法中的至少一种便可：(1)将定量的碱性调节剂固体溶解于水中，再将剩余所有构成的组分按给定比例溶解于强碱性的溶液中；

(2)将定量的碱性调节剂液体稀释到定量的水中，再将剩余所有构成的组分按给定比例溶解于强碱性的溶液中；

(3)将所有构成的组分按固态与液态分类，先将所有的液态物质混合均匀，再向其中加入余量的水，再向其中加入固态组分，每次加入一个组分，并充分搅拌溶解后再加入下一个组分；

在加入固态组分时，先加入碱性调节剂有利于其他固态组分的快速溶解，特别是固态的苯并三氮唑类物质；

其它的固态组分加入顺序不分先后；

(4)先将碱性调节剂溶解或稀释成强碱性溶液，再加入固态的苯并三氮唑类物质搅拌溶解后，再依次加入剩余组分并搅拌溶解，有利于快速配制缓蚀剂；

剩余组分的加入顺序不分先后；

(5)使用苯并三氮唑类物质的盐溶液，依次加入所有组分并搅拌溶解，有利于快速配制缓蚀剂；

加入顺序不分先后。

3.一种权利要求1或2的抑制碳钢在冷冻盐水中锈蚀的环保高效型缓蚀剂的使用方法，其特征在于：(1)在刚配制好的一般工业用氯化钙冷冻盐水中(pH＞7.5)，缓蚀剂的最佳效浓度为0.3％～0.5％；

(2)在刚配制好的分析纯氯化钙冷冻盐水中(pH＜7.0)，缓蚀剂的最佳有效浓度为0.5％～1.0％；

(3)在已经使用一段时间后的氯化钙溶液中(pH＜6.5)，缓蚀剂的最佳有效浓度为0.5％～1.0％；

(4)在已经使用一段时间后的氯化钙溶液中，已经添加了一定量的重铬酸钾类缓蚀剂(浓度低于2000ppm，pH＞8.0)，缓蚀剂的最佳有效浓度为1.0～％1.5％。

朝阳公司成立于2007年8月24日，经营范围是“LM系列冰河冷媒(主要成分：乙醇)制造(在安全生产许可证许可的生产场所生产)；

过滤净化工程设计、安装、调试；

过滤净化材料及设备设计、制造、销售”。

2009年12月25日，朝阳公司对“盐水缓蚀剂研发”项目进行立项，盐水缓蚀剂由缓蚀剂、阻垢剂、成膜剂、稳定剂等构成，项目组成员为陈锡良、陈瑞丰、刘宏莉。

2010年4月3日，朝阳公司与案外人张某签订《劳动合同书》及《保密协议》各一份，劳动合同约定合同期限是自2010年2月1日起至2011年1月31日，乙方(张某)的工作任务是公司的管理和研发工作。

保密协议约定乙方需要承担保密义务的甲方(朝阳公司)的技术信息包括专有技术、技术诀窍、非专利技术等，如甲方所拥有的LM系列冰河冷媒、冰河冷媒增效剂、洗瓶剂、链条润滑剂等甲方生产及经营的产品的生产工艺、产品配方、试验方法等。

2010年5月3日，朝阳公司任命张某为总经理助理兼公司研发中心主任。

2011年4月1日，因张某辞职，朝阳公司与张某之间的劳动关系解除。

2009年5月至2011年2月期间，朝阳公司项目组成员就相关实验数据作了书面记录，其中2010年8月23日的记录为“氯化钙盐水缓蚀剂试验：苯丙三氮唑0.01%，钼酸钠0.02%，苯甲酸钠0.005%，三乙醇胺0.01%，葡萄糖酸钠0.01%，EDTA二钠0.05%，加入已配好的30%氯化钙盐水中，防锈性实验，碳钢和铜”；

2010年9月6日的记录为“三乙醇胺5%，苯丙三氮唑10%，钼酸钠5%，葡萄糖酸钠10%，异抗坏血酸钠15%，乙二醇20%，水35%，制成缓蚀剂溶液，将此溶液按1%、1.2%加入氯化钙盐水中，实验腐蚀性情况(碳钢和铜的实验情况……)，效果大大强于重铬酸钠加氢氧化钠的效果”。

2011年6月6日，朝阳公司的盐水缓蚀剂研发项目结项，结项会议的参加人员有白松泉、赵春阁、陈锡良、陈瑞丰。

思曼泰公司成立于2011年6月20日，经营范围是“化工、计算机软硬件、医药、生物技术领域内的技术服务、技术支持、技术开发、技术培训；

……”。

根据该公司的工商资料，张某曾于2013年3月担任公司法定代表人，并于2013年7月与另一股东王金妹将评估价值为人民币350万元的非专利技术“乙二醇抗蚀回收处理系统”转让给思曼泰公司。

2015年2月8日，案外人张某因涉嫌侵犯商业秘密罪被辽宁省朝阳市公安局刑事拘留，同年3月13日经朝阳市人民检察院批准被依法逮捕，羁押于朝阳市看守所。

2015年6月12日，张某涉嫌侵犯商业秘密罪一案由朝阳市公安局移送朝阳市人民检察院审查起诉。

一审法院认为，本案的争议焦点在于：系争专利是否是属于朝阳公司的职务发明创造，进而该专利的申请权是否属于朝阳公司。

朝阳公司认为，朝阳公司自2009年开始就盐水缓蚀剂项目展开研发工作，组织研发人员成立项目组，从立项到结项，投入资金、材料、设备经过多次试验获得了具有独创性的技术成果，案外人张某在朝阳公司工作期间担任研发中心主任，负责盐水缓蚀剂项目的研发工作，主要利用朝阳公司的原材料及实验设备、实验数据等物质技术条件在本职工作中完成了涉案发明创造，因此，系争专利属于职务发明，专利申请权应归朝阳公司所有。

思曼泰公司认为，系争专利是张某在离开朝阳公司一年后申请的，不属于朝阳公司的职务发明，张某在朝阳公司任职期间没有完成相关的技术研发，朝阳公司实验数据体现的配方与思曼泰公司申请材料中的配方完全不同，朝阳公司没有证据证明其拥有系争专利中的技术。

一审法院认为，根据《中华人民共和国专利法》第六条的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；

申请被批准后，该单位为专利权人。

根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条的规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

在本案中，一审法院基于以下几点理由，认定系争专利是属于朝阳公司的职务发明创造：1.思曼泰公司的前法定代表人张某与朝阳公司之间曾经存在劳动关系，且其参与了朝阳公司“盐水缓蚀剂研发”项目的研发工作。

根据一审法院查明的事实，张某在朝阳公司工作期间，其职务是总经理助理兼研发中心主任，工作内容包括“盐水缓蚀剂”的研发，虽然该“盐水缓蚀剂”项目立项与结项时张某并不在朝阳公司处工作，但已有证据表明张某实际负责过研发工作并获得了相关的实验记录；

2.系争专利的技术主题与朝阳公司研发项目的名称相同，均是盐水缓蚀剂产品，而且系争专利权利要求1记载的技术方案与朝阳公司“盐水缓蚀剂研发”项目的实验记录在化学成分与配比上相似，两者在制备方法和使用方法上也相似。

通过比对张某电脑中记录的实验数据与系争专利的技术方案，可以得出两者除了葡萄糖酸盐和磷酸盐外，其余的主要成分和配比均非常近似，实验方法和专利的制备方法也相似，此外，根据思曼泰公司的《工业冷冻盐水缓蚀剂技术说明书SMT-B环保型缓蚀剂》以及张某的电子邮件，其中介绍SMT-B、SMT-BA(即系争专利的简称)产品具有不含元素铬、不含元素磷、不含元素锌……等特点，可见在思曼泰公司自己的盐水缓蚀剂产品中，磷酸盐本身也并不是核心成分。

通过比对朝阳公司提交的书面实验记录(2010.9.6)与系争专利的技术方案，可以得出实验记录中盐水缓蚀剂配方80%以上的成分和配比与系争专利保护范围的成分和比例相似，该实验记录所缺少的磷酸盐，不属于思曼泰公司产品的核心成分，实验记录中多出的乙二醇，也不是作为核心配方意义上的盐水缓蚀剂的成分。

因此，一审法院认定系争专利与朝阳公司的“盐水缓蚀剂”项目具有高度关联性；

3.系争专利并非是张某离开朝阳公司后一年之后完成的。

虽然系争专利的申请日是2012年6月25日，距离张某从朝阳公司处离职时间超过一年，但根据张某的邮件记录以及上海材料研究所检测中心出具的《检测报告》，张某于2010年11月向其客户推销过SMT-BA产品并于2010年对该产品进行过检测，可以推定系争专利在张某离开朝阳公司之前即已经完成，一审法院对于思曼泰公司的相关辩称不予采信；

4.思曼泰公司就其研发系争专利的过程没有提交任何证据加以证明。

思曼泰以其前法定代表人张某受刑事羁押为由，未提交任何可以证明其自行研发系争专利的证据，思曼泰公司在专利申请文件中没有公开涉案发明专利的发明人，也无法向法院说明发明人的身份，因此，一审法院有理由认定系争专利并非由思曼泰公司独立研发完成，思曼泰公司辩称系争专利系其研发完成不具有事实依据。

综上，一审法院认为，系争专利是思曼泰公司的前法定代表人张某在朝阳公司工作时执行朝阳公司的任务所完成的职务发明创造，系争专利的申请权应属于朝阳公司。

据此，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、第十三条之规定，判决：确认名称为“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”、专利申请号为XXXXXXXXXXXX.X的发明专利的申请权属于原告朝阳公司。

本院二审期间，双方当事人没有提交新的证据材料。

本院于2016年7月20日前往上海材料研究所检测中心调取并由该中心盖章的一审中辽宁省朝阳市公安局经侦支队从张某网络邮箱提取的对SMT-BA进行腐蚀浸泡试验检测报告的完整材料一份，共三页。

思曼泰公司对上述证据材料的真实性予以认可，但认为该证据材料形成时间早于思曼泰公司成立之日，因此该检测不是思曼泰公司所为；

且该检测报告形成时间早于朝阳公司专利结项之日，故送检时朝阳公司没有研发成功盐水缓蚀剂；

且该检测报告所涉盐水缓蚀剂的添加量也与系争专利不同，与系争专利并非同一产品。

朝阳公司对该证据材料的真实性无异议，并认为检测委托合同充分体现张某在未离开朝阳公司时就已经以思曼泰公司名义进行SMT-BA的相关检测，并能确定系争专利在当时已经完成，而检测报告中的盐水添加剂SMT-BA就是本案系争专利。

本院认为，对于该份证据材料，双方对其真实性均无异议，且均认可盐水缓蚀剂在研制完成后再进行防腐蚀检测。

至于思曼泰公司提出的相关质证意见，首先，该证据材料是由案外人张某的个人行为形成，无论思曼泰公司成立与否都不影响该证据材料所反映的客观事实；

其次，朝阳公司的盐水缓蚀剂项目完成与否也不影响该份证据材料所反映的待证事实；

最后，对于检测报告中的盐水添加剂SMT-BA是否与系争专利系同一产品的意见虽不与该证据材料具体证明的事项相关联，但会影响本案事实的认定，对此将在判决理由部分予以阐述。

鉴于该份证据材料所关联的部分事实已被一审法院所认可，故该证据材料并非二审新证据，而是一审中检测报告的补强证据，本院予以采纳。

本院经审理查明，对一审法院查明的事实予以确认。

另查明，2010年12月6日，张某与上海材料研究所检测中心签订检测任务委托合同，以思曼泰公司的名义将盐水添加剂SMT-BA送至该中心进行腐蚀浸泡试验。

在二审庭审中，对于盐水缓蚀剂在研制完成后再进行检测的流程，双方均无异议。

本院认为，结合思曼泰公司上诉理由、朝阳公司答辩意见，本案在二审中的争议焦点是：一、一审判决认定系争专利是思曼泰公司前法定代表人张某在朝阳公司工作时执行该公司任务所完成的职务发明创造是否准确。

二、一审判决适用法律是否正确。

一、一审判决认定系争专利是思曼泰公司前法定代表人张某在朝阳公司工作时执行该公司任务所完成的职务发明创造是否准确？

(一)朝阳公司盐水缓蚀剂项目是否研发成功并出售能否影响本案事实的认定？

本院认为，根据我国专利法第六条第一款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

因此，评判系争专利是否属于职务发明创造的标准在于涉案发明创造是否与执行本单位的任务有关或者是否主要利用本单位的物质技术条件所完成。

其次，虽然思曼泰公司提出实验数据和证人证言未显示其最后配方以及预算报告和结算报告均是单方制作，但是除了该些证据外，一审法院系综合了朝阳公司相关盐水缓蚀剂项目的立项报告、实验记录、结项登记表、证人证言，以及与张某的劳动合同、保密协议、董事会会议记录、增值税专用发票等一系列证据进行整体判断，从而认定张某在朝阳公司的本职工作即为参与涉案盐水缓蚀剂的研发工作，并无不当，故本院对于思曼泰公司的该项上诉主张不予支持。

(二)张某于2010年11月邮件对外宣传的SMT-BA产品与系争专利是否同一产品？

1、关于思曼泰公司所称其系争专利SMT-BA的名称具有特殊含义、张某邮件中的SMT-BA产品与系争专利SMT-BA两者叫法相同但配方不同的理由，本院认为，双方当事人在二审庭审中皆陈述系争专利SMT-BA的英文缩写SMT并非化工领域专业术语而特指思曼泰的简称，而B代表盐水Brine的英文首字母，A代表防锈剂Antirust的英文首字母，所以SMT-BA这一简称有着特殊的指向性，并非相应市场上通用之产品，朝阳公司主张张某邮件中宣传的SMT-BA产品即指向思曼泰公司的系争专利盐水防锈剂SMT-BA具有合理性。

其次，根据系争专利的权利要求书，该专利是有关抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂(简称SMT-BA)及其制备和使用方法，而2010年11月张某用邮件宣传SMT-BA的时候也明确表明该产品是盐水缓蚀剂，两者属于同一技术领域实现同一功能的同一种产品。

再者，思曼泰公司并未提供任何证据证明2010年11月邮件中对外宣传的SMT-BA产品与系争专利SMT-BA之间并非不同产品或者市场上有任何其他简称为SMT-BA的盐水缓蚀剂产品。

最后，根据2010年7月张某印刷了还未成立的思曼泰公司的以“SMT-”命名的系列产品技术说明书，同年11月作为系争专利SMT-BA的发明人张某对外宣传SMT-BA产品，以及同年12月张某以思曼泰公司名义送检SMT-BA产品等一系列事实，本院确信在思曼泰公司创立之前，其创始人张某在2010年就已对外开展了相应的筹备活动，并以思曼泰公司的简称SMT来命名相应系列产品。

综上，根据在案证据，一审法院认为张某2010年11月邮件对外宣传的SMT-BA产品与系争专利SMT-BA系同一产品之事实，具有高度盖然性，在无相反证据的情况下，一审法院此节事实认定于法有据。

因此，思曼泰公司该项上诉理由没有事实依据，本院不予采信。

2、关于案外人张某于2010年11月邮件对外宣传SMT-BA产品时其本人还未离职且上诉人还未成立的理由。

本院认为，虽然在2010年思曼泰公司还未成立，案外人张某还未离开朝阳公司，但是该些事实与张某对外宣传SMT-BA产品的事实并不存在矛盾。

而且根据前述思曼泰公司创始人张某在2010年就已开展相应的公司筹备活动并对外以思曼泰的简称“SMT-”来命名系列产品，以及张某在2011年4月1日离开朝阳公司的两个月后就设立思曼泰公司之事实，可见虽然当时思曼泰公司虽未成立，但是该公司创始人张某以自己或公司名义已经对外开展了各项与即将成立的思曼泰公司有关的筹备活动，一审法院认定此节事实并不违背商业活动的一般规律，具有合理性。

因此，对思曼泰公司的上述理由本院亦不予采纳。

3、关于张某2010年11月邮件中对外宣传的SMT-BA产品与本案系争专利在含磷和产品添加量问题上明显不同的理由。

本院认为，首先，关于含磷的问题，在思曼泰公司产品技术说明书中宣传在该公司众多系列产品中只有SMT-B系列产品是使用盐水基的盐水缓蚀剂产品。

根据张某电脑中思曼泰公司的《工业冷冻盐水缓蚀剂技术说明书SMT-B环保型缓蚀剂》，其中介绍使用盐水基的盐水缓蚀剂SMT-B系列产品具有不含元素铬、不含元素磷、不含元素锌……等特点，可见在思曼泰公司自身的SMT-B盐水缓蚀剂系列产品中，磷酸盐本身并非核心成分；

而同样是思曼泰公司产品的系争专利SMT-BA的权利要求书介绍其是一款盐水缓蚀剂，起到抑制碳钢在冷冻盐水中腐蚀的作用，二审庭审中思曼泰公司又自认SMT-BA中的英文字母B代表盐水。

综合上述事实，可以认定系争专利SMT-BA是属于SMT-B系列中的一种盐水缓蚀剂。

因此，系争专利SMT-BA作为SMT-B系列中的一种盐水缓蚀剂，磷酸盐同样并非核心成分。

其次，关于添加量问题，本院认为，根据系争专利的权利要求3中描述的该产品在冷冻盐水中抑制锈蚀的使用方法，系争专利产品的最佳有效添加量会根据盐水的浓度和PH值等不同因素而有所不同，即添加量会视添加环境变化从0.3%～1.5%不等。

虽然张某在2010年11月邮件中提及的SMT-BA并未描述具体的添加环境，无法确定2010年当时张某向潜在客户推销SMT-BA产品时所指的确切添加环境，但是邮件中描述SMT-BA产品添加量为1%，已落入了系争专利权利要求书中SMT-BA添加量为0.3%～1.5%的区间内。

因此，思曼泰公司上述两项上诉理由难以推翻一审法院认定的相应事实，本院无法支持。

4、关于思曼泰公司认为上海材料研究所检测中心的检测报告未提及送检SMT-BA产品的时间和配方以及检测时的浓度与系争专利浓度不一致的上诉理由，本院认为，关于该报告的形成时间，根据二审中法院调取的完整送检报告，可见该报告的形成时间为2010年12月。

关于配方的问题，该检测报告是关于对产品进行腐蚀浸泡试验，并非是对产品成分进行的分析试验，因此该报告不显示产品配方并无不合理之处。

对于送检浓度的问题，根据系争专利的权利要求3中描述的系争专利产品在冷冻盐水中抑制锈蚀的使用方法，根据盐水的不同浓度和不同的PH值，该产品的最佳有效添加量相应从0.3%～1.5%不等。

而张某2010年12月送检SMT-BA产品的报告结果显示进行腐蚀浸泡试验的SMT-BA产品添加量为1%，也已落入系争专利权利要求书记载的0.3%～1.5%添加量区间。

因此，思曼泰公司关于上海材料研究所检测中心检测报告的相关上诉主张没有事实依据，本院不予采纳。

(三)大连理工大学出具的鉴定意见检材和未经法院判决的案外人张某刑事案件的相关材料是否能作为本案定案的证据？

本院认为，首先，只有符合真实性、合法性和关联性的相关证据材料才能够作为证明案件事实的证据被采用。

本案鉴定意见和刑事案件中相关材料的形成、取得以及收集的过程都符合法律规定，所反映的都是客观存在的真实情况，并且与本案待证事实存在关联。

因此该些证据材料符合证据属性的基本要求。

其次，对于大连理工大学出具的鉴定意见，是否需要检材取决于具体的分析比对方法，思曼泰公司并未对具体的分析比对方法提出异议。

因此，该上诉理由并不影响法院对该项证据证明力的判断。

另对于案外人张某刑事案件的相关材料，本院认为其既符合上述证据属性并与本案职务发明创造相关联，又能证明待证事实，且案外人张某刑事案件判决与否并未改变该些证据材料所反映之客观事实。

因此，思曼泰公司的上述两项上诉理由，本院不予采信。

(四)思曼泰公司能否以案外人张某被刑事羁押且相关实验记录被公安机关扣押作为无法提供相关证据的理由？

本院认为，首先，一审时思曼泰公司先提出由于材料被盗无法提供相关证据，后又提出由于张某被羁押所以无法提供相关证据。

思曼泰公司对此说法前后不一，故其陈述的真实性存疑。

其次，对于思曼泰公司提出系争专利是由其公司自行研发的主张，其庭审中自述除张某以外还存在另外两位系争专利发明人，因此其完全可以通过另两位发明人提供关于其公司自行研发的证据，此外还可以提供其公司相关研发设备、人员等有关研发能力的相关间接证据加以证明，但经法庭释明后其始终未能提交上述证据。

此外，朝阳公司在一审中书面申请法院开具调查令，并持该调查令获取了思曼泰公司被公安机关扣押电脑、硬盘中的相关证据材料，故被公安机关扣押的相关实验记录并非我国民事诉讼法第六十四条第二款规定的因客观原因不能自行收集的证据。

作为举证责任承担者的当事人应穷尽相关手段获取证据材料，而思曼泰公司在本案一、二审审理中并未向法院提出书面申请请求法院出具调查令。

因此，思曼泰公司并不存在无法举证的客观原因，应当由其承担举证不利的法律后果。

思曼泰公司的该项理由没有法律和事实依据，本院不予支持。

综上，思曼泰公司关于一审判决认定事实错误的主张均不成立，一审判决认定系争专利是思曼泰公司前法定代表人张某在朝阳公司工作时执行该公司任务所完成的职务发明创造证据充分，认定准确。

二、一审判决适用法律是否错误？

1、思曼泰公司主张本案系争专利系思曼泰公司自行研发，因此一审法院适用法律不正确。

思曼泰公司主张系争专利是由张某和其他两位发明人自行发明，根据“谁主张，谁举证”的举证规则，当事人对自己的主张有责任提交证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明自己主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。

如前所述，思曼泰公司在本案一、二审中未能提供任何其自行研发的证据，故应由其承担举证不利的后果。

因此，思曼泰公司的该项主张没有事实依据，一审法院根据认定的事实适用法律并无不妥，本院予以支持。

2、思曼泰公司认为即使张某利用了朝阳公司部分实验数据，该发明也是在距张某离职一年之后的2012年6月25日完成，据此一审法院适用法律不正确。

本院认为，依据我国专利法第六条的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；

申请被批准后，该单位为专利权人。

以及根据我国专利法实施细则第十二条的规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

根据张某送检SMT-BA的材料表明，2010年12月6日张某将盐水添加剂SMT-BA进行腐蚀浸泡试验。

结合双方庭审时均承认化工产品一般在研发成功后将相关产品送检的惯例，可以推定张某在2010年12月6日已经基本完成了系争专利SMT-BA的相关研发工作，并非提出系争专利申请的2012年6月25日。

而2010年12月张某仍就职于朝阳公司，并作为其研发主管参与同系争专利SMT-BA解决相同技术问题的盐水缓蚀剂的研发项目。

因此，一审法院在采纳能反映出系争专利SMT-BA系张某于朝阳公司就职时在本职工作中作出的发明创造的一系列相关联在案证据的基础上，适用上述法律依法认定申请系争专利SMT-BA的权利属于朝阳公司并无不当，本院亦予以支持。

综上所述，思曼泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费800元，由上海思曼泰化工科技有限公司负担。

本案判决为终审判决。

审　判　长　　王　静代理审判员　　曹闻佳代理审判员　　陶　冶二〇一六年九月五日书　记　员　　陈佳靓附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；